Рішення № 74371703, 22.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/15666/16-ц

Провадження № 2/760/1757/18

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року Солом»янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Букіної О.М.

при секретарі - Кривулько С.В.,Казакова М.О.

за участю предстаника позивача-Сопільняк В.Ю., Казанкіної А.Ю.

представника відповідача -1-Саламова О.В.

представника відповідача-3 ОСОБА_2, ОСОБА_3

представника відповідача-4-ОСОБА_2.

судового експерта- Жили Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом компанії ППГ Індастріз Огайо Інк., корпорація Штату Делавер до Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, ТОВ «Інтернет Інвест», ОСОБА_6, ОСОБА_7 про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг, припинення порушення прав та зобов'язання вчинити певні дії -

ВСТАНОВИВ:

14.09.2016 Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів та просить :

-визнати недійсним свідоцтво України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» ;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг зміни, що стосуються визнання свідоцтва № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» недійсним та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

-заборонити ОСОБА_6 використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, включаючи їх використання у мережі Інтернет та в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_2;

- зобов»язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ППГ Індастріз Огайо, Інк., корпорація штату Делавер, та вказати наступні відомості в записі даного доменного імені:

Registrant Organization: PPG Industries Ohio, Inc.

Registrant Street: 3800 West 143 Street,

Registrant City: Cleveland,

Registrant State/Province: Ohio,

Registrant Postal Code: 44111

Registrant Country: USA,

Registrant Phone: +1 412 434 3131

Registrant Email: info@iplaw.com.ua

В обґрунтування заявлених вимог Позивач посилається на те, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за оскаржуваним свідоцтвом України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг є оманливою та такою, що вводить в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, оскільки в цілому асоціюється та є схожою з належною позивачу раніше зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвами України №№ НОМЕР_4, НОМЕР_6 та за свідоцтвом України № НОМЕР_5.

В обґрунтування права на звернення до суду Позивач зазначає, що діями відповідачів порушені його права інтелектуальної власності на вказані вище торговельні марки.

Крім того, Позивач вказує, що він є відомим у всьому світі виробником лакофарбових матеріалів та ряду інших товарів.

Свою відомість підтверджує, зокрема, результатами пошуку в мережі Інтернет та доказами використання належних йому торговельних марок на території України. На підтвердження того, що Відповідач -3 знайомий з компанією Позивача та його продукцією Позивач вказує, що власне на сайті за оскаржуваним доменом ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено пропозицію до продажу лакофарбових матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 та прайс-листи з цінами на дану продукцію. Та ж обставина, що оскаржувану торговельну марку за свідоцтвом України №НОМЕР_3 було зареєстровано для послуг 42 класу, тобто в інших класах МКТП, аніж торговельні марки Позивача, на думку Позивача, свідчить про недобросовісність Відповідача- 3, оскільки така реєстрація слугувала наміру зайняти доменне ім'я другого рівня в зоні UA та продавати на сайті, розміщеному за даним доменним іменем, власне продукцію Позивача.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі.

14.09.2016 згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, вищезазначену справу було передано до провадження головуючому судді Букіній О.М.

Ухвалою суду від 14.09.2016 по даній справі відкрито провадження та призначено до судового розгляду на 20.06.2016 на 12.00 год.

20.10.2016 представником відповідачем-3 через канцелярію суду подано заперечення проти позову. В своїх запереченнях відповідач-3 зазначив, що він є власником спірного свідоцтва України та ним дійсно зареєстровано доменне ім'я другого рівня ІНФОРМАЦІЯ_2. При цьому ним правомірно використовується знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» у господарській діяльності та в мережі Інтернет.

Вказує, що відповідний клас МКТП, для якого зареєстровано спірний знак повністю узгоджується із основним видом діяльності відповідача-3, а позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» сформовано шляхом додавання ознаки, яка вказує на організаційно-правову форму відповідача, а саме «приватний підприємець» до прізвища відповідача-3 - Гриш.

Що ж стосується продажу продукції Позивача на веб-сайті за спірним доменним іменем, представник відповідача вказує, що вказівка на такий продаж - є рекламою, розміщеною на його сайті третіми особами.

Просив відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

20.12.2016 представник позивача подав до суду клопотання про витребування у Державної фіскальної служби України відомості щодо перетину митного кордону товарів виробництва компанії Позивача в період до 25.12.2012, клопотання про залучення доказів та клопотання про призначення по справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою суду 20.12.2016 по справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованому судовому експерту Жилі Б.В.

11.04.2017 на адресу суду надійшов Висновок експерта №101 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.04.2017.

Згідно Висновку №101 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.04.2017 експертом Жилою Б.В. зазначено, що торгівельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвами України №№ НОМЕР_3 є такою, що може ввести в оману щодо зазначених у свідоцтві послуг 36 класу МКТП та особи, яка їх надає.

30.01.2017 представником відповідача-3 подано до суду клопотання про відвід судового експерта Жили Б.В.

11.05.2017 представник відповідача -3 звернувся до суду з повторним клопотанням про відвід судового експерта Жили Б.В. та подав клопотанням про призначення по справі повторної експертизи.

11.05.2017 представник відповідача-3 подав до суду додаткові пояснення щодо висновку експерта № 101 від 11.04.2017 та висновок №541 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 06.04.2017, складаний експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної Академії правових наук України.

06.09.2017 представник позивача подав заяву про заміну неналежного відповідача Державної служби інтелектуальної власності України на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, обґрунтовуючи її тим, що 18.05.2017 року була опублікована та одразу набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 320 від 11.05.2017 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», відповідно до якої Міністерству економічного розвитку і торгівлі України були передані функцій і повноваження Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується.

В тому ж судовому засіданні представник Державної служби інтелектуальної власності України подав до суду заяву про залучення до участі у справі співвідповідача - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, з тих самих, зазначених вище підстав.

Ухвалою суду від 06.09.2017 по справі проведено заміну неналежного відповідача -Державну службу інтелектуальної власності України на належного - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

06.09.2017 представник відповідача-3 подав до суду клопотання про залучення спеціаліста до участі у справі -патентного повіреного ОСОБА_8 та надано рецензію від 04.09.2017 на висновок експерта №101 за результатами проведеної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.04.2017.

Ухвалою суду від 06.09.2017 у задоволенні клопотання представника відповідача-3 про залучення спеціаліста було відмовлено.

15.09.2017 на адресу суду від Державної фіскальної служби України надійшла відповідь на запит суду від 30.08.2017.

22.11.2017 ухвалою суду за клопотання представника позивача до участі у справі залучено співвідповідача ОСОБА_7, оскільки 30.01.2017 відповідачем- 3 було передано права інтелектуальної власності на спірне свідоцтво ОСОБА_7

22.11.2017 представник відповідача-3 подав до суду повторне клопотання про залучення до участі у справі спеціаліста-патентного повіреного ОСОБА_8, яке ухвалою суду від 22.11.2017 було залишено без задоволення та рецензію Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Горової І.Г. від 25.10.2017 на Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.04.2017.

Ухвалою суду від 22.12.2017 у задоволенні клопотання представника відповідача-3 про відвід судового експерта Жили Б.В. відмовлено.

Ухвалою суду від 22.12.2017 усне клопотання представника відповідача-3 про відвід головуючого у справі судді Букіної О.М. визнано необґрунтованим.

Ухвалою Солом'янського районного суду м.Києва від 12.01.2018 у задоволенні клопотання відповідача-3 про відвід головуючого судді Букіної О.М., відмовлено.

26.02.2018 представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в судовому засіданні подав відзив на позов, в якому просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог Позивача. В своїх заперечення проти позову посилався на результати експертизи заявки на видачу оскаржуваного свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг, відповідно до висновку якої встановлено, що знак за оскаржуваним свідоцтвом відповідає умовам надання правової охорони. Зокрема, представник посилався на те, що експертиза заявок на торговельну марку за спірним свідоцтвом була проведена у повній відповідності із ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (ділі також Правила), затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116 з наступними змінами та доповненнями. За результатами експертизи заявок було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановлених ст. 5 Закону, та на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону. На підставі зазначеного висновку було прийнято рішення про реєстрацію знаку для всіх заявлених послуг, та видано оскаржуване свідоцтво України. Крім того, зазначив, про те, що Позивачем не надано жодних доказів щодо того, що спірний знак відповідачів асоціюються у споживачів саме з товарами, які виробляє Позивач та, що основана господарська діяльність Позивача не пов'язана з наданням послуг 36 клусу МКТП для яких зареєстровано спірний знак

21.05.2018 представник відповідача-3 та відповідача-4 подав через канцелярію суду клопотання про слухання справи у відсутності відповідача-3 та відповідача-4 та тези промови у судових дебатах.

Ухвалою суду від 22.05.2018 у задоволенні клопотання представника відповідача-3 про призначення по справі повторної експертизи відмовлено.

Відповідач-2 ТОВ «Інтернет Інвест» в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату судового засідання. Про причини неявки суд до відома не поставив та своїх пояснень щодо позову не надав.

Суд, вислухавши думку представників позивача та відповідача Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, вважає за можливе розглядати справу у відсутності відповідача-2, відповідача-3 та відповідача-4.

Суд, заслухавши пояснення сторін, допитавши судового експерта, дослідивши зібрані та наявні в матеріалах справи докази в їх взаємному зв'язку та сукупності, дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що на дату подання позову позивач компанія ППГ Індастріз Огайо Інк., корпорація Штату Делавер була власником зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 від 15.08.2000 р. (пріоритет від 11.09.1995), № НОМЕР_5 від 25.06.2008 р.. (пріоритет від 29.12.2006 р.) та № НОМЕР_6 від 10.03.2016 р. (пріоритет від 26.11.2014 р.).

Свідоцтво України № НОМЕР_4 зареєстровано для наступних товарів 2 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: Фарби; політури; лаки; речовини; запобіжники корозії металів і руйнуванню деревини; фарбувальні речовини; протрави; закріплювачі барвників; необроблені природні смоли; листові і порошкові метали, використовувані для художньо-декоративних робіт і друкування; усі товари, включені в 2 клас.

Свідоцтво України № НОМЕР_5 було зареєстровано для наступних товарів 9 класу МКТП: наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; комп'ютерний програмний статок та комп'ютерне обладнання; монітори, клавіатури та принтери до комп'ютерів; комп'ютерний програмний статок щодо керування майстернями з ремонту транспортних засобів, постачання матеріалів для ремонту транспортних засобів; важильні, вимірювальні, інформаційно-пошукові прибори та інструменти і прибори та інструменти для підбору кольорів, що використовуються для ремонту транспортних засобів; інструкції з експлуатації, що додані до зазначених товарів;

Суд звертає увагу, що станом на дату розгляду справи дія свідоцтва України № НОМЕР_5 припинена, проте вона діяла на дату подання позовної заяви.

Свідоцтво України № НОМЕР_6 зареєстровано для наступних товарів МКТП: 1 класу МКТП - хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; препарати для термообробляння і паяння металів; клейкі речовини на промислові потреби; 9 класу МКТП - наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні) прилади та інструменти; магнітні носії інформації, записові диски; рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; кодовані магнітні картки; закодовані ідентифікаційні браслети магнітні; 16 класу МКТП - папір, синтетичний папір, що використовується як основа для друку, бірок, етикеток (наличок), вивісок, банерів, бланків, формулярів; мікропористі листи, плівки та мембрани паперові або пластмасові, призначені для використовування як основи для друку; друковані, тиснені та кодовані (немагнітні) паперові етикетки (налички), багатошаровий папір покритий металевою фольгою для друкування, папір ламінований пластикового плівкою для друкування, картонні бірки та білетний картон для друкування; паперові та картонні конверти та коробки; паперові та пластмасові рукави, конверти та торбинки для пакування; нетканий папір; папір, захищений від підробки, для чеків, банкнот, посвідчень особистості, водійських посвідчень, медичних рецептів та всіх видів адміністративних документів; друкарська продукція, а саме: кольорові демонстраційні вивіски, книги з формулами, віяла та каталоги кольорів для відбирання та узгоджування кольорів фарбових покривів; 17 класу МКТП - пластмасові формовані матеріали на виробничі потреби; матеріали для конопачення, защільнювання, ізолювання; ізоляційні фарби; защільники герметичні клеєві; вироби із скловолокна ізоляційні; мікропористі листи, плівки та мембрани в рулонах на промислові потреби; 19 класу МКТП - будівельні матеріали неметалеві; пласке скло, флоат-скло, листове скло будівельне (конструкційне).

Судом встановлено, що 25 жовтня 2012 р. Державна служба інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, зареєструвала торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» для послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), а саме: «операції з нерухомістю; аналізування фінансове; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; житлові контори; посередництво у забезпечуванні житлом; збирання наймової плати; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання нерухомого майна; посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансове оцінювання (страхування, банківські операції, нерухоме майно)» і видала свідоцтво України № НОМЕР_3 від 25 жовтня 2012 р. на ім'я ОСОБА_6

Наведене підтверджується відомостями щодо вищевказаного свідоцтва України з офіційної бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», яка ведеться ДП «УКРПАТЕНТ».

В подальшому, під час розгляду даної справи по суті права інтелектуальної власності на торговельну марку за вказаним свідоцтвом були передані відповідачу -4 ОСОБА_7, що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на 06.09.2017.

Позивач зазначає, що державна реєстрація торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України, може призвести до введення споживачів та громадськості в оману. В обґрунтування даного твердження позивач посилається на невідповідність торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» умовам надання правової охорони.

Згідно ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Як визначено підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р. "відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки".

На дату подання заявки на реєстрацію вищенаведеного позначення (10 грудня 2013 р.) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 10 квітня 2008 року N 254-VI (надалі за текстом -Закон ).

Окрім того, статтею 3 Закону визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція від 20 березня 1883 р., участь України в якій підтверджена в серпні 1992 р. (надалі за текстом - "Паризька конвенція").

Статтею 6-quinquies Паризької конвенції передбачено, що товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість.

Оскільки, згідно ст. 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї відповідне рекомендаційне значення.

У національному законодавстві України умови надання правової охорони визначаються статтею 5 Закону, зокрема, пункт 1 вказаної статті передбачає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Позивач стверджує, що на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_3, зареєстровану на ім'я відповідача-4 ОСОБА_7, мають бути поширені підстави для визнання її судом недійсною, передбачені не лише статею 6-quinquies Паризької конвенції, але і підстави для відмови у наданні відповідному позначенню правової охорони, закріплені абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону, в силу яких не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

В судовому засіданні 20 грудня 2016 року за клопотанням представника позивача в даній справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованому судовому експерту Жилі Б.В.

На вирішення експерта з урахуванням предмету позову було поставлено питання:

Чи є торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

На виконання ухвали суду від 20.12.2016 року, експертом Жилою Б.В. був складений Висновок експерта № 101 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в якому зазначено, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є такою, що може ввести в оману щодо зазначених у свідоцтві послуг 36 класу МКТП та особи, яка їх надає.

З висновку судової експертизи вбачається, що при визначенні ймовірності введення в оману споживача експерт виходив з того, що сукупність досліджуваних обставин вказує на реальність можливості виникнення у споживачів помилкового враження про те, що послуги, що надаються під знаком за свідоцтвом України НОМЕР_3 надаються Позивачем, оскільки вказана торговельна марка являє собою знак, який набув певної реєстрації відносно особи Позивача та є впізнаваним в якості знака для таких товарів як автомобільні лакофарбові покриття та авто скло, що походять від Позивача, до яких в дійсності досліджуваний знак не має відношення.

Експерт посилається на стор. 14, 16 та 25 додатку 1 до висновку експерта № 217/15 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 15.10.2015 р., де містяться скріншоти і веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2, на яких серед іншого містяться рекламні баннери з написами «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Крім того, експерт вказує на наявність даних, що у своїй сукупності вказують на користь наявності в українських споживачів асоціацій між досліджуваним знаком, який складається з напису «ІНФОРМАЦІЯ_1», та особою Позивача, до найменування юридичної особи якого в якості власної оригінальної назви включено елемент «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відповідно до п.4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Ст. 76 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів, показаннями свідків. Однак, висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 89 ЦПК України.

Судом встановлено, що Висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань.

Оцінивши Висновок за правилами ст. 89 ЦПК України, суд не знайшов обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, а тому суд приймає його до уваги при постановленні даного рішення у справі.

Допитаний у судовому засіданні судовий експерт Жила Б.В. підтвердив зроблені ним у ході проведення експертизи висновки.

Стосовно рецензії, наданої патентним повіреним ОСОБА_8 на замовлення представника відповідача-3, та рецензії судового експерта Горової І.Г. Київського науково-дослідного інституту судової експертизи, суд не вважає вказані докази належними, з огляду на наступне.

Рецензії на висновки експертів складаються з дотриманням Порядку проведення рецензування висновків експертів та висновків експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 № 775/5 (далі - Порядок).

Згідно ч. 1 розділу I Порядку цей Порядок визначає процедуру проведення та оформлення результатів рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень (далі - висновки експертів), складених судовими експертами науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - НДУСЕ) і судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Відповідно до п. 1.2. Порядку метою рецензування висновків є вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків.

Пунктом 1.3. Порядку встановлені наступні підстави для проведення рецензування висновку судової експертизи:

план рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України;

графік проведення планових перевірок організації діяльності судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ;

договір або План щодо підготовки (стажування) фахівця, який має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта;

доручення Міністерства юстиції України щодо висновків, складених судовими експертами, що не є працівниками державних спеціалізованих установ.

При проведенні рецензування висновку експерта ретельно вивчаються методики проведення дослідження та інші нормативні документи, зміст рецензованого висновку, його форма та наявність необхідних відомостей, дій експерта (наявність необхідних клопотань та ін.).

Таким чином, рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень має чітко окреслений предмет. Рецензія є виключно суб'єктивною думкою рецензента, яка базується на певних даних, викладених у висновку судового експерта.

Що ж стосується висновку експертного дослідження № 541 від 06.02.2017 р., складеного експертом Соповою К.А., суд не вважає вказаний доказ належним, та таким, що спростовує Висновки судової експертизи за № 101 від 11.04.2017, з огляду на наступне.

Серед наданих експерту матеріалів відсутній висновок експерта № 217-15 за результатами проведеного експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 15 жовтня 2015 року, який містить докази використання Відповідачем -3 торговельних марок Позивача на веб-сторінці за доменним ім'ям ІНФОРМАЦІЯ_2.

За відсутності ознайомлення експерта із вказаним висновком дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, та з урахуванням того, що Відповідач -3 прибрав вказані докази використання знаків для товарів і послуг Позивача з власного веб-сайту в ході розгляду справи по суті, експерт не могла провести повне та обґрунтоване дослідження.

Оскільки експерт, що проводив дослідження, не володів обставинами справи у повному об'ємі та всіма наявними доказами, що мітяться у матеріалах судової справи, наданий нею висновок є неповним, необґрунтованим та таким, що не відповідає фактичним обставинам справи.

Згідно приписів ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема, висновками експертів.

Згідно вимог ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України обов'язки доказування і подання доказів кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до вимог ст. 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Відповідно до ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Висновок є належним і допустимим доказом у даній справі, виходячи з такого:

- у призначенні та проведенні судової експертизи було додержано вимоги чинного законодавства України;

- відсутні обставини, які б виключали участь експерта Жили Б.В. у справі;

- судовий експерт не вийшов за межі своїх повноважень, надав повні відповіді на порушені питання, підтвердив їх відповідність іншим фактичним даним;

- між дослідницькою частиною та підсумковими висновками судової експертизи є узгодженість;

- Висновок є обґрунтованим та узгодженим з іншими матеріалами справи;

- судовий експерт повно і обґрунтовано відповів на всі поставлені перед ним в судовому засіданні питання.

З огляду на викладене вище, судом встановлено, що Висновок експерта № 101 від 11.04.2017 є належним та допустимим доказом у справі, оскільки відповідає вимогам ст.106 ЦПК України, не викликає сумніву у його правильності, наданий в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, є чітким, логічним, послідовним і відповідає фактичним даним справи.

Аналізуючи наведене вище у сукупності з наявними у справі доказами, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог Позивача щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг, оскільки вважає встановленим, що вказана торгівельна марка є такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Суд з урахуванням викладеного та положень абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, приходить до висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України №НОМЕР_3 не відповідає умовам надання правової охорони.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрована на ім'я відповідача-4 торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_3 не відповідає умовам надання правової охорони, а тому суд приходить до висновку, що свідоцтво України № НОМЕР_3 підлягає визнанню недійсним повністю на підставі ст. ст. 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, абз. 5 п. 2 ст. 6, пп. «а» п. 1 ст. 19, п. п. 1, 4 ст. 25 Закону .

Відповідно до п. п. 2, 3 ст. 19 Закону при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року N 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 року за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, а підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.

З огляду на це, підлягають задоволенню також вимоги Позивача про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Крім того, судом встановлено, що у відкритій Інтернет-базі даних (сервісі) WHOIS, доступ до якої знаходиться, в тому числі і на сайті Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер" (адміністратора доменних імен в зоні .UA) міститься інформація, щодо реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

Згідно інформації з даної бази, реєстратором доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест».

Беручи до уваги посилання Позивача про належність оскаржуваного доменного імені Відповідачу-3 та підтвердження Відповідачем-3 цього факту в своїх запереченнях від 20.10.2016 року, суд приходить до висновку про належність доменного імені саме Відповідачу - 3.

Судом встановлено та з матеріалів справи вбачається, що за адресою доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 Відповідач-3 розмістив свій сайт, на якому знаходиться, крім іншого, інформація щодо пропонування до продажу товарів, виробництва Позивача під торговельними марками Позивача.

Вказане підтверджується експертним дослідженням телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 15.10.2015 року за № 217/15, проведеного атестованим судовим експертом Науково- дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

У зв'язку з цим, Позивач просить здійснити захист та поновлення порушених прав у спосіб зазначений у позові, оскільки на думку позивача, вказаний спосіб, відповідає меті та загальним принципам цивільного судочинства.

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про телекомунікації», адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», домен .UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.

Згідно з ч. 3 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації», адміністрування адресного простору мережі Інтернет у домені .UA здійснюється недержавною організацією, яка утворюється самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет та зареєстрована відповідно до міжнародних вимог.

Як вбачається із діючих норм законодавства України, та норм, які діяли станом на момент початку делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 (21.06.2005), процедура делегування доменних імен в Україні на законодавчому рівні не врегульована.

Проте, така процедура встановлена особами, які здійснюють участь в даній сфері діяльності, зокрема такими особами є адміністратори та реєстратори доменних імен в Україні.

Судом встановлено, що адміністрування домену UA здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер».

Вказане підтверджується інформацією, роздруківка якої міститься в матеріалах справи, наведеною на сайті ТОВ «Хостмайстер», як головного адміністратора національного географічного домену .UA.

Таким чином, головним актом, яким регулюються відносини в сфері процедури делегування (передачі в користування доменного імені певній особі, внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім'я тощо) доменних імен в зоні UA, є «Регламент особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA».

Відповідно до п. 2. Регламенту .UA термін «знак» в межах цих Правил означає словесний знак для товарів та послуг, на який центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності видане свідоцтво України на знак для товарів та послуг, або такий, що одержав правову охорону на території України згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків, або, в разі, якщо такий зареєстрований знак для товарів та послуг складається з тексту та інших позначень, - його словесну частину, яка сама є об'єктом правової охорони.

В п. 1 Регламенту .UA вказано, що не описані в цьому документі принципи та процедури взаємодіі? Реєстратора з Реєстраціи?ною системою Реєстру публічного домену відбуваються відповідно до Регламенту публічного домену.

Відповідно до п. 3.3 Регламенту .UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Згідно ч.2 ст. 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів, зокрема можуть бути: припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення, примусове виконання обов'язку в натурі, зміна правовідношення, припинення правовідношення, суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до положень ст. ст. 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.

Згідно із ч. 2 ст. 8 ЦК України, у разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

Відповідно до пп. 6 п. 1 ст. 3 ЦК України, загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність.

Оскільки діючим законодавством України не передбачено, який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суд вважає, що необхідно застосувати принцип найбільш справедливого та ефективного способу захисту.

Проаналізувавши справедливість та ефективність способів захисту прав Позивача, суд вважає, що найбільш справедливим та ефективним способом є саме переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь Позивача.

Суд погоджується із твердженнями Позивача, що інші способи є не справедливими та неефективними, оскільки Відповідач -4 або інші особи, зможуть зареєструвати повторно такі доменні імена на своє ім'я протягом короткого проміжку часу від моменту фактичного виконання рішення, чим позбавлять Позивача скористатися своїм правом на використання своїх торговельних марок в цих доменних іменах.

Судом встановлено, що веб-сайті Відповідача-3 пропонувались до продажу товари, виробництва Позивача під відповідними торговими марками, а тому пропонувати їх для продажу та доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2 є прямим порушенням прав Позивача.

З огляду на викладене, та приймаючи до уваги вимоги п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд вважає обґрунтованим посилання Позивача щодо необхідності припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки за свідоцтвами №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, включаючи їх використання в мережі Інтернет та доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом їх переделегування на користь Позивача.

Суд вважає за необхідне зазначити, що на момент звернення до суду торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_5 діяла, а тому підлягає захисту в загальному порядку.

Так само захисту підлягає торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_6, оскільки спірний знак для товарів та послуг підлягає визнанню недійсним з моменту подання заявки на його реєстрацію, дата пріоритету за свідоцтвом України № НОМЕР_6 не впливає на факт незаконного використання торговельної марки Позивача у доменному імені.

В той самий час, суд не погоджується із твердженнями Відповідача-3 про те, що доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2 є його об'єктом приватної власності.

Суд вважає, що користування вказаними доменними іменами є строковим та платним і припиняться у разі не сплати Відповідачем 3 відповідних внесків, що не узгоджується із поняттям власності, закріпленим в ч. 1 ст. 316 ЦК України, де вказано, що правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Таким чином, беручи до уваги той факт, що реєстратором доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест», суд вважає обґрунтованими вимоги щодо зобов'язання вказаного відповідача здійснити переделегування оскаржуваного доменного імені на користь Позивача.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Частиною 3 цієї ж статті встановлено, що до витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно Закону України «Про судовий збір» у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. У разі задоволення позову - на відповідача.

Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ТОВ «Інтернет інцест», відповідно до покладених на них повноважень та прав, не відслідковують порушення прав власників торгівельних марок, суд вважає, що з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підлягає стягненню на користь Позивача витрати по сплаті судового збору у розмірі 2756,00 грн. з кожного.

Керуючись Паризькою конвенцією про охорону промислової власності , Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Законом України «Про телекомунікації», ст. ст. 4,12,15,16, 426, 432, 492-495, 499 ЦК України, ст..ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 89, 102-104, 113, 133, 141, 259, 263-265, 268, 273 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов компанії ППГ Індастріз Огайо Інк., корпорація Штату Делавер до Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, ТОВ «Інтернет Інвест», ОСОБА_6, ОСОБА_7 про визнання недійсним свідоцтва України №НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг, припинення порушення прав та зобов'язання вчинити певні дії , задовольнити.

Визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1».

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку та торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Заборонити ОСОБА_6 ( зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платників подітків: НОМЕР_1) використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, включаючи їх використання у мережі Інтернет та в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

Зобов»язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» (код ЄДРПОУ 32493292, місцезнаходження за адресою: 01103, м.Київ, Залізничне шосе, 47) здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ППГ Індастріз Огайо, Інк., корпорація штату Делавер, та вказати наступні відомості в записі даного доменного імені:

Registrant Organization: PPG Industries Ohio, Inc.

Registrant Street: 3800 West 143 Street,

Registrant City: Cleveland,

Registrant State/Province: Ohio,

Registrant Postal Code: 44111

Registrant Country: USA,

Registrant Phone: +1 412 434 3131

Registrant Email: info@iplaw.com.ua

Стягнути з ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою:АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1) та ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платників подітків: НОМЕР_2) на користь ППГ Індастріз Огайо Інк., корпорація Штату Делавер (PPG Industries Ohio,Inc.,Delaware corporation, адреса : 3800 Уест 143 Стріт, Клівленд, Огайо 44111, США; адреса для листування: Патентно-юридична Агенція «Дубинський і Ошарова», 01033, Україна, м.Київ, вул. Жилянська,110) судовий збір у розмірі 2756, 00 грн. з кожного.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя О. М. Букіна