Ухвала суду № 72122829, 08.02.2018, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

08.02.2018 Справа № 904/6840/14

за позовом Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН", м. Дніпро

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", смт. Ювілейне

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", м.Бердянськ Запорізька область

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Головуючий суддя Кеся Н.Б.

Суддя Петрова В.І.

Суддя Ліпинський О.В.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: ОСОБА_1, довіреність б/н від 16.12.2016 р. представник;

Від Відповідача-1: представник не з'явився

Від Відповідача-2: ОСОБА_2, довіреність № б/н від 06.10.2017 р., представник

СУТЬ СПОРУ:

Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" (далі-Позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", в якому просить суд:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що ТОВ "Торгівельно-будівельний дім "Олді" (Відповідач-1) здійснює на території Дніпропетровської області продаж виготовленого ТОВ "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" (Відповідач-2) чавунного посуду. Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" (Позивач) вважає, що дії Відповідачів порушують його права інтелектуальної власності, як власника патентів України №80051 та №80885 на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду", оскільки проведеним дослідженням (висновок №454 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 22.05.2014 року, складеного експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_3А.) було встановлено, що у посуді, виробником якого є Відповідач-2, використані відповідні ознаки винаходу за патентами України №80051 "Чавунний посуд і спосіб виготовлення чавунного посуду" та №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду", який виданий відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на винаходи 12.11.2007 року та 10.08.2007 року. Вказує, що ніколи не надавав Відповідачам дозволів на використання винаходу за патентами України №80051 та №80885, у тому числі, у вигляді ліцензій та ліцензійних договорів, а відтак останні використовують такий винахід Позивача без відповідного дозволу. Із посиланням на положення ст. ст. 28, 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" Позивач просить припинити використання у будь-який спосіб винаходу за патентами України №80051 та №80885 Відповідачами та заборонити Відповідачу-2 виготовляти та здійснювати продаж чавунного посуду з використанням винаходу за патентами України №80051 та №80885.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.17р. справу №904/6840/14 направлено до Відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи" "Центр судової експертизи та експертних досліджень" для проведення експертних досліджень відповідно до ухвали господарського суду від 31.03.15р. (арк.с. 248-252 Т.2).

Супровідним листом №5391/17-Вих від 19.12.2017 справу повернуто від Центру судової експертизи та експертних досліджень до Господарського суду Дніпропетровської області, в якому повідомлено, про те, що надати відповіді на питання на основі теоретичних та практичних спеціальних знань фахівців, без проведення додаткових експериментальних досліджень, неможливо. Для проведення повного дослідження за поставленими ухвалою питаннями необхідні додаткові дослідження виробів. Таким чином, для вирішення питань ухвали щодо використання у виробах наданих на дослідження ознак винаходів за патентами України №80051, №80885 та в результаті експериментальних досліджень необхідно визначити:

1) Чи можна сформувати захисне покриття з оксиду заліза (Fе3О4) на наданих на дослідження виробах шляхом нагріву (однократного) виливка чавунного виробу до температури плюс 500-670 °С з наступним зануренням у масло, що має температуру від плюс 20 до 80 °С?

2) Який вміст кремнію (Sі) в чавуні наданих на дослідження виробів?

3) Чи можна сформувати захисне покриття з оксиду заліза (Fе3О4) на наданих на дослідження виробах шляхом графітизуючого відпалу виливка (щонайменше двічі), при температурі 680-800 °С протягом 0,5-1,0 години з подальшим охолоджуванням на повітрі до досягнення сірого кольору мінливості?

Додаткове дослідження з поставленого питання 1 можна отримати у спеціалізованих установах, таких як лабораторія електронної мікроскопії та регнено-структурного аналізу на інженерно фізичному факультеті НТУУ «КПІ» та/або на кафедрі термічної обробки металів Національної металургійної академії України (НМетАУ). При цьому під час проведення досліджень необхідно враховувати результати вже проведених металографічних досліджень професора ОСОБА_4 (арк.с. 213-245 Т.2).

Для відповіді на 2 та 3 питання необхідне дослідження виробів у хімічній лабораторії, яка має сертифікат Метрологічної державної служби України, наприклад ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків» (м. Дніпро) та/чи «Науково-виробничий Центр Європейської Технології Машинобудування» (м. Харків).

На підставі викладеного, Центр просить суд визначити чи є необхідність у проведення таких додаткових досліджень, та також механізмі їх реалізації, і особу, на яку будуть покладені витрати стосовно проведення додаткових досліджень, оскільки ці дослідження є доволі витратними та тривалими за часом проведення.

Також Центр судової експертизи та експертних досліджень повідомив, що у складі Центру станом на 18.12.2017 року кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями», в рамках якої необхідно провести дослідження згідно вищезазначеної Ухвали, має мають наступні фахівці: ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7. При цьому ОСОБА_7 станом на 18.12.2017р. має менше експертне навантаження та здатен забезпечити проведення дослідження у передбачені законодавством строки.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.01.2018р. судова колегія поновила провадження у справі для вирішення питання щодо визначення особи експерта Центру та залученого фахівця та розглядати справу в загальному позовному провадженні.

Представник Позивача 25.01.2018р. подав до справи письмові міркування (арк.с. 183-184 Т.4), в яких просить суд:

врахувати наданий Позивачем ОСОБА_8 №454 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 22 травня 2014 року та вирішити справу по суті;

у разі прийняття рішення про необхідність проведення судової експертизи у справі, обґрунтувати сумніви щодо правильності наданого Позивачем ОСОБА_8 №454 відповідно до п.2 ч.1 ст.99 ГПК та призначити проведення експертних досліджень судовим експертам: Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (адреса: 49033 м. Дніпро, Будівельний тупик, 1, тел.: (056) 732-16-96) або Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (адреса: 03170, м. Київ, вул. Велика Окружна, 4,тел.: (044) 405-74-69).

Також Позивач подав заперечення щодо призначення експертизи (арк.с. 185-187 Т.4), в яких просить суд у разі прийняття судом рішення про необхідність призначення експертизи, вирішити питання щодо вибору експертної установи для проведення експертного дослідження відповідно до законодавства України.

До заперечень представник Позивача подав (арк.с. 188-195 Т.4):

- копію Відповіді Міністерства юстиції України від 11.07.2017р. №26010/20029-0-33-17/9 на запит №4/17 від 05.07.2017 р.;

- фотокопії сторінок ОСОБА_8 210/14 у справі №760/25332/14-ц;

- копію ухвали Солом'янського районного суду міста Києва від 16.12.2015р. про призначення повторної експертизи у справі №760/25332/14-ц із Єдиного державного реєстру судових рішень;

- копію веб-сторінки офіційного сайту Центру судової експертизи та експертних досліджень, режим доступу: https://іcs.gov.ua/expert/about/exsperts/;

Представник Позивача подав заяву про часткову відмову від позову (арк.с. 196 Т.4), в частині вимог, що стосуються патенту України на винахід №80051 та просить суд: припинити провадження в цій частині та продовжити судовий розгляд справи в частині позовних вимог, що стосуються патенту України на винахід №80885.

Ухвалою суду від 08.02.2018 часткову відмову від позову прийнято судом.

Позивач подав клопотання про витребування доказів (арк.с. 197-198 Т.4), в яких просить суд витребувати у Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області (вул. Новоселівська, 17, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49083, Україна) належним чином завірену копію висновку судової експертизи, що міститься в матеріалах кримінального провадження №12014040030000522.

07.02.18р. Відповідач-2 подав письмові пояснення (арк.с. 211-213 Т.4), в яких вказує про те, що проти часткової відмови від позову Відповідач-2 не заперечує; заперечення Позивача щодо призначення експертизи до відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства "Інформаційні судові системи "Центр судової експертизи та експертних досліджень" є необґрунтованими.

Також Відповідач-2 подав клопотання (арк.с. 214-215 Т.4), в якому просить суд витребувати в Амур-Нижньодніпровському відділенні поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області матеріали кримінального провадження №12014040030000522.

Відповідач-1 в судове засідання не з'явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Зважаючи на викладені обставини, надані сторонами по справі пояснення, судова колегія, враховуючи відсутність між сторонами згоди щодо експертної установи та експертів, на підставі ч.3 ст.99 ГПК України, дійшла висновку про необхідність зміни експертної установи для проведення експертних досліджень з огляду на те, що:

Департамент судових експертиз та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи", якому було доручено проведення експертизи ухвалою суду від 08.11.17р., не належить до суб'єктів судово-експертної діяльності згідно із Законом України "Про судову експертизу";

в той же час у справі не вичерпано можливість проведення експертних досліджень державною спеціалізованою установою, до якої належить Державна спеціалізована установа Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України;

зазначена експертна установа територіально наближена до суду, що прискорить подальший рух справи, враховуючи тривалий час судового провадження у справі;

заперечення Відповідача-2 про те, що зазначеною установою вже проводилися експертні дослідження за аналогічними обставинами, пов'язаними із сторонами справи, судом відхилюються з огляду на відсутність аргументів щодо некомпетентності або інших обставин, які б викликали сумніви в об'єктивності експертів зазначеної установи. Крім того, предметом експертних досліджень є речові докази, які вперше будуть направлені до цієї установи. Також, можливо наявні знання експертів щодо змісту патенту Позивача, на думку судової колегії, теж сприятиме оптимальним строкам здійснення експертних досліджень.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених: пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Враховуючи викладене, судова колегія вважає за необхідне зупинити провадження по справі №904/6840/14 та направити матеріали справи №904/6840/14 на адресу нової експертної установи для експертних досліджень.

Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 228, п. 6 ч. 1 ст. 229, ст.ст. 234, 235 ГПК України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Внести зміни щодо експертної установи та доручити проведення експертизи, призначеної ухвалою суду від 31.03.15р. (арк.с. 248-252 Т.2), Державній спеціалізованій установі Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України (юридична адреса: 49000, м.Дніпро, вул.Короленка, 4а; адреса розміщення: 49033, м.Дніпро, вул.Будівельний тупик, 1).

2. Зменшити перелік питань на вирішення експертної установи, залишивши такі запитання:

1. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка чавунна гриль 24 см (вх. №904/6840/14/Р/80421/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

2. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, жаровня чавунна 24 см (вх. №904/6840/14/р/80425/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

3. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка чавунна для млинців 24 см (вх. №904/6840/14/р/80424/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

4. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80458/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

5. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80460/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

6. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80457/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

3. Попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов'язати Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" оплатити вартість експертних досліджень у визначені експертною установою строки та розмірах.

5. Зупинити провадження у справі до завершення експертних досліджень.

6. Матеріали справи №904/6840/14 направити на адресу експертної установи.

7. Зобов'язати Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України після закінчення експертних досліджень повернути господарському суду Дніпропетровської області матеріали даної справи разом із висновком експертизи, копію висновку направити сторонам.

8. Ухвала набирає законної сили з дати її підписання.

9. Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий колегії Суддя Суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11