Постанова № 71655537, 08.12.2017, Окружний адміністративний суд міста Києва

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

08 грудня 2017 року 11:11 № 826/15329/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого судді Шрамко Ю.Т., суддів Вєкуа Н.Г., Клименчук Н.М., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа - ОСОБА_2, про визнання протиправними та скасування висновків, скасування реєстрації знаків для товарів та послуг.

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва, (також далі - суд), надійшов позов ОСОБА_1, (далі - позивач, ОСОБА_1), до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), (далі - відповідач-1, Укрпатент), та Державної служби інтелектуальної власності України, (далі - відповідач-2, Державна служба), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, (далі - відповідач-3, Мінекономрозвитку), третя особа - ОСОБА_2, (далі - третя особа, ОСОБА_2, з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог, про:

- визнання протиправними висновків Укрпатенту про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 22.08.2016 р., що набули статусу рішень за заявками m 2015 06641 та m 2015 06642 від 07.05.2015 р.;

- скасування висновків Укрпатенту про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 22.08.2016 р., що набули статусу рішень за заявками m 2015 06641 та m 2015 06642 від 07.05.2015 р.;

- скасування державної реєстрації знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5, видане Державною службою 10.11.2016 р. за заявкою m 2015 06641 від 07.05.2015 р.), та знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4, видане Державною службою 10.11.2016 р. за заявкою m 2015 06642 від 07.05.2015 р.).

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що при складенні висновків та проведенні реєстрації знаків для товарів і послуг допущено грубе порушення норм законодавства, внаслідок чого порушено права та інтереси позивача як власника знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Представники відповідачів позовні вимоги не визнали, просили у задоволенні позову відмовити повністю, оскільки діяли у порядку та спосіб, визначені законодавством України.

У відповідне судове засідання представник відповідача-2 та третя особа не прибули, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Враховуючи викладене та зважаючи на достатність наявних у матеріалах справи доказів для розгляду та вирішення справи по суті, у відповідному судовому засіданні судом, згідно з ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), прийнято рішення про подальший розгляд та вирішення справи у порядку письмового провадження.

Оцінивши належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд встановив наступне.

ОСОБА_1 є власником знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2

Зокрема, з наявних у матеріалах справи доказів вбачається, що 18.10.2013 р. ОСОБА_3 подано заявку m 2013 19196 на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», за результатами розгляду якої, видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 Дата публікації відомостей про видачу свідоцтва: 10.11.2014 р.

В подальшому, на підставі рішення Державної служби від 25.02.2015 р. № 17711, стосовно свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_2 внесено зміни до відомостей Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25.02.2015 НОМЕР_2, право власності на знак для товарів і послуг передано ОСОБА_1

07.05.2015 р. ОСОБА_2 подано заявки m 2015 06641 на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» та m 2015 06642 на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2».

22.08.2016 р., за результатами розгляду вказаних заявок, Укрпатент складено висновки про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи. Висновки затверджені начальником управління правового забезпечення промислової власності Державної служби, висновки набули статусу рішень про реєстрацію знаків.

Такі висновки, на переконання позивача, є протиправними та такими, що порушують його права як власника вже зареєстрованого знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», а тому останній звернувся до суду із позовом.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд зазначає наступне.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг, (далі - знак), в Україні врегульовані Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», (далі - Закон).

Відповідно до ст. 1 Закону, свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг; зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво; заявка - сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва; заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку; пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки; Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 5 Закону, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об'єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому п. 2 ст. 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Порядок одержання свідоцтва визначений розділом ІІІ Закону.

Так, особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу.

Заявка повинна стосуватися одного знака.

Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.

У заяві про реєстрацію знака необхідно вказати заявника (заявників) та його адресу.

Якщо заявник просить охорону кольору чи поєднання кольорів як розрізняльної ознаки свого знака, то він зобов'язаний: заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить; подати в заявці кольорові зображення вказаного знака. Кількість примірників таких зображень встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Інші вимоги до документів заявки визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги. Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Частиною 1 ст. 8 Закону визначено, що датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні: клопотання у довільній формі про реєстрацію знака, викладене українською мовою; відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; достатньо чітке зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявляється знак.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону, експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику (ч. 3 ст. 10 Закону).

Згідно з ч. 1 ст. 13 Закону, одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво (ч 1 ст. 14 Закону).

У ході судового розгляду справи з'ясовано, що в обґрунтування своєї позиції позивач та його представник посилалися на те, що висновки Укрпатент є протиправними та мають бути скасовані, оскільки знаки для товарів і послуг, заявки щодо яких подані ОСОБА_2, є тотожними зі знаком, власником якого є позивач.

Суд, з урахування викладеного, зазначає таке.

Наказом Укрпатент від 07.04.2014 р. № 91 (із змінами, внесеними наказом Укрпатент від 22.01.2016 р. № 08) затверджено Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, (далі - Методичні рекомендації).

Методичні рекомендації розроблені відповідно до Закону, Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 (у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 р. № 72), (далі - Правила), а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема Паризької конвенції, Сінгапурського договору та з урахуванням інших нормативно-правових актів, що застосовуються в сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг.

Частиною 3 ст. 6 Закону передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Питання, пов'язані із застосуванням норми ч. 3 ст. 6 Закону розкриті у розділі ХІ Методичних рекомендацій.

Зокрема, у п. 11.1 Методичних рекомендацій зазначено, що встановлені ч. 3 ст. 6 Закону підстави для відмови в реєстрації знака передбачають урахування прав на знаки, які набуті в Україні іншими особами до дати подання заявки, за якою проводиться експертиза заявленого позначення по суті, а також інших більш ранніх прав, що набуті третіми особами до цієї дати.

Так, згідно з ч. 3 ст. 6 Закону, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції;

фірмовими (комерційними) найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил, під час перевірки заявленого позначення на тотожність і схожість із знаками чи позначеннями, зазначеними у ч. 3 ст. 6 Закону, необхідно:

1) провести пошук тотожних або схожих позначень серед позначень, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні, або права на які набуті іншою особою до зазначеної дати, а також серед знаків, які на дату подання заявки, за якою проводиться експертиза, визнані добре відомими в Україні Апеляційною палатою або судом відповідно до ст. 25 Закону;

2) визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених під час пошуку позначень, для чого здійснюється порівняльний аналіз заявленого позначення із позначеннями, виявленими за результатами пошуку, та встановлюється тотожність або ступінь схожості позначень;

3) з'ясовується чи є товари і/або послуги, для яких заявник просить зареєструвати знак, спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні виявлені за результатами пошуку тотожні або схожі позначення.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним в усіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Встановлення схожості позначень має ґрунтуватися на комплексному, всебічному аналізі порівнюваних позначень, а саме: сприйнятті домінуючих і другорядних графічних елементів, співставленні звукового складу, асоціативного ряду, ступеню семантичної близькості.

При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам'ятовується і позначення.

Розбіжність в окремих елементах не повинна грати визначальної ролі, оскільки варто враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти два знаки, а керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше. При цьому в пам'яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака.

Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу на їх схожість, а не на їх відмітність, оскільки саме схожі елементи призводять до змішування знаків.

До складу словесних позначень можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеню розрізняльної здатності в цілому таких позначень припадає на сильні елементи. Сильним елементам словесних позначень притаманний високий ступінь розрізняльної здатності, оскільки вони, як правило, є оригінальними.

Під час проведення експертизи словесних позначень встановлюється схожість саме сильних елементів.

При визначенні ступеня схожості позначень необхідно враховувати тісний взаємозв'язок звукової і візуальної схожості.

Установлення графічної (візуальної) схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням наступних ознак: загальне зорове сприйняття; вид шрифту;

графічне написання (відтворення) з урахуванням характеру букв (наприклад, друковані чи письмові, заголовні чи рядкові); розташування літер по відношенню одна до одної; алфавіт, літерами якого написане слово; колір чи поєднання кольорів.

Установлення смислової (семантичної) схожості словесних позначень здійснюється на підставі наступних ознак: збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, наприклад: Conti - Paolo Conti.

Згідно з пп. 11.2.1 Методичних рекомендацій, під час експертизи заявленого позначення на наявність встановлених ч. 3 ст. 6 Закону підстав для відмови в наданні правової охорони, визначається спорідненість товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, порівняно з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні і схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Згідно з п. 4.3.2.5 Правил, для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію позначень з більш ранньою датою подання або якщо заявлено пріоритет, то з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Закон та Правила не розкривають суть терміну «споріднені товари і/або послуги».

Узагальнюючи надане тлумачними словниками визначення терміну «споріднений» спорідненими товарами і/або послугами можна вважати такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета або дії, при цьому деякі з цих ознак можуть відрізнятися. Спорідненість товарів і/або послуг означає, що товари і/або послуги пов'язані між собою в такій специфічній формі, що використання тотожних або схожих знаків для таких товарів і послуг, ймовірно, може викликати в певному секторі споживачів їх змішування щодо виробників або осіб, що надають послуги.

За функціональним призначенням послуги, що надаються населенню, поділяються на матеріальні та соціально-культурні.

Соціально-культурна послуга - послуга із задоволення духовних, інтелектуальних потреб і підтримання нормальної життєдіяльності споживача. Соціально-культурна послуга забезпечує підтримання та відновлення здоров'я, духовний та фізичний розвиток особистості, підвищення професійної майстерності. До соціально-культурних послуг можуть бути віднесені медичні послуги, послуги культури, туризму, освіти тощо.

Однак, залежність порівнюваних товарів і/або послуг до одного і того ж класу МКТП не може розглядатися як підстава для визнання товарів і/або послуг спорідненими і не можуть вони вважатися відмінними один від одного на тій підставі, що вони фігурують в різних класах МКТП. Наприклад, в 9 класі МКТП містяться неспоріднені товари «жилети рятувальні», «килимки для миші», «вогнегасники», «окуляри (оптика)», «праски електричні», «фотоапарати» і, навпаки, споріднені товари можуть міститися в різних класах МКТП («мила лікувальні» (3 клас МКТП) і «засоби миючі для медичних цілей» (5 клас МКТП)).

Проте в деяких випадках споріднені послуги можуть бути зазначені в різних класах МКТП. Так, наприклад, до споріднених можуть бути віднесені послуги 37 класу МКТП «лагодження одягу» та послуги 40 класу МКТП «переробляння одягу», «кравецькі послуги».

Разом з тим, МКТП не є єдиним джерелом для встановлення спорідненості товарів і/або послуг.

Товари і/або послуги вважаються «такими самими», якщо вони відносяться до одного виду, які задовольняють одну і ту ж потребу, мають однакові призначення та споживчі характеристики.

При цьому спорідненість товарів повинна встановлюватись лише тоді, коли знаки є тотожними чи дуже схожими.

Змішування може виникнути тоді, коли споживчі характеристики товарів різних виробників є або однаковими, або схожими. Під час оцінки схожості товарів можуть братися до уваги такі критерії спорідненості товарів, як рід (вид) товарів, їх споживчі характеристики та функціональне призначення, вид матеріалу, з якого товари виготовлені, умови та канали збуту товарів і надання послуг, коло споживачів тощо.

При встановленні спорідненості товарів необхідно також враховувати можливий спосіб продажу товарів (супермаркети, спеціалізовані магазини), оскільки супермаркети розмивають уявлення споживача про походження товарів, тоді як купуючи товари у спеціалізованих магазинах споживачі ймовірно можуть сприймати ці товари як такі, що мають спільне комерційне джерело їх походження.

Таким чином, під час вирішення питання щодо спорідненості товарів визначається принципова ймовірність виникнення у споживача уявлення про належність цих товарів одному виробнику.

Основними ознаки, на підставі яких визначається спорідненість товарів, є: рід (вид) товарів, призначення товарів; вид матеріалу, з якого виготовлені товари; Інші ознаки відносяться до допоміжних. Це: види потреб, які задовольняють товари; умови реалізації (збуту) товарів; характеристики визначених кіл споживачів; інші ознаки.

Зокрема, під час дослідження спорідненості товарів і/або послуг встановлюється:

чи відносяться досліджувані товари і/або послуги до одного і того ж роду і виду, тобто чи відображаються в них загальні та суттєві ознаки певного предмета або певної дії;

чи мають досліджувані товари і послуги однакове призначення; чи відносяться досліджувані товари до продукції виробничо-технічного призначення або до виробів народного споживання;

чи є досліджувані товари товарами короткострокового або довгострокового використання;

чи виготовляються досліджувані товари з одного й того ж виду матеріалу; чи є потенційними споживачами досліджуваних товарів і/або послуг пересічні споживачі або спеціалісти у певній галузі;

чи мають досліджувані послуги однаковий характер (комерційні послуги, послуги професійного характеру, споживчі послуги або послуги іншого характеру);

чи існує зв'язок між досліджуваними товарами та послугами і наскільки тісним або специфічним є такий зв'язок;

чи є однаковими умови та місця продажу (реалізації) товарів (магазини, супермаркети, поштове замовлення, продаж через Інтернет тощо) або надання послуг.

Найчастіше підставою для визнання товарів спорідненими є їх належність по однієї полової або винової групи.

Під час визначення спорідненості товарів з урахуванням їх призначення доцільно брати до уваги сферу та мету застосування товару (призначення). Наприклад, спорідненими можуть бути визнані «мила дезінфікуючі» (3 клас МКТП) і «засоби дезінфікуючі для гігієнічних цілей» (5 клас МКТП), так як вони мають однакову мету застосування (дезінфекція) і можуть відноситися до однієї і тієї ж родової групи (товари побутової хімії).

Визнаються спорідненими товари, які можуть бути тісно або специфічно пов'язані таким чином, що використання тотожних або схожих знаків відносно таких товарів може привести до їх сплутування у певному секторі споживачів. Наприклад, товар 3-го класу МКТП «шампуні», «лосьйони для волосся» можна вважати спорідненим з товаром 5 класу МКТП - «лікувальні препарати для волосся», тому що зазначені товари, як косметичні вироби призначені для однієї і тієї ж цілі - доглядання зовнішнього вигляду людини.

Варто враховувати, що товари та супутні товари до них, тобто такі, що використовуються спільно з основним товаром, можуть вважатися спорідненими, оскільки вони можуть продаватися і використовуватися для упакування цих товарів. Наприклад, окуляри та футляри для окулярів, фотоапарати та футляри для фотоапаратів, музичні інструменти та футляри до музичних інструментів, зброя та футляри для зброї тощо. Така тара (упаковка) має спеціальну форму, призначена для зберігання відповідних виробів або набору виробів та придатна для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначені.

Так спорідненими можуть бути визнані:

товари 1-34 класів МКТП і пов'язані з ними послуги, наприклад, «послуги з постачання для інших», «рекламування», «роздрібний продаж» (35 клас МКТП);

«комп'ютерні програмні засоби» (9 клас МКТП) і «встановлення і лагодження комп'ютерів» (42 клас МКТП);

«одяг» (25 кл. МКТП) і «шиття одягу» (40 клас МКТП); «транспортні засоби» (12 клас МКТП) і «технічне доглядання транспортних засобів» (37 клас МКТП), «прокат транспортних засобів» (39 клас МКТП);

«окуляри (оптика)» (9 клас МКТП) і «послуги оптиків» (44 клас МКТП), «видання друковані», «продукція друкована» (16 клас МКТП) і «поліграфія», «друк офсетний» (40 клас МКТП), «видання книг» (41 клас МКТП) тощо.

Наведені приклади показують, що послуги можуть бути визнані спорідненими лише з тими товарами, на зміну, виготовлення та просування яких вони спрямовані.

При визначенні спорідненості послуг може бути врахована їх приналежність до одного й того ж роду, виду. Наприклад, за цією ознакою можуть розглядатися в якості споріднених такі послуги 35 класу, як «просування товарів (для третіх осіб)» і «реклама». Просування товарів - це сукупність різних заходів, зусиль, дій, що вживаються з метою підвищення попиту на товари, збільшення їх збуту, розширення ринкового обсягу товарів. Реклама є одним із засобів просування товарів. У зв'язку з цим вона може бути віднесена до сукупності послуг, що надаються під час просування товарів.

Для встановлення спорідненості послуг слід враховувати взаємозв'язки послуг. Спорідненими є послуги, між якими існує певний зв'язок (відносини), зумовлений характером цих послуг і порядком їх надання. Такий зв'язок може бути обумовлений тим, що: наданню певної послуги обов'язково передує надання іншої послуги, тобто така послуга не може бути надана без попереднього надання іншої; певна послуга обов'язково або зазвичай надається разом з іншою послугою; певна послуга входить до складу іншої послуги; певні послуги охоплені об'єднуючим їх поняттям (ширшої за змістом послуги).

Відповідно до п. 11.3 Методичних рекомендацій, якщо під час перевірки заявленого позначення на відповідність ч. 3 ст. 6 Закону виявлено, що заявлене позначення є тотожним чи схожим настільки, що його можна сплутати із знаком, заявленим на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, то про це надсилається обґрунтований попередній висновок експертизи.

У відповідь на цей висновок відповідно до пункту 4.5.3 Правил заявником можуть бути надані документи, які свідчать про факт передачі заявнику права власності на протиставлений знак відповідно до документу про передачу права за заявкою чи правонаступництва щодо протиставленої заявки за законом.

Якщо під час перевірки заявленого позначення на відповідність ч. 3 ст. 6 Закону виявлено зареєстрований на ім'я іншої особи тотожний чи схожий знак, то доказом, наданим заявником на користь реєстрації знака з таких підстав, може бути факт передачі йому права власності на протиставлений знак відповідно до документу про передачу права чи правонаступництва щодо протиставленого знака за законом. У випадку передачі права на протиставлений знак за договором факт такої передачі повинен бути зареєстрований в установленому порядку. Якщо право інтелектуальної власності на протиставлений знак перейшло до заявника в порядку правонаступництва за законом, то в установленому порядку повинні бути внесені відповідні зміни до Реєстру.

Проаналізувавши викладені положення та оцінивши заявки m 2013 19196, m 2015 06641, m 2015 06642, суд прийшов до висновку, що знаки згідно з вказаними заявками, є тотожними, знак заявки m 2015 06642 є схожим зі знаком заявки m 2013 19196 (використано тотожну частину знаку).

Зображення знака за заявкою m 2013 19196 - «ІНФОРМАЦІЯ_1», за заявкою m 2015 06641 - «ІНФОРМАЦІЯ_1». Зображення знака за заявкою m 2015 06642 - «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Як зазначено у Методичних рекомендаціях, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень.

Суд, оцінюючи зовнішнє вираження заявок, робить висновок, що такі заявки сприймаються як тотожні. Знаки мають однакове вираження, мають однаковий вид шрифту. Послуги є спорідненими.

Стосовно тверджень позивача та його представника про неврахування при складанні висновків результатів розгляду заперечень, суд зазначає наступне.

У розділі XIII «Особливості розгляду заперечення проти заявки» Методичних рекомендацій зазначено, що відповідно до ч. 8 ст. 10 Закону, будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим Законом.

У разі, якщо проти заявки, щодо якої проводиться експертиза заявленого позначення, закладом експертизи одержано заперечення згідно з ч. 8 ст. 10 Закону, то перевіряється: дотримання строку його подання, наявність документа про сплату збору за подання заперечення; зазначення номеру заявки, щодо якої подано заперечення; довіреність, що підтверджує повноваження представника, якщо заперечення подається через такого; інші документи, що стосуються змісту заперечення.

Розгляд по суті заперечення здійснюється під час проведення кваліфікаційної експертизи заявок на знаки для товарів і послуг.

Заперечення розглядається, якщо воно одержане закладом експертизи не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою.

Якщо заперечення приймається до розгляду, заклад експертизи надсилає його копію заявнику.

Заявник вправі повідомити заклад експертизи про своє ставлення до заперечення протягом двох місяців від дати його одержання. Він може спростувати заперечення і залишити заявку без змін, внести до заявки зміни або відкликати її.

Якщо заявник протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення не повідомить заклад експертизи про своє ставлення до нього, заперечення розглядається у межах викладених у ньому мотивів.

Результати розгляду заперечення та відповіді заявника, якщо вони визнані закладом експертизи слушними, враховуються при складанні висновку за результатами експертизи.

Під час розгляду заперечення встановлюється, чи є воно мотивованим, а саме:

чи обґрунтовують вимоги заперечення викладені в ньому обставини;

чи наведено в запереченні докази, на підставі яких заявлене позначення не відповідає певним (чітко зазначеним заявником) умовам надання правової охорони, встановленим Законом;

чи додано до заперечення документи, зазначені в ньому як докази наявності викладених у ньому обставин;

чи підтверджують додані до заперечення документи наявність викладених у ньому обставин.

Якщо за результатами розгляду заперечення по суті встановлено, що викладені в ньому вимоги є мотивованими у повному обсязі, у кінцевому висновку експертизи за заявкою вноситься такий запис:

«З урахуванням у повному обсязі заперечення проти заявки від особи (зазначається ім'я або повне найменування подавця заперечення), оскільки в ньому викладено обставини, що обґрунтовують невідповідність наведеного в заявці позначення встановленим Законом умовам надання правової охорони, і які підтверджено доданими до заперечення документами».

Якщо за результатами розгляду заперечення по суті встановлено, що викладені в ньому вимоги не є мотивованими в повному обсязі, у висновку експертизи за заявкою вноситься відповідний запис:

«Заперечення проти заявки від особи (зазначається ім'я або повне найменування подавця заперечення) не враховано в повному обсязі, оскільки воно не є мотивованим, а саме викладені в ньому обставини не обґрунтовують вимоги заперечення та/або в ньому не зазначено доказів, на підставі яких наведене в заявці позначення не відповідає встановленим Законом умовам надання правової охорони, та/або відсутні документи, зазначені в запереченні як докази наявності викладених у ньому обставин; та/або додані до заперечення документи не підтверджують наявності викладених у ньому обставин; та/або в ньому наведено докази, які не мають значення для розгляду заперечення».

Якщо за результатами розгляду заперечення по суті встановлено, що викладені в ньому вимоги не є мотивованими в певній його частині, у висновку експертизи за заявкою вноситься запис про врахування заперечення в частині, вимоги якої визнано мотивованими, із зазначенням таких вимог та про відмову в урахуванні іншої частини заперечення із зазначенням причин, з яких таку частину заперечення не враховано. Наприклад:

«Заперечення проти заявки від особи (зазначається ім'я або повне найменування подавця заперечення) враховано в частині щодо (зазначається частина вимог заперечення, що врахована). В частині щодо (зазначається частина вимог заперечення, що не врахована) заперечення не враховано, оскільки ці вимоги не є мотивованими, а саме (зазначаються відповідні причини, наведені у пункті 13.7)».

У ході судового розгляду справи з'ясовано, що позивачем були подані заперечення проти заявок.

З наявних у матеріалах справи копій листів Укрпатент від 15.02.2016 р. вбачається, що наведені у листі-запереченні позивача відомості містять в собі ознаки «мотивованого заперечення» проти заявок щодо невідповідності наведених у них позначень умовам надання правової охорони, встановленим Законом.

В оскаржуваному висновку щодо заявки m 2015 06641 зазначено, що за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно ст. 10 Закону, встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно частини товарів і послуг. Також зазначено, що для всіх послуг 35 та 41 класів, що зазначені у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне позначення, тотожне словесному знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1», раніше зареєстрованому в Україні на ім'я позивача, щодо споріднених послуг.

При цьому, не зазначено чи враховано (повністю, в частині), чи не враховано заперечення позивача. Зазначено тільки: «мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони від 29.01.2016 р. з додатками від 11.02.2016 р.».

Стосовно тотожності знаків у різних класах суд зазначає, що порівнювані товари і/або послуги не можуть вважатися відмінними один від одного на тій підставі, що вони фігурують в різних класах МКТП.

В оскаржуваному висновку щодо заявки m 2015 06642 зазначено, що за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно ст. 10 Закону, встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг. При цьому, не зазначено чи враховано (повністю, в частині), чи не враховано заперечення позивача. Інформації про заперечення у висновку взагалі не зазначено.

Зважаючи на все вищевикладене, суд робить висновок про помилковість висновків та, як наслідок, необхідність їх скасування. Такі висновки не могли бути підставою для прийняття рішення про реєстрацію знаків для товарів і послуг. Отже, реєстрація знаків для товарів і послуг згідно із заявками m 2015 06641 та m 2015 06642 підлягає скасуванню у судовому порядку.

Крім того, суд звертає увагу на те, що невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання недійсним свідоцтва.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Таким чином, підсумовуючи все вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість заявлених позивачем вимог.

Згідно з ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 69, ч.ч. 1, 2, 6 ст. 71 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

Із системного аналізу вище викладених норм та з'ясованих судом обставин вбачається, що позов ОСОБА_1 до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, третя особа - ОСОБА_2, про визнання протиправними та скасування висновків, скасування державної реєстрації знаків для товарів та послуг є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 24, 25, 69-71, 86, 94, 128, 158-163, 167 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними та скасувати висновки Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 22.08.2016 р., що набули статусу рішень за заявками m 2015 06641 та m 2015 06642 від 07.05.2015 р.

3. Скасувати державну реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_5, видане Державною службою інтелектуальної власності України 10.11.2016 р. за заявкою m 2015 06641 від 07.05.2015 р.) та знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_4, видане Державною службою інтелектуальної власності України 10.11.2016 р. за заявкою m 2015 06642 від 07.05.2015 р.).

4. Присудити на користь ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) сплачений ним судовий збір у розмірі 2756,05 грн. (дві тисячі сімсот п'ятдесят шість гривень п'ять копійок) солідарно за рахунок бюджетних асигнувань Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) (код ЄДРПОУ 31032378) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (код ЄДРПОУ 37508596).

Відповідно до ст.ст. 185, 186 КАС України, постанова може бути оскаржена шляхом подання до Київського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд міста Києва апеляційної скарги протягом десяти днів із дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Київського апеляційного адміністративного суду.

Згідно зі ст. 254 КАС України, постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Головуючий суддя Ю.Т. Шрамко

Судді Н.Г. Вєкуа

Н.М. Клименчук