Рішення № 71075630, 07.12.2017, Господарський суд м. Києва

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

За позовом ГУАЛА КЛОУЖЕС ІНТЕРНЕШНЛ Б.В. (GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V.)

до Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 1)

Іностранноє Частноє Проізводствєнноє Унітарноє предпріятіє "Алкопак"

(відповідач 2)

про визнання недійсним патенту України на корисну модель.

Суддя Мандриченко О. В.

Представники:

Від позивача: Коваль А. М., представник, довіреність № 4770 від 01.10.2015 р.;

Дубинський М. І., представник, довіреність № 4770 від 01.10.2015 р.;

Від відповідача 1:Фінагіна В. Б., представник, довіреність № 2434-03/364 від 06.06.2017 р.;

Тюріна Л.А.., представник, довіреність № 2434-03/364 від 06.06.2017 р.;

Від відповідача 2:Боровик Б. П., представник, довіреність № б/н від 21.09.2016 р.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ГУАЛА КЛОУЖЕС ІНТЕРНЕШНЛ Б.В. (GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V.) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України та Іностранного Частного Проізводствєнного Унітарного предпріятія "Алкопак" про визнання недійсним патенту України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2015 року порушено провадження у справі № 910/26928/15, розгляд справи призначено на 17.11.2015 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2016 року призначено у справі № 910/26928/15 судову експертизу, проведення якої доручено судовому експерту Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України Дорошенко Олександру Федоровичу, провадження у справі № 910/26928/15 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Господарського суду міста Києва від 10.11.2016 року № 04-23/2365 "Щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ" та протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.11.2016 року, справа № 910/26928/15 передана для розгляду судді Мандриченку О. В. у зв'язку з прийняттям Верховною Радою Постанови про звільнення судді Прокопенко Л. В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.11.2016 року справу № 910/26928/15 прийнято до свого провадження суддею Мандриченком О. В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2017 року призначено у справі № 910/26928/15 повторну судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

До Господарського суду міста Києва від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов супровідний лист разом з висновком та матеріалами справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.09.2017 року провадження у справі № 910/26928/15 поновлено, слухання справи призначено на 10.10.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.10.2017 року замінено неналежного відповідача 1-Державну службу інтелектуальної власності України на належного відповідача - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, слухання справи відкладено до 24.10.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2017 року викликано у судове засідання судових експертів Дорошенка Олександра Федоровича та Чабанець Тетяни Миколаївни для надання додаткових пояснень по суті висновку № 1099 від 14.12.2016 року та висновку № 071/17 від 18.08.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2017 року відкладено розгляд справи до 07.12.2017 р.

У судовому засіданні 07.12.2017 р. представники позивача позовні вимоги підтримали у повному обсязі, просили позов задовольнити.

Представники відповідача-1 та представник відповідача 2 у судовому засіданні 07.12.2017 р. проти задоволення позовних вимог заперечували з підстав, викладених у своїх письмових відзивах на позовну заяву.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2014 р. Державна служба інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (надалі за текстом - «Відповідач 1»), здійснила реєстрацію корисної моделі «ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ» і видачу деклараційного патенту України № 88425 на ім'я ІНОСТРАННОГО ЧАСТНОГО ПРОІЗВОДСТВЄННОГО УНІТАРНОГО ПРЄДПРІЯТІЯ «АЛКОПАК» (надалі за текстом - «Відповідач 2»), що підтверджується офіційними відомостями щодо даного патенту, наведеними в спеціалізованій базі даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні», електронній версії акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність» № 5 від 11 березня 2014 р., а також описом патенту України № 88425.

Згідно положень Згідно статті 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ зі змінами та доповненнями (надалі за текстом - "Закон") «винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій».

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону "правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності".

В силу п "а" ч. 1 ст. 33 Закону "патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисній моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону".

Умови патентоздатності корисної моделі визначені у ст. 7 Закону, відповідно до якої "корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною" (ч. 2 ст. 7), "винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки" (ч. 3 ст. 7), "рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету" (ч. 4 ст. 7), "рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати" (ч. 5 ст. 7).

У відповідності до положень ч. 2 ст. 33 Закону передбачена спеціальна процедура для визнання недійсним деклараційного патенту на корисну модель, яким є патент України № 88425, а саме: «З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір». Судом встановлено, що користуючись правом, закріпленим ч. 2 ст. 33 Закону, та даною процедурою, 10 квітня 2015 р. Позивач звернувся із клопотаннями до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (надалі - «УКРПАТЕНТ»), що виступає Установою у розумінні ч. 2 ст. 33 Закону, про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності, зокрема, новизні.

Відповідно до вимог п. 9.3. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 березня 2002 р. № 197 з подальшими змінами і доповненнями (надалі за текстом - «Правила») «Експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 цих Правил, в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту. При цьому власнику деклараційного патенту не надсилаються повідомлення, запити та рішення, передбачені цими пунктами». Згідно вказаних вимог Правил УКРПАТЕНТ провів експертизу запатентованої корисної моделі в обсязі опублікованих формул і описів до патенту України № 88425. За результатами даної експертизи УКРПАТЕНТ склав висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 07 вересня 2015 р. № 15553/ЗУ/15, що був затверджений директором з питань експертизи УКРПАТЕНТ Н. Л. Петровою 08 вересня 2015 р. (надалі - «Висновок експертизи УКРПАТЕНТУ»). Згідно вищевказаного висновку УКРПАТЕНТУ за результатами проведеної експертизи запатентованої корисної моделі встановлено, що корисна модель «ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ» за деклараційним патентом України на корисну модель № 88425 не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме, за пунктом 1 формули не визнається новою відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону.

Судом досліджено Висновок експертизи УКРПАТЕНТУ, згідно якого відносно патенту України № 88425 рівень техніки характеризується, зокрема, патентом України № 80858 на винахід «ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОСУДИНИ З РІДИНОЮ» (дата подачі 22.01.2004 р., дата публікації 12.11.2007 р., який належить Позивачу і розкриває сукупність ознак запатентованої корисної моделі за патентом України № 88425. Саме на підставі цього УКРПАТЕНТ зробив висновок відносно того, що з патенту України № 80858 на винахід «ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОСУДИНИ З РІДИНОЮ» відомо всі ознаки незалежного пункту 1 формули корисної моделі. А отже, запатентована корисна модель за патентом України № 88425 є частиною рівня техніки, тобто, вона не відповідає умові патентоздатності «новизна» (відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону). Таким чином, судом встановлено, що згідно Висновку експертизи УКРПАТЕНТУ «новизна» корисної моделі «ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ» за патентом України № 88425, виданим Відповідачу 2, була розкрита саме у належному Позивачу раніше виданому патенті України № 80858 на винахід «ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОСУДИНИ З РІДИНОЮ» (дата подачі 22.01.2004 р., дата публікації 12.11.2007 р.).

Після отримання Висновку експертизи УКРПАТЕНТУ та базуючись на даному висновку позивач 15 жовтня 2015 р. звернувся з позовом про визнання патенту України № 88425 від 11 березня 2014 р. на корисну модель недійсним до господарського суду м. Києва. Судом встановлено, що станом на момент звернення Позивача до господарського суду формула корисної моделі за патентом України № 88425 мала 1 пункт, а саме: «Закупорювальний пристрій для ємності, що містить втулку із засобами фіксації на ємності, виливний елемент з виливним отвором для рідини, запірну кришку для закривання ємності, встановлену на вказаний виливний елемент з можливістю відкривання і закривання виливного отвору, основу з сідлом клапана, а також засіб індикації розкриття, що має перший кінець і другий кінець, який відрізняється тим, що запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором, а виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою, яка має центральний отвір для проходу осьового фіксатора запірної кришки, причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента і зафіксований на осьовому фіксаторі запірної кришки».

Судом встановлено, що під час розгляду справи відповідач 2 ініціював внесення змін до формули корисної моделі, що набрали чинності 12 січня 2016 р., які відрізняються від первісної редакції формули введенням до її складу уточнюючої ознаки «як одна деталь». Отже, починаючи з 12 січня 2016 р. формула корисної моделі за патентом України № 88425 також має 1 пункт і є наступною: «Закупорювальний пристрій для ємності, що містить втулку із засобами фіксації на ємності, виливний елемент з виливним отвором для рідини, запірну кришку для закривання ємності, встановлену на вказаний виливний елемент з можливістю відкривання і закривання виливного отвору, основу з сідлом клапана, а також засіб індикації розкриття, що має перший кінець і другий кінець, який відрізняється тим, що запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором як одна деталь, а виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою, яка має центральний отвір для проходу осьового фіксатора запірної кришки, причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента і зафіксований на осьовому фіксаторі запірної кришки».

З метою всебічного, повного та об'єктивного з'ясування усіх обставин справи та враховуючи позовні вимоги Позивача щодо визнання недійсним патенту України № 88425 як охоронного документа під час розгляду справи на предмет відповідності корисної моделі умовам патентоздатності, а саме, новизні судом досліджувалась як первісна, так і змінена формула корисної моделі.

У відповідності до приписів статті 41 ГПК України «Для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу».

Згідно вимог статті 41 ГПК України ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2016 року призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України Дорошенко Олександру Федоровичу. За результатами проведення даної судової експертизи було складено висновок № 1099 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 14 грудня 2016 р. (надалі за текстом - «Висновок № 1099»), згідно якого встановлено наступне:

1) Корисна модель «Закупорювальний пристрій для ємності» за патентом України № 88425 від 11 березня 2014 р. з урахуванням формули, яка була опублікована 11 березня 2014 р. у офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5, 2014 р., відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи № 910/26928/15.

2) Корисна модель «Закупорювальний пристрій для ємності» за патентом України № 88425 від 11 березня 2014 р. з урахуванням зміненої формули, що набрала чинності 12 січня 2016 р., відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи № 910/26928/15.

Судом встановлено, що Висновок № 1099 суперечить наступним іншим матеріалам справи, а саме: 1) Висновку експертизи УКРПАТЕНТУ, 2) порівняльному аналізу формули корисної моделі за патентом України № 88425 та ознак винаходу за патентом України № 80858, проведеному представником Відповідача 2 патентним повіреним Боровиком П. А.; 3) висновку спеціаліста щодо дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 06 лютого 2017 р., складеному І. О. Мікульонком, доктором технічних наук, професором, старшим науковим співробітником; 4) висновку експертизи УКРПАТЕНТУ відносно патенту України № 88425 щодо умов патентоздатності від 17 січня 2017 р. № 1257/ЗУ/17, затвердженому директором з питань експертизи УКРПАТЕНТ Н. Л. Петровою 19 січня 2017 р. (надалі за текстом - «Висновок експертизи УКРПАТЕНТУ № 2»). Крім того, судом враховується визнання експертом Дорошенко О. Ф. на стор. 12 Висновку № 1099 істотних складнощів у однозначному тлумаченні ознак винаходу за патентом України № 80858, що, на думку суду, викликає сумніви у обґрунтованості та правильності даного висновку.

За результати виклику судового експерта Дорошенка О.Ф. у судове засідання та надання експертом письмових пояснень щодо Висновку № 1099 суд дійшов висновку, що надані експертом пояснення не усунули необґрунтованості даного висновку, його суперечливості іншим матеріалам справи та наявності сумнівів у правильності даного висновку.

Відповідно до ст. 42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Згідно пункту 15.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23 березня 2012 р. № 4: «Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи».

З урахуванням викладеного, ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.03.2017 р. призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. За результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності було складено висновок експерта № 071/17 від 18 серпня 2017 р. (надалі - «Висновок повторної експертизи № 071/17»), згідно якого встановлено наступне:

1) Корисна модель «Закупорювальний пристрій для ємності» за патентом України № 88425 від 11 березня 2014 р. з урахуванням формули, яка була опублікована 11 березня 2014 р. у офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5, 2014 р., не відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи № 910/26928/15.

2) Корисна модель «Закупорювальний пристрій для ємності» за патентом України № 88425 від 11 березня 2014 р. з урахуванням зміненої формули, що набрала чинності 12 січня 2016 р., не відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи № 910/26928/15.

Суд вважає, що Висновок повторної судової експертизи № 071/17 містить докладний опис проведеного дослідження, логічні, чіткі та зрозумілі відповіді судового експерта на усі поставлені господарським судом питання. Крім того, даний висновок узгоджується із матеріалами справи, включаючи, обидва висновки експертизи УКРПАТЕНТУ відносно патенту України № 88425 щодо умов патентоздатності від 07 вересня 2015 р. № 15553/ЗУ/15 та від 17 січня 2017 р. № 1257/ЗУ/17 та висновок спеціаліста щодо дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 06 лютого 2017 р.

Відповідно до приписів абз. 9 п. 4.15. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 р. за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 р. за № 1/22533: «У дослідницькій частині висновку експерта при проведенні повторної експертизи вказуються причини розбіжностей з висновками попередніх експертиз, якщо такі розбіжності мали місце».

На стор. 44-47 Висновку повторної експертизи № 071/17 зазначено наступне щодо причин розбіжностей з Висновком № 1099 первісної судової експертизи:

«…Відповідність висновків повторної експертизи висновкам попередньої експертизи: не співпали повністю.

Розходження у висновках між первинною експертизою зумовлене тим, що при проведенні попередньої експертизи експертом невірно оцінено зміст ознак корисної моделі, що підтверджується фразою «опис винаходу за патентом № 80858 та креслення варіантів виконання пристрою містять численні невідповідності, неточності перекладу і є вкрай складним и для однозначного тлумачення ознак винаходу» (том 1 а.с.247).

Так за результатами порівняльного аналізу суттєвих ознак корисної моделі за патентом України № 88425, які містяться у формулі корисно моделі (яка набрала чинності 11.03.2014 року відповідно до публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5, 2014), та ознак, що містяться в описі винаходу за патентом України № 80858, наведені у Таблиці № 1 Висновку № 1099 судової експертизи ОІВ від 14.12.2016 р. у справі № 910/26928/15:

1) висновок «Ознаки відрізняються конструктивним виконанням елементів пристрою, що впливає на технічний результат» щодо ознаки корисної моделі «запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором» (том 1 а.с.245- 246).

Необхідно зазначити таке:

Відповідно до ст. 6 Закону [1]:

« 5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі).»

Відповідно до статті 7 Закону [1]: «Винахід (корисна модель) визнається новим,

якщо він не є частиною рівня техніки.

4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету».

Винахід не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо у відомостях матеріалів справи виявлено засіб, якому властиві ознаки, що ідентичні або еквівалентні ознакам, які є у формулі [З].

Формула корисної моделі за патентом України № 88425 містить ознаку:

«запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором». Формула корисної моделі не містить суттєвих ознак, щодо форми виконання запірної кришки з центральним осьовим фіксатором. На підставі цього, експертом оцінюється тільки наявність чи відсутність даної ознаки у відомостях, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідь на порівняння цієї ознаки, на підставі викладеного вище, а також сформульованого експертом технічного результату, повинна бути - «співпадає».

2) висновок «Ознака відсутня» щодо ознаки корисної моделі «причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента» (том 1 а.с. 246). Необхідно зазначити таке:

На підставі викладеного вище, експертом при попередній експертизі невірно визначено наявність ознаки «виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою» у формулі, описі винаходу за патентом № 80858 та кресленнях, на підставі чого і висновок щодо ознаки «причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента» зроблено невірно.

Відповідно до Таблиці № З Висновку (стор. 40-42 Висновку):

- ознака об'єкту «Закупорювальний засіб для посудини з рідиною» відповідно до копії патенту України на винахід № 80858 від 12.11.2007 року з описом (а.с. 33-46 том 1) «виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою» охарактеризовано таким чином: «пристрій, що включає повторне наповнення (290), всередині згаданого виливного вихідного пристрою (95)<...> причому згаданий пристрій, що виключає повторне наповнення (290), має трубчасту частину (410), вільний кінець (415) якої спрямовує тіло (90) до клапанного сідла (420), (п.і формули, а.с. 33 том 1)

Даний закупорювальний засіб може включати пристрій, що виключає повторне наповнення, запроваджений всередині виливного вихідного пристрою і приєднаний до горловини даної посудини для рідини. (опис, кол. 7, 8, а.с. 36 том 1).

На практиці дана трубчаста частина утворює внутрішню втулку зібраного закупорювального засобу. (опис, кол.і 1, а.с.38 том 1, кол. 22, а.с. 43 том 1)».

- ознака об'єкту «Закупорювальний засіб для посудини з рідиною» відповідно до копії патенту України на винахід № 80858 від 12.11.2007 року з описом (а.с. 33-46 том 1) «причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента» охарактеризовано таким чином: «Перший кінець 40 першого засобу, що вказує на порушення 10, запроваджений всередині зазначеного тіла клапанного сідла 90 та виливного вихідного пристрою або тіла 95. (опис, кол.16, а.с.40 том 1) причому згаданий пристрій, що виключає повторне наповнення (290), має трубчасту частину (410), вільний кінець (415) якої спрямовує тіло (90) до клапанного сідла (420), (п.і формули, а.с. 33 том 1). На практиці дана трубчаста частина утворює внутрішню втулку зібраного закупорювального засобу. (опис, кол.] 1, а.с.38 том 1, кол. 22, а.с. 43 том 1)».

Відповідь на порівняння цієї ознаки, на підставі викладеного вище, а також сформульованого експертом технічного результату, повинна бути - «співпадає»...».

На стор. 56-60 Висновку повторної експертизи № 071/17 зазначено наступне щодо причин розбіжностей з Висновком № 1099 первісної судової експертизи:

«…Відповідність висновків повторної експертизи висновкам попередньої експертизи: не співпали повністю.

Розходження у висновках між первинною експертизою зумовлене тим, що при проведенні попередньої експертизи експертом невірно оцінено зміст ознак корисної моделі, що підтверджується фразою «опис винаходу за патентом № 80858 та креслення варіантів виконання пристрою містять численні невідповідності, неточності перекладу і є вкрай складним и для однозначного тлумачення ознак винаходу» (том 1 а.с.247).

Так за результатами порівняльного аналізу суттєвих ознак корисної моделі за патентом України № 88425, які містяться у формулі корисно моделі (яка набрала чинності 11.03.2014 року відповідно до публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5, 2014), та ознак, що містяться в описі винаходу за патентом України № 80858, наведені у Таблиці № 1 Висновку № 1099 судової експертизи ОІВ від 14.12.2016 р. у справі № 910/26928/15:

1) висновок «Ознаки відрізняються конструктивним виконанням елементів пристрою, що впливає на технічний результат» щодо ознаки корисної моделі «запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором» (том 1 а.с.245- 246). Необхідно зазначити таке:

Відповідно до ст. 6 Закону [1]:

« 5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі).»

Відповідно до статті 7 Закону [1]: «Винахід (корисна модель) визнається новим,

якщо він не є частиною рівня техніки.

4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету».

Винахід не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо у відомостях матеріалів справи виявлено засіб, якому властиві ознаки, що ідентичні або еквівалентні ознакам, які є у формулі [З].

Формула корисної моделі за патентом України № 88425 містить ознаку:

«запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором». Формула корисної моделі не містить суттєвих ознак, щодо форми виконання запірної кришки з центральним осьовим фіксатором, а тільки уточнення взаємодії центрального осьового фіксатора та запірної кришки як одна деталь. На підставі цього, експертом оцінюється тільки наявність чи відсутність даної ознаки у відомостях, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

На підставі таблиці 4 Висновку: Відповідно до п.7.1.8 Правил [4]:

«Ознаку винаходу (корисної моделі) доцільно характеризувати загальним поняттям (що виражає функцію, властивість тощо), яке охоплює різні окремі форми його реалізації якщо саме ці характеристики, які містяться в загальному понятті, забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного заявником технічного результату.» Формула винаходу не містить вказівки щодо виконання першого засобу утримання (25) як одна деталь чи як різні: «у взаємодії із закупорювальним елементом посудини (20)» (п. І формули, а.с. 33 том 1) «відповідну охоплюючу/охоплювану частину, виконану на внутрішній поверхні закупорювального елемента посудини» (20) (п.9 формули, а.с. 33 том 1). Відповідно до п.7.1.8 Правил [4] виконання засобу може включати різні окремі форми його реалізації.

Відповідно до зображення, наведеного на Фіг.5(а) (Рис.5), а також формули винаходу «відповідну охоплюючу/охоплювану частину, виконану на внутрішній поверхні закупорювального елемента посудини (20)» (п.9 формули, а.с. 33 том 1)

та опису до патенту на винахід № 80858 «охоплювальну частину 55b, запроваджену на внутрішній поверхні 60b утримувального елемента або закупорювальної пробки 61b (опис, кол.24, а.с.44 том 1) суцільною лінією контуру окреслено деталь, що включає посилальні позиції: 60b, 6Іb, 55b (п.б «Терміни та визначення) та виконання штриховки перерізу деталі нахиленими паралельними лініями під кутом 45° до лінії контуру зображення деталі (п.7 «Терміни та визначення»), свідчить про те, що «перший засіб утримання 25b включає охоплюючу частину 50b, запроваджену на кульці 35b, та відповідну охоплювальну частину 55b, запроваджену на внутрішній поверхні 60b утримувального елемента або закупорювальної пробки бlb» є невід'ємною частиною деталі. «закупорювальний елемент».

На підставі викладеного, ознаки визнані такими, що співпадають.

Відповідь на порівняння цієї ознаки, на підставі викладеного вище, а також сформульованого експертом технічного результату, повинна бути - «співпадає».

2) висновок «Ознака відсутня» щодо ознаки корисної моделі «причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента» (том 1 а.с. 246). Необхідно зазначити таке:

На підставі викладеного вище, експертом при попередній експертизі невірно визначено наявність ознаки «виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою» у формулі, описі винаходу за патентом № 80858 та кресленнях, на підставі чого і висновок щодо ознаки «причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента» зроблено невірно.

Відповідно до Таблиці № 4 Висновку (стор. 51-53 Висновку):

- ознака об'єкту «Закупорювальний засіб для посудини з рідиною» відповідно до копії патенту України на винахід № 80858 від 12.11.2007 року з описом (а.с. 33-46 том 1) «виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою» охарактеризовано таким чином: «пристрій, що включає повторне наповнення (290), всередині згаданого виливного вихідного пристрою (95)<...> причому згаданий пристрій, що виключає повторне наповнення (290), має трубчасту частину (410), вільний кінець (415) якої спрямовує тіло (90) до клапанного сідла (420), (п.1 формули, а.с. 33 том 1)

Даний закупорювальний засіб може включати пристрій, що виключає повторне наповнення, запроваджений всередині виливного вихідного пристрою і приєднаний до горловини даної посудини для рідини. (опис, кол. 7, 8, а.с. 36 том 1).

На практиці дана трубчаста частина утворює внутрішню втулку зібраного закупорювального засобу. (опис, кол.і 1, а.с.38 том 1, кол. 22, а.с. 43 том 1)».

- ознака об'єкту «Закупорювальний засіб для посудини з рідиною» відповідно до копії патенту України на винахід № 80858 від 12.11.2007 року з описом (а.с. 33-46 том 1) «причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента» охарактеризовано таким чином: «Перший кінець 40 першого засобу, що вказує на порушення 10, запроваджений всередині зазначеного тіла клапанного сідла 90 та виливного вихідного пристрою або тіла 95. (опис, кол.16, а.с.40 том 1) причому згаданий пристрій, що виключає повторне наповнення (290), має трубчасту частину (410), вільний кінець (415) якої спрямовує тіло (90) до клапанного сідла (420), (п.1 формули, а.с. 33 том 1). На практиці дана трубчаста частина утворює внутрішню втулку зібраного закупорювального засобу. (опис, кол. 11, а.с.38 том 1, кол. 22, а.с. 43 том 1)».

Відповідь на порівняння цієї ознаки, на підставі викладеного вище, а також сформульованого експертом технічного результату, повинна бути - «співпадає»...».

Таким чином, за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, спираючись на Висновок повторної експертизи № 071/17, обидва висновки експертиз УКРПАТЕНТУ, висновок спеціаліста щодо дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 06 лютого 2017 р. судом встановлено, що корисна модель за патентом України № 88425 не відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалові справи як у редакції формули, яка була опублікована 11 березня 2014 р. у офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5, 2014 р., так і з урахуванням зміненої формули, що набрала чинності 12 січня 2016 р.

Суд відхиляє посилання Відповідача 2 на те, що відсутність обов'язкової технічної освіти експерта Чабанець Т. М. викликає сумніви у кваліфікації вказаного експерта за необґрунтованістю, оскільки відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» «судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду». Відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 N 301/5: «Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівники НДУСЕ та фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста..». Судом встановлено, що Чабанець Т.М. має вищу економічну освіту (освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст та магістр) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), є атестованим судовим експертом V кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 48 від 20.07.16 року, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, дійсне до 20.07.21 року). Відповідно до викладеного, експертом Чабанець Т.М., на підставі спеціальних знань було проведено повне дослідження і дано обґрунтований та об'єктивний письмовий Висновок повторної експертизи № 071/17.

Суд відхиляє посилання відповідача 2 на неправомірність визначення експертом Чабанець Т. М. технічного результату корисної моделі за патентом України № 88425 за безпідставністю, оскільки з'ясування технічного результату є частиною експертного аналізу. Сторінки 14 - 18 Висновку повторної експертизи № 071/17 містять інформацію з цього питання. Зокрема, сторінка 18 Висновку містить: «На а.с. 16 том 1 зазначено: «Пропонована корисна модель спрямована на рішення задачі, що полягає в створенні простої у виготовленні і зручній в складанні і експлуатації конструкції, в якій міститься мінімальна кількість деталей, що мають в сукупності невелику матеріаломісткість, при забезпеченні наочності первинного відкриття пляшки.»

Тобто, технічна задача корисної моделі, сформульована заявником: «створення простої у виготовленні і зручної в складанні і експлуатації конструкції» є загальною, невизначеною, а отже, некоректною і не може вважатися як досягнення конкретного технічного результату, що очікується від використання корисної моделі; вказівка заявника щодо споживчих властивостей «в якій міститься мінімальна кількість деталей, що мають в сукупності невелику матеріаломісткість» не може бути визнана технічними властивостями на підставі викладеного вище, а саме витягу з розділу 4.3 Методики [3], а також того, що вислови «мінімальна кількість деталей» та «невелика матеріаломісткість» є не визначеними та не конкретними термінами, порівняння з прототипом для підтвердження зменшення кількості деталей, вилучення певних «зайвих» деталей та зменшення матеріаломісткості опис корисної моделі не містить. Споживчі властивості, які досягаються при здійсненні корисної моделі : «забезпечення наочності первинного відкриття пляшки».

Технічний результат, кого можна досягти при здійсненні корисної моделі, сформульований експертом:

«Забезпечення утримання засобу індикації розкриття центральним осьовим фіксатором запірної кришки та наочності первинного відкриття пляшки».

Суд відхиляє посилання відповідача 2 на неправомірність посилань експерта Чабанець Т. М. під час проведення дослідження на пункт 7.1.8. Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364 з подальшими змінами і доповненнями за безпідставністю, оскільки на сторінці 6 Висновку повторної експертизи № 071/17 міститься розділ: «НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА, ВИКОРИСТАНІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ». У пункті 4 зазначено акт, що використаний під час проведення судової експертизи: «Правила складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001р. № 22, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001р. за № 173/5364 зі змінами та доповненнями. // Офіційний вісник України. 2001 р. - № 9. - Ст. 386 (далі у відповіді на питання - Правила).»

Відповідно до п.п. 1.1 п. 1 Правил: «Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон), Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію, підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним на території України з 25 грудня 1991 року, і визначають вимоги до документів заявки на винахід (секретний винахід) та заявки на корисну модель (секретну корисну модель). Вимоги Правил є обов'язковими для заявників.»

На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що експертом Чабанець Т. М. правомірно застосовувались обов'язкові для заявників вимоги щодо складання заявки на винахід та заявки на корисну модель, викладені в Правилах, зокрема, п.п. 7.1.8: «Ознаку винаходу (корисної моделі) доцільно характеризувати загальним поняттям (що виражає функцію, властивість тощо), яке охоплює різні окремі форми його реалізації, якщо саме ці характеристики, які містяться в загальному понятті, забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного заявником технічного результату.».

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про те, що патент України на корисну модель № 88425 від 11 березня 2014 р. як у редакції формули корисної моделі, що була опублікована 11 березня 2014 р. у офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5 за 2014 р., так і у редакції формули корисної моделі, що набрала чинності 12 січня 2016 р. і є чинною на дату розгляду справи та винесення судового рішення, підлягає визнанню недійсним у судовому порядку повністю на підставі підпункту "а" п. 1 ст. 33 Закону, оскільки запатентована корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, визначеним статтею 7 цього Закону, а саме, новизні.

Згідно приписів п. 3 ст. 31 Закону при визнанні патенту недійсним Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені, яким є бюлетень «Промислова власність». Також в силу п. п. 2.2, 2.3. Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2001 р. № 469 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2001 р. за № 558/5749 з подальшими змінами і доповненнями «у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо…визнання патенту (деклараційного патенту) недійсним повністю або частково…Підставою для внесення відомостей до реєстру є…рішення судових органів…». А отже, при визнанні оскаржуваного патенту України № 88425 від 11 березня 2014 р. на спірну корисну модель «ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ» недійсним Відповідач 1 зобов'язаний внести записи до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання даного патенту недійсним та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як встановлено ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до статті 49 ГПК України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судові витрати незалежно від результатів вирішення спору. За таких обставин, суд покладає судові витрати на відповідача 2.

Керуючись статтями 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним патент України № 88425 від 11 березня 2014 р. на корисну модель «ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ», власником якого є ІНОСТРАННОЄ ЧАСТНОЄ ПРОІЗВОДСТВЄННОЄ УНІТАРНОЄ ПРЄДПРІЯТІЄ «АЛКОПАК» (246007, Білорусь, м. Гомель, вул. Федюнинського, будинок 21, приміщення 2).

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним патенту України № 88425 від 11 березня 2014 р. на корисну модель та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з ІНОСТРАННОГО ЧАСТНОГО ПРОІЗВОДСТВЄННОГО УНІТАРНОГО ПРЄДПРІЯТІЯ «АЛКОПАК» (246007, Білорусь, м. Гомель, вул. Федюнинського, будинок 21, приміщення 2) на користь ГУАЛА КЛОУЖЕС ІНТЕРНЕШНЛ Б.В. (GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V.) (Мьойдерстрат 7В, 1011 PZ Амстердам, Нідерланди; NL) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. 00 коп. судового збору та 33 034 (тридцять три тисячі тридцять чотири) грн. 00 коп. витрат на проведення первісної та повторної судових експертиз.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Дата складання рішення 19.12.2017 р.