Постанова № 70819917, 04.12.2017, Дніпропетровський апеляційний господарський суд

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2017 року Справа № 904/4846/16

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Білецької Л.М. (доповідач),

суддів: Верхогляд Т.А., Коваль Л.А.,

при секретарі судового засідання: Саланжій Т.Ю.,

за участю:

від позивача: Кім Г.В., довіреність № б/н від 03.08.2017 р., представник;

від відповідача-1: Харченко І.Є., довіреність № б/н від 19.05.2017 р., представник;

представники відповідача-2 та третьої особи у судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінвуд ЛТД" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2017р. у справі №904/4846/16

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінвуд групп", м.Дніпро

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінвуд ЛТД", м. Одеса

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Нік.Юей", м.Дніпро

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_4, м. Одеса

про припинення дій, що порушують права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 10.06.14р., та відшкодування завданих збитків, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2017р. у даній справі (головуючий суддя Кеся Н.Б., судді: Петрова В.І, Панна С.П.) позов задоволено частково. Заборонено ТОВ "Грінвуд ЛТД" використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 01.06.2014р. й позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_3" під час будування та інших послуг 36 класу МКТП, операцій з нерухомістю та інших послуг 37 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10.06.2014 р., в назві об'єктів нерухомості, в рекламі, мережі Інтернет, чи іншим чином.

Заборонено ТОВ "НІК.ЮЕЙ" порушувати права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10.06.2014р. шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені www.ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua та зобов'язано ТОВ "Нік.Юей" припинити делегування доменного імені www.ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua.

Рішення суду місцевого господарського суду мотивовано тим, факт порушення майнових прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінвуд групп" при використанні належного йому знака для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" в діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінвуд ЛТД" без згоди Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінвуд групп" підтверджується висновком Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №293/16 та іншими доказами зібраними у справі.

Також місцевий господарський суд зазначив, що доказів, які підтверджували наявність у ТОВ "Нік.Юей" або Третьої особи - ОСОБА_4 відповідного дозволу Позивача (ліцензійного договору тощо) на використання торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_2 суду надано не було.

Крім того, суд першої інстанції зазначив, що позивач не надав документального підтвердження фактичного отримання ним оплати за субліцензійним договором про надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності від 02.07.2014 року, укладеного між ним та ТОВ „Перемога-Дніпро7", укладеним з іншим суб'єктом, а також фактичне отримання будь-яких інших субліцензійних платежів, а тому позивач не довів реальність збитків у вигляді упущеної вигоди за користування спірним позначенням з боку ТОВ "Нік.Юей"

Не погодившись з рішенням суду, до апеляційного господарського суду звернулось ТОВ "Грінвуд ЛТД" із апеляційною скаргою. Посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, скаржник просить скасувати рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2017р. у справі №904/4846/16, прийняти нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт посилається на наступне:

1. Невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи.

Всупереч матеріалам справи суд першої інстанції вважав не доведеним наявність у ТОВ "Грінвуд ЛТД" права попереднього користування спірними позначеннями (абз. 10 стор. 9 Рішення).

Відповідно до частини першої статті 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельні марки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

ТОВ "Грінвуд ЛТД" провело значну і серйозну підготовку для використання власних знаків до дати подання заявки за Свідоцтвом.

Згідно з пунктом В. статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (дата набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р), права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.

За пунктом 1.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року № 12, господарським судам слід враховувати, що положення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, як частина національного законодавства є нормами прямої дії, і можуть застосовуватись у вирішенні спорів, - у залежності від конкретних обставин справи, - як у сукупності з іншими нормами національного законодавства, так і самостійно.

Скаржник звертає увагу суду на те, що заявка № т.201309629 на реєстрацію знака за Свідоцтвом була подана 01 червня 2013 роки.

Разом з цим, за три місяці до цього, 25 березня 2013 року ТОВ "Грінвуд ЛТД" уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фортекс Фекторі» (надалі - ТОВ «Фортекс Фекторі») договір про надання послуг № 01/321, предметом якого, з урахуванням замовлення від 25 березня 2013 року № 1 (додаток № 01 до даного договору), є надання послуги по розробленню логотипу (фірмового позначення) з використашіям слова «ІНФОРМАЦІЯ_2».

За результатом виконання вказаного договору було створено новий продукт інтелектуальної власності - знаки для товарів і послуг, які були передані ТОВ "Грінвуд ЛТД" за актом прийому-передачі від 12 квітня 2013 року разом з його невід'ємною частиною Додатком «ІНФОРМАЦІЯ_2 презентация логотипов», «в якому наведені об'єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем в результаті надання послуг в рамках Договору про надання послуг від 25.03.2013року № 01/321» (пункт 4 даного акту).

Розроблені ТОВ «ФОРТЕКС ФЕКТОРІ» логотипи були в подальшому використані ТОВ "Грінвуд ЛТД" для рекламування власного продукту.

29 квітня 2013 року ТОВ "Грінвуд ЛТД" уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Клуб-ТВ» (надалі - ТОВ ТРК «Клуб-ТВ») договір про надання рекламних послуг № 29-04/11. Відповідно до пункту 1.1. даного договору Розповсюджувач (ТОВ ТРК «Клуб-ТВ») за завданням Рекламодавця (ТОВ "Грінвуд ЛТД" ) взяв на себе обов'язки з розробки сценаріїв відеороликів (Реклами), їх виготовлення та розміщення в ефірі телеканалу «GTV» згідно погоджених медіапланів (графіків трансляції) в інтересах Рекламодавця.

Як випливає з відповіді ТОВ ТРК «КРУГ» на адвокатський запит, у період з 29 квітня 2013 року по 01 червня 2013 року, тобто до подачі ТОВ "Грінвуд Групп" заявки на реєстрацію знака за Свідоцтвом, ТОВ ТРК «Клуб-ТВ» вже було розроблено сценарій та виготовлено відеоролик, в якому рекламувався комплекс апартаментів ІНФОРМАЦІЯ_2».та проведено попередню рекламну компанію, в тому числі розміщення даного відеосюжету в ефірі телеканалу «GTV».

Таким чином, ТОВ "Грінвуд ЛТД" розробило проведено значну і серйознії підготовку для використання власних знаків для товарів до дати подання заявки на торговельну марку за Свідоцтвом.

Відповідно до частини шостої статті 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Аналогічне положення наведено у частині третій статті 157 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-ІУ.

Чинне законодавство України не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача.

Скаржник вважає, що ТОВ "Грінвуд ЛТД" не використовує знак за Свідоцтвом, однак навіть за умови його використання, позивач був би позбавлений права заборони використання знаку через наявність у "Грінвуд ЛТД" права попереднього користувача.

Вважає висновки суду першої інстанції, викладені у рішенні, не відповідають обставинам справи.

2.Порушення норм матеріального права.

У рішенні суд вказав на те, що відповідачем-1 подано докази, які не пов'язані з фактичним використанням, саме з його боку спірного позначення до 01 червня 2013 року, оскільки до цього часу відповідач-1 де-факто і де-юре не існував. Подальше ухвалення цих дій відповідачем-1 є лише юридичною дією, правочином, які створюють правові наслідки лише для безпосередніх учасників ихвалених договорів, (абз. 8 стор. 9 Рішення).

Скаржник вважає, що фактично суд вирішив, що схвалення договорів, укладених до моменту реєстрації юридичної особи, не надає право попереднього користувача.

Зробивши такий висновок, суд першої інстанції порушив норми матеріального права: статтю 84 Господарського кодексу України (надалі - ГК України) та статтю 8 Закону України «Про господарські товариства).

Згідно з частинами першої та другої статті 84 ГК України: «Господарське товариство може відкривати рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди лише після його державної реєстрації. Угоди, укладені засновниками товариства до дня його реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення товариством в порядку, визначеному законом та установчими документами. Угоди, укладені засновниками до дня реєстрації товариства і в подальшому не схвалені товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для осіб, які уклали ці угоди».

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про господарські товариства» 19 вересня 1991 року № 1576-ХІІ: «угоди, укладені від імені товариства до моменту реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення товариством».

В преамбулі зазначених договорів прямо вказано, що: «Товариство з обмеженою відповідальністю "Грінвуд ЛТД" , в особі свого засновника Компаній Лемент Інвестмент ЛТД ... уклали цей Договір».

Тобто засновник уклав договори від імені ТОВ "Грінвуд ЛТД" . Наведена форма відповідає конструкції, передбаченій частиною першою статті 8 Закону «Про господарські товариства».

Після реєстрації ТОВ "Грінвуд ЛТД" , 22 серпня 2013 року було проведено Загальні збори засновників, на яких вирішено схвалити укладення вказаних договорів та уповноважити директора повідомити контрагентів ТОВ «Фортекс Фекторі» та ТОВ «ТРК «Клуб-ТВ» про схвалення.

Листами від 28 серпня 2013 року Генеральний директор ТОВ "Грінвуд ЛТД" повідомив контрагентів про схвалення зазначених договорів та про зміну реквізитів Замовника/Рекламодавця.

Таким чином, договір про надання послуг від 25 березня 2013 року № 01/321 та договір про надання рекламних послуг від 29 квітня 2013 року № 29-04/11 є такими, що укладені з ТОВ "Грінвуд ЛТД" . І саме у ТОВ "Грінвуд ЛТД" є право попереднього користування спірними знаками.

Скаржник вважає, що рішення є незаконним та необґрунтованим через невідповідність висновків, викладених у ньому, обставинам справи та порушення судом норм матеріального права. Дані підстави з огляду на частину першу статті 104 ГІІК України спричиняють скасування рішення.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду у від 10.07.2017 року у складі колегії суддів: головуючого судді: Білецької Л.М. (доповідач), суддів: Коваль Л.А., Чередка А.Є. апеляційна скарга прийнята до провадження та призначена до розгляду у судовому засіданні на 07.08.2017 року.

Розпорядженням виконуючого обов'язки керівника апарату суду від 07.08.2017 року, у зв'язку з відпусткою судді Чередко А.Є., призначено автоматичну зміну складу колегії суддів у судовій справі №904/4846/16, за результатами якої змінено склад судової колегії на головуючого суддю: Білецьку Л.М., суддів: Верхогляд Т.А., Коваль Л.А.

07.08.2017 розгляд апеляційної скарги відкладено на 30.08.2017 року.

Розпорядженням керівника апарату суду від 29.08.2017 року, у зв'язку з відпусткою судді Коваль Л.А., призначено автоматичну зміну складу колегії суддів у судовій справі №904/4846/16, за результатами якої змінено склад судової колегії на головуючого суддю: Білецьку Л.М., суддів: Паруснікова Ю.Б., Верхогляд Т.А.

30.08.2017 року розгляд апеляційної скарги відкладено на 27.09.2017 року.

27.09.2017 року розгляд апеляційної скарги відкладено на 25.10.2017 року.

Розпорядженням в.о. керівника апарату суду від 24.10.2017 року, у зв'язку з відрядженням судді Паруснікова Ю.Б., призначено автоматичну зміну складу колегії суддів у судовій справі №904/4846/16, за результатами якої змінено склад судової колегії на головуючого суддю: Білецьку Л.М., суддів: Коваль Л.А., Верхогляд Т.А.

25.10.2017 року розгляд апеляційної скарги відкладено на 20.11.2017 року.

20.11.2017 року розгляд апеляційної скарги відкладено на 04.12.2017 року.

04.12.2017року прийнято вступну та резолютивну частини постанови.

В судовому засіданні представники сторін надали пояснення по справі та навели обґрунтування своїх вимог з посиланням на норми законодавства, інші представники сторін у судове засідання не з'явилися, про час дату та місце судового розгляду повідомлені належним чином.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги, вислухавши представників учасників апеляційного провадження, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність юридичної оцінки встановлених фактичних обставин справи, застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті ним рішення, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2017 року у справі №904/4846/16 слід скасувати частково з наступних підстав.

Відповідно до статті 420 Цивільного кодексу України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належить торговельна марка (знаки для товарів і послуг).

З матеріалів справи вбачається, що 01 червня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності України за заявкою m201309629 від 01.06.13р зареєстровано знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" для послуг 36, 37 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, серед яких є: операції з нерухомістю, наймання (орендування) житла (квартир); посередництво у забезпечення житлом; найменування (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; посередництво у найманні нерухомого майна; будівництво; споруджування тощо.

Власником свідоцтва НОМЕР_1 від 10.06.14р. на зазначений знак товарів і послуг зареєстровано ОСОБА_7. Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 01.06.2023року.

23 червня 2014 року ОСОБА_7 надав позивачеві Товариству з обмеженою відповідальністю "Грінвуд Групп" виключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 10.06.2014 р. на території України з правом надання третім особам дозволу (субліцензій) на використання зазначеного знаку для товарів і послуг, про що укладений Ліцензійний договір про надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності від 23 червня 2014 року.

Згідно з п. 4.1 даного Ліцензійного договору укладенням цього Договору Ліцензіар підтверджує надання ним Ліцензіату згоди, відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 року №3689-XII (зі змінами та доповненнями), вимагати поновлення порушених прав власника Свідоцтва з правом надати таке право іншій особі (субліцензіату) на підставі субліцензійного договору. У зв'язку з цим Ліцензіат має право здійснювати будь-які та усі дії, необхідні для захисту прав власника Свідоцтва у судовому та іншому передбаченому законом порядку. Також у будь-якому випадку Ліцензіат має право на захист у судовому та іншому передбаченому законом порядку його порушених прав та законних інтересів.

Отже, позивач є суб'єктом права інтелектуальної власності відповідно до ст.ст. 421,422 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності якого виникли на підставі договору.

Згідно зі ст.424 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

В сил у ч.3 ст.426 ЦК України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Позивач вказує на те, що йому стало відомо про порушення прав на використання знаку для товарів і послуг за вищевказаним свідоцтвом з боку Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінвуд ЛТД" (далі - відповідач-1) (Додаток № 14), яке без дозволу Позивача використовує вказаний знак, а також схожі позначення у рекламуванні та під час здійснення послуг 36, 37 класу МКТП, в тому числі у мережі Інтернет - в доменному імені www.ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua та на веб-сторінках вказаного сайту, а також з боку Товариства з обмеженою відповідальністю "Нік.Юей" (Додаток № 15), яке є реєстратором вищевказаного доменного імені.

Так, позивачем виявлено доменне ім'я www.ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua, в якому використовується знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" (свідоцтво України НОМЕР_1 від 10.06.2014р.). На веб-сторінках сайту www.ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua міститься інформація стосовно будівництва комплексу апартаментів "ІНФОРМАЦІЯ_2" за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 85/5 (далі - Комплекс) та продажу Відповідачем-1 приміщень у вказаному Комплексі.

В ході перевірки вказаної інформації Позивачем встановлено, що за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 85/5 здійснюється будівництво комплексу "ІНФОРМАЦІЯ_2" (забудовник (замовник) - ТОВ "Грінвуд ЛТД" (Відповідач-1). Поряд з будівельним майданчиком розташована будівля відділу продажів Комплексу з логотипом, що містить позначення "ІНФОРМАЦІЯ_4", інформаційний щит із зображенням комплексу, що також містить позначення "ІНФОРМАЦІЯ_4", а також щит з інформацією стосовно замовника будівництва (ТОВ "Грінвуд ЛТД" ), генерального підрядника та ін.

Використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" здійснюється і в іншому відділі продажів Комплексу, розташованому на першому поверсі ТРЦ "САДИ ПЕРЕМОГИ" за адресою: м. Одеса, площа 10-го квітня. У приміщенні цього відділу продажів відбувається пропонування до продажу та продаж нерухомості (приміщень в Комплексі) шляхом укладення покупцями договорів з Відповідачем-1, умови продажу викладені в наданому представнику Позивача проекті договору купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване майно. У самому приміщенні - на інформаційних стендах, на матеріалах, розміщених на внутрішній поверхні скляних стін приміщення - наявні зображення логотипів з написом "ІНФОРМАЦІЯ_4". Також біля входу у відділ продажів розташований стенд із презентаційними матеріалами стосовно Комплексу, що містять позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_4", "ІНФОРМАЦІЯ_4"; такі ж та інші матеріали знаходяться в самому приміщенні та пропонуються клієнтам (Додаток № 11).

Відповідач-1 є одним із замовником будівництва житлових апартаментів в м.Одеса, Французький бульвар, 85/5, що вбачається із Дозволу на виконання будівельних робіт, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (а.с.237 т.2). Від імені відповідача-1 широкому колу осіб пропонується продаж майнових прав на апартаменти, про що свідчить зразок договору купівля-продажу майнових прав на новозбудоване майно (а.с.94 т.1).

В рекламування зазначених продаж на вулиці, в приміщеннях, в пакетах документів на продаж апартаментів, а також в мережі Інтернет - на веб-сайті/ресурсі www.ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua, в рекламі апартаментів використовується позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_4", "ІНФОРМАЦІЯ_4".

Відповідач-1 не визнав факт схожості використовуваного ним позначення зі знаком для товарів і послуг, що належить позивачеві. Зокрема, відповідач-1 вказував на те, що ним використовується інший колір позначення.

Відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 (а.с. 57-58 Т.2) зазначено, що колір знаку позивача є зеленим.

Відповідно до ч.4 ст.5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуги" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з частиною 4 ст.16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуги" використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Враховуючи заперечення Відповідача-1 та заявлене ним клопотання про призначення судової експертизи, у справі призначалися експертні дослідження.

Так, згідно з висновком Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №293/16 (а.с.34-62 т.3):

позначення "ІНФОРМАЦІЯ_3", наявне в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua, є схожим настільки, що його можна плутати зі знаком за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 10.06.2014 р., стосовно наведених у даному свідоцтві товарів і послуг або товарів і послуг, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги, тобто ТОВ "Грінвуд групп" ;

позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_4", "ІНФОРМАЦІЯ_4", що містяться на веб-сайті/ресурсі www.ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua, використовуються в назві комплексу апартаментів за адресою м.Одеса, Французьський бульвар, 85/5, в рекламних та інших матеріалах, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 10.06.2014р. стосовно наведених у даному свідоцтві товарів, а також такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка надає послуги, тобто ТОВ "Грінвуд групп".

Вказаний висновок експертів відповідає вимогам статті 42 ГПК України, містить докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання, доводами апеляційної скарги його не спростовано.

Сторонами не надано заперечень та зауважень щодо наведених експертних висновків.

Згідно зі статтею 20 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Місцевий господарський суд правомірно задовольнив позовні вимоги позивача до відповідача-2 про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Нік.Юей" порушувати права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10.06.2014 р. шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені www.ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua та зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Нік.Юей" припинити делегування доменного імені www.ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua. з наступних підстав.

Як встановлено під час судового розгляду справи, доменне ім'я www.ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua було зареєстровано Відповідачем-2 18.09.2014року за заявкою Третьої особи - гр.ОСОБА_4, поданою в електронному вигляді. З матеріалів справи вбачається, що при реєстрації заявником було вказано на організацію за цим іменем - Комплекс нерухомості ІНФОРМАЦІЯ_2 та адресу елітних апартаментів - Французький бульвар м.Одеси (а.с.106 т.2), а тому вбачається, що власник цього домена (гр.ОСОБА_4 діяла в інтересах ТОВ „Грінвуд ЛТД" та за його дорученням; інформація на цьому сайті безпосередньо пов'язана з діяльністю ТОВ „Грінвуд ЛТД" (а.с.204 -228 т2).

Протоколом загальних зборів засновників ТОВ „Грінвуд ЛТД" від 22.08.2013року засвідчено схвалення Позивачем укладені Компанією Лемент Інвестмент ЛТД від імені Позивача до моменту його реєстрації з ОСОБА_4 Договору про розробку та обслуговування інформаційної системи (веб-сайту) від 08.05.2013року та прийняття прав та обов'язків за цим договором.

Відповідач-1 не надав договору про розробку та обслуговування інформаційної системи (веб-сайту) від 08.05.2013року, укладеного між Компанією Лемент Інвестмент ЛТД від імені Позивача та ОСОБА_4, та не спростував відсутність відносин на даний час між ним та ОСОБА_4, а також не спростував відсутність зв'язку між доменним ім'ям www.ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua, його наповненням та діяльністю Відповідача-1.

Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (далі - Регламент . UA) та Регламентом публічного домену (далі - Регламент).

Відповідно до пункту 3.3 Регламенту . UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Делегування доменного імені - це процес надання можливості певній особі користуватися певним доменним іменем. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із ТОВ "Хостмайстер" (адміністратором домену .UA) відповідну угоду про реєстрацію та делегування доменних імен в зоні .UA.

Реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім'я другого рівня без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

Оскільки доменне ім'я www.ІНФОРМАЦІЯ_3.com.ua зареєстроване та делегується з використанням знаку для товарів та послуг, майнові права на який належить позивачеві, який, в свою чергу, не укладав жодних ліцензійних договорів із відповідачем або іншими особами на використання його торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_2, зокрема, в доменних іменах, то таке використання є порушенням його прав.

П.п. 2.6.1.2 Правил домену .UA (т.1 а.с. 210) визначено як обов'язкову вимогу делегування публічного домену загальновживаність компоненту, який має бути з числа тих, що не можуть отримати правову охорону згідно ст. 6 п.2 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг". Отже дії відповідача - 2 є незаконними.

Відповідно до частини першої статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з абзацом другим пункту 1 статті 20 Закону порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Частиною третьою статті 426 ЦК України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону (частина четверта статті 426 ЦК України).

Доказів, які підтверджують наявність у Відповідача-2 або Третьої особи - ОСОБА_4 відповідного дозволу Позивача (ліцензійного договору тощо) на використання торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_2 суду не надано.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів, далі - організація ICANN) - це міжнародна некомерційна організація, створена восени 1998 за участю уряду США для регулювання питань, пов'язаних з доменними іменами, IP-адресами та іншими аспектами функціонування Інтернету.

Організацією ICANN доменні спори в багатьох доменах (.COM, .ORG тощо) акредитовані розглядати чотири міжнародні організації у світі, зокрема: Азійський центр з вирішення доменних спорів (Asian Domain Dispute Resolution Center); Національний Арбітражний Форум (National Arbitration Forum); Центр з Арбітражу та Посередництва ВОЮ (WIPO Arbitration and Mediation Center); Чеський арбітражний суд, арбітражний центр з вирішення спорів, пов'язаних з Інтернетом (The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes).

Названі міжнародні організації при вирішенні доменних спорів зобов'язані керуватися Принципами розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP, далі - Принципи) та Принципами єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Ро1ісу, далі - Правила), які були складені організацією ICANN.

Тексти Принципів та Правил російською мовою містяться на сайті організації ICANN.

У пункті 3 Принципів вказано таке: "Мы анулируем, передадим регистрацию другому лицу и внесем любые другие изменения при следующих условиях:

а. в соответствии с положениями Параграфа 8, при получении письменного или правильно составленного электронного заявления от вас или вашего доверенного лица с поручением принять таковые действия;

b. при получении распоряжения суда или арбитражного трибунала, и / или при любом требовании компетентных органов о принятии таковых действий;

c. при получении решения Административной комиссии о применении таковых действий к любой административной процедуре с вашим участием, проведенной в рамках данной Стратегии или более поздних ее версий, принятых ICANN. (См. Параграф 4(i) и (к) ниже.).

Мы также можем отменить, передать или любым другим образом внести поправки в регистрацию доменного имени в соответствии с условиями вашего соглашения о регистрации или другими требованиями, отвечающими нормам закона".

Відповідно до чинного законодавства України Принципи та Правила, встановлені організацією ICANN, не мають загальнообов'язкового характеру на території України, проте в розумінні статті 7 ЦК України можуть вважатися звичаєм ділового обороту, прийнятим в міжнародній практиці та який регулює відносини з вирішення спорів, які стосуються делегування доменних імен.

Згідно з підпунктом 7.3.3 пункту 7.3 Регламенту зміни до запису про доменне ім'я вносяться виключно на підставі заявки, яку надсилає реєстратор до реєстраційної системи.

Відповідно до пункту 2 Регламенту:

реєстратор - це особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені;

реєстрант - це особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені.

Судом встановлено, що реєстратором доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 є Відповідач-2, а реєстрантом - третя особа гр. ОСОБА_4

Судом обгрунтовано зроблено посилання на пункт 2.9.2 Публічного договору на надання послуг (а.с.171-181т.1), який встановлює, що Замовник (тобто реєстрант) підтверджує, що на момент кожної заявки на реєстрацію доменів, за його інформацією, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.

Місцевий господарський суд також обгрунтовано відхилив клопотання про часткове припинення провадження у справі (а.с. 236-239 Т.1) в частині вимог до ТОВ "НІік.Юей", оскільки ТОВ "Нік.Юей" не є суб'єктом правопорушення інтелектуальних прав, а належним Відповідачем по даній справі повинна бути реєстрант доменного імені - ОСОБА_4, оскільки здійснюючи реєстрацію доменного імені за заявою фізичної особи відповідача - 2 порушив Правила домена .UA в частині неможливості реєстрації домена, що містить компонент, захищений правом інтелектуальної власності.

Разом з тим, місцевим господарським судом необґрунтовано відхилено клопотання відповідача-1 про надіслання матеріалів справи за виключною підсудністю (т.2 а.с. 86-88 ), направлення матеріалів господарської справи №904/4846/16 до господарського суду Одеської області, оскільки права позивача порушуються у м.Одесі, а не у Дніпропетровську.

Так, позовні вимоги позивача пред'явлені до різних відповідачів, які порушили права позивача окремо, не пов'язаними правопорушеннями у сфері захисту прав інтелектуальної власності, вимоги позивача між собою не пов'язані, оскільки стосуються різних правопорушень і правопорушників, отже, вимоги ст. 16 ГПК щодо виключної підсудності спорів у сфері інтелектуальної власності не можуть бути порушені і правила виключної підсудності у даній справі мають пріоритет над правилами територіальної підсудності. Тому позовні вимоги в цій частині розглядалися місцевим господарським судом з порушенням правил виключної підсудності. Отже, рішення в цій частині підлягає скасуванню, позовні вимоги мають бути роз'єднані, в цій частині матеріали справи мають бути направлені місцевому господарському суду на стадію прийому позовної заяви.

Судові витрати слід розподілити пропорційно розміру задоволених позовних вимог в порядку ст. 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінвуд ЛТД" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2017р. у справі №904/4846/16 - задовольнити частково.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2017 року у справі № 904/4846/17 - скасувати частково в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Грінвуд ЛТД" (65058, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 6, корпус 2; ідентифікаційний код 38848682) використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 01.06.2014 р. та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_3" під час будування та інших послуг 36 класу МКТП, операцій з нерухомістю та інших послуг 37 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10.06.2014 р., в назві об'єктів нерухомості, в рекламі, мережі Інтернет, чи іншим чином.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінвуд Групп" (49000, вул.Героїв Сталінграда, 110, кв.9, код ЄДРПОУ 33185528) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінвуд ЛТД" (65058, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 6, корпус 2; ідентифікаційний код 38848682) 1515,80 грн. судового збору.

В цій частині позовні вимоги виділити і направити на розгляд господарського суду зі стадії прийняття позовної заяви (ст.63 ГПК України).

В іншій частині апеляційну скаргу - залишити без задоволення.

В іншій частині рішення залишити - без змін.

Видачу наказу доручити господарському суд Дніпропетровської області.

Постанову може бути оскаржено до Вищого господарського суду України через Дніпропетровський апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів.

Повний текст складений 07.12.2017 року.

Головуючий суддя Л.М. Білецька

Суддя Т.А. Верхогляд

Суддя Л.А. Коваль