Рішення № 70282390, 08.11.2017, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи 27/98/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2017 Справа № 908/1842/17

За позовом: Приватного акціонерного товариства Київський маргариновий завод (03039, м.Київ, пр. Науки, буд. 3)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта (69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд. 63-А)

про захист прав інтелектуальної власності

Суддя Дроздова С.С.

За участю представників сторін:

від позивача:. ОСОБА_1, довіреність № б/н від 28.08.2017 р.

від відповідача: ОСОБА_2, довіреність № 840 від 03.11.2017р.

Господарським судом Запорізької області розглядається позов Приватного акціонерного товариства Київський маргариновий завод, м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта, м. Запоріжжя про встановлення факту незаконного використання знака для товарів і послуг Столичний Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта та заборону останньому здійснювати використання знака для товарів і послуг Столичний в будь-якій формі, зокрема: нанесення його на будь-який товар 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 р., протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.09.2017 р. справу №908/1842/17 передано на розгляд судді Дроздовій С.С.

Ухвалою суду від 13.09.2017 р. позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 908/1842/17, присвоєно справі номер провадження 27/98/17 та призначено судове засідання на 02.10.2017 р. Ухвалою від 02.10.2017 р. розгляд справи відкладено на 11.10.2017 р. у звязку з неявкою відповідача та неподанням витребуваних доказів. На підставі ст. 77 ГПК України у судовому засіданні оголошувалася перерва до 08.11.2017 р., з метою надання додаткових доказів.

Справу розглянуто 08.11.2017р., оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

За письмовим клопотанням представників сторін фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалася.

У судовому засіданні представник позивача в повному обсязі підтримав позовні вимоги.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на приписи ст.ст. 462 - 495 Цивільного кодексу України, ст. ст. 16, 20, 21 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг. В обґрунтування позову вказує, що згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 15904 строком дії з 19.06.1996 р. до 19.06.2026 р., позивач є власником знака для товару і послуг «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗ», який використовується у господарській діяльності позивача. Як вказує позивач, йому стало відомо про виготовлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговельний дім «Дельта» продукту майонезний соус «Столичний» 15% 150 g (г) з використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №15904. При перевірці інформації, що розміщена на офіційному сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності», встановлено, що в жодній з баз немає зареєстрованого за ТОВ «Торгівельний дім «Дельта» чи за учасниками цього підприємства знаку для товарів та послуг «Столичний», що вказаний на упаковці продукту майонезний соус 15% 150 g (г), виробник ТОВ «Торгівельний дім «Дельта». При цьому наголошує, що згідно Експертного висновку вих. №1/04 від 24.04.2017р., наданого представником у справах інтелектуальної власності ОСОБА_3 порівнювальне позначення «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗНИЙ СОУС» являється схожим до ступеню змішування за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та за змістовою (семантичною) ознаками із Комбінованим зареєстрованим знаком «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗ», що належить Приватному акціонерному товариству «Київський маргариновий завод» відповідно до свідоцтва №1504, що діє з 19.06.1996 р. За доводами позивача, використання відповідачем вказаного позначення як власного торгового знаку порушує інтелектуальні майнові права позивача, як власника свідоцтва на вищезазначений зареєстрований знак, вводить споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар. Просить встановити факт незаконного використання відповідачем знака для товарів та послуг «Столичний» та заборонити відповідачу його використання.

Представник відповідача у судовому засіданні проти заявлених позовних вимог заперечив в повному обсязі. У відзиві на позов відповідач вказує, що на підставі договору поставки № 1109 від 20.06.2011 р. ТОВ «ТД «ДЕЛЬТА» здійснює постачання на користь ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» майонезної продукції, зокрема, соусу майонезного «Столичний» 15% ф/п 150 г, який розроблявся за взаємним погодженням ексклюзивно для мережі «СІЛЬПО» і постачається виключно в дану мережу. Посилаючись на прийнятий наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» №45 від 28.05.2017 року ДСТУ 4487:2015 Майонези та майонезні соуси, відповідач відзначає, що позивач володіє знаком для товарів та послуг які стосуються товару - майонез столичний, а відповідач виробляє продукт майонезний соус, які між собою не є тотожними. Наданий позивачем експертний висновок відповідач відхиляє та зазначає, що згідно Постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 року даний експертний висновок не може вважатися актом судової експертизи. За доводами відповідача, етикетка продукту - соус майонезний «Столичний» 15% 150 гр. не є схожою до ступеню змішування з графічним позначення «Столичний майонез» (різні продукти, що реалізуються в різних каналах) і використання слова «Столичний» в продукті - соус майонезний «Столичний» 15% 150 гр. не може вводити в оману споживача щодо якості та виробника товару. Просить в позові відмовити.

В судовому засіданні 11.10.2017 р. представником відповідача було надано суду письмове клопотання про призначення судової експертизи з метою проведення порівняльного дослідження позначення «Столичний майонез» (за свідоцтвом № 15904) та майонезний соус «Столичний». У судовому засіданні 08.11.2017 р. представник відповідача звернувся до суду з письмовим клопотанням, в якому відповідач просить клопотання №10102017/1 від 10.10.2017 р. про призначення судової експертизи залишити без задоволення.

Зважаючи на надання відповідачем вказаного клопотання, раніше надане відповідачем клопотання № 10102017/1 від 10.10.2017 р. про призначення судової експертизи залишається судом без розгляду, оскільки відповідач 08 листопада 2017 року через канцелярію господарського суду подав клопотання щодо відмови від призначення судової експертизи.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

Згідно із Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 15904 для товарів класу 30 Майонез, строком дії з 19.06.1996 р. до 19.06.2026 р., Приватне акціонерне товариство «Київський маргариновий завод» (позивач) є власником знаку для товарів і послуг «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗ». Відомості про свідоцтво України №1504 на знак для товарів і послуг Власника опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність» №4 від 15.09.2000р.

Як зазначає позивач, йому стало відомо про виготовлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговельний дім «Дельта» (відповідачем) продукту майонезний соус «Столичний» 15% 150 g (г) з використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №15904. Товар реалізується в національній мережі ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» на всій території України. При перевірці інформації, що розміщена на офіційному сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності», встановлено, що в жодній з баз немає зареєстрованого за ТОВ «Торгівельний дім «Дельта» чи за учасниками цього підприємства знаку для товарів та послуг «Столичний», що вказаний на упаковці продукту майонезний соус 15% 150 g (г) виробник ТОВ «Торгівельний дім «Дельта».

Згідно Експертного висновку вих. №1/04 від 24.04.2017р., наданого представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним) ОСОБА_3 порівнювальне позначення «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗНИЙ СОУС» є схожим до ступеню змішування за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та за змістовою (семантичною) ознаками із Комбінованим зареєстрованим знаком «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗ», що належить Приватному акціонерному товариству «Київський маргариновий завод» відповідно до свідоцтва №1504, що діє з 19.06.1996 р., отже, їх можна сплутати.

24.02.2017 р. позивачем на адресу відповідача направлено заяву про припинення порушення прав власника (вих. № 90) з вимогою припинити порушення прав ПАТ «Київський маргариновий завод» на належний йому обєкт інтелектуальної власності шляхом зміни/зняття пакувального матеріалу, а саме: майонезного соусу «Столичний» 15% 150 g (г), що виробляється ТОВ «Торгівельний дім «Дельта», або укласти з ПАТ «Київський маргариновий завод» угоду про використання обєкту інтелектуальної власності, що належить «ПАТ «Київський маргариновий завод» відповідно до свідоцтва № 15904. Заяви про припинення порушення прав направлено також на адреси кінцевих бенефіціарних власників підприємства відповідача - ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Зазначену заяву відповідач залишив без відповіді.

27.03.2017 р. позивачем було надіслано претензію про припинення порушення прав власника за вих. № 2703/2017. Надіслання вказаної претензії та отримання її відповідачем 03.04.2017 р. підтверджується належним чином засвідченими копіями фіскального чеку та опису вкладення від 27.03.2017 р. та копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення (арк. справи 36-40).

Відповідач залишив претензію без відповіді та належного реагування, використання вищезазначеного знаку для товарів і послуг не припинив.

Посилаючись на те, що власником торгового знаку, центральне місце в якому займає словесне позначення «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗ» з 1996 року є ПАТ «Київський маргариновий завод», позивач вважає, що вказане позначення відповідачем для маркування його продукції здійснюється неправомірно та порушує інтелектуальні права позивача, як власника свідоцтва на вищезазначений зареєстрований знак.

Позовні вимоги про встановлення факту незаконного використання знака для товарів і послуг Столичний Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта та заборону останньому здійснювати використання знака для товарів і послуг Столичний в будь-якій формі, зокрема: нанесення його на будь-який товар 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), стали предметом судового розгляду у даній справі.

Проаналізувавши норми законодавства, оцінивши надані докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають частковому задоволенню на наступних підставах.

Згідно із п. 5 статті 16 Закону України "Про охорону права на знак для товарів і послуг" та п. 5 ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України власник свідоцтва має виключне право забороняти будь-яке використання торгівельної марки.

Згідно п. 1 ст. 21 Закону України "Про охорону права на знак для товарів і послуг" власник свідоцтва може захистити свої порушені права в судовому або в іншому встановленому законом порядку.

Надаючи правову кваліфікацію спірним правовідносинам, суд зазначає, що згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Згідно статті 492 Цивільного кодексу України - торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Так, згідно статті 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" - обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно з частиною 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, а у частині 2 цієї ж статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

За твердженням позивача, ним були виявлені факти неправомірного використання відповідачем знаку для товарів та послуг «СТОЛИЧНИЙ», що вказаний на упаковці продукту майонезний соус 15% 150 g (г) - виробник ТОВ «Торгівельний дім «Дельта», який є тотожним і який можна сплутати із належним позивачу згідно свідоцтва України № 15904 знаком «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗ».

Згідно з пунктами 1 та 2 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Пунктом 5 цієї статті встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Отже, для вирішення даного судового спору, що виник у звязку з набуттям і здійснення права власності на знаки для товарів і послуг належить:

- з'ясувати фактичне зображення зареєстрованої позивачем торговельної марки, зокрема, за свідоцтвом України;

- з'ясувати перелік товарів і послуг, для яких спірні торговельні марки зареєстровано;

- встановити фактичні обставини, пов'язані з використанням відповідачем спірних позначень у частині їх фактичного зображення (яке також підлягає дослідженню на предмет схожості чи тотожності з зареєстрованими торговельними марками позивача) та переліку товарів і послуг, для яких вони використовувалися (беручи до уваги необхідність їх порівняння з товарами і послугами, для яких торговельну марку (торговельні марки) зареєстровано позивачем);

- встановити факт використання відповідачем спірних позначень після одержання позивачем відповідного свідоцтва України на знак для товарів і послуг, а також на час вирішення судом даного спору;

- встановити чи є позначення (застосоване під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано) тотожним із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, і чи може використання такого позначення ввести споживача.

Як встановлено судом, позивач є власником знаку для товарів і послуг «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗ», що підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 15904 для товарів класу 30 Майонез, строком дії з 19.06.1996 р. до 19.06.2026 р. Зазначений знак використовується у господарській діяльності позивача. В свою чергу, відповідачем використовується знак «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗНИЙ СОУС» для виготовлення майонезної продукції, що постачається ТОВ «СІЛЬПО-ФУД».

У відповідності до ст. 1 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг товарний знак або знак для товарів і послуг це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Таким чином, торговельні марки це позначення, які індивідуалізують як товар, так і його виробника, вказуючи таким чином на його походження. При цьому слід зазначити, що торговельна марка не обовязково повинна вказувати на виробника товарів (послуг) шляхом відтворення його найменування. Достатньо, щоб споживач мав змогу за допомогою такої марки виокремити товари (послуги) одного виробника від однорідних товарів і послуг інших виробників.

Основні критерії схожості комбінованих позначень визначені Правилами складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України N 116 від 28.07.95 р.

Згідно п.4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (надалі Правила), до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил словесні позначення заявлені, як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

Однорідні товари та послуги це товари і/або, що відносяться до одного й того ж роду, виду, які при маркуванні їх подібними товарними знаками можуть визвати у споживача уявлення про приналежність до одного комерційного джерела походження.

При вирішенні питання щодо однорідності товарів слід враховувати, що Міжнародна класифікація товарів і послуг створена в чисто адміністративних цілях, а тому приналежність товарів до одного класу не може розглядатися як неспростовний аргумент на користь однорідності товарів. Так, у деяких класах зазначаються абсолютно різнорідні товари, а споріднені чи навіть однорідні товари можуть бути зазначені у різних класах.

Навіть використання різними виробниками тотожних знаків навряд чи призведе до змішування товарів, якщо ці товари значно розрізняються за своїми споживчими характеристиками. Змішування може виникнути у тому випадку, коли вказані характеристики товарів різних виробників є якщо не однаковими, то досить схожими.

Таким чином, при вирішенні питання щодо спорідненості (однорідності) товарів визнається принципова ймовірність виникнення у споживача уявлення про походження цих товарів з одного комерційного джерела.

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.57. Згідно з Законом України від 01.06.2000 № 1762-III Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.

МКТП (у дев'ятій редакції) включає:

- перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками;

- перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг;

- абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга, та базового номеру.

В свідоцтві України на знак для товарів і послуг № 15904 вказаний Індекс міжнародної класифікації товарів і послуг 511 кл 30 Майонез. Продукція ТОВ «ТД «Дельта» під маркою майонезний соус «СТОЛИЧНИЙ» згідно затвердженого наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» №45 від 28.05.2017 року ДСТУ 4487:2015 Майонези та майонезні соуси, відноситься до продукту майонезний соус.

Отже, товари, включені до класу 30 МКТП, відносно яких зареєстровано знак для товарів і послуг (свідоцтво України №15904), та продукція ТОВ «ТД «Дельта» за призначенням відносяться до одного роду, класу товарів, задовольняють аналогічні групи потреб, мають однакове призначення і споживчі характеристики.

Наведене вище дає можливість констатувати, що досліджувані позначення застосовуються для тих самих товарів 30 класу МКТП на підставі того, що ці товари відносяться до одних і тих самих роду, класу, підкласу, групи, підгрупи, виду товарів, характеризуються аналогічністю споживчих характеристик.

Також суд звертає увагу, що із співставлення позначень зареєстрованого знака та знака, що використовується відповідачем, перше зорове сприйняття це тотожність, оскільки в обох позначеннях домінуючим є слово «СТОЛИЧНИЙ», тобто, позначення схожі до ступеню змішування.

Враховуючи використання схожість до ступеня змішування домінуючих словесних елементів порівнювальних позначень («СТОЛИЧНИЙ МАОНЕЗ» - «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗНИЙ СОУС») та факт застосування цих позначень для тих самих товарів 30 класу МКТП, суд дійшов висновку, що використаний відповідачем знак для виробництва майонезного продукту є схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №15904, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, внаслідок чого ці позначення і знак можна сплутати.

При цьому, суд приймає до уваги та оцінює долучений до матеріалів справи Експертний висновок вих. №1/04 від 24.04.2017 р., наданий представником у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) ОСОБА_3 (свідоцтво за реєстраційним № 78 від 28.04.1995 р.).

Предметом вказаного дослідження були фактичні дані, що належать до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) обєктів, а саме: дані відносно знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 15904; дані відносно позначень, нанесених на упаковку товару ПАТ «Київський маргариновий завод»; дані відносно схожості до ступеня змішування знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 159041 та позначень, нанесених на упакування товару ТОВ «Торгівельний дім «Дельта». При встановлені схожості враховувалася звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова) схожості.

За результатами проведеного дослідження патентним повіреним у сфері інтелектуальної власності надано Експертний висновок № 1/04 від 24.04.2017 р., за висновками якого, порівнювальне позначення «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗНИЙ СОУС» являється схожим до ступеню змішування за звуковою (фонетичною), графічною (візуальною) та за змістовою (семантичною) ознаками із Комбінованим зареєстрованим знаком «СТОЛИЧНИЙ МАЙОНЕЗ», що належить Приватному акціонерному товариству «Київський маргариновий завод» відповідно до свідоцтва №1504, що діє з 19.06.1996 р., отже, їх можна сплутати.

Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза процесуальними межами, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів. Разом з тим, вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК поряд з іншими доказами у справі.

Стаття 43 ГПК України передбачає, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Оцінивши всі надані докази та обставини справи, суд вважає, що позивачем належними та допустимими доказами доведено, що позначення «СТОЛИЧНИЙ» яке використане ТОВ «ТД «Дельта» шляхом нанесення на упакування власного товару, є тотожними або схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 1504, що діє з 19.06.1996 року.

Отже, дії ТОВ «Торгівельний дім «Дельта» є порушенням прав інтелектуальної власності Приватного акціонерного товариства «Київський маргариновий завод».

Щодо заперечень відповідача стосовно того, що позивач володіє знаком для товарів та послуг які стосуються товару - майонез столичний, а відповідач виробляє продукт - майонезний соус, які між собою не є тотожними, суд зазначає наступне: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 15904 та позначення нанесені на упаковку товару ТОВ «ТД «Дельта» застосовуються для одних і тих самих товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Оскільки товари відносяться до одного роду і класу товарів, тобто є спорідненими, використання відповідачем на упаковці власної продукції такого позначення може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари.

Нанесення відповідачем позначення «СТОЛИЧНИЙ» у поєднанні з комбінацією певних елементів є саме використанням знаку для товарів і послуг у розумінні Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України Про захист від недобросовісної конкуренції неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Відповідно до статті 10-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

В пункті 2.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 "Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних із захистом прав інтелектуальної власності" вказано, що Законами України про набуття та здійснення права на конкретні об'єкти інтелектуальної власності також передбачено способи захисту відповідного права, зокрема, статтею 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права", статтею 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", статтею 27 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", статтею 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", статтею 25 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", статтею 53 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", статтею 22 Закону України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем".

В пункті 2.3. цієї Постанови розяснено, що у разі коли один матеріальний об'єкт поєднує ознаки декількох самостійних об'єктів права інтелектуальної власності (знака для товарів і послуг, промислового зразка, об'єкта авторського права тощо), спосіб захисту порушеного права визначається характером такого порушення. Зокрема, з огляду на встановлений обсяг правової охорони, якщо порушник вчиняє дії з використанням промислового зразка або знака для товарів і послуг, правовласник вправі здійснювати захист способами, передбаченими для захисту прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності; якщо ж право на використання об'єкта інтелектуальної власності порушено діями, не пов'язаними з використанням об'єкта промислової власності, то захист може здійснюватися способами, передбаченими для захисту авторських прав, - за наявності необхідних та достатніх підстав для віднесення такого об'єкта до числа об'єктів авторського права.

Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання ж продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот.

З'ясувавши всі фактичні обставини, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін. суд приходить до висновку, що відповідачем не може виконуватися позначення «СТОЛИЧНИЙ», нанесене на упакування власної продукції.

Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки (п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»),

Стаття 10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності зазначає, що Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

(3) Зокрема підлягають забороні:

1) всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента;

2) неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента;

3) вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

За змістом заявлених позовних вимог, позивач просить суд:

1) встановити факт незаконного використання знака для товарів і послуг Столичний Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта;

2) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта здійснювати використання знака для товарів і послуг Столичний в будь-якій формі, зокрема: нанесення його на будь-який товар 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Разом з цим, суд зазначає, що відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг свідоцтво надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом, в тому числі:

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Так, у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №15904 наведено перелік товарів, у виготовленні яких позивачем використовується позначення «СТОЛИЧНИЙ», а саме: Кл. 30 Майонез.

Таким чином, згідно з наведеним у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №15904 переліку товарів, беручи до уваги приписи ч. 5 ст. 16 Закону України, суд приходить до висновку, що в даному випадку, приймаючи рішення стосовно заявлених позивачем вимог щодо заборони відповідачу здійснювати використання знака для товарів і послуг «СТОЛИЧНИЙ» в будь-якій формі, слід конкретизувати та зазначити перелік товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків, стосовно яких відповідачу заборонено використовувати вищевказане словесне позначення. При цьому, суд також враховує, що очікувана дата закінчення строку дії Свідоцтва на знак для товарів і послуг №15904 згідно Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 19.06.2026 р.

Отже, суд вважає необхідним заборонити ТОВ «Торгівельний дім «Дельта» використовувати словесне позначення «СТОЛИЧНИЙ» для товарів, наведених у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №15904, строком дії до 19.06.2026 р., власником якого є ПАТ «Київський маргариновий завод», а саме, товарів Кл 30 Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків: Майонез, споріднених з наведеними у вказаному свідоцтві, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). І в цій частини позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відносно вимоги позивача про встановлення факту незаконного використання знака для товарів і послуг Столичний Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 12 ГПК України господарським судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім:

- спорів по приватизації державного житлового фонду;

- спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;

- спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

- спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів;

- інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції;

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що повязані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

При цьому, стаття 12 ГПК України містить вичерпний перелік справ, підвідомчих господарським судам України, і розширеному тлумаченню не підлягає.

Отже, що вимога позивача про встановлення факту незаконного використання знака для товарів і послуг Столичний Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта не може бути самостійним предметом розгляду в господарському суді, оскільки до повноважень останнього не належать повноваження щодо встановлення наявності чи відсутності фактів.

Враховуючи вищезазначене, суд вважає, що розгляд вимоги про встановлення факту незаконного використання знака для товарів і послуг Столичний Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта, не підвідомчий господарському суду.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо: спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку, що провадження у справі в частині заявлених вимог про встановлення факту незаконного використання знака для товарів і послуг Столичний Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта підлягає припиненню на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. В силу вказаної норми предметом доказування є обставини, які свідчать про дійсні права та обовязки сторін у справі та складаються з фактів, якими позивач обґрунтовує підстави позову, та фактів, якими відповідач обґрунтовує заперечення проти позову.

В даному випадку позивачем доведено частково, а відповідачем не спростовано визнані судом обґрунтованими позовні вимоги.

За таких обставин, приписи пункту 5 статті 16 Закону, суд позовні вимоги задовольняє частково в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Дельта» здійснювати використання знака для товарів і послуг «СТОЛИЧНИЙ» для товарів, наведених у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №15904, строком дії до 19.06.2026 р., власником якого є Приватне акціонерне товариство «Київський маргариновий завод» (03039, м. Київ, пр. Науки, б. 3, код ЄДРПОУ 00333581) а саме: для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). В частині заявлених вимог про встановлення факту незаконного використання знака для товарів і послуг Столичний Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта провадження у справі припиняється на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судовий збір покладається на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, шляхом стягнення з відповідача на користь позивача суми 1600,00 грн. судового збору.

Також, суд констатує наявність підстав для повернення з Державного бюджету суми сплаченого судового збору.

Правові засади справляння судового збору, платників, обєкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору врегульовано Законом України Про судовий збір.

Так, пунктом 1 статті 4 вказаного Закону встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Зокрема, згідно пп. 2 п.2 ч. 2 ст. 4 Закону України Про судовий збір за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору складає 1,5 відсотки ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Предметом позову були дві вимоги немайнового характеру 1) про встановлення факту незаконного використання знака для товарів і послуг Столичний Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта та 2) заборону останньому здійснювати використання знака для товарів і послуг Столичний в будь-якій формі, зокрема: нанесення його на будь-який товар 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). Згідно наданих позивачем до позову платіжного доручення № 4609 від 19.08.2017р. та платіжного доручення № 4838 від 05.09.2017 р. позивачем сплачено суму 3200,00 грн. судового збору.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України Про судовий збір, сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі: <…> 5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у звязку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Таким чином, із урахуванням ст. 7 Закону України Про судовий збір позивачу підлягає поверненню з державного бюджету судовий збір за вимогою, провадження у справі за якими припинено за вимогою про встановлення факту незаконного використання знака для товарів і послуг Столичний Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта, що складає суму 1600,00 грн.

Отже, позивачу підлягає поверненню з Державного бюджету сума сплаченого Приватного акціонерного товариства Київський маргариновий завод судового збору в розмірі 1600,00 грн., про що слід видати ухвалу згідно ч. 1 ст. 7 Закону України Про судовий збір - за наявності відповідної заяви.

Керуючись ст.ст. 49, 75, п. 1 ч. 1 ст. 80, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Дельта» (69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, б. 63-А, код ЄДРПОУ 36447852) здійснювати використання знака для товарів і послуг «СТОЛИЧНИЙ» для товарів, наведених у Свідоцтві на знак для товарів і послуг №15904, строком дії до 19.06.2026 р., власником якого є Приватне акціонерне товариство «Київський маргариновий завод» (03039, м. Київ, пр. Науки, буд. 3, код ЄДРПОУ 00333581), а саме: товарів Кл 30 Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрування знаків: Майонез, споріднених з наведеними у вказаному свідоцтві, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «Дельта» (69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, б. 63-А, код ЄДРПОУ 36447852) на користь Приватного акціонерного товариства Київський маргариновий завод (03039, м. Київ, пр. Науки, б. 3, код ЄДРПОУ 00333581) суму 1600 (одна тисяча шістсот) грн. 00 коп. витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

В частині заявлених вимог про встановлення факту незаконного використання знака для товарів і послуг Столичний Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Дельта провадження у справі припинити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

Суддя С.С. Дроздова

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Рішення оформлено і підписано, згідно із вимогами ст. 84 ГПК України, 15 листопада 2017 р.