Рішення № 69718299, 13.10.2017, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2017Справа №910/13966/17

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна"до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2) товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд", 3) Державної служби інтелектуальної власності України; про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг; Суддя Підченко Ю.О.Представники сторін: від позивача:Барабаш О.В. - представник за довіреністю;від відповідача-1: від відповідача-2: від відповідача-3:Гуньковська М.Д. - представник за довіреністю; Потоцький М.Ю. - представник за довіреністю; не з'явився; не з'явився.СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна" (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі - відповідач-1), товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд" (надалі - відповідач-2) та Державної служби інтелектуальної власності України (надалі - відповідач-3) про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №190555 від дати публікації відомостей про його видачу, а саме 10 вересня 2014 року, а також про зобов'язання відповідача-2 внесли відомості про визнання свідоцтва України № 190555 знак для товарів і послуг «REDMOND» недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позов мотивований тим, що оскільки 28.02.2017 Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності прийняла рішення про визнання знака для товарів і послуг «REDMOND» добре відомим в Україні відносно позивача , а тому свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 190555, що було зареєстроване за відповідачем-2 не охороняється визначеними положеннями Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, з огляду на те, що товарний знак за даним свідоцтвом є подібним до знаку на товари та послуги «REDMOND», який використовує у своїй діяльності позивач, а тому знак на товару та послуги, що охороняється спірним Свідоцтвом вводить в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар - позивача. Окрім того, позивач зазначає, що знак на товари та послуги «REDMOND» є частиною фірмового (комерційного) найменування позивача, а отже підлягає правовій охороні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2017 порушено провадження у справі.

13.10.2017 відповідачем-1 через канцелярію суду надано відзив на позовну заяву, в якому він просив відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог повністю, оскільки при видачі спірного Свідоцтва відповідачем-3 було належно проведено експертизу заявки відповідача-2 на видачу спірного Свідоцтва, згідно вимог законодавства України.

У відповідності з положеннями п. 3.9.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011 № 18 особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої ст. 64 та ст. 87 ГПК України.

З огляду на те, що ухвали суду були надіслані судом за адресою відповідача-2, яка зазначена в позовній заяві та за адресою відповідача-3, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а тому відповідач-2 та відповідач-3 вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи (ст.64 ГПК України).

Сторін було належним чином повідомлено про час та місце проведення судового засідання, тому судом з урахуванням вимог ст. ст. 4-2, 4-3 ГПК України створені всі необхідні умови для вирішення спору на принципах змагальності, рівності учасників процесу перед законом.

В судовому засіданні, що відбулось 13.10.2017, представник позивача наполягав на задоволенні позову, надав суду усні пояснення по справі, представники відповідача-1 заперечували проти задоволення позову, надали усні пояснення по справі.

Суд дійшов висновку, що наданих доказів достатньо для вирішення спору по суті.

У судовому засіданні 13.10.2017 відповідно до ст. 85 ГПК України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Статтею 492 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) визначено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно положень ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За приписами ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Так, 10 вересня 2014 року відповідачем-3 було видане відповідачеві-2 свідоцтво України № 190555 знак для товарів і послуг «REDMOND» для 35 класу міжнародної класифікації товарів і послуг.

Позивач, у свою чергу, вказує на те, що 28 лютого 2017 року рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності, що було затверджене наказом Державної служби інтелектуальної власності України за №30-н від 16.03.2017 "Про затвердження рішення Апеляційної палати", знак для товарів і послуг «REDMOND» визнано добре відомим в Україні станом на 31.12.2015 відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна" для 07, 08, 09 та 11 класів міжнародної класифікації товарів і послуг.

З посиланням на вищезазначений факт, позивач вказує на те, що торговельна марка за спірним Свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним ст. 6 та ч. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, оскільки торговельна марка «REDMOND» за свідоцтвом України № 190555 є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Так, положеннями ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зокрема визначено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Частиною 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», встановлено що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Підпунктом 4.3.2.4 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, передбачено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Таким чином, при видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг, визначення ступеню схожості знаків на товари та послуги, а також визначення їх розрізняльної здатності по відношенню до інших знаків для товарів і послуг здійснюється відповідним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності на момент подачі особою відповідної заявки.

Так, спірне свідоцтво було отримане відповідачем 10.09.2014, в той час як рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності від 28.02.2017, знак для товарів і послуг «REDMOND» визнано добре відомим відносно позивача в Україні станом на 31.12.2015.

Згідно ч. 1 ст. 19. Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Таким чином, суд приходить до висновку, що на момент видачі відповідачеві-2 свідоцтва України № 190555, знак для товарів і послуг «REDMOND» не був добре відомий в Україні відносно позивача, а тому посилання останнього на те, що спірне Свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є безпідставними, оскільки спірне Свідоцтво було видане з дотриманням вимог Законодавства.

Окрім того, позивач посилається на те, що внаслідок тривалої діяльності на ринку України, враховуючи добре відомий знак для товарів та послуг «REDMOND» на території України, дане позначення є також істотною складовою частиною фірмового (комерційного) найменування позивача, яке зареєстровано до подання відповідачем-2 відповідної заявки на реєстрацію знака для товарів та послуг «REDMOND», а отже - споживач буде введений в оману стосовно певної якості, виробника товарів/послуг, оскільки таке використання може створювати враження про існування певного взаємозв'язку із власником пріоритетної торговельної марки, що не відповідатиме дійсності, що становитиме одну із форм введення споживача в оману.

Частиною 2 ст. 90 ЦК України передбачено, що юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

Положеннями ч. ч. 1.2. ст. 489 ЦК України визначено, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Водночас слід відрізняти комерційне найменування з найменуванням юридичної особи. Обидва позначення використовуються для індивідуалізації юридичних осіб, проте комерційне найменування забезпечує ідентифікацію підприємницьких товариств. Крім того, комерційне найменування є об'єктом права інтелектуальної власності. Воно має певну вартісну оцінку, яка залежить від репутації юридичної особи, майнові права на нього можуть бути надані чи передані іншим суб'єктам. Зазначена обставина суттєво відрізняє його від найменування юридичної особи, яке позбавлене економічного змісту та властивості оборотоздатності, а права щодо нього слід віднести до групи особистих немайнових прав юридичної особи.

Водночас, позивачем не доведено того, що з моменту реєстрації його юридичної особи, найменування його Товариства набуло рис комерційного найменування, а тому посилання позивача на те, що знак для товарів і послуг «REDMOND» є частиною комерційного (фірмового) найменування позивача, як на підставу для визнання свідоцтва України № 190555, знак для товарів і послуг «REDMOND» недійсним є необґрунтованим.

Також позивач посилається на ту обставину, що окрім державної реєстрації та отримання спірного Свідоцтва, відповідач-2 не здійснював та не здійснює жодних дій щодо його використання, натомість позивачем здійснювалися та здійснюються всі дії щодо використанням позначення «REDMOND», що перелічені в ч 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

При цьому, позивач посилається на положення ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими передбачено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Водночас, позивачем не доведено того, що відповідачем-2 не використовувалося свідоцтво України № 190555, знак для товарів і послуг «REDMOND» протягом трьох років, та окрім того, як зазначено вище, дана обставина є підставою для припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, однак не є підставою для визнання його недійсним.

В силу вимог ст. ст. 33, 34 цього Кодексу кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Таким чином, вимоги позивача про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №190555 від дати публікації відомостей про його видачу, а саме 10 вересня 2014 року є необґрунтованими, а тому у позові в цій частині слід відмовити.

З урахуванням вищезазначеного, у позові в частині вимог про зобов'язання відповідача-2 внести відомості про визнання свідоцтва України № 190555 знак для товарів і послуг «REDMOND» недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (як похідних від вимоги про визнання Свідоцтва недійсним) також слід відмовити.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати за подання позовної заяви покладаються на позивача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 33, 34, 49, 82-85 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна" відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено: 18.10.2017 р.

Суддя Ю.О. Підченко