Рішення № 69384407, 25.09.2017, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2017Справа №910/11460/17

За позовом колгейт-Палмолів Компані, корпорація штату Делавер;

до відповідача-1: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ";

про: дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Представники:

позивача: Горбань О.В. - за довіреністю від 13.04.2017 № NYC-774215;

відповідача-1: Саламов О.В. - за довіреністю від 06.06.2017 № 2434-03/363, Романенко Ю.О. - за довіреністю від 09.08.2017 № 2434-03/301;

відповідача-2: не з'явилися.

С У Т Ь С П О Р У:

Колгейт-Палмолів Компані, корпорація штату Делавер (далі - позивач) звернулася до господарського суду міста Києва із позовом до міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1) та товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ" (далі - відповідач-2) про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що дія свідоцтва України № 49375 на знак для товарів і послуг "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ" має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг власником на території України щодо товарів 3 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.07.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/11460/17. Розгляд справи призначено на 04.09.2017.

До господарського суду надійшла заява представника позивача про забезпечення позову шляхом:

- заборони відповідачу-1 до набрання рішенням у даній справі законної сили вносити зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника знака для товарів і послуг "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ" за свідоцтвом України № 49375;

- заборони відповідачу-2 до набрання рішенням у даній справі законної сили вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну та/або припинення будь-яких прав на знак для товарів і послуг "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ" за свідоцтвом України № 49375, в тому числі, розпоряджатись будь-яким чином та у будь-який спосіб передавати повністю чи частково, право власності та/або майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ" за свідоцтвом України № 49375, укладати з будь-якими особами ліцензійні та будь-які інші правочини щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ" за свідоцтвом України № 49375, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтва України № 49375 на знак для товарів і послуг "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ".

Відповідно до ст. 66 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Статтею 67 Господарського процесуального кодексу України визначено заходи забезпечення позову, зокрема позов забезпечується шляхом накладення арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві.

Відповідно до ч. 3 п. 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 ГПК, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Згідно з ч. 3 п. 3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Достатнім обґрунтуванням для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Між тим, як вбачається із заяви позивача про вжиття заходів до забезпечення позову, остання не містить обґрунтованих доводів чи припущень щодо реальних, існуючих обставин, які вказують на ймовірну складність або неможливість виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог, так само як і не містить документального обґрунтування, наявності фактичних обставин, які свідчать про загрозу невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову.

Таким чином, заява позивача про вжиття заходів забезпечення позову є такою, що не підлягає задоволенню, оскільки заявником не наведені достатньо обґрунтовані підстави того, що невжиття заходів щодо забезпечення позову може утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст.ст. 69, 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 04.09.2017 продовжив строк вирішення спору та відклав розгляд даної справи на 25.09.2017.

Винесені судом ухвали у даній справі надсилалися відповідачеві-2 на адресу його місцезнаходження, яка відповідає відомостям, внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Більш того, в матеріалах даної справи містяться повідомлення поштового зв'язку про вручення уповноваженій особі відповідача-2 поштових відправлень суду. Враховуючи наведене, відповідач-2 повідомлений судом про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Відповідач-2 правом, забезпеченим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, не скористалися, відзиву на позов до суду не подав у зв'язку із чим, відповідно до положень статті 75 Господарського процесуального кодексу України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Представник відповідача-1 подав до суду письмові пояснення, в яких вказав на необхідність доведення позивачем обставин справи, на які він посилається як на підставу своїх вимог, а також на необхідність доведення відповідачем-2 безпосереднього та фактичного використання або поважні причини невикористання знаків протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг для яких вони зареєстровані.

В судовому засіданні 25.09.2017 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників позивача, відповідача-1 та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Відповідачу-2 видано свідоцтво України № 49375 на знак для товарів і послуг "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ", зареєстрований для товарів 3 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві, а саме: "вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу" (заявка від 04.03.2003 № 2003032105).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Приписами частини 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Позивач, 06.12.2016 звернувся до відповідача-1 із заявою про реєстрацію знаку для товарів і послуг "ДРЕВНИЕ СЕКРЕТЫ" (заявка № m 2016 27257). Позначення було заявлене для товарів 3 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків таких як: зубні пасти; зубні порошки; ополіскувачі для порожнини рота, крім медичних; аерозолі для освіження подиху.

Проте, 06.06.2016 позивач був повідомлений про можливу відмову в наданні правової охорони позначенню "ДРЕВНИЕ СЕКРЕТЫ" (заявка № m 2016 27257) для всіх заявлених товарів 3 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків. Відмова була мотивована невідповідністю позначення умовам надання правової охорони, а саме: його схожістю з торгівельною маркою відповідача-2, раніше зареєстрованою в Україні щодо споріднених товарів.

Так позивач вказує, що факт невикористання відповідачем-2 торгівельної марки "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ" за свідоцтвом України № 49375 протягом останніх трьох років створює перешкоду позивачеві в реалізації його прав на реєстрацію позначення "ДРЕВНИЕ СЕКРЕТЫ" (заявка № m 2016 27257) в якості торгівельної марки в Україні.

Спір між сторонами судового процесу, виник в результаті того, що дія свідоцтва України № 49375 на знак для товарів і послуг "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ" має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг власником на території України щодо товарів 3 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню частково з урахуванням такого.

Приписами статті 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше трьох років); причини невикористання. При цьому обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Пунктом 70 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (далі - Постанова № 12) у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону, згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Дія свідоцтва з підстав невикористання знака протягом трьох років з дати його реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

У пункті 71 Постанови № 12 зазначено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

В свою чергу, відповідачем-2 документально не підтверджено використання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг власником на території України щодо товарів 3 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві України № 49375 на знак для товарів і послуг "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ", а саме: "вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу" протягом останніх трьох років.

Обов'язок доказування відповідно до пункту 4 частини третьої статті 129 Конституції України та статті 33 Господарського процесуального кодексу України розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення. Відповідно до статті 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг задоволенню не підлягає, оскільки на переконання суду є передчасною до набрання рішенням у даній справі законної сили.

Крім того, внесення змін до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг після набрання рішенням суду законної сили про задоволення позовних вимог про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг є похідною процедурою.

Підсумовуючи викладені вище фактичні обставини та беручи до уваги перелік товарів 3 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ", з огляду на призначення торговельної марки, межі її правової охорони, зміст прав власника свідоцта та його обов'язок добросовісно користуватися правами, а також правові наслідки невикористання знака в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом більше трьох років (статті 1, 5, 16, 17, 18 Закону), суд в даному випадку вважає необхідним достроково припинити дію свідоцтва України № 49375 на знак для товарів і послуг "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ", власником якого є відповідач-2.

Враховуючи, що позов виник внаслідок неправильних дій відповідача-2 та враховуючи часткове задоволення позовних вимог, суд згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України господарські витрати покладає на позивача та відповідача-2 пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 33, 34, 43, 44, 49, статтями 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково.

2. Достроково припинити на території України дію свідоцтва України № 49375 на знак для товарів і послуг "СТАРИННЫЙ СЕКРЕТ", зареєстрованого на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ" (03148, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд. 9; ідентифікаційний код 24591419), для всіх товарів 3 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві, а саме: "вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу" у зв'язку з невикористанням торгівельної марки протягом останніх трьох років.

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛЬФА ЛАБОРАТОРІЯ" (03148, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд. 9; ідентифікаційний код 24591419) на користь колгейт-Палмолів Компані, корпорація штату Делавер (300 Парк Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022, Сполучені Штати Америки) витрати по сплаті судового збору в сумі 1.600 (одна тисяча шістсот) грн. 00 коп.

4. В іншій частині позову відмовити повністю.

5. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 04 жовтня 2017 року

Суддя С.В. Балац