Постанова № 68964933, 12.09.2017, Харківський апеляційний господарський суд

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2017 р. Справа № 922/3136/16

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Барбашова С.В., суддя Істоміна О.А. , суддя Пелипенко Н.М.

секретар судового засідання Кохан Ю.В.

за участю представників:

позивача - адвоката Лиски П.О. (договір про надання правових послуг № 28/16 від 03.08.2016; свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю № 996 від 01.07.2011)

відповідача-1 - Зарицької К.Ю. (довіреність № б/н від 04.10.2016)

відповідача-2 - ОСОБА_3 (довіреність № 3126 від 28.12.16)

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, м. Кременчук, Полтавської області (вх. №1722 Х/3) на рішення Господарського суду Харківської області від 04.05.2017 у справі №922/3136/16

за позовом Фізичної особи - підприємця ОСОБА_5, м. Київ

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Економ-Схід», м. Харків

2) Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, м. Кременчук, Полтавської області

про захист прав інтелектуальної власності, -

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням Господарського суду Харківської області від 04.05.2017 у справі № 922/3136/16 (суддя Шарко Л.В.) позовні вимоги задоволено повністю.

Судом вирішено:

- визнати знак для товарів і послуг (торговельну марку) «ІНФОРМАЦІЯ_2» (заявка № m201608829 від 21.04.2016) схожим до ступеня сплутання (змішування) із знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) «ІНФОРМАЦІЯ_1» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 від 11.04.2016);

- визнати дії Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_1) щодо використання знаку для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_2» (заявка № m201608829 від 21.04.2016), який є схожим до ступеня сплутання (змішування) із знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) «ІНФОРМАЦІЯ_1» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 від 11.04.2016) порушенням прав Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_2, дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3.), як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг.;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Економ-Схід» (код ЄДРПОУ: 34633438) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_2, дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3.) штраф в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок за порушення зобов'язань, що передбачені п. 4.2. Ліцензійного договору на використання знаків для товарів і послуг від 06.01.2009;

- заборонити Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4.) використовувати знак для товарів і послуг (торговельну марку) «ІНФОРМАЦІЯ_2» (заявка №m201608829 від 21.04.2016), який є схожим до ступеня сплутання (змішування) із знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) «ІНФОРМАЦІЯ_1» (свідоцтво на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 11.04.2016);

- припинити порушення прав Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_2, дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3.), як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг (торговельну марку)»ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_4 від 11.04.2016, шляхом вилучення з обігу та знищення всіх об'єктів, які містять зображення знаку для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_2» (заявка №m201608829 від 21.04.2016);

- зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4.) у семиденний термін з дня набрання рішенням суду законної сили, за власний рахунок, опублікувати інформацію у державному друкованому засобі масової інформації, газеті «Голос України» (місцезнаходження редакції: 03047, м. Київ, вул. Петра Нестерова, 4; код ЄДРПОУ: 13670848) про порушення права інтелектуальної власності Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_2, дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3.), наступного тексту: «З квітня 2016 року торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» використовувалася у господарській діяльності з продажу уживаних товарів з метою омани покупців, користуючись графічною та концептуальною схожістю із торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якої є Фізична особа-підприємець ОСОБА_5, подальше використання якої є прямим порушенням загальних вимог чесної конкуренції».

Крім того, судом першої інстанції стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Економ-Схід» (код ЄДРПОУ:34633438) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_2, дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3.) витрати по сплаті судового збору в сумі 1378,00 грн.; стягнуто з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4.) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_2, дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3.) витрати по сплаті судового збору в сумі 6890,00 грн.; стягнуто з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4.) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_2, дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3.) витрати по оплаті проведення судової експертизи в сумі 15226,00 грн.; стягнуто з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4.) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_2, дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3.) витрати по оплаті проведення маркетингового дослідження в сумі 4800, 00 грн.; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Економ-Схід» (код ЄДРПОУ: 34633438) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_2, дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3.) витрати по оплаті послуг адвоката в сумі 5900,00 грн.; стягнуто з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4.) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи: НОМЕР_2, дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3.) витрати по оплаті послуг адвоката в сумі 29500,00 грн.

Відповідач із даним рішенням суду першої інстанції не погодився, звернувся до Харківського апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду Харківської області від 04.05.2017 у справі № 922/3136/16 скасувати повністю відповідно до усіх вимог до відповідача-2 на підставі пунктів 1-4 частини першої статті 104 Господарського процесуального кодексу України та стягнути з позивача на користь скаржника вартість судового збору та судові витрати.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.05.2017 призначено суддю-доповідача ОСОБА_6 та визначено для розгляду справи №922/3136/16 склад колегії суддів: головуючий суддя Барбашова С.В., суддя Істоміна О.А., суддя Пелипенко Н.М.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 01.06.2017 апеляційну скаргу відповідача-2 прийнято до провадження та призначено до розгляду на 20.06.2017 о 14:15 год.

09.06.2017 уповноваженим представником ТОВ «Економ-Схід» - Зарицькою К.Ю. через канцелярію суду подано заяву (вх. № 6119) про відкладення розгляду справи, у зв'язку з тим, що представник відповідача-1 перебуває у щорічній відпустці з 15.06.2017 по 23.06.2017, а у штаті підприємства посада юрист відсутня, тому відповідач-1 не може забезпечити явку свого представника у судове засідання, що призначене на 20.06.2017.

Також, 09.06.2017 уповноважений представник позивача - адвокат Лиска П.О. звернувся до суду із клопотанням (вх. № 6120) про відкладення розгляду справи, посилаючись на об'єктивність та поважність причин неможливості представника прийняти участь в судовому засіданні 20.06.2017, на підтвердження чого надав відповідні докази.

Відповідно до розпорядження від 19.06.2017 у справі №922/3136/16 та протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 19.06.2017, у зв'язку з відпусткою судді Пелипенко Н.М., для розгляду даної справи визначено склад колегії суддів: головуючий суддя Барбашова С.В., суддя Істоміна О.А., суддя Медуниця О.Є.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 20.06.2017 задоволено заяву уповноваженого представника відповідача-1 - ТОВ «Економ-Схід» (вх. № 6119 від 09.06.2017) про відкладення розгляду справи та клопотання уповноваженого представника позивача - Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5, м. Київ (вх. № 6120 від 09.06.2017) про відкладення розгляду справи. Розгляд справи відкладено на 01.08.2017 о 12:30 год.

10.07.2017 позивачем в порядку статті 96 ГПК України надано відзив на апеляційну скаргу (вх. № 7226), в якому ФОП ОСОБА_5 вважає заявлені в апеляційній скарзі доводи такими, що не відповідають дійсним обставинам справи та положенням чинного законодавства у сфері регулювання захисту права інтелектуальної власності, з підстав, викладених у даних поясненнях. Позивач просить апеляційну скаргу відповідача-2 залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції просить залишити без змін, як законне та обґрунтоване.

Відповідач-1, скориставшись своїм правом, наданим статтею 96 ГПК України, надав суду апеляційної інстанції, скаржникові та позивачу відзив на апеляційну скаргу (вх. № 7486 від 17.07.2017), в якому просить апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 залишити без задоволення за її недоведеністю та необґрунтованістю, а рішення Господарського суду Харківської області від 04.05.2017 у справі №922/3136/16 просить залишити без змін.

31.07.2017 уповноваженим представником відповідача-2 - ФОП ОСОБА_4 - ОСОБА_7 суду в порядку ст. 101 ГПК України подано заяву про залучення відповідних додаткових доказів по справі та доповнення до апеляційної скарги (вх. № 7970).

31.07.2017 відповідачем-2 - ФОП ОСОБА_4 надані заперечення на відзиви позивача та відповідача-1 на апеляційну скаргу (вх. №№ 7971, 7972), в яких його правова позиція є незмінною, він наполягає на вимозі про скасування прийнятого у даній справі рішення, що викладена в апеляційній скарзі.

Ухвалою суду апеляційної інстанції від 01.08.2017 розгляд справи відкладено на 17.08.2017 о 12:00 год.

15.08.2017 уповноваженим представником відповідача - ОСОБА_7 через канцелярію суду подано клопотання про надання додаткових документів (вх. № 8558), до якого відповідач на підтвердження повноважень представника ОСОБА_3 просить залучити до матеріалів справи копію договору про надання юридичних послуг від 18.05.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_4 з ТОВ «Юридична фірма «Траст.Мі», копію виписки із ЄДРПОУ щодо ТОВ «Юридична фірма «Трасі.Мі» та витяг із відкритого реєстру Свідоцтв на знак для товарів та послуг №223826 (Бібліографічні дані на знак для товарів та послуг).

Також, уповноважений представник відповідача - ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням (вх. № 8559 від 15.08.2017), в якому просить суд витребувати у ТОВ «Рекламне агентство «Фініст» оригінали анкет, що заповнювалися при опитуванні осіб відповідно до Договору № М-1/16 від 02.10.2016, укладеним із ОСОБА_5 На думку відповідача проведені рекламним агентством маркетингові дослідження не проводилися та є необ'єктними, відповідні анкети не були залучені ОСОБА_8 до матеріалів справи, не були запитані судом та є недослідженими.

Водночас, уповноважений представник відповідача - ОСОБА_7 звернувся до суду із заявою щодо проведення у справі повторної судової експертизи (вх. № 8560 від 15.08.2017), оскільки відповідач не згоден із висновком експертизи № 10530 від 23.03.2017, який покладено в основу рішення суду першої інстанції, оскільки вважає цей висновок експерта необґрунтованим, необ'єктивним та таким, що суперечить матеріалам справи. У цій заяві відповідач наводить обставини, які на його його думку викликають сумнів у правильності наявного у справі висновку експертизи. На вирішення судового експерта відповідач ставить ті ж самі питання та об'єкти дослідження, які досліджувалися і вирішувалися у судовій експертизі № 10530 від 23.03.2017.

Відповідно до розпорядження від 16.08.2017 у справі №922/3136/16 та протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 16.08.2017, у зв'язку з відпусткою судді Медуниці О.Є., для розгляду даної справи визначено склад колегії суддів: головуючий суддя Барбашова С.В., суддя Істоміна О.А., суддя Пелипенко Н.М.

У судовому засіданні 17.08.2017 колегія суддів дійшла висновку про те, що клопотання відповідача про призначення у справі повторної експертизи буде вирішено в ході подальшого розгляду справи.

Ухвалою суду від 17.08.2017 розгляду справи відкладено на 12.09.2017 о 15:00 год. Даною ухвалою зобов'язано позивача та відповідача-1 надати суду письмові пояснення щодо заявленого відповідачем клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи (вх. № 8560 від 15.08.2017).

На виконання вимог ухвали суду позивачем та відповідачем-1 надані заперечення на клопотання відповідача-2 про призначення повторної судової експертизи (вх. № 8826 від 23.08.2017; вх. № 8933 від 29.08.2017) з відповідним обґрунтуванням відсутності правових підстав для її проведення.

12.09.2017 скаржником через канцелярію суду надані доповнення до апеляційної скарги (вх. № 9501), в яких зазначив про незмінність своєї правової позиції у справі і просить рішення суду першої інстанції скасувати.

Розглянувши у судовому засіданні 12.09.2017 клопотання відповідача про призначення повторної експертизи (вх. № 8560 від 15.08.2017) колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку про відмову в його задоволенні, зважаючи на наступне.

Частинами третьою та четвертою статті 42 Господарського процесуального кодексу України передбачено право господарського суду призначати додаткову або повторну судову експертизу.

Згідно з підпунктом 15.2. пункту 15 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» повторною визнається експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

З матеріалів справи вбачається, що скаржник не погоджуючись із висновками експертизи №10530 від 23.03.2017, згідно наданого клопотання (вх. № 8560 від 15.08.2017) просить провести у справі повторну судову експертизу, на вирішення якої ставить ті ж самі питання, які були поставлені на вирішення вже проведеної у справі судової експертизи в сфері інтелектуальної власності експертом Науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Матеріали справи свідчать про те, що Висновком проведеного експертного дослідження №10530 від 23.03.2017 судовим експертом ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Копитько А.П. було підтверджено, що знак для товарів і послуг (торговельна марка) «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 від 11.04.2016 є відомим в Україні. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою m201608829 від 21.04.2016 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 від 11.04.2016 на підставі їх графічної, семантичної, концептуальної, асоціативної схожості при однаковій сфері вживання порівнювальних позначень.

Будь-яких розходжень у зазначеному висновку колегією суддів апеляційної інстанції не встановлено. Експертом досліджено всі об'єкті та матеріали, представлені на експертизу, з використанням необхідних наукових та експертних методів дослідження об'єктів інтелектуальної власності у відповідності до затвердженої експертної методики. Під час експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності: знаку для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_1» та знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» експерт ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Копитько А.П. надав однозначні відповіді на поставлені питання. Висновки експерта відповідають проміжним результатам експертного дослідження, а дослідницька частина з висновком не є суперечливими.

Висновок судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №10530 від 23.03.2017 не суперечить іншим матеріалам справи. Зокрема, даний висновок не заперечує та не оспорює результатів звіту маркетингового дослідження, проведеного ТОВ «Рекламним агентством «Фініст», фотоматеріалам, таблицям порівнянням, які містяться в матеріалах судової справи №922/3136/16, а також висловлені у відповідності до положень Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 №91, положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та Правилам складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116.

Колегія суддів вважає, що виникнення сумнівів у його правильності ґрунтується лише на припущеннях та виключно оціночних судженнях відповідача-2.

Наведені відповідачем-2 доводи про те, що експертом не було проведено комплексного дослідження, не було досліджено заявлений відповідачем-2 клас із товарами, не була досліджена належним чином графічна (візуальна) схожість, є його суб'єктивною думкою.

Також, судом апеляційної інстанції за висновком судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №10530 від 23.03.2017 не встановлені порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Призначення судової експертизи по справі №922/3136/16 відповідало вимогам статті 41 Господарського процесуального кодексу України та пункту 65 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» №12 від 17.10.2012. Проведення експертизи безпосередньо відповідає положенням Закону України «Про судову експертизи» та положенням Інструкції про призначення та проведення судових досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5. До того ж, експерт Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса - Копитько А.П. при проведенні судових досліджень по справі №922/3136/16, був попереджений про кримінальну відповідальність, що є однією з законодавчих гарантій вірності, законності висновку експерта, а отже, істотних та об'єктивних підстав для сумніву у правильності, незалежності висновку експерта колегія суддів апеляційної інстанції не вбачає.

Жодних порушень вимог чинного законодавства при проведенні експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса дослідження об'єктів інтелектуальної власності у даній справі судом апеляційної інстанції не встановлено. Експерт мав необхідний обсяг повноважень, не виходів за їх межі та є компетентною особою для проведення досліджень об'єктів інтелектуальної власності. Будь-які обставини, які б виключали участь експерта у справі відсутні.

Отже, правові підстави для проведення повторного експертного дослідження у даній справі в процесі апеляційного розгляду справи відсутні.

Водночас, колегія суддів враховує, що відповідно до частини п'ятої статті 42 Господарського процесуального кодексу України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно з частинами 1, 2 статті 101 та пункту 7 частини 2 статті 105 Господарського процесуального кодексу України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі. У постанові мають бути зазначені: обставини справи, встановлені апеляційною інстанцією, доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи інші докази, мотиви застосування законів та інших нормативно-правових актів.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши повноту з'ясування та доведеність всіх обставин, що мають значення для справи, дослідивши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права при винесенні оскаржуваного рішення, заслухавши уповноважених представників позивача та відповідачів у судовому засіданні 12.09.2017, які підтримали свої правові позиції у справі, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, м. Кременчук, Полтавської області (вх. №1722 Х/3) на рішення Господарського суду Харківської області від 04.05.2017 у справі №922/3136/16 задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Частиною першою статті 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до частини третьої статті 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини першої статті 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до пункту 1.3. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 №116 знак для товарів і послуг - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (частина перша статті 157 Господарського кодексу України).

Згідно положень частин третьої та четвертої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно частини першої статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Як передбачено статтею 495 Цивільного кодексу України та відображається в статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Судом першої інстанції на підставі наявних у справі доказів встановлено, що позивач - Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 є законним власником знаку для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_5» у відповідності до свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_7 від 11.06.2007 та власником знаку для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_6» у відповідності до свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_6 від 11.06.2007.

З метою ребрендігу (оновлення знаку для товарів і послуг на основі вже існуючого, зберігаючи домінуючи елементи та відмінні риси, які індивідуалізують суб'єкта господарювання), позивач зареєстрував знак для товарів і послуг (торговельну марку) «ІНФОРМАЦІЯ_1», що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 від 11.04.2016.

Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_5» за свідоцтвом № НОМЕР_8 від 11.06.2007, торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_6» за свідоцтвом № 77902 від 11.06.2007, а також торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом № НОМЕР_3 від 11.04.2016 являють собою один пролонгований сюжет зі зміною зображувальних та словесних елементів, але з однаковим смисловим навантаженням.

Довготривале (з 2007 року), популяризоване використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_5» та знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_6» вплинуло на здобуття торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» розрізняльної здатності та відомості певному сектору суспільства України.

В силу приписів частини п'ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Одночасно з цим, згаданою нормою передбачено виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, не виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Згідно частини першої статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього ж Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у частині п'ятій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Як свідчать матеріали справи, позивач звернувся до господарського суду за захистом прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», які на його думку порушені відповідачем (ФОП ОСОБА_4.) використанням торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» схожої до ступеня сплутання (змішування) із торговельною маркою позивача, та які порушені відповідачем (ТОВ «Економ-Схід») невиконанням взятих на себе зобов'язань, направлених на захист прав інтелектуальної власності, за укладеним між позивачем та відповідачем (ТОВ «Економ-Схід») ліцензійним договором на використання знаків для товарів і послуг від 06.01.2009.

Судом першої інстанції обґрунтовано встановлено, що відповідач-2 - Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 звернувся до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) із відповідною заявою про реєстрацію знаку для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_2» (номер заявки: m201608829 від 21.04.2016).

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

Згідно положень статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» такою Установою є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

В силу статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зареєстрованим знаком визнається знак, на який видано свідоцтво.

Відповідно до пунктів 4.4.1. та 4.6.1. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 №116, при встановленні відповідності заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони для всіх тих товарів і послуг, для яких заявлено реєстрацію знака, Відомством виноситься рішення про реєстрацію знака відносно усього переліку товарів і/або послуг. На підставі рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та за наявністю документа про сплату збору за видачу свідоцтва Відомство здійснює державну реєстрацію знака у Реєстрі і публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу свідоцтва.

Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації знака (частина перша статті 14 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Факт перебування, на момент судового розгляду справи, знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» на стадії реєстрації з 21.04.2016 за заявою відповідача (ФОП ОСОБА_4.), відсутність рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», на чому наполягає скаржник, підтверджується заявкою про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні від 21.04.2016 №m201608829, переліком товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП за заявою від 21.04.2016 №m201608829, зображенням позначення, яке заявлено за заявою від 21.04.2016 №m201608829, розпискою про одержання електронної заявки на знак для товарів і послуг №58231 від 21.04.2016, звітом про надання патентно-інформаційних послуг за договором №4329/І від 24.05.2016, а також наданими Укрпатентом на відповідь лист довільної форми адвоката Лиска П.О. повідомленням №30614/ЗМ/16 від 04.05.2016 та повідомленням №32826/ЗМ/16 від 12.05.2016.

Господарським судом першої інстанції на підставі належної правової оцінки наявних у справі доказів в їх сукупності обґрунтовано з'ясовано, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» введений ФОП ОСОБА_4 у господарський оборот та використовується відповідачем-2 для відрізнення діяльності з реалізації уживаного товару, зокрема у мережі Інтернет на сайті за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7/, графічне, текстове наповнення якого відтворює діяльність продажу уживаного товару під найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Відповідно до частини другої статті 4-3 та статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. При цьому за умовами статті 34 цього ж Кодексу господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (стаття 32 Господарського процесуального кодексу України).

У відповідності до статті 36 Господарського процесуального кодексу України письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Відповідно до частини першої статті 39 Господарського процесуального кодексу України господарський суд може провести огляд та дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження в разі складності подання цих доказів. За результатами огляду та дослідження складається протокол, який підписується суддею. Протокол приєднується до матеріалів справи.

Згідно з частиною першою статті 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до пункту 46 розділу ІІІ Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 №12 як засіб доказування може бути використаний відео-, аудіо запис процесу дослідження будь-якою заінтересованою особою сайта, стосовно якого є відомості використання його з порушенням авторських чи суміжних прав; такий запис, здійснений на електронному чи іншому носії (жорсткому диску комп'ютера, дискеті, диску для лазерних систем зчитування, іншому носії інформації), подається до суду із зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей запис здійснено і може бути речовим доказом у справі. Письмовими доказами можуть бути також довідки, отримані від провайдерів і мережевих пошукових служб.

Судом першої інстанції обґрунтовано встановлено факт використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» на сайті за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7/, що підтверджується наявними у справі протоколами огляду та ознайомлення з інформацією, розміщеною на інформаційних ресурсах (сайтах) в мережі Інтернет (том 1 аркуші справи 143-249, том 2 аркуші справи 1-250), відеозаписами процесу дослідження сайту, поданими на одноразово-записуючому пристрої CD-R; протоколом Господарського суду Харківської області по справі №922/3151/16 огляду Інтернет сайту від 21.09.2016.

В то же час, використання ФОП ОСОБА_4 знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» безпосередньо підтверджується рішенням Господарського суду Харківської області від 12.01.2017 по справі №922/3151/16, що набрало законної сили, у мотивувальній частині якого вказано, що: «відповідач (ФОП ОСОБА_4.) є заявником реєстрації знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», який використовується на сайті за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7/, як у доменному імені, так і у графічному, текстовому наповненні веб-сайту».

Те, що відповідач (ФОП ОСОБА_4.) є власником доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_8» підтверджується мотивувальною частиною рішення Господарського суду Харківської області від 12.01.2017 по справі №922/3151/16, в якій зазначено, що: «ФОП ОСОБА_4 з 27.09.2016 є реєстрантом (власником) доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_8», у якому відтворюється знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Розміщення текстового, графічного матеріалу на сайті за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7/ підконтрольне відповідачу (ФОП ОСОБА_4.), який є реєстрантом (власником) доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Згідно статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини« суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права.

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Паеффген проти Німеччини (PAEFFGEN GMBH v. Germany, № 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/05, ECHR 2007)", вказав на те, що власник доменного імені вправі самостійно визначати способи його використання (розмістити рекламу, сайт про послуги і товари, зробити доступ платним або безкоштовним, здавати доменне ім'я в оренду, продати його). Тому виключне право на використання доменного імені має економічну цінність, а відповідно є правом власності в змісті статті 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Матеріали справи не містять належних і допустимих доказів, у розумінні статей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, на підтвердження того, що відповідача-2, як власник доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_8» (сайту за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7/), передав вказане доменне ім'я у власність або користування іншій особі.

Таким чином, доменне ім'я сайту за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7/, текстове, графічне наповнення, у тому числі, розміщені на сайті фотознімки магазинів, на яких зображені вивіски із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», вказують про те, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» використовується у сфері господарювання, а знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» безпосередньо використовується відповідачем-2 (ФОП ОСОБА_4.) для пропонування уживаного товару необмеженому колу осіб.

Відповідно до частини другої статті 157 Господарського кодексу України використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Частиною першою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що під використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

У відповідності до пункту 63 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12 порушенням прав на знак визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Судом першої інстанції встановлено порушення відповідачем-2 прав позивача на знак, оскільки використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» призводить до змішування кінцевим споживачем діяльності з продажу уживаного товару під найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_2» з діяльністю продажу уживаного товару під найменуванням знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», причиною чого є зовнішня та концептуальна схожість торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» із торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка є відомою в Україні серед широких верств споживачів на підставі здобуття нею розрізняльної здатності, її популярності, відомості та доброї репутації.

Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», так само як і знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» виконаний простим, прямим, вертикально-витягнутим напівжирним шрифтом (шрифт «ArialNarrow» у MS Word), буквами латинської абетки, із стилізовано-виконаною буквою вертикально-витягнутим шрифтом, що стоїть на початку другого слова, розділяючи все позначення на дві частини. Всі букви розміщені лінійно, в один горизонтальний рядок із міжбуквеними та міжсловесними проміжками, без надстрокових та під строкових елементів, окрім більшої за розміром, ніж всі інші букви в позначенні, початкової букви другого слова - вона має надстроковий та підстроковий елементи. Отже, знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» має графічну схожість із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Дослівний переклад торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» («ІНФОРМАЦІЯ_2» від англ. - форма знижки, здешевлення; «ІНФОРМАЦІЯ_2» від англ. - місце, приміщення) надає можливість розтлумачити значення вказаного об'єкта інтелектуальної власності, як здешевлене приміщення. Тобто, переклад торговельної марки за заявкою № m201608829 від 21.04.2016 такий самий, як і дослівний переклад торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» («ІНФОРМАЦІЯ_1» від англ. - здешевлення; «ІНФОРМАЦІЯ_1» від англ. - соціально-структурована група, приміщення), що у свою чергу, вказує на єдність концепційного позначення обох торговельних марок, а саме - відокремлення місця продажу здешевленого одягу.

Крім того, семантичний наголос торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», як і торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», падає на перше слово, що пов'язано з системою читання зліва направо, стандартним написанням першого слова та фіксацією на ньому уваги, оскільки початкова буква другого слова стилізована, що може викликати труднощі у його швидкому сприйнятті. Отже, знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» має семантичну схожість із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Обидві торговельні марки: «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» використовуються при індивідуалізації діяльності з продажу уживаних товарів, заявлені для сфери використання 35 класу Міжнародного класифікатору товарів та послуг (за винятком послуг «демонстрування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам»), що вказує на єдність сфери вживання об'єктів прав інтелектуальної власності.

Таким чином, однакова сфера використання, схоже графічне, семантичне, концептуальне відтворення, однаковість концепції знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою № m201608829 від 21.04.2016 із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 від 11.04.2016, формує у споживачів уживаного товару враження єдності зазначених торговельних марок, не вбачаючи відмінностей, сприймаючи, як єдину мережу, яка не змінювалась позивачем з моменту реєстрації та використання торговельних марок: «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Таким чином, на підставі правового аналізу викладених обставин у сукупності, судом першої інстанції зроблено висновок, що схожість торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» із торговельною маркою позивача впливає на те, що більшість споживачів, які придбають товари у магазинах під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_2», вважають, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» та торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» є єдиною мережею.

Згідно пункту 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 №116 позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

У відповідності до пункту 4.3.2.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим законом; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК України у разі відхилення господарським судом висновку експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні (пункт 65 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 №12).

В процесі розгляду справи, враховуючи норму статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», судом першої інстанції з метою об'єктивного вирішення спору у даній справі за клопотанням позивача була призначена судова експертиза в сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

За результатами проведеного експертного дослідження, судовим експертом ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Копитько А.П. були надані наступні висновки:

1. Знак для товарів і послуг (торговельна марка) «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг НОМЕР_5 від 11.04.2016 є відомим в Україні.

2. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою № m201608829 від 21.04.2016 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 від 11.04.2016 на підставі їх графічної, семантичної, концептуальної, асоціативної схожості при однаковій сфері вживання порівнювальних позначень.

Таким чином, незважаючи на окрему різницю елементів знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» та знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», зокрема фонетичну розрізненість, але враховуючи асоціювання в цілому: візуальну, семантичну схожість торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», слід стверджувати про те, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою №m201608829 від 21.04.2016 є схожим до ступеня сплутання (змішування) із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 11.04.2016, що обґрунтовано встановлено судом на підставі належної правової оцінки наявних у справі доказів, наданих порівняльних фототаблиць обох торговельних марок, та безпосередньо на підставі висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №10530 від 23.03.2017 ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, звіту ТОВ «Рекламного агентства «Фініст» за результатами проведення маркетингових досліджень ступеня схожості знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», який здійснений на підставі проведеного дослідження мотивів та послідовності прийняття рішення про покупку уживаного товару у магазинах мережі «ІНФОРМАЦІЯ_1» та магазинах мережі «ІНФОРМАЦІЯ_2» у місті Дніпро Дніпропетровської області.

Водночас, колегія суддів апеляційної інстанції враховує, що судова експертиза проведена експертом ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса - Копитько Аллою Петрівною, науковим співробітником лабораторії досліджень об'єктів інтелектуальної власності, яка має вищу освіту за фахом «Інтелектуальна власність» та отримала спеціальну підготовку за спеціальністю 13.6. «Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів та послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів», 4 кваліфікаційний клас судового експерта (свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта № 697 від 22.10.2004) та стаж експертної роботи з 2004 року.

Незалежність експерта та правильність його висновку забезпечувались процесуально судом першої інстанції у відповідності до Закону України «Про судову експертизу».

В той же час, судового експерта ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса - Копитько А.П. було попереджено судом першої інстанції про кримінальну відповідальність згідно із статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Оцінюючи висновок експерта №10530 від 23.03.2017 колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. Експерт провів експертне дослідження, ґрунтуючись на експертних знаннях, методиці проведення експертизи та досвіді роботи в цій сфері, та склав відповідний Висновок. У наданому суду Висновку №10530 від 23.03.2017 експерт, посилаючись на матеріали справи, спеціальну літературу, довідкові видання та відповідні нормативні акти повно і послідовно виклав відповіді на всі поставлені перед ним судом першої інстанції питання, всебічно та ґрунтовно дослідив об'єкти інтелектуальної власності, що були йому надані для дослідження, а сам Висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у даній господарській справі є повним, вичерпним та обґрунтованим. Висновок експертизи складений у відповідності до Закону України «Про судову експертизу», положень ГПК України та відповідних нормативно-правових актів.

Також, з матеріалів справи вбачається, що при призначенні та проведенні судової експертизи було додержано вимоги законодавства, судовий експерт був компетентним, обставин, які виключали участь експерта у справі, судом встановлено не було.

Жодних доказів, які б свідчили про необґрунтованість висновку експерта або суперечливість його іншим матеріалам справи або таких, які б викликали сумнів в його правильності, скаржником не надано.

Таким чином, судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції, що висновок експерта №10530 від 23.03.2017 складений кваліфікованим судовим експертом, відповідно до вимог Закону України «Про судову експертизу», а тому приймається в якості належного та допустимого доказу.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів відхиляє доводи скаржника стосовно того, що висновок експерта №10530 від 23.03.2017 не є належним та допустимим доказом у справі.

Зважаючи на вказане, колегія суддів дійшла висновку, що всі необхідні умови, зазначені у частині п'ятій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», на які посилається позивач, були підтверджені у висновку експерта №10530 від 23.03.2017.

Виходячи з наведеного є вірним висновок суду першої інстанції про те, що позовна вимога щодо визнання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» схожою до ступеня сплутання (змішування) із торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» підлягає задоволенню.

Крім того, висновок місцевого господарського суду про фактичне введення відповідачем-2 знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» у господарський оборот і його використання ФОП ОСОБА_4 у власній комерційній діяльності, у повній мірі підтверджується фактичними обставинами спору, достеменно з'ясованими під час розгляду справи. Тому позов в частині вимог про визнання дій відповідача-2 (ФОП ОСОБА_4.) щодо використання торговельної марки за заявкою № m201608829 від 21.04.2016 порушенням прав позивача, як власника свідоцтва на знак для товарів та послуг, також обґрунтовано задоволено судом першої інстанції.

Задовольняючи вимогу позивача про заборону відповідачу-2 (ФОП ОСОБА_4.) використовувати знак для товарів і послуг (торговельну марку) «ІНФОРМАЦІЯ_2», суд першої інстанції обґрунтовано керувався положенням частини п'ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки одним із виключних прав власника свідоцтва є право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати. При цьому, окреслені частиною шостою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» винятки у реалізації виключного права не стосуються особи відповідача-2 (ФОП ОСОБА_4.).

Відтак, порушення прав власника свідоцтва тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (стаття 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Відповідно до пункту 2.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 №12 вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Згідно пункту 6.1. зазначеної постанови пленуму Вищого господарського суду України якщо господарським судом приймається рішення про вилучення з цивільного обороту певних товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів або про вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовувалися для виготовлення таких товарів, у резолютивній частині такого рішення, а відповідно - і у виданому на його виконання наказі мають зазначатися як найменування такого роду товарів (матеріалів, знарядь), так і ті притаманні їм ознаки, (в тому числі за необхідності - індивідуальні), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних виробів (товарів, предметів).

Зважаючи на те, що змішуваність сприйняття споживачем комерційної діяльності під найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_2» із комерційною діяльністю під найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1», і зважаючи на те, що таке змішування має вплив на господарську діяльність позивача, на вимоги чесної конкуренції, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для припинення порушення прав позивача, шляхом вилучення з обігу та знищення всіх об'єктів, які містять зображення знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2». Об'єкти, які підлягають вилученню мають ознаку - зображення торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявкою № m201608829 від 21.04.2016, що безпосередньо дає можливість виокремити від однорідних об'єктів.

Як вбачається з матеріалів справи, позов ОСОБА_5 містить ще одну вимогу про зобов'язання відповідача-2 (ФОП ОСОБА_4.) опублікувати інформацію про порушення прав інтелектуальної власності, а саме: «З квітня 2016 року торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» використовувалася у господарській діяльності з продажу уживаних товарів з метою омани покупців, користуючись фонетичною, графічною та концептуальною схожістю із торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якої є Фізична особа-підприємець ОСОБА_5, подальше використання якої є прямим порушенням загальних вимог чесної конкуренції».

При розгляді вимог позивача в цій частині суд першої інстанції виходив з того, що для задоволення вимоги про захист прав на знак шляхом опублікування судового рішення в засобах масової інформації з метою відновлення ділової репутації суб'єкта підприємницької діяльності, права якого порушено, названа вимога повинна бути обґрунтованою (пункт 76 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 №12).

Враховуючи популярність знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», тривалість поширеного використання вказаної торговельної марки, та враховуючи, що торговельна марка позивача має добру репутацію, суд першої інстанції правомірно визначився, що заявлена позовна вимога про опублікування відомостей про порушення прав інтелектуальної власності позивача підлягає задоволенню, але з корегуванням заявленого позивачем тексту публікації.

В даному випадку висновком судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №10530 від 23.03.2017 підтверджено, що торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» та торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» не має звукової (фонетичної) схожості, натомість, експертом підтверджена графічна (візуальна), семантична, асоціативна схожість та однаковість сфери вживання обох торговельних марок, тому суд першої інстанції обґрунтовано скорегував заявлений позивачем текст публікації, шляхом виключення слова «фонетичною». Резолютивна частина рішення суду першої інстанції в означеній частині задоволених вимог викладена з урахуванням роз'яснень, викладених у пункті 6.2. розділу І Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 №12.

Що стосується позовних вимог, звернених до відповідача-1 (ТОВ «Економ-Схід»), суд першої інстанції виходив з наступного.

Матеріали справи свідчать про те, що 06.01.2009 між позивачем та відповідачем-1 (ТОВ «Економ-Схід») укладено ліцензійний договір на використання знаків для товарів і послуг: «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_6».

За змістом пунктів 4.2.9.-4.2.10. зазначеного Договору на відповідача-1 (ТОВ «Економ-Схід») покладено обов'язок повідомляти позивача про факти порушення його прав на торговельні марки, які стали йому відомі з будь-яких джерел інформації та вчиняти всі можливі дії та заходи, направлені на укладення субліцензійних договорів з особами, які використовують торговельні марки без відповідного дозволу.

06.01.2009 між позивачем та відповідачем-1 (ТОВ «Економ-Схід») укладено договір про надання послуг, згідно пункту 2.1. якого на відповідача (ТОВ «Економ-Схід») був покладений обов'язок з надання позивачу послуг щодо пошуку, виявлення, фіксації, вчинення дій по забороні та припиненню незаконного використання торговельних марок: «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_6» у будь-який спосіб, що передбачений та не заборонений чинним законодавством України на всій території України та в мережі Інтернет.

Додатковою угодою від 14.04.2016 до ліцензійного договору на використання знаків для товарів і послуг: «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_6» від 06.01.2009 та додатковою угодою від 14.04.2016 до договору про надання послуг від 06.01.2009 було доповнено виконання зобов'язань, окрім знаків для товарів і послуг: «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_6», також торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1».

У пункті 9.3. ліцензійного договору сторонами обумовлено, що відповідач-1 (ТОВ «Економ-Схід») зобов'язаний вживати всіх заходів захисту прав на торговельні марки, у зв'язку з цим, має право звертатися до органів державної влади, в тому числі, але не виключно, до правоохоронних органів з метою захисту прав на торговельні марки, а також подавати будь-які клопотання, заяви, включаючи позовні заяви, скарги, заперечення і звертатись безпосередньо до порушника з метою врегулювання спорів щодо торговельних марок.

Порушення зобов'язань за ліцензійним договором є порушенням позивача на знак для товарів і послуг, про що вказується у пункті 9.5. ліцензійного договору.

З метою реалізації взятих на себе зобов'язань, відповідачем (ТОВ «Економ-Схід») було прийнято рішення про створення робочої групи з виявлення та усунення незаконного використання торговельних марок від 16.01.2016, до якого вносилися доповнення рішенням від 15.04.2016 щодо виявлення та усунення незаконного використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Робоча група створювалася з метою дослідження ринку, становища ринку, суб'єктів господарювання ринку з виявлення та усунення незаконного використання торговельних марок, власником яких є позивач.

Також, у відповідності до рішення відповідача-1 (ТОВ «Економ-Схід») від 05.05.2016, створювалася робоча група з покладеним обов'язком проведення у мережі Інтернет дослідження каталогів, баз даних, архівів техногенної, програмної документації, бібліотек-програм, науково-технічних довідників, електронних газет, журналів, новин, розсилок, мережних файлів, вільних програм, інформаційних серверів, веб-сайтів, веб-сторінок, веб-порталів, соціальних сітей, та інших інформаційних матеріалів, з метою виявлення та усунення незаконного використання торговельних марок, власником яких є позивач.

Схожість знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», а отже порушення прав інтелектуальної власності позивача, представником відповідача-1 (ТОВ «Економ-Схід») не заперечувалася. Проте, не зважаючи на такий факт, а також взяті відповідачем-1 (ТОВ «Економ-Схід») на себе зобов'язання за ліцензійним договором, проте останнім не здійснено жодної дії з виявлення, припинення порушення та усунення наслідків порушення, відповідач-1 повинен нести відповідальність.

Відповідно до пункту 12.2.2.1 ліцензійного договору відповідач-1 (ТОВ «Економ-Схід») несе відповідальність перед позивачем у формі штрафу в розмірі 10000, 00 грн. у випадку порушення відповідачем (ТОВ «Економ-Схід») будь-якого зі своїх обов'язків, що передбачені в пункті 4.2. договору.

Через порушення відповідачем-1 (ТОВ «Економ-Схід») обов'язків, передбачених у пункті 4.2. ліцензійного договору, позивач нарахував та заявив до стягнення з відповідача-1 (ТОВ «Економ-Схід») штраф у розмірі 10000,00 грн.

З огляду на викладене та враховуючи те, що представником відповідача-1 (ТОВ «Економ-Схід») визнано позовні вимоги у повному обсязі, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку про застосування до відповідача-1 передбаченої договором відповідальності, стягнувши з відповідача-1 на користь позивача штраф у розмірі 10000,00 грн.

В апеляційній скарзі відповідач-2 посилається на те, що господарський суд першої інстанції належним чином не дослідив правомірність способу захисту позивача шляхом подання позову одночасно до кількох відповідачів та підстави подання такого позову. Як наслідок, скаржник вважає, що позивачем створено «штучну підсудність» та змінено тим самим територіальну підсудність.

Однак такі твердження скаржника є безпідставними, оскільки матеріали справи свідчать про те, що позовна заява ФОП ОСОБА_5 була прийнята судом першої інстанції до розгляду із дотриманням вимог статті 15 Господарського процесуального кодексу України, а процесуальна співучасть відповідачів у даній справі має місце виключно з правових підстав.

Так, приписами Господарського процесуального кодексу України якого встановлені єдині правила визначення підсудності тієї чи іншої господарської справи, тому суд, розглядаючи справу, повинен оцінювати та визначати дотримання або недотримання цих правил позивачем.

Чинним процесуальним законодавством України не передбачено поділу альтернативної підсудності господарських справ на штучну та природну (дійсну), а також: не передбачено можливість незастосування судом альтернативної підсудності в залежності від того, мають позовні вимоги до декількох відповідачів основний чи похідний характер, або чи є вони (вимоги) взаємопов'язаними.

Статтею 16 Господарського процесуального кодексу України передбачено вичерпний перелік господарських справ, які підлягають розгляду за правилом виключної підсудності. Приписи зазначено процесуальної норми не містять вказівки щодо обов'язковості визначення підсудності за вимогами лише до відповідача, які випливають з основного зобов'язання.

Крім того, колегія суддів апеляційної інстанції враховує, що на момент відкриття провадження у справі господарський суд не визначає наявність чи відсутність підстав для задоволення позову та не встановлює факти дії чи припинення договорів, а лише визначає підсудність справи даному суду в залежності від місцезнаходження відповідача або одного з відповідачів.

Спір у даній справі виник у зв'язку з порушенням прав інтелектуальної власності позивача шляхом використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» схожим до ступеня сплутання (змішування) із зареєстрованою торговельною маркою позивача «ІНФОРМАЦІЯ_1», оскільки використання відповідачем-2 (ФОП ОСОБА_4, м. Кременчук, Полтавська область) зазначеного знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» є порушенням прав інтелектуальної власності позивача в силу положень статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг». При цьому, позовні вимоги до відповідача-1 (ТОВ «Економ-Схід», м. Харків) виникли через порушення останнім взятих на себе зобов'язань, направлених на захист прав інтелектуальної власності, за укладеним між позивачем та відповідачем-1 ліцензійним договором на використання знаків для товарів і послуг від 06.01.2009. Згідно умов ліцензійного договору відповідач-1 зобов'язаний вживати заходів захисту на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», проте цей обов'язок відповідачем-1 не дотримано.

Підставою звернення позивача до суду із вимогами щодо поновлення прав інтелектуальної власності до відповідачів у справі є використання схожої торговельної марки із вже зареєстрованою торговельною маркою до ступеня змішування.

Із матеріалів справи вбачається, що позивач, користуючись наданим законом правом вибору альтернативної підсудності у відповідності до вимог Господарського процесуального кодексу України, звернувся із позовом до суду за місцезнаходженням відповідача-1, що свідчить про дотримання позивачем у повному обсязі встановлених чинним законодавством правил підсудності, а справа була прийнята до провадження судом першої інстанції із додержанням правил підсудності.

Посилання скаржника на те, що позивач, як фізична особа, є 50% учасником ТОВ «Економ-Схід» та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ, не має жодного значення для розгляду даної справи по суті заявлених позовних вимог. Позивач та відповідач-1 - ТОВ «Економ-Схід» є двома різними суб'єктами господарювання, а позивач не позбавлений права на захист власних прав інтелектуальної власності в судовому порядку.

Відповідач-2 у своїй апеляційної скарзі стверджує, що він не володіє ніяким знаком для товарів та послуг (торговельною маркою) «ІНФОРМАЦІЯ_2», відносно якого висунуті позовні вимоги, оскільки на час розгляду справи та на день подання апеляційної скарги заявка № m201608829 знаходиться ще на стадії реєстрації. Скаржник вважає, що відповідні права на знак для товарі та послуг відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі та послуг» виникають виключно із дати реєстрації знаку (видачі свідоцтва). Проте скаржник не володіє ніякими правами, не має знаку для товарів та послуг, а тому не може порушувати права позивача не зареєстрованим знаком.

Однак зазначені твердження не узгоджуються з положеннями чинного законодавства та жодним чином не звільняють ФОП ОСОБА_4 від відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності позивача, з огляду на те, що за змістом статті 1 та частини другої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» є знаком для товарів і послуг (торговельною маркою), оскільки є позначенням, яке виконує роль відрізнення товарів і послуг від інших, незалежно від факту реєстрації.

Водночас, чинне законодавство не передбачає положень про те, що права інтелектуальної власності можуть порушуватися виключно зареєстрованим знаком для товарів і послуг.

На думку скаржника позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» є виключно графічним позначенням, об'єктом інтелектуальної власності, майнові права на які перейшли до ФОП ОСОБА_4 від фізичної особи ОСОБА_11 згідно з договором № 14/01/16 від 14.01.2016 щодо розробки та передання майнових прав інтелектуальної власності на розроблені об'єкти. Згідно додатку № 2 до цього Договору було створено логотип та оновлений фірмовий стиль відповідача-2. Сторони цього договору підписали акт, що виконавець самостійно створив для замовника, володіє усіма майновими та немайновими правами, передає замовнику виключні майнові права на об'єкт інтелектуальної власності, а саме логотип замовника.

Однак колегія суддів вважає, що скаржник цим самим підтвердив, що ним отримані права на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» 14.01.2016.

Відповідач-2 стверджує, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» не можна сплутати із торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», а тому суд першої інстанції необґрунтовано дійшов протилежних висновків. Скаржник зазначає, що у цих позначень не схоже смислове (семантичне) навантаження, оскільки слово «сlass» не можна перекласти, як «приміщення». У тому числі не можна встановити ідентичне смислове навантаження, оскільки слово «Економ» та «Дисконт» мають інші тлумачення. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» має різке графічне (візуальне) сприйняття, оскільки має унікальну літеру «D», частини написані на різному рівні. Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» зареєстрована у чорно-білому кольорі, позивачем при реєстрації не заявлені стверджувальні кольори, як критерії відмінності даної торговельної марки від інших позначень (написання зеленим кольором із виділенням загальної букви другого слова червоним кольором).

Проте такі твердження скаржника спростовуються фактичними обставинами, що знайшли своє підтвердження в матеріалах справи та рішенні суду першої інстанції.

Судом першої інстанції на підставі зібраних у справі доказів обґрунтовано зазначено про схожість обох торговельних марок, що досягнуто однаковим композиційним розміщенням словесних елементів, тотожним стилізованим виконанням букв, ідентичним кольоровим відтворенням, а також єдністю загальної концепції та однаковості сфери використання. Водночас, семантичне значення обох термінів, подібність понять, збіг смислового значення, подібність ідеї, загальної концепції, свідчать про наявність ідентичного смислового навантаження.

Колегія суддів погоджується з доводами позивача про те, що унікальність однієї літери «D» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», не може спростовувати схожість у цілому із належним позивачу об'єктом інтелектуальної власності, на чому наполягає скаржник. Про схожість обох об'єктів інтелектуальної власності слід вказувати тоді, коли незважаючи на окремі відмінності, позначення сприймаються споживачами як однакові, тотожні. Таке сприйняття у споживачів породжується в свідомості за рахунок певних образів, асоціацій. Належними та допустимими у справі доказами (результатами проведеного маркетингового дослідження і висновком експерта), підтверджується, що об'єкти подібні до ступеня сплутування незалежно від відокремлення одного елементу, тобто літери «D», оскільки схожість (подібність) оцінюється у цілому за рахунок асоційованого сприйняття кінцевим споживачем.

В той же час, факт того, що при поданні заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг позивачем не було заявлено кольору, не впливає на обов'язкове застосування кольорової гами при використанні об'єктів інтелектуальної власності, а тому при встановленні факту порушення прав інтелектуальної власності, кольорова гама має суттєве значення.

Судом першої інстанції обґрунтовано зазначено, що про факт схожості стверджує загальне зорове сприйняття обох торговельних марок, що досягнуто однаковим композиційним розміщенням словесних елементів, тотожним стилізованим виконанням букв, ідентичним кольоровим відтворенням (виконання знаків на жовтому фоні із використанням червоного та зеленого кольорів).

Слід зазначити, що після призначення судом першої інстанції у даній справі відповідної експертизи, позивач в порядку статей 32-34 Господарського процесуального кодексу України з метою доведення викладених у позовній заяві доводів щодо схожості торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_2» із торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» до ступеня змішування споживачами, замовив проведення відповідного маркетингового дослідження з виявлення/спростування сукупної (графічної, фонетичної, концептуальної) подібності знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1». Відповідний звіт за результатом проведення ТОВ «РА «Фініст» маркетингових досліджень від 02.11.2016 міститься в матеріалах справи (том 4 аркуші справи 35-42).

Заперечуючи проти доводів позивача відповідач-2 зазначив, що вказаний висновок не може бути прийнятий судом як належний доказ у справі, оскільки був замовлений за ініціативою зацікавленої сторони у справі, за кошти позивача та не відповідає дійсності.

Проте, позивач у своєму відзиві на апеляційну скаргу переконливо доводить суду апеляційної інстанції те, що метою спірного маркетингового дослідження не була оцінка рівня продажу. Натомість завдання полягало у дослідженні мотивів та послідовності прийняття рішення про покупку, з умов яких можна було прослідкувати чи є мотивом покупки у магазинах з найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_2» зовнішня схожість з мережею магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_1». При проведенні маркетингового дослідження були зібрані дані щодо розповсюдженості торговельних марок, їх популярності. Об'єктами дослідження були зовнішнє та внутрішнє оформлення місць продажу, асортимент, підготовка персоналу, якість обслуговування, тобто всі критерії, які дозволяють зробити висновок про рівень потенційної можливості сплутання, ототожнення споживачем обох торговельних марок.

Посилання скаржника на те, що звіт результатів проведення ТОВ «РА «Фініст» маркетингових досліджень від 02.11.2016 є суб'єктивною думкою, є юридично неспроможними, оскільки методи маркетингового дослідження передбачають встановлення незалежних висновків від суб'єктивних поглядів, інтересів, смаків, уподобань.

Що стосується доводів скаржника щодо недостатньої вмотивованості рішення суду першої інстанції, слід зазначити, що за змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі «Трофимчук проти України», no. 4241/03, від 28.10.2010 Суд повторює, що, хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довод.

Колегія вважає, що у зазначеному питанні слід керуватися принципом «обґрунтованої достатності» визначених судом мотивів та підстав прийняття відповідного рішення.

Разом з тим, проаналізувавши зміст оскаржуваного рішення місцевого господарського суду, колегія суддів дійшла висновку про вмотивованість судового рішення, враховуючи, що доводи та аргументи сторін були почуті, судом зазначено з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується його рішення, що відповідає практиці Європейського суду з прав людини (рішення у справах «Хаджинастасиу проти Греції», «Кузнєцов та інші проти Російської Федерації»).

Підсумовуючи вищенаведене, колегія суддів дійшла висновку, що доводи скаржника не підтверджені належними та допустимими доказами, і спростовуються фактичними обставинами справи та положеннями чинного законодавства, в зв'язку з чим апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Відповідно до абзацу 2 пункту 1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 6 «Про судове рішення», рішення з господарського спору повинно прийматись у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто з'ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі.

Рішення господарського суду має ґрунтуватись на повному з'ясуванні такого: чи мали місце обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі, та якими доказами вони підтверджуються; чи не виявлено у процесі розгляду справи інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин; яка правова кваліфікація відносин сторін, виходячи з фактів, установлених у процесі розгляду справи, та яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору (пункт 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 6).

Європейський суд з прав людини зазначає, що навіть якщо національний суд володіє певною межею розсуду, віддаючи перевагу тим чи іншим доводам у конкретній справі та приймаючи докази на підтримку позицій сторін, суд зобов'язаний мотивувати свої дії та рішення (див. рішення Суду у справі Олюджіч проти Хорватії, № 22330/05, від 05.02.2009).

Колегія суддів вважає, що місцевим господарським судом належним чином досліджено обставини справи та надано цим обставинам відповідну правову оцінку, розподіл судових витрат по справі що стосуються понесених позивачем витрат з оплати судового збору, проведення судової експертизи, оплати маркетингового дослідження, послуг адвоката, здійснено судом вірно, з урахуванням приписів статті 49 Господарського процесуального кодексу України та наявних у справі доказів, а тому рішення Господарського суду Харківської області від 04.05.2017 у справі № 922/3136/16 відповідає фактичним обставинам справи, не суперечить чинному законодавству України, а відтак правові підстави для його скасування у суду апеляційної інстанції відсутні.

На підставі викладеного та керуючись статтями 32, 33, 34, 43, 99, 101, пунктом 1 статті 103, статтями 105, 110 Господарського процесуального кодексу України колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, м. Кременчук, Полтавської області залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду Харківської області від 04.05.2017 у справі №922/3136/16 залишити без змін.

Постанова набирає чинності з дня її проголошення і може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом 20-ти днів.

Головуючий суддя Барбашова С.В.

Суддя Істоміна О.А.

Суддя Пелипенко Н.М.