Окрема думка судді № 67805311, 29.06.2017, Касаційний адміністративний суд Верховного Суду (до 15.12.2027 - Вищий адміністративний суд України)

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

м. Київ

О К Р Е М А Д У М К А

29 червня 2017 року К/800/31475/16

Судді Вищого адміністративного суду України Кравцова Олега Вікторовича стосовно ухвали Вищого адміністративного суду України від 29 червня 2017 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Юрія-Фарм" до Державної служби інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство економіки, розвитку та торгівлі України, третя особа - Компанія „Баєр Фарма АГ (Акцієнгезельштат)", про визнання неправомірними дій, скасування рішення та зобов'язання вчинити певні дії.

О Б С Т А В И Н И С П Р А В И:

16 квітня 1993 року Баєр Фарма АГ (Німеччина) через представника у справах інтелектуальної власності ОСОБА_2 звернулася до Державного департаменту інтелектуальної власності, правонаступником якого є Державна служба інтелектуальної власності України, із заявкою № 93002762 на одержання патенту на винахід, пріоритет на який встановлено за датою подання попередньої заявки в іноземній державі від 10 січня 1992 року № Р4200414.4.

За результатами кваліфікаційної експертизи, відділом Департаменту встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності, у зв'язку з чим, Департаментом прийняте рішення про видачу патенту України на винахід.

На підставі вказаного рішення, в офіційному бюлетені „Промислова власність" №3 за 2001р. Департаментом опубліковані відомості про видачу патенту НОМЕР_2 та опис до нього, здійснена його державна реєстрація та виданий заявнику патент № НОМЕР_2.

Відповідно до абзацу 3 частини четвертої статті 6 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи. Таким чином, 20-річний строк дії патенту НОМЕР_2 обмежений - до 16 квітня 2013 року.

ТОВ „ОСОБА_2 і Партнери" 3 березня 2004р. звернулося до голови Департаменту із клопотанням від 2 березня 2004 року вих. № 2079, підписаним патентною повіреною ОСОБА_3, про продовження строку дії патенту № НОМЕР_2, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу, у якому викладене прохання продовжити строк дії патенту НОМЕР_2 на 5 років. До зазначеного клопотання були додані: нотаріально засвідчена копія реєстраційного посвідчення від 31 січня 2001 року НОМЕР_1; копія довіреності від 22 січня 2001р.

Листом від 2 квітня 2004р. №16-11/1434 управління державної реєстрацій та інформаційного забезпечення в сфері інтелектуальної власності Департаменту звернулося до патентної повіреної ОСОБА_3 ТОВ „ОСОБА_2 і Партнери", у якому зазначило про необхідність надати документи, які підтверджують надання дозволу на використання лікарського засобу, що є об'єктом винаходу по патенту НОМЕР_2.

Листом від 19 травня 2004 року вих. №2408, підписаним патентною повіреною ОСОБА_3 ТОВ „ОСОБА_2 і Партнери", надані відповідні роз'яснення, а саме до клопотання про продовження строку дії патенту НОМЕР_2, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу, додане реєстраційне посвідчення від 31 січня 2001 року НОМЕР_1 лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 Під зареєстрованим лікарським засобом, торговельною назвою якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 розуміють активну речовину моксифлоксацин у формі гідрохлориду. Моксифлоксацин є міжнародною непатентованою назвою похідних хінолон-і нафтиридонкарбонової кислоти.

Згідно з міжнародною практикою, непатентовані назви використовуються у фармацевтичній галузі та документах у сфері охорони здоров'я як загальновживані чіткі терміни для активних речовин, в той час, як одні і ті ж самі активні речовини можуть пропонуватися різними виробниками під різними торговельними назвами.

До зазначеного листа додані додаткові документи, а саме: витяг із німецького довідника „Rоеmрр" та його нотаріально завірений переклад на українську мову; стаття із журналу „Клінічна мікробіологія і антимікробна хіміотерапія", Москва, том 3, №3, 2001; витяг із опису до патенту НОМЕР_2.

Державне підприємство „Укрпатент" листом від 8 червня 2004р. №925/01 надало відповідь на лист начальника управління державної реєстрацій та інформаційного забезпечення в сфері інтелектуальної власності Департаменту від 1 червня 2004р. №16-12/2280, що діюча речовина лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 моксифлоксацин гідрохлорид 436,8 мг у перерахуванні на 400 г моксифлоксацину є об'єктом винаходу, захищеного патентом № НОМЕР_2.

За результатами розгляду клопотання про продовження строку дії патенту НОМЕР_2, 18 червня 2004 року Департаментом прийняте рішення про продовження строку дії патенту НОМЕР_2 до 16 квітня 2018 року та про внесення відповідних відомостей до Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи.

На ім'я ТОВ „Юрія-Фарм" наказом № 540 від 30 серпня 2011 року Міністерством охорони здоров'я України здійснена державна реєстрація лікарського засобу „ІНФОРМАЦІЯ_3 активною діючою речовиною якого є моксифлоксацина гідрохлорид, натомість Міністерством охорони здоров'я України здійснена державна реєстрація лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_2 активною діючою речовиною якого є моксифлоксацина гідрохлорид, за №UA/4071/01/01.

Активно діючою речовиною зазначених лікарських засобів є моксифлоксацина гідрохлорид.

В господарському суді м. Києва знаходиться справа № 910/10512/14 за позовом Компанії Баєр Фарма АГ (Акціенгезельшафт) до ТОВ „Юрія-фарм" про припинення порушення прав власника патенту України НОМЕР_2 на винахід. Компанія Баєр Фарма АГ (Акціенгезельшафт) стверджує, що ТОВ „Юрія-фарм" здійснює дії, спрямовані на використання винаходу, який охороняється патентом України на винахід НОМЕР_2, шляхом подання документів щодо державної реєстрації лікарських засобів та отримання реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, до складу яких входить речовина моксифлоксацин гідохлорид.

Не погоджуючись із діями та вищенаведеним рішенням відповідача, враховуючи неможливість в повній мірі реалізовувати свої права як власника державної реєстрації лікарського засобу „ІНФОРМАЦІЯ_3 Товариство «Юрія-Фарм» звернулось до суду..

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 16 вересня 2016 року позовні вимоги задоволено.

Визнані протиправними дії Державного департаменту інтелектуальної власності, правонаступником якого є Державна служба інтелектуальної власності України, щодо прийняття рішення від 18 червня 2004 року про продовження строку дії патенту України на винахід НОМЕР_2. Визнане протиправним та скасоване рішення Державного департаменту інтелектуальної власності, правонаступником якого є Державна служба інтелектуальної власності України, від 18 червня 2004 року про продовження строку дії патенту України на винахід НОМЕР_2. Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про скасування рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 18 червня 2004 року про продовження строку дії патенту України на винахід НОМЕР_2 до Державного реєстру патентів України на винаходи та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені „Промислова власність".

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 1 листопада 2016 року скасоване рішення суду першої інстанції та відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що патент НОМЕР_2, об'єктом якого є винахід - діюча речовина моксифлоксацин гідрохлорид, зареєстрований в Україні, та патент НОМЕР_3 на лікарський засіб ІНФОРМАЦІЯ_2, діючою речовиною якого є моксифлоксацин гідрохлорид, зареєстрований у США, не входять до одного сімейства патентів, подані на основі різних пріоритетних заявок, дати подачі яких відрізняються більше ніж на 12 місяців, тому Державний департамент інтелектуальної власності повинен був звернутися із повідомленням про невідповідність поданих документів розділам 1, 2 Інструкції №298 до заявника та/або із запитом про надання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, та/або винести відповідно до п. 3.7. Інструкції №298 рішення про відмову у продовженні строку.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи в задоволенні позовних вимо, суд апеляційної інстанції виходив з того, що рішенням Господарського суду міста Києва від 21 червня 2016 року, яке набрало законної сили по справі № 910/10512/14 задоволені позовні вимоги Bayer Pharma AG [Aktiengesellschaft] (Баєр Фарма АГ [Акціенгезельшафт]. Зобов'язано ТОВ „Юрія-Фарм" припинити використання у будь-який спосіб, винаходу „Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки", який охороняється патентом України № НОМЕР_2 і належить Bayer Pharma AG [Aktiengesellschaft] (Баєр Фарма АГ [Акціенгезельшафт]. Визнані недійсними накази МОЗ від 30.08.2011 № 540 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" у частині державної реєстрації лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_3 та від 19.05.2014 №340 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" у частині державної реєстрації лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_3 Визнане недійсним реєстраційне посвідчення № НОМЕР_4 на лікарський засіб ІНФОРМАЦІЯ_3 Зобов'язано вилучити з цивільного обороту та знищити лікарський засіб ІНФОРМАЦІЯ_3 виробник ТОВ „Юрія-Фарм". Таким чином станом на момент звернення з даним позовом позивач не мав відношення до винаходу - лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_2 що свідчить про відсутність порушених прав та інтересів позивача.

Ухвалюючи 29 червня 2017 року рішення у справі № 826/10882/16 (провадження № К/800/31475/16), колегія суддів Вищого адміністративного суду України залишила без змін рішення апеляційної інстанції, прийшовши до висновку щодо правомірності рішення відповідача від 18 червня 2004 року про продовження дії патенту України № НОМЕР_2 на 5 років та зазначила про відсутність порушених прав позивача.

Вважаю, що такий висновок суду суперечить вимогам діючого законодавства з огляду на наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-ХІІ з наступними змінами та доповненнями у редакції, яка була чинна на час виникнення спірних правовідносин (надалі - Закон №3687-ХІІ) винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Частиною другою статті 6 названого Закону №3687-ХІІ закріплено, що об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо).

Відповідно до частини 4 статті 6 Закону України №3687-ХІІ строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи.

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років. За подання клопотання сплачується збір.

За результатами аналізу наведеної правової норми суд першої інстанції дійшов правильного висновку про те, що строк дії патенту на винахід може бути продовжено тільки у разі, якщо об'єктом захисту цього патенту є, зокрема, лікарський засіб.

Відповідно до визначення, закріпленого у статті 1 Закону України «Про лікарські засоби» від 04 квітня 1996 року №123/96-ВР з наступними змінами та доповненнями у редакції, яка була чинна на час виникнення спірних правовідносин (далі по тексту - Закон України №123/96-ВР) лікарськими засобами є речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму.

До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

Отже діючі речовини та готові лікарські засоби є різними видами лікарських засобів.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України №3687-ХІІ було розроблено Інструкцію № 298, яка встановлює порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо (далі - засіб), використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, та визначає вимоги до клопотання про продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є такий засіб (далі - клопотання), порядок розгляду клопотання.

Відповідно до пункту 2.3 розділу 2 Інструкції №298 до клопотання додаються:

- завірена копія документа, що надає дозвіл на використання засобу, виданого компетентним органом (копія реєстраційного посвідчення тощо);

- довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо клопотання за дорученням власника патенту подає представник у справах інтелектуальної власності або інша довірена особа.

Як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, патентним повіреним третьої особи до клопотання про продовження строку дії патенту на винахід НОМЕР_2 було додано реєстраційне свідоцтво від 31 січня 2001 року НОМЕР_1 на готовий лікарський засіб Авелокс®.

Тим часом, як зазначено вище, діюча речовина та готовий лікарський засіб є різними видами лікарських засобів. Відповідно, дозвіл на використання готового лікарського засобу не можна ототожнювати з дозволом на використання діючої речовини.

На підтвердження правильності такого висновку свідчить те, що Порядок проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 вересня 2000 року №220, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2000 року за №685/4906, закріплює, що він поширюється на діючі речовини (субстанції) та допоміжні речовини, готові лікарські засоби (за винятком імунобіологічних препаратів та лікувальних косметичних засобів), гомеопатичні засоби, радіоактивні лікарські засоби, дезінфекційні засоби, що безпосередньо контактують з організмом пацієнта або медичного персоналу, діагностичні засоби, лікарські домішки до харчових продуктів.

Постановляючи рішення про відмову в задоволенні позову, суд апеляційної інстанції не здійснив аналізу наведених вище положень чинних нормативно-правових актів, а також не навів обґрунтування прийняття реєстраційного свідоцтва від 31 січня 2001 року НОМЕР_1 на готовий лікарський засіб ІНФОРМАЦІЯ_2 як документа, що надає дозвіл на використання діючої речовини.

Отже, на мій погляд, постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 1 листопада 2016 року є незаконною та підлягала скасуванню У свою чергу, постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 16 вересня 2016 року прийнята відповідно до вимог чинного законодавства.

Суддя Вищого адміністративного

суду України О.В. Кравцов