Рішення № 67442077, 16.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 2/760/3954/17

В справі № 760/7328/17-ц

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2017 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді - Шереметьєвої Л.А.

за участю секретаря- Хілюк І.О.

представників позивача- Кочкарьова С.В.. Огнев»юка Я.В.

представника відповідача 3- Потоцького М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Toyo Tire & Rubber Co., Ltd / Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд / до Товариства з обмеженою відповідальньітсю « Нік. Юей», ОСОБА_3, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання торговельної марки добре відомою в Україні, заборону використовувати торговельну марку, зобов»язання здійснити переделегування доменного імені та зобов»язання вчинити дії,суд

В С Т А Н О В И В :

В квітні 2017 року позивач - Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) звернувся з позовом до суду і просить:

-визнати торговельну марку "TOYO"добре відомою в Україні станом на 01 червня 2003 року для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «автомобільні шини» на ім'я Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) (17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-8661 (JP) 17-18, Едоборі 1-чом, Ніші-ку, Осака -ші, Осака 550-8661 (Японія);

-зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію про визнання торговельної марки "TOYO" добре відомою в Україні станом на 01 червня 2003 року для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «автомобільні шини» на ім'я Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) (17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-8661 (JP) 17-18, Едоборі 1-чом, Ніші-ку, Осака -ші, Осака 550-8661 (Японія) в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

-заборонити відпровідачу ОСОБА_3 використовувати добре відому в Україні торговельну марку "TOYO", а також позначення, схожі з нею до ступеню змішування, в доменних іменах та мережі Інтернет, відносно таких товарів як автомобільні шини та автозапчастини;

-зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Нік.Юей» здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь Toyo Tire & Rubber Со., Ltd /Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд (17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-8661 (JP)/17-18, Едоборі 1-чом, Ніші-ку, Осака-ші, Осака.

Ухвалою суду від 16 червня 2017 року за клопотанням представника позивача до участі в справі як правонаступника Державної служби інтелектуальної власності України було залучено Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Звертаючись до суду, позивач посилається в позові на те, що Toyo Tire & Rubber Со., Ltd /Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд є всіесвітньо відомою міжнародною корпорацією та одним із лідерів у світі по виробництву автомобільних шин та іншої продукції для автотранспортних засобів.

Йому належать виключні майнові права інтелектуальної власності на різні об»єкти, в тому числі на торговельну марку «TOYO».

Так, нещодавно стало відомо, що відповідачем - ТОВ»Нік.Юей» в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, за яким закріплено сайт, на якому незаконно використовується торговельна марка, яка належить йому.

За наявною у нього інформацією власником/реєстрантом доменного імені є відповідач ОСОБА_3

Вважає, що реєстрація доменного імені здійснена з порушенням вимог закону, призводить до введення споживачів та громадськості в оману щодо особи, яка здійснює свою діяльність за допомогою веб-сайту за доменним ім'ям ІНФОРМАЦІЯ_1, та порушує його права на добре відому торговельну марку.

Зазначає, що задовго до дати реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 належна йому торговельна марка «TOYO» за міжнародною реєстрацією № 930354 від 11 травня 2007 року вже була добре відома в Україні.

Так, за проведеним опитування торговельна марка «TOYO» є відомою 87,1% повнолітнього населення України, має високий ступінь відомості та високий рівень визнання на території України щодо товарів 12 класу МКТП «Автмообільнів шини», що підтверджується Звітом за результатами соціологічного опитування ТОВ»СОЦІОПОЛІС» в період з 22 листопада по 23 грудня 2016 року.

Так, корпорація була заснована в 1945 році, основною сферою її діяльності є розроблення та виробництво шинної та хімічної продукції, гумових запчастин для автотранспортних засобів та створення нових технологій в автомобільній галузі.

Станом на 2003 рік у компаніях працювало понад 7000 професіоналів.

Крім того, корпорація є однією з лідируючих корпорацій та має мережу підрозділів та представництв більш ніж у 100 країнах світу.

Діяльність по виробництву автомобільних шин під торговельною маркою «TOYO» здійснюється в Європі, Америці та Азії на 20 заводах в Японії та 8 заводах в інших країнах світу.

Так, корпорація має власний технічний центр в Ітамі /Японія/, який є найбільш сучасним з центрів по розробці автомобільних шин у світі, є ініціатором розробки специфічних шин для транспортних засобів, а також спортивних шин з підвищеними характеристиками.

Продукція корпорації є відомою у світі та користується великою популярністю.

Саме завдяки популярності продукції корпорації були укладені ряд угод на постачання автомобільних шин з провідними автовиробниками світу: Mazda Motors Corporation (Мазда Моторс Корпорейшн), TOYOTA Motors Corporation (Тойота Моторс Корпорейшн), Mitsubishi Motors Corporation (Мітсубіші Моторс Корпорейшн).

Крім того, автомобільні шини, марковані торговельною маркою «TOYO», мають велике коло споживачів і 8 років займмали перші місця в номінації «Якість продукції», а з 2002 року заслуговували 6 разів звання «Бренд №1» в Південній Америці.

Автомобільні шини неодноразово встановлювали світові рекорди.

Використання знаку «TOYO» почалося в 1945 році, а на території України приблизно з 1992 року безперервно та є динамічно прогресуючим.

Згідно проведених пошуків Інтернет сайтів за допомогою пошукових системи «Yandex» було виявлено 63 млн. сайтів, на яких здійснювалось пропонування до продажу продукції та рекламування автомобільних шин під знаком «TOYO», «GOOGLE» - 62, 4 млн.сайтів.

Зазначає також, що реклама автомобвльних шин здійснювалася в різноманітні способи, зокрема шляхом представлення нових моделей на кращих всесвітнівх виставках, спортивних заходах, в журналах, бігбордах, на телебаченні, радіо тощо.

Крім того, щороку здійснюється оприлюднення нової продукції на різноманітних виставках та рекламування іншим шляхом, у тому числі в мережі Інтернет, в кінематографічних творах, комп»ютерних програмах та під час спортивних заходів.

Торговельна марка «TOYO» була зареєстрована в 117 країнах світу.

Зазначає також, що реєстрація відповідачем - ТОВ»Нік.Юей» доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 є порушенням його прав, гарантованих ст. 6-bis Паризької конвенції та ст.ст.16, 20 та 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а тому просить зобов»язати відповідача здійснити переделегування спірного доменного імені на його ім»я, оскільки він не давав своєї згоди на реєстрацію та делегування доменного імені та використання своєї торговельної марки.

Вважає, що власник доменного імені та сайту, який йому делеговано, неправомірно використовує торговельну марку в доменному імені та на сайті, оскільки не отримував від нього на це дозволів.

Виходячи з цього, просить задовольнити позов.

Представники позивача в судовому засіданні позхов підтримали.

Представник відповідача ТОВ «Нік.Юей» в судове засідання не з»явився, надав письмові пояснення, в яких зазначив, що підприємство є реєстратором доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, в своїй діяльності здійснює лише технічні функції з реєстрації доменних імен, не маючи своїм обов'язком перевіряти відсутність у діях реєстранта доменного імені порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.

Просить розгглядати справу в відстуності його представника.

Відповідач ОСОБА_3 в судове засідання також не з'явився. Подав заяву про визнання позову, в якій підтвердив, що він є власником доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, під час реєстрації якого не знав, що знак "TOYO" був добре відомим в Україні.

Просить розглядати справу в його відсутності.

Представник відповідача - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України зазначив, що порушень прав позивача з боку Міністерства допущено не було, а при вирішенні спору покладається на розсуд суду.

Заслухавши пояснення сторін,дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про задоволення вимог позивача, виходячи з наступного.

Відповідно до п. п. 1, 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі ст. 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

З дати, на яку за визначенням суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням».

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

-ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

-тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

-тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

-тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

-свідчення успішного відстоювання прав на знак;

-цінність, що асоціюється зі знаком.

Згідно зі ст. 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року, при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим.

Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними.

Судом встановлено, що Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) - міжнародна корпорація зі штаб-квартирою у м. Осака (Японія), має дочірні підприємства та представництва більш ніж у 100 країнах світу.

Корпорація була заснована у 1945 році в результаті злиття компаній Hirano Rubber Manufacturing Inc. та Toyo Rubber Industrial Co., Lt.

Головною сферою господарської діяльності позивача є розроблення та виробництво автомобільних шин (75% виробництва), хімічної продукції, автозапчастинчастин з гуми та розробка нових технологій для автомобільної промисловості.

З наданого позивачем до суду нотаріально посвідченого перекладу АФІДЕВІТ, підписаного під присягою директором департаменту інтелектуальної власності корпорації Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд), вбачається, що розроблення, конструювання та випробування автомобільних шин під торговельною маркою «TOYO» здійснюється у спеціальному технічному центрі позивача та у 7 (семи) дослідницьких інститутах.

Станом на 2003 рік у Корпорації працювало більше 6000 працівників, які займалися розробкою та виробництвом шинної продукції, починаючи із створення концепції та розробки високотехнологічних рішень і закінчуючи виробництвом готової продукції під торговою маркою «TOYO».

Позивач має власний технічний центр, який знаходиться у місті Ітамі (Японія), який є найбільш сучасним з усіх центрів, що займаються розробкою шин, у світі. Центр обладнано найновішим обладнанням для розробки та випробувань, включаючи стенд для випробування шин «Flat-Trac II» та ультрасучасну систему комп'ютерного моделювання «T-mode».

У 1988 році спеціалістами позивача було розроблено інноваційну технологію «DSOC» (Dynamic Simulation Optimized Contour Theory - теорія оптимізації контура методом динамічного комп'ютерного моделювання), завдяки якій було радикально змінено підхід до розробки нових автомобільних шин.

У 1989 році цю технологію було модернізовано і вона отримала нову назву «DSOC-T», яку було змінено на «DSOC-II» у 1995 році.

Продукція позивача випробовується на двох полігонах, один з яких знаходиться у місті Сарома (на острові Хоккайдо, Японія), а інший - у префектурі Міядзаки (на острові Кюсю, Японія).

Протягом тривалого часу корпорація працювала з такими великими автомобільними корпораціями, як Mazda Motors Corporation (Мазда Моторс Корпорейшн), TOYOTA Motors Corporation (Тойота Моторс Корпорейшн), Mitsubishi Motors Corporation (Мітсубіші Моторс Корпорейшн).

Щодо ступеня відомості чи визнання торговельної марки "TOYO".

Зі Звіту про соціологічне опитування №326 від 23 грудня 2016 року «Визначення рівня відомості торговельної марки "TOYO» в Україні» вбачається, що торговельна марка є відомою в переважній більшості представників досліджуваної цільової групи-мешканців міст України з населенням понад 100 тис.осіб, які водять автомобілі та/або діяльність пов'язана з продажем, обслуговуванням, ремонтом чи рекламою автомобілів або запчастин до них.

Переважній більшості представників досліджувної групи, яким відома дана торговельна марка, під цією торговіельною маркою відомі автомобільні шини, які вважають її власником Toyo Tire & Rubber Со., Ltd.

При цьому більшість представників досліджуваної цільової групи (61,9%), яким відома торговельна марка "TOYO , дізналися про цю торговельну марку 1 червня 2003 року або раніше.

Тобто, з даного виконовку випливає, що позначення «TOYO» в якості торговельної марки автомобільних шин компанії позивача,є тривало відомим серед доречного кола українських споживачів .

/ т.1, а.с. 84 - 97 /

Крім того, відомість та визнання автомобільних шин під торговельною маркою «TOYO» підтверджується численними публікаціями в мережі Інтернет та рейтингами серед компаній по виробництву автомобільних шин.

Так, матеріали справи містять інформацію про провідні місця, зайняті позивачем серед 75 найбільших світових виробників автомобільних шин, зокрема, згідно «Рейтингу глобальних шинних компаній»(Global Tire Company Rankings) за 1998-2004 роки.

Даний рейтинг опублікований на сайтах видань, що спеціалізується на комерційній інформації в галузі виробництва гуми та пластиків: «Rubbers & Plastics News» та «Tire Business».

З приведених у рейтингах даних випливає, що протягом тривалого періоду - щонайменше 9 років (з 1998 по 2004 включно та з 2008 по 2009 включно) - серед 75 компаній - учасників глобального ринку шинної продукції позивач входив до 10 найбільших за обсягами продажів.

При цьому, продукція під знаком "TOYO" продається більш ніж у ста країнах світу.

Згідно інформації, яка міститься в аффідавіті, під торговельною маркою «TOYO» у період за 2000 рік сукупні продажі склали 1 298 мільярдів доларів США; 2001 рік - 1 199 мільярдів доларів США; 2002 рік - 1245 мільярдів доларів США; 2003 рік - 1374 мільярдів доларів США.

У період з 1998 по 2003 роки корпорацією було витрачено 9 412 000 000 японських ієн на рекламування продукції, позначеної знаком для товарів і послуг «TOYO», у всьому світі та загальний світовий обсяг виробництва товарів і послуг «TOYO» становив 594 807 000 000 японських ієн.

У 2003 році загальний обсяг продажу товарів і послуг «TOYO» становив 159 237 000 000 японських ієн в Європі, з яких 65 050 291 японських ієн в Україні.

Викладеного вище свідчить про стабільне та вагоме становище позивача на світовому ринку виробників автомобільних шин, що сприяло набуттю позначенням «TOYO», яким маркуються відповідні товари, відомості в усьому світі та, відповідно, в Україні.

Виходячи з цього, суд вважає обгрунтованими твердження позивача щодо того, що торговельна марка «TOYO» має високий ступінь відомості та визнання у відповідному секторі суспільства як у світі, так і в Україні.

/ т.3, а.с. 4 - 71 /

Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака "TOYO".

Так, з наданих позивачем доказів вбачається, що використання знаку «TOYO» у всьому світі почалося з 1979 року, а на території України щонайменше з 2003 року.

Документальною вказівкою на дату, на яку позначення «TOYO» фактично існувало як знак для товарів 12 класу МКТП «автомобільні шини», є здійснена в Малайзії 26.02.1972 року реєстрація знака «TOYO» за № M/050958 відносно товарів 12 класу МКТП «автомобільні шини».

Використання позивачем даної торговельної марки було безперервним та динамічно прогресуючим, що підтверджується наявною у матеріалах справи інформацією із мережі Інтернет, в якій містяться численні публікації із пропонування до продажу продукції під знаком «TOYO» в різних регіонах України.

Одним з ранніх рекламних матеріалів є опублікована в електронній версії видання «Автоцентр» публікація статті «Лыжня или трасса. Тест зимний резины» від 25 грудня 1997 року, де наводяться зображення та характеристики зимових шин марки «TOYO».

Про тривале використання позначення «TOYO» в Україні свідчить також датована 01 вересня 2003 року публікація «Машины, которые «играли» в фільмі «Двойной форсаж» з електронної версії популярного спеціалізованого видання для автолюбителів «Автоцентр», в якій наводяться дані про характеристики задіяних у зйомках фільму «Подвійний форсаж» автомобілів.

Згідно наданих до суду матеріалів, а саме фотографій, щорічних звітів компанії вбачається, що знак «TOYO» завжди зображений на автомобільних шинах виробництва дочірніх підприємств позивача.

З приведених зображень вбачається, що позначення «TOYO» застосовуються на товарах - автомобільних шинах та прикріплених до них наличках у вигляді, не суттєво відмінному від знака, який позивач вважає можливим визнати добре відомим в Україні. Крім спеціалізованої продукції, даним позначенням маркуються також супутні товари, зокрема, ліхтарики, предмети одягу, ручки, футболки тощо, які безкоштовно надаються споживачам під час різноманітних заходів, які супроводжуються рекламуванням та пропонуванням до продажу автомобільних шин під знаком «TOYO».

Надані позивачем матеріали містять також результати проведеного за допомогою програм «Yandex» та «Google» пошуків в мережі Інтернет, станом на 01 червня 2003 року та українським сегментом мережі, які дозволяють визначити регіони України, в яких здійснювався продаж автомобільних шин під знаком «TOYO».

Як випливає з вказаного матеріалу, в зазначений період шини «TOYO» пропонувались до продажу в найбільш густонаселених містах України, таких як Київ, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків.

Про популярність торговельної марки «TOYO» також свідчать надані представниками позивача в розпорядження суду публікації українських та російських джерел щодо товарів, маркованих торговельною маркою «TOYO», насамперед автомобільних шин.

Крім того,відомості про це містяться також в мережі Інтернет з переліком посилань на розміщені в регіонах України інтернет-магазини та спеціалізовані магазини, в яких пропонуються до продажу автомобільні шини під торговельною маркою «TOYO» .

З наданих позивачем доказів випливає, що позначення «TOYO» широко використовувалось в Україні відносно таких товарів 12 класу МКТП, як «автомобільні шини».

Виходячи з викладеного вище, суд вважає обгрунтованими посилання позивача на те, що знак «TOYO» для товарів «автомобільні шини» інтенсивно використовується і інтенсивність його використання постійно зростає, тобто факт тривалого та безперервного використання знака «TOYO» відносно товару 12 класу МКТП в України є доведеним і свідчить про добру відомість торговельної марки "TOYO" .

/ т.1, а.с. 98 - 221 /

Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки "TOYO" , включаючи рекламування та інше оприлюднення.

Судом встановлено, що починаючи з 01 червня 2003 року позивачем активно просувається торговельна марка «TOYO» як у світі, так і на території України, у тому числі у мережі Інтернет на різноманітних українських, зарубіжних сайтах та у спеціалізованих автожурналах.

Згідно наданих позивачем доказів станом на даний час за допомогою пошукових системи «Yandex» було виявлено 63 млн. сайтів, на яких здійснювалось пропонування до продажу продукції та рекламування автомобільних шин під знаком «TOYO», «GOOGLE» - 62, 4 млн.сайтів.

Тобто, така значна кількість згадувань автомобільних шин марки "TOYO" в мережі безумовно сприяє набуттю відомості вказаної марки серед фактичних та потенційних споживачів в Україні.

З наданої позивачеми довідки ТОВ «Контекст-Медія» № 30/12 від 30 грудня 2016 року вбачається, що автомобільні шини під торговельною маркою «TOYO» в період до 01 червня 2003 року згадувались 486 разів в 328 різних інформаційних джерелах (Інтернет джерела - 229 згадування, друковані видання - 253 згадувань та телебачення - 4 згадувань).

Крім того, просування знаку «TOYO» здійснюється позивачем також на різноманітних міжнародних спеціалізованих виставках та автоспортивних заходах.

Так, в 2008-2009 роках позивач приймав активну участь на міжнародній виставці SEMA (Specialty Eguipment Market Associaton)(адреса в мережі Інтернет: https://www. semashow. com/), яка проводиться щороку в США.

Матеріали справи містять інформацію стосовно публікації «SEMA 2008: Toyota V6 RAV4 Performance Sport и Yaris Tailback CNG» на українському веб-ресурсі «ТранзитАвто» про участь позивача в даному заході в партнерстві з корпорацією TOYOTA Motors Corporation (Тойота Моторс Корпорейшн) під час рекламування нового автомобілю «Yaris Tailback CNG» з автомобільними шинами під знаком «TOYO».

Наданий позивачем до суду аффідавіт містить інформацію, що з початку 1980 року позивач приймає активну участь у спортивних автомобільних змаганнях. Одним з принципів діяльності позивача є сприяння інноваціям через змагання, у зв'язку з чим вона приймає активну участь у цілому ряді спортивних змагань, що проводяться у всьому світі, починаючи з перегонів SPEED World Challenge Touring та Sar Series, які відбуваються на відомих трасах США, до марафону «Ралі Париж-Дакар».

Матеріали справи містять численні фотографії автомобілів- учасників ралі та перегонів, з нанесеною на них символікою компанії позивача, а саме - знаком «TOYO», що свідчить про спонсорування компанією відповідних заходів.

В якості одного з найбільш ефективних способів просування знаку «TOYO» є співробітництво з такими провідними автовиробниками як: TOYOTA Motors Corporation (Тойота Моторс Корпорейшн), Mitsubishi Motors Corporation (Мітсубіші Моторс Корпорейшн).

В результаті такого співробітництва автомобільні шини використовуються безпосередньо автовиробниками та встановлюються на автомобілі, що сходять з конвейєрів.

Судом також встановлено, що просування знака «TOYO» здійснюється також у таких популярних комп'ютерних іграх з автомобільної тематики як «Need for Speed Underground»(«Спрага швидкості : Підпілля») та «Need for Speed Underground 2» («Спрага швидкості : Підпілля-2»).

Як вбачається із матеріалів справи, «Need for Speed - найуспішніша гоночна серія комп'ютерних ігор у світі, і одна з найуспішніших ігрових медіафраншиз за всю історію.

Так, матеріали справи містять інформацію, що в 2003 році, у всьому світі було продано 5,5 мільйонів копій ігор даної популярної серії. Така кількість продажу комп'ютерної гри вказує на ту обставину, що таке просування знаку є дуже ефективним та суттєво сприяє його розпізнаванню, оскільки цим забезпечується глобальне охоплення великої кількості потенційних споживачів автомобільних шин по всьому світу.

/ т.2, а.с.1 - 181 /

Таким чином, суд приходить до висновку, що позивачем прикладаються значні зусилля щодо просування торговельної марки «TOYO», основними з яких є налагодження співробітництва з всесвітньо відомими автовиробниками, такими, як «TOYOTA», спонсорування популярних заходів у світі автоспорту, а також ознайомлення зі знаком широкого кола потенційних споживачів у всьому світі за допомогою демонстрування його у популярних комп'ютерних іграх з автомобільної тематики.

З огляду на викладене вище, суд вважає обґрунтованими твердження позивача відносно того, що торговельна марка «TOYO» активно рекламується та просувається на усій території України і як наслідок цього є добре відомою українським споживачам.

Крім того, торговельна марка зареєстрвоана в 117 країнах світу, в тому числі Україні.

З Висновку експертного дослідження №29-05/2007 від 29 травня 2017 року,вбачається, що надані на дослідження матеріали містять інформацію про такі фактори, як: тривалість та географічний район реєстрацій позначення "TOYO" в якості знака; тривалість, обсяг та географічний район використання позначення "TOYO"; тривалість, обсяг та географічний район просування позначення "TOYO"; ступінь відомості позначення "TOYO" у відповідному секторі суспільства; цінність, що асоціюється з позначенням "TOYO" , сукупність яких вказує на те, що станом на 01 червня 2003 року стосовно товарів 12 класу МКТП «автомобільні шини» позначення "TOYO" вже було добре відомим в Україні знаком компанії Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд).

/ т.3, а.с. 31 - 60 /

З наданого позивачем висновку вбачається, що при проведенні дослідження спеціалісту надавались матеріали, необхідні для повного дослідження порушених питань у ньому міститься докладний опис проведених досліджень та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань.

Будь-яких доказів, які б спростовували викладені в ньому висновку, суду не надано.

Виходячи з викладеного вище, положень ч. 3 ст. 494 ЦК України, ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п. 1.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10 суд приходить до висновку про обгрунтованість вимог позивачав частині зобов»язання відповідача- Міністерства економічного розвитку і торгівлі України здійснити публікацію про визнання знаку "TOYO" добре відомим для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «автомобільні шини» відносно Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Судом також встановлено, що ТОВ «Нік.Юей» в українській зоні всесвітньої мережі Інтернет було зареєстроване доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Згідно з п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» використанням знака визнається, зокрема, застосування його мережі Інтернет.

За правилами п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у п. 5 ст. 16 цього Закону, яким визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Частиною 4 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача в частині заборони використання відповідачем ОСОБА_3 позначення «TOYO», а також позначень схожих з ним до ступеню змішування в доменних іменах та мережі Інтернет, відносно таких товарів як автомобільні шини та автозапчастини.

Що стосується вимоги позивача про зобов»язати ТОВ» Нік.Юей» здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на його користь, суд виходить з анступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації» адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.ІНФОРМАЦІЯ_3 в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.

Згідно ч. 4 ст. 56 Закону утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, маршрутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до міжнародних вимог.

Діючим законодавством України на даний час процедура делегування доменних імен не врегульована.

За таких обставин, на підставі ст. 54 Закону України «Про телекомунікації» суд має керуватись міжнародною практикою вирішення подібних спорів, якими є Принципи розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP) та Принципи єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), які були складені організацією ICANN.

Тексти зазначених вище документів надані позивачем до суду в перекладі російською мовою.

Право вирішувати доменні спори надано чотирьом міжнародним організаціям, серед них: Азійський центр з вирішення доменних спорів (англ. Asian Domain Dispute Resolution Center); Національний Арбітражний Форум (англ. National Arbitration Forum); Центр з Арбітражу та Посередництва ВОІВ (англ. WIPO Arbitration and Mediation Center); Чеський арбітражний суд, арбітражний центр з вирішення спорів, пов'язаних з Інтернетом (англ. The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes).

Згідно із зазначеними вище правилами та принципами, міжнародні організації, які вирішують доменні спори, мають право здійснити переделегування домену, який порушує права третіх осіб, на користь цих осіб.

В обгрунутвання своїх вимог у цій частиін позивачем надано рішення Центру з Арбітражу та Посередництва ВОІВ, за якими домени були переделеговані на користь особи, чиї права інтелектуальної власності були порушені.

Відповідно до ст. ст. 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.

Виходячи з цих обстаивн, відсутності в законодавстві України посилання на конкретний спосіб захисту,який має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суд вважає обґрунтованим твердження позивача про необхідність застосування принципу найбільш справедливого та ефективного способу такого захисту.

Так, головними актами, якими регулюються відносини в сфері процедури делегування (передачі в користування доменного імені певній особі, внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім'я тощо) доменних імен в зоні .ІНФОРМАЦІЯ_2 є Правила домену ІНФОРМАЦІЯ_2, Регламент публічного домену та Регламент особливостей реєстрації приватних доменних другого рівня в домені .ІНФОРМАЦІЯ_3 версія 1.0.

Представник позивча в судовому засіданні зазначив, що процедура реєстрації доменних імен в зоні ІНФОРМАЦІЯ_2 є досить швидкою і будь-яка особа, в тому числі і відповідач ОСОБА_3 після скасування делегування доменного імені, вже через декілька годин зможе зареєструвати його повторно, а позивач при цьому не має можливості перешкодити цьому.

За таких обставин суд вважає, що найбільш ефективним способом захисту прав позивача від порушень з боку відповідача ОСОБА_3 є переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь позивача.

Як вбачається з матеріалів справи, реєстратором доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 є відповідач ТОВ «Нік.Юей».

Згідно ст. 16 ЦК України одним зі способом захисту цивільних прав та інтересів є припинення дії, яка порушує право.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про обгрунтованість вимог позивача щодо зобов'язання відповідача - ТОВ «Нік.Юей» здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь позивача.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Враховуючи те, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до покладених на неї повноважень не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, в тому числі добре відомих, а відповідач - ТОВ «Нік.Юей» не мало обов'язку щодо перевірки правомірності використання відповідачем ОСОБА_3 спірного доменного імені, суд вважає, що судові витрати підлягають стягненню на користь позивача з відповідача ОСОБА_3

Керуючись ст. ст. ст. 494, 495, 499 ЦК України, ст.ст.16, 20, 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 6 bis Паризької конвенції «Про охорону промислової власності», ст.ст. 3-4, 10-11, 57-60, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити.

Визнати торговельну марку « TOYO» добре відомою в Україні станом на 01 червня 2003 року для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «автомобільні шини» на ім'я Toyo Tire & Rubber Co., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд)(17-18, Edobori 1-chome, Nishi- ku,Osaka-shi, Osaka 550-8661 (JP)/17-18, Едоборі 1-чом, Ніші-ку,Осака-ші, Осака 550-8661 (Японія).

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України здійснити публікацію про визнання торговельної марки «TOYO» добре відомою в Україні станом на 01 червня 2003 року для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «автомобільні шини» на ім'я Toyo Tire & Rueber Co., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) (17-18, Edobori 1-chome, Nishi- ku,Osaka-shi, Osaka 550-8661 (JP)/17-18, Едоборі 1-чом, Ніші-ку,Осака-ші, Осака 550-8661 (Японія) в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Заборонити ОСОБА_3 використовувати добре відому в Україні торговельну марку «TOYO», а також позначення, схожі з нею до ступеню змішування, в доменних іменах та мережі Інтернет відносно таких товарів, як автомобільні шини та автозапчастини.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Нік.Юей» (код ЄДРПОУ 34984247; юридична адреса: 49102 м. Дніпропетровськ, вул. Будьоного буд. 7, кв. 91) здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь Toyo Tire & Rubber Co., Ltd/ Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд (17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-8661 (JP)/17-18, Едоборі 1-чом, Ніші-ку, Осака-ші, Осака 550-8661 (Японія), (представник в Україні: TOB «Дубинський і Ошарова»; код ЄДРПОУ 32101474; 01033 м. Київ, вул. Жилянська, буд.37/97; е- mail: info@iplaw.com.ua).

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Toyo Tire & Rubber Co., Ltd / Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд / 6 400, 00 гр. судового збору.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції.

Суддя: