Рішення № 66266494, 26.04.2017, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2017Справа №910/22770/15

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА";

до відповідача-1: державної служби інтелектуальної власності України;

до відповідача-2: компанії "ІНТРОФУДС АГ";

до відповідача-3: компанії "СЕАБЛАСК ЛТД";

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:

1) товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-РУСЬ";

2) закрите акціонерне товариство "ВІЧЮНУ ГРУПЄ";

3) закрите акціонерне товариство "ПЛУНГЄС КООПЕРАТІНЄ ПРЕБІКА";

про: визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.

Суддя Балац С.В.

Представники:

позивача: Шевченко О.Ю. - за довіреністю від 25.01.2017 № б/н;

відповідача-1: не з'явилися;

відповідача-2: не з'явилися.

відповідача-3: Брагіна В.О. - за довіреністю від 27.07.2016 № 7307;

третя особа-1: Шевченко О.Ю. - за довіреністю від 21.09.2016 № 4-1675;

третя особа-2: Шевченко О.Ю. - за довіреністю 01.12.2014 № 14560;

третя особа-3: Шевченко О.Ю. - за довіреністю від 11.07.2016 № 4860.

С У Т Ь С П О Р У:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до державної служби інтелектуальної власності України та компанії "ІНТРОФУДС АГ", урахуванням заяви про уточнення позовних вимог, про:

- визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" від 10.12.2014 № 194059, недійсним повністю щодо всіх товарів та послуг 29, 31, 35 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг;

- зобов'язання державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" від 10.12.2014 № 194059, недійсним повністю щодо всіх товарів та послуг 29, 31, 35 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорюваний знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" підлягає визнанню судом недійсним з підстав, визначених п. 1, 4 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки не має розрізняльної здатності, не набув його внаслідок використання та є оманливим щодо товарів і послуг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.09.2015 (суддя Бондарчук В.В.) позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/22770/15. Розгляд справи призначено на 03.03.2016.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 03.03.2016 вжито заходи до забезпечення позову, а саме:

- заборонити Компанії "СЕАБЛАСК ЛТД", передавати у будь-який спосіб право власності на знак для товарів та послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 від 10.12.2014, а також відмовлятися від свідоцтва № 194059 повністю або частково;

- заборонити державній службі інтелектуальної власності України здійснювати державну реєстрацію договорів про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 від 10.12.2014;

- заборонити державній службі інтелектуальної власності України вносити до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов'язані зі зміною власника свідоцтва України № 194059 на знак для товарів та послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" від 10.12.2014.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 03.03.2016 відклав розгляд даної справи на 05.09.2016. Вказаною ухвалою суд залучив до участі у справі компанію "СЕАБЛАСК ЛТД" в якості відповідача-3, оскільки станом на дату подання позову власником свідоцтва України № 194059 на знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" була Компанія ІНТРОФУДС АГ, проте, згідно виписки з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 194059 станом на 18.02.2016, 10.11.2015 власником свідоцтва України № 194059 була здійснена передача майнових прав на знак "СНІЖНИЙ КРАБ" до компанії "СЕАБЛАСК ЛТД".

Також ухвалою від 03.03.2016 суд зобов'язав позивача надати суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на англійську мову ухвал суду від 03.03.2015 та позовної заяви з доданими документами в термін до 17.03.2016, з метою подальшого їх направлення відповідачу-3 в порядку, передбаченому Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

Відповідач-1, скориставшись правом, наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відзив, яким позовні вимоги відхилив повністю з огляду на те, що під час видачі свідоцтва України № 194059 на знак відповідачем-1 не порушено жодної з вимог законодавства України. Позивачем не подано до суду доказів стосовно на дату подачі заявки № m201315565 позначення "СНІЖНИЙ КРАБ" в Україні кількома виробниками, а надані докази свідчать про поставку товарів російського виробника на територію України та ніяким чином не свідчать про відсутність розрізняльної здатності спірного знаку. Крім того, спірний знак повинен розглядатися, як асоціативний знак, оскільки викликає асоціації про особливості товарів (морепродукти) і потребують певної уяви споживачів, проте не описують їх прямо.

Відповідач-3, скориставшись правом, наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відзив, яким позовні вимоги відхилив повністю з огляду на відсутність порушеного права у позивача, неподанням останнім до суду доказів тривалого використання знаку кількома виробниками, доказів поставки та використання на території України саме знаку та саме щодо товарів та послуг, для яких його зареєстровано. Крім того, знак не зареєстровано щодо таких товарів 29 класу МКТП як "крабове м'ясо, ракоподібні неживі та/або до складу яких входить м'ясо краба", більш того перелік товарів 29 класу МКТП не містить назв таких товарів. Також відповідач-3 зазначає, що знак набув розрізняльної здатності та не є оманливим.

Відповідачі - 2 та треті особи правом наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України не скористалися, відзивів на позов від останніх до суду не надійшло.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 05.09.2016 відклав розгляд даної справи на 26.09.2016. Вказаною ухвалою суд залучив до участі у справі товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-РУСЬ", закрите акціонерне товариство "ВІЧЮНУ ГРУПЄ" та закрите акціонерне товариство "ПЛУНГЄС КООПЕРАТІНЄ ПРЕБІКА" в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.09.2016 у справі № 910/22770/15 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501). Провадження у справі зупинено.

До господарського суду міста Києва 23.12.2016 надійшов лист науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції України від 07.12.2016 № 950, яким останній повернув матеріали справи № 910/22770/15 з висновком проведеної експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 26.12.2016 у справі № 910/22770/15 провадження у справі поновлено. Розгляд справи призначено на 16.01.2017.

Представник позивача звернувся до суду з додатковими поясненнями, в яких стверджує, що висновок експерта є необґрунтованим, таким, що суперечить матеріалам справи та викликає сумніви у його об'єктивності.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 16.01.2017 відклав розгляд даної справи на 26.01.2017.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва від 24.01.2017 № 05-23/244 призначено повторний автоматичний розподіл даної справи у зв'язку із закінченням терміну повноважень у судді Бондарчук В.В.

В результаті зазначеного вище повторного автоматичного розподілу справу № 910/22770/15 передано на розгляд судді Балац С.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.01.2017 справу прийнято до свого провадження та розгляд справи призначено на 27.02.2017.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 27.02.2017 відклав розгляд даної справи на 22.03.2017. Вказаною ухвалою суд викликав в судове засідання судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_3 для надання роз'яснень щодо висновку експерта №257/16 від 06.12.2016.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалами від 22.03.2017 та 13.04.2017 відклав розгляд даної справи на 13.04.2017 та 26.04.2017 відповідно.

До господарського суду надійшло клопотання представника відповідача-1 про розгляд справи без участі останнього.

Представник відповідача-3 звернувся до суду із заявою про відхилення висновку фахівця, оскільки є лише суб'єктивною думкою окремої людини, яка не є судовим експертом в розумінні Господарського процесуального кодексу України та Закону України "Про судову експертизу".

В судовому засіданні 26.04.2017 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників позивача, відповідача-3, третіх осіб по суті даного спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Державною службою інтелектуальної власності України (далі - відповідач-1) 10.12.2014 на ім'я компанії "ІНТРОФУДС АГ" зареєстрований знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" та видане свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 194059.

Знак зареєстровано для маркування товарі в та послуг 29, 31, 35 класів міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП).

Кл. 29: анчоуси (хамса); екстракти харчові з водоростей; устриці неживі; засолена риба; клей риб'ячий харчовий; клеми неживі; креветки неживі; креветки пилчасті неживі; лангусти неживі; лосось; мідії неживі; молюски неживі; морські голонтурії неживі; омари неживі; оселедці; пластівці картопляні; раки неживі; ракоподібні неживі; риба нежива; риба законсервована; рибне борошно харчове; рибне філе; рибні консерви; рибні харчові продукти; сардини; сьомга; тельбухи; тунець.

Кл. 31: водорості харчові або кормові; устриці живі; ікра риб'яча; лангусти живі; мідії живі; морські голотурії живі; омари живі; раки живі; ракоподібні живі; риба жива; рибне борошно кормове; черепашки живі.

Кл. 35: агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; вивчення ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування;експортування а ділову успішність; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; записування повідомлень; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; імпортно-експортні агенства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів) ; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; оформлення вітрин; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам) ; публікування рекламних текстів; радіо рекламування; реклама поштою; рекламні агенства; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво) ; статистичне інформування; телевізійне рекламування; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів.

Дата подання заявки 28.08.2013 № m201315565.

Відповідно до виписки з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 194059 станом на 18.02.2016, 10.11.2015 власником свідоцтва України № 194059 здійснена передача майнових прав на знак "СНІЖНИЙ КРАБ" до компанії "СЕАБЛАСК ЛТД".

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Спір між сторонами судового процесу, як стверджує позивач, виник в результаті того, що оспорюваний знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" підлягає визнанню судом недійсним з підстав, визначених п. 1, 4 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки не має розрізняльної здатності, не набув його внаслідок використання та є оманливим щодо товарів і послуг.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов задоволенню не підлягає з урахуванням такого.

З частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які,зокрема:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Позивач стверджує, що оспорюваний знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" використовувався в Україні кількома виробниками протягом тривалого часу, в підтвердження надавши до суду контракт між позивачем та товариством з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-РУСЬ", декларації відповідності виробника товариством з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-РУСЬ", довідки з Калінінградської обласної митниці РФ та довідку ДФС України а також відомості з мережі Інтернет.

Проте, в матеріалах справи наявні документи, що стосуються виключно позивача, тому стверджувати про використання оспорюваного знаку для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" кількома виробниками не можна.

Поданий контракт від 01.07.2010 № 01/07-2010, укладений між позивачем та товариством з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-РУСЬ" не містить згадування позначення "СНІЖНИЙ КРАБ" та назви товарів, а також не передбачає поставку товару безпосередньо на територію України.

Подані до суду декларації відповідності виробника товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-РУСЬ" стосуються продукції з фаршу рибного формованого та сурмі під фантазійними назвами та придуманими найменуваннями. Вказані декларації не мають жодного відношення до України та не містять згадування оспорюваного знаку "СНІЖНИЙ КРАБ", замість нього використовується назва "СНЕЖНЫЙ КРАБ", яка фактично перекладається як "СНІГОВИЙ КРАБ".

Довідки з Калінінградської обласної митниці РФ стосуються продукції, маркованої товарним знаком "СНЕЖНЫЙ КРАБ", виробництва товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-РУСЬ", а не оспорюваного знаку. Також у довідках відсутнє згадування назви товарів, що робить неможливим встановити чи стосуються довідки товарів щодо яких зареєстровано оспорюваний знак.

Довідка ДФС України стосується продукції, маркованої торгівельною маркою "СНІЖНИЙ КРАБ", однак матеріали справи не містять доказів наявності у позивача прав на торгівельну марку "СНІЖНИЙ КРАБ", а надані позивачем упаковки не містять позначення "СНІЖНИЙ КРАБ". Також довідка не містить назви товарів що робить неможливим встановити чи стосуються довідки товарів щодо яких зареєстровано оспорюваний знак.

Відомості з мережі Інтернет не можуть бути належними доказами, оскільки не дають змогу встановити, що продукція пропонується саме до продажу на території України та саме Українськими виробниками продукції.

Враховуючи те, що, позивачем не подано до суду доказів тривалого використання оспорюваного знаку саме щодо товарів та послуг для яких його зареєстровано, що свідчить про необґрунтованість тверджень позивача про те, що оспорюваний знак не має розрізняльної здатності.

Твердження позивача про те, що оспорюваний знак є описовим для частини товарів 29 класу, а саме "крабове м'ясо, ракоподібні неживі та/або до складу яких входить м'ясо краба", оскільки вказує на вид товару та/або його певну складову та обумовлені нею властивості, є оманливим для інших товарів 29, 31, 35 класів МКТП, оскільки є синонімом назви виду крабів "краб-стригун" судом відхилені, оскільки оспорюваний знак не зареєстровано щодо таких товарів 29 класу МКТП як "крабове м'ясо та/або до складу яких входить м'ясо краба". Крім того, перелік товарів 29 класу МКТП не містить назв таких товарів.

Доводи позивача про те, що оспорюваний знак є синонімом назви виду крабів "краб стригун" є необґрунтованими, оскільки назва "СНІЖНИЙ КРАБ" як таксономічна назва виду крабів не використовується, у біологічних класифікаторах відсутнє використання найменування "СНІЖНИЙ КРАБ" щодо виду крабів. У російськомовній літературі використовується лише термін "краб-стригун опилио". Як синонім назви краба "Chionoecetes opilio", а в англомовній версії перекладу іноді може застосовуватись назва "snow crab".

Відтак позивач, аналізуючи ймовірні назви крабів у світі дійшов помилкового висновку про існування та використання на території України назви виду крабів "СНІЖНИЙ КРАБ", оскільки безпосередньо на території України та в україномовних або російськомовних виданнях назва "СНІЖНИЙ КРАБ" не використовується по відношенню до конкретного виду крабів.

Позивачем надано декларації відповідності виробника товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-РУСЬ" де зазначено, що назва "СНЕЖНЫЙ КРАБ" є фантазійною назвою та придуманим найменуванням

Вказане свідчить про те, що сам позивач вважає позначення "СНЕЖНЫЙ КРАБ", "КРАБ" або "СНІГОВИЙ КРАБ" фантазійними, тобто такими, що не вказують на вид товару та/або його певну складову а тому вони не є описовими.

Крім того позивач не заперечує той факт що сам використовує позначення СНЕЖНЫЙ КРАБ/СНІГОВИЙ КРАБ/snow crab в різних країнах світу, в тому числі в Україні, при чому відносно товарів , які не мають у своєму складі крабів взагалі та краб-стригун зокрема.

Таким чином, оскільки оспорюваний знак є фантазійним, відповідно і твердження позивача про те, що знак є описовим для частини товарів 29 класу МКТП та є оманними для інших товарів та послуг 29, 31, 35 класів МКТП є безпідставними та необґрунтованими.

За результатами кваліфікаційної експертизи відповідачем-1 не було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака "СНІЖНИЙ КРАБ", тобто заявлене позначення відповідало критеріям охороноспроможності, тобто, на момент подання заявки мало розрізняльну здатність, не було признано експертизою описовим та оманливим, про що свідчить свідоцтво України на знак товарів та послуг № 194059.

Фактично оспорюваний знак використовувався та використовується українською компанією, яка на прохання відповідача-3 надала документи, що підтверджують фактичне використання знаку.

Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВАФРОСТ" (ідентифікаційний код: 33798852) в період з 2008 використовує оспорюваний знак відносно товарів 29 класу МКТП, що підтверджується довідкою про обсяги реалізованої продукції в період з 2008 по 2016 та видатковими накладними які наявні в матеріалах справи у вигляді засвідчених копій.

Відтак, комерційна діяльність товариства з обмеженою відповідальністю "АКВАФРОСТ", обсяги виробництва продукції, реклама та маркетингова діяльність дають підстави стверджувати про широку відомість оспорюваного знаку, відтак оспорюваний знак набув розрізняльної здатності на дату подання заявки щодо його реєстрації.

Пунктом 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" визначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.09.2016 у справі № 910/22770/15 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501). На вирішення експерту поставлені питання:

- чи складається знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг?;

- чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059, зареєстрований по відношенню до товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП, на дату подання заявки № m2013 15565 від 28.08.2013 та чи набув такої внаслідок його використання щодо товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП?

- чи є знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 оманливим або таким, що може ввести в оману споживачів, щодо товарів і послуг 29, 31 та 35 класів МКТП, зазначених у свідоцтвах?

Висновком експерта № 257/16 визначено, що:

- знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні, щодо зареєстрованих товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059, зареєстрований по відношенню до товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП, на дату подання заявки № m2013 15565 від 28.08.2013 мав розрізняльну здатність;

- знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 не є оманливим або таким, що може ввести в оману споживачів, щодо товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП, зазначених у свідоцтві.

Клопотання представника позивача про призначення повторної судової експертизи судом відхилене, оскільки в судовому засіданні суд заслухав усні пояснення експерта та експерт надав також письмові відповіді на поставлені позивачем запитання з аналізу яких судом не встановлено порушення експертом вимог закону та методик, застосованих при проведенні експертизи та підстав для проведення повторної чи додаткової експертизи.

Заперечення позивача на висновок експерта судом відхиляються, оскільки не грунтуються на нормах закону та матеріалах справи.

З поданого до суду висновку фахівця, складеного на замовлення позивача, вбачається, що вказаний документ складений особою, яка не є судовим експертом в розумінні Господарського процесуального кодексу України та Закону України "Про судову експертизу", оскільки на дату складання вказаного висновку фахівця останній не був атестований та не мав кваліфікацію судового експерта.

Більш того, наявність у відповідача-3 майнових прав інтелектуальної власності на знак товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки матеріали справи не місять доказів того, що відповідач-3 забороняв або створював перешкоди позивачу у здійсненні господарської діяльності у вигляді заборони використання позначення, схожого з позначенням відповідача-3. Відтак, існування свідоцтва України № 194059 на знак товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" не заважало позивачу використовувати свої права та здійснювати господарську діяльність.

Відповідно до п. 8 ст. 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, якщо він вважає, що його право порушене або може бути порушене в майбутньому. Однак позивачем, не було подане в патентне відомство жодного мотивованого заперечення проти реєстрації такого позначення.

Вказане вище свідчить про те, що позивач не використав надані законом права захисту своїх прав інтелектуальної власності та передчасно звернувся з даним позовом до суду, не довівши при цьому факту порушення своїх прав.

Обов'язок доказування відповідно до пункту 4 частини третьої статті 129 Конституції України та статті 33 Господарського процесуального кодексу України розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення. Відповідно до статті 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Підсумовуючи викладені вище фактичні обставини, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки позивачем не доведено належними та допустимими доказами неможливість одержання оспорюваним знаком "СНІЖНИЙ КРАБ" правової охорони відповідно до положень частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що також встановлено наявним в матеріалах справи висновком судового експерта № 257/16 та виключає застосування судом до свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 194059 приписів частини 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" у вигляді визнання останнього недійсним повністю або частково.

Враховуючи, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, у відповідності до приписів ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49 ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 28 квітня 2017 року

Суддя С.В. Балац