Постанова № 62161838, 12.10.2016, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2016 р. Справа№ 910/10512/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Разіної Т.І.

Зубець Л.П.

при секретарі судового засідання: Сотніковій І.О.,

за участю представників сторін:

від Bayer Pharma AG [Aktiengesellschaft] (Баєр Фарма АГ [Акціенгезельшафт]: Сиклітенко В.В. довіреність № 3401 від 07.06.16

ОСОБА_4. довіреність № 354 від 03.06.16

від ТОВ „Юрія-Фарм": ОСОБА_5 - довіреність № 15/04/2016 від 15.04.16

ОСОБА_6 - довіреність № 01/06/2016 від 01.06.16

Чайченко М.В. - довіреність № 04/01/2016-юр від 04.01.16

Тимчишин Л.М. - договір про надання правової допомоги № 009928-Т-16 від 12.10.2016

від Державної служби інтелектуальної власності України:

Ресенчук В.М. - довіреність № 1-8/8570 від 21.11.14

від ДП „Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

Голобоков А.Г. - довіреність № 27/Д-С від 30.08.2016

Судовий експерт ОСОБА_11 - свідоцтво № 1231 від 08.07.2011

від Державної фіскальної служби України: не з'явилися

від Міністерства охорони здоров'я України не з'явилися

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Юрія-Фарм" на рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2016 року

у справі № 910/10512/14 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Bayer Pharma AG [Aktiengesellschaft] (Баєр Фарма АГ [Акціенгезельшафт]

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю „Юрія-Фарм"

2. Міністерства охорони здоров'я України

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: 1.Державна фіскальна служба України

2. Державне підприємство „Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

про припинення порушення прав власника патенту України № 35554 на винахід

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Юрія- Фарм"

до 1. Компанії Bayer Pharma AG [Aktiengesellschaft] (Баєр Фарма АГ [Акціенгезельшафт]

2. Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсним патенту України №35554 на винахід,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2014 року Bayer Pharma AG [Aktiengesellschaft] (Баєр Фарма АГ [Акціенгезельшафт] (далі - Компанія, позивач за первісним позовом) як власник патенту України № 35554 на винахід „Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки", яким надано охорону хімічній речовині, що має загальновживану (міжнародну непатентовану) назву моксифлоксацин (moxifloxacin), звернулася до господарського суду міста Києва із позовом до ТОВ „Юрія-Фарм" (далі - Товариство, відповідач за первісним позовом) та Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ) про:

- зобов'язання Товариства припинити використання у будь-який спосіб, зокрема, виготовлення, пропонування до продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях винаходу „Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки", який охороняється патентом України №35554;

- визнання недійсним наказу МОЗ від 30.08.2011 №540 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" в частині державної реєстрації лікарського засобу „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах №1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці № 1);

- визнання недійсним наказу МОЗ від 19.05.2014 №340 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" в частині державної реєстрації лікарського засобу „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах №1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці № 1);

- визнання недійсним реєстраційного посвідчення UA/11645/01/01 на лікарський засіб „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці № 1);

- вилучення з цивільного обороту та знищення лікарського засобу "МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах №1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1) виробництва Товариства.

Первісний позов мотивовано тим, що Товариство, отримавши державну реєстрацію лікарського засобу „МАКСІЦИН®", порушує права Компанії на винахід „Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки" за патентом України № 35554.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.05.2014 року порушено провадження у справі № 910/10512/14, залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Міністерство доходів і зборів України (далі - Міндоходів) та Державне підприємство „Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (далі - Центр).

10.07.2014 року Товариство звернулось до суду із зустрічною позовною заявою до Компанії та Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), в якій просить суд:

- визнати недійсним патент України № 35554 на винахід „Похідні хінолон-1 нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність, та проміжні сполуки", володільцем якого є Компанія;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи стосовно визнання недійсним патенту України № 35554 на винахід „Похідні хінолон-1 нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність, та проміжні сполуки" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені „Промислова власність".

Зустрічний позов мотивовано тим, що державна реєстрація винаходу та видача патенту України № 35554 була проведена з порушенням чинного законодавства України, оскільки винахід не відповідає умовам патентоздатності, а саме: не є новим, не має винахідницького рівня, не має промислової придатності, а також, порушує права Товариства як власника державної реєстрації лікарського засобу „МАКСІЦИН®".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.07.2014 року прийнято зустрічну позовну заяву до спільного розгляду з первісним позовом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.06.2016 року замінено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Міндоходів на його правонаступника - Державну фіскальну службу України (далі - Фіскальна служба).

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 21.06.2016 року у справі № 910/10512/14 первісний позов задоволено. Зобов'язано ТОВ „Юрія-Фарм" припинити використання у будь-який спосіб, зокрема, виготовлення, пропонування для продажу, в тому числі, через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях, винаходу „Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки", який охороняється патентом України № 35554 і належить Bayer Pharma AG [Aktiengesellschaft] (Баєр Фарма АГ [Акціенгезельшафт]; Мюлелерштр.

Визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2011 року № 540 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" у частині державної реєстрації лікарського засобу „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1).

Визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2014 року № 340 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" у частині державної реєстрації лікарського засобу „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1).

Визнано недійсним реєстраційне посвідчення № UA/11645/01/01 на лікарський засіб „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1).

Зобов'язано вилучити з цивільного обороту та знищити лікарський засіб „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1) виробник ТОВ „Юрія-Фарм".

У задоволенні зустрічного позову відмовлено.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду першої інстанції, ТОВ „Юрія-Фарм" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2016 року у справі № 910/10512/14 та прийняти нове, яким у первісному позові компанії Баєр Фарма АГ (Акціенгезельшафт) про припинення порушення прав власника патенту України №35554 - відмовити повністю, а зустрічний позов ТОВ „Юрія-Фарм" про визнання недійсним патенту України № 35554 на винахід - задовольнити повністю, а саме:

- визнати недійсним патент України № 35554 на винахід „Похідні хінолон-1 нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність, та проміжні сполуки", володільцем якого є компанія Bayer Pharma AG [Aktiengesellschaft] (Баєр Фарма АГ [Акціенгезельшафт];

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи стосовно визнання недійсним патенту України № 35554 на винахід „Похідні хінолон-1 нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність, та проміжні сполуки" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені „Промислова власність".

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями апеляційну скаргу ТОВ „Юрія-Фарм" у справі № 910/10512/14 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Доманської М.Л., Шипка В.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.07.2016 року вказану апеляційну скаргу було прийнято та призначено до розгляду на 16.08.2016 року за участю повноважних представників сторін та третіх осіб.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представників відповідача-1 за первісним позовом надійшли клопотання про долучення доказів, про призначення повторної судової експертизи та письмові пояснення до апеляційної скарги, а від представника третьої особи-1 - пояснення по справі.

У зв'язку з перебуванням суддів Доманської М.Л. та Шипка В.В. у відпустці протоколом автоматизованої заміни складу суду від 15.08.2016 року для розгляду справи № 910/10512/14 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Зубець Л.П., Разіна Т.І.

Ухвалою суду від 16.08.2016 року вищевказаною колегією суддів апеляційну скаргу ТОВ „Юрія-Фарм" прийнято до провадження.

В судовому засіданні 16.08.2016 року представником відповідача-1 за первісним позовом заявлено клопотання про відсторонення ОСОБА_4 від участі у даній справі у якості представника, за наслідками розгляду якого колегією суддів відмовлено у його задоволенні у зв'язку з безпідставністю, довіреність на ім'я ОСОБА_4 оформлена належним чином, тому він допущений судом до участі в судовому засіданні в якості представника.

Представники відповідача-1 за первісним позовом в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, просили його задовольнити, призначити у справі повторну комплексу судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та доручити її проведення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 за зустрічним позовом в судовому засіданні проти задоволення заявленого клопотання заперечували у зв'язку з передчасністю його подання.

Судом вирішено відкласти розгляд заявленого клопотання після надання пояснень представниками сторін по суті спору.

Представники відповідача-1 за первісним позовом в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги підтримали, просили її задовольнити, рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2016 року скасувати та прийняти нове, яким у первісному позові компанії Баєр Фарма АГ (Акціенгезельшафт) про припинення порушення прав власника патенту України №35554 - відмовити повністю, а зустрічний позов ТОВ „Юрія-Фарм" про визнання недійсним патенту України № 35554 на винахід - задовольнити повністю.

Представники компанії Баєр Фарма АГ (Акціенгезельшафт) та Державної служби інтелектуальної власності в судому засіданні проти вимог ТОВ „Юрія-Фарм", викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2016 року - без змін.

Під час розгляду справи по суті 16.08.2016 року у суду апеляційної інстанції виникла необхідність викликати в судове засідання судового експерта ОСОБА_11 (свідоцтво Міністерства Юстиції України № 1231 від 08.07.2011 року про присвоєння кваліфікації судового експерта) для дачі додаткових роз'яснень щодо поданого ним висновку № 991 від 10.05.2016 року за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в даній справі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.08.2016 року відкладено розгляд даної справи на 07.09.2016 року. Викликано в судове засідання судового експерта ОСОБА_11 для дачі додаткових роз'яснень щодо поданого ним висновку № 991 від 10.05.2016 року за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/10512/14 та зобов'язано сторін надати суду до 30.08.2016 року перелік питань, які будуть поставлені судовому експерту ОСОБА_11

На виконання вимог ухвали суду від 16.08.2016 року представниками позивача та відповідача-1 за первісним позовом надано суду питання, які необхідно поставити судовому експерту.

Ухвалою суду від 07.09.2016 року у зв'язку з неявкою в судове засідання судового експерта ОСОБА_11 відкладено розгляд справи на 12.10.2016 року та повторно викликано в судове засідання судового експерта ОСОБА_11

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від судового експерта ОСОБА_11 надішли пояснення щодо висновку судової експертизи відповідно до питань відповідача за первісним позовом, а від представника відповідача за первісним позовом - письмові пояснення щодо відповідей експерта, клопотання про витребування доказів та клопотання про припинення провадження у справі в частині первісного позову.

В судовому засіданні 12.10.2016 року представником відповідача за первісним позовом судовому експерту було поставлено ряд питань, на які експертом було надано усні відповіді.

У поданих клопотаннях про витребування доказів, представник відповідача за первісним позовом просить суд витребувати у судового експерта ОСОБА_11 його трудовий договір і його посадову інструкцію, як співробітника НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, його журнал реєстрації судових експертиз та експертних досліджень, а також витребувати у Департамента з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України звіт судового експерта ОСОБА_11 про кількість виконаних судовим експертом судових експертиз та експертних досліджень.

Розглянувши в судовому засіданні представником відповідача за первісним позовом клопотання про витребування доказів та вислухавши позиції учасників провадження у справі, судова колегія дійшла висновку про відмову у їх задоволенні у зв'язку з їх безпідставністю, а також у зв'язку з тим, що під час допиту судового експерта останнім було надано ґрунтовані відповіді стосовно викладених у клопотаннях обставин, зокрема, щодо його посади, як співробітника НДІ інтелектуальної власності НАПрН України та щодо кількості виконаних судових експертиз та експертних досліджень, а також надано на огляд суду матеріали наглядового провадження, журнал реєстрації судових експертиз та експертних досліджень.

Досліджуючи в судовому засіданні клопотання представника ТОВ „Юрія-Фарм" про припинення провадження у справі в частині первісного позову у зв'язку з відсутністю предмету позову, судом встановлено наступне.

Так, подане клопотання мотивовано тим, що 20-річний строк дії патенту № 35554 обмежений до 16.04.2013 року. За результатами розгляду клопотання про продовження строку дії патенту № 35554 Державним департаментом інтелектуальної власності 18.06.2004 року прийнято рішення про продовження дії патенту № 35554 до 16.04.2018 року.

Натомість, постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.09.2016 року в адміністративній справі № 826/10882/16 визнано протиправними дії Державного департаменту інтелектуальної власності, правонаступником якого є Державна служба інтелектуальної власності України, щодо прийняття рішення від 18.06.2004 року про продовження дії патенту на винахід № 35554; визнано протиправним та скасовано рішення Державного департаменту інтелектуальної власності, правонаступником якого є Державна служба інтелектуальної власності України, від 18.06.2004 року про продовження дії патенту на винахід № 35554; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про продовження строку дії патенту України на винахід № 35554 до Державного реєстру патентів України на винаходи та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені „Промислова власність".

Таким чином, за твердженням скаржника, на момент подачі первісного позову у 2014 році у справі № 910/10512/14 про припинення порушення прав власника патенту № 35554 - патент вже не діяв, тому права позивача за первісним позовом не було порушено відповідачем.

Розглянувши в судовому засіданні заявлене клопотання та вислухавши позиції учасників провадження у справі, судова колегія дійшла висновку про відмову у його задоволенні, оскільки скаржником не надано суду беззаперечних доказів набрання постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.09.2016 року в адміністративній справі № 826/10882/16 законної сили.

Роздруківка сторінки мережі Інтернет з єдиного державного реєстру судових рішень, додана скаржником до клопотання, жодним чином не підтверджує набрання судовим рішенням законної сили, а відтак судом до уваги не береться.

Після відмови судом апеляційної інстанції у задоволенні клопотання про припинення провадження у справі в частині первісного позову, представником відповідача в судовому засіданні заявлено клопотання про зупинення провадження у даній справі до розгляду справи № 826/10882/16 Київським апеляційним адміністративним судом.

Мотивуючи подане клопотання скаржник вказує на те, що судом апеляційної інстанції під час розгляду адміністративної справи № 826/10882/16 будуть встановлені обставини, які можуть вплинути на оцінку доказів у господарській справі № 910/10512/14, тобто будуть мати преюдиційне значення.

В той же час, заявником не надано суду жодних доказів на підтвердження прийняття Київським апеляційним адміністративним судом апеляційної скарги у справі № 826/10882/16 до провадження та призначення її до розгляду, з огляду на що вказане клопотання також не підлягає задоволенню.

Крім того, представником відповідача за первісним позовом Тимчишин Л.М. в судовому засіданні заявлено усне клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату, яке мотивовано необхідністю ознайомлення з матеріалами справи, оскільки вона вступила у справу у якості представника ТОВ „Юрія-Фарм" лише 12.10.2016 року, тобто у день судового засідання, що підтверджується договором про надання правової допомоги № 009928-Т-16 від 12.10.2016 року та ордером серії КВ № 009928.

Розглянувши в судовому засіданні заявлене клопотання та вислухавши позиції учасників провадження у справі, враховуючи, що в усіх судових засіданнях суду апеляційної інстанції інтереси відповідача за первісним позовом представляли щонайменш 4 представники, у тому числі присутні у даному судовому засіданні ОСОБА_5, Чайченко М.В. та ОСОБА_6 а також ознайомлення ОСОБА_5 10.10.2016 року з матеріалами справи, беручи до уваги те, що відповідно до норм чинного законодавства заміна одного з декількох представників сторони не є безумовною підставою для відкладення розгляду справи, зважаючи на те, що відкладення є правом суду, а не обов'язком, з метою унеможливлення зловживання стороною своїх процесуальних прав, а також безпідставного затягування розгляду справи, судова колегія дійшла висновку про відмову у його задоволенні.

Представники відповідача-1 за первісним позовом в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги підтримали, просили її задовольнити, рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2016 року скасувати та прийняти нове, яким у первісному позові компанії Баєр Фарма АГ (Акціенгезельшафт) про припинення порушення прав власника патенту України № 35554 - відмовити повністю, а зустрічний позов ТОВ „Юрія-Фарм" про визнання недійсним патенту України № 35554 на винахід - задовольнити повністю.

Представники компанії Баєр Фарма АГ (Акціенгезельшафт) та Державної служби інтелектуальної власності в судому засіданні проти вимог ТОВ „Юрія-Фарм", викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2016 року - без змін.

Представник ДП „Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" з приводу апеляційних скарги послався на розсуд суду.

Представники МОЗ в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомив. Про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

Представник Фіскальної служби в судове засідання не з'явився, в письмових поясненнях, поданих суду 15.08.2016 року, просив суд розгляд справи здійснювати без участі уповноваженого представника.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 18 „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

В судовому засіданні 12.10.2016 року за наслідками розгляду клопотання представника відповідача за первісним позовом про призначення у справі повторної судової експертизи колегією суддів відмовлено в його задоволені, оскільки наявний у справі висновок судового експерта № 991 від 10.05.2016 року, складений кваліфікованим судовим експертом ОСОБА_11 відповідно до вимог законодавства, разом з письмовими поясненнями останнього щодо складеного ним висновку визнано судом апеляційної інстанції належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності, та оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників учасників провадження у справі, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ТОВ „Юрія-Фарм" слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2016 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із частиною 2 статті 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Частинами першою і третьою статті 418 ЦК України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та частини першої статті 420 ЦК України належать, зокрема, винаходи.

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (частина друга статті 459 ЦК України).

Відповідно до статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід є: винахідник; інші особи, які набули прав на винахід, за договором чи законом (стаття 463 ЦК України).

За приписами статті 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід є: право на використання винаходу; виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Як встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, 16.04.2001 року Компанією Баєр Фарма АГ (Акціенгезельшафт) отримано патент України № 35554 на винахід „Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки"; заявка № 93002762 від 16.04.1993 року; дата набрання чинності патентом - 16.04.2001 року.

Формула винаходу до патенту України № 35554 має такий зміст:

" 1. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I)

,

(І)

где:

А = СН, CF, CCl, С-ОСН3, N,

X1 = Н, Hal, NH2, СН3,

R1 = С1-С3-алкил, циклопропил, фенил, который может быть от одного до трех раз замещен галогеном, или

А и R1 вместе означают С-О-СН2-СН(СН3)-,

R2 = Н или С1-С3-алкил,

В = остаток формулы

,

где: Y=O или СН2,

R3 = оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, -CH2CH2CO2R', -СН=СН-СО2R',

-CH2-CH2-CN, R'O2CCH=CO2R' ,

где: R' = Н или С1-С3-алкил,

R4 = Н, С1-С3-алкил, оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, -CH2CH2CO2R',

-СН=СН-СО2R1', -CH2-CH2-CN, R'O2CCH=C-CO2R',

где: R' = Н или C1-С3-алкил,

в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли.

2. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I) по п.1, в которой

А = СН, CF, CCl, С-ОСН3, N,

X1=H, Hal, NH2,CH3,

R1 = этил, циклопропил, или 2,4-дифторфенил,

или А и R1 вместе означают С-О-СН2-СН(СН3)-,

R2 = Н, метил, этил, В = остаток формулы

,

где: Y=О или СН2,

R3 = СН2-СО-СН3, СН2СН2-СО-СН3, -CH2CH2CO2R', -CH=CH-CO2R', -CH2-CH2-CN,

R'O2CCH=C-CO2R',

где: R' = С1-С2-алкил,

R4 = H, С1-С3-алкил, оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, -CH2CH2CO2R',

-CH=CH-CO2R', -CH2-CH2-CN, R'O2CCH=C-CO2R,

где: R' = H или С1-С2-алкил,

в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли.

3. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I) по п. 1, в которой

А = СН, CF, CCl, С-ОСН3, N,

Х1=Н, Наl, NH2, СН3,

R1 = этил, циклопропил или 2,4-дифторфенил,

или А и R1 вместе означают С-О-СН2-СН(СН3)-,

R2= H, метил, этил,

В = остаток формулы

,

где: Y=О или СН2,

R4 = H, С1-С3-алкил, СН2-СО-СН3, СН2СН2-СО-СН3, -CH2CH2CO2R', -CH=CH-CO2R', -CH2-CH2-CN, R'O2CCH=C-CO2R',

где: R' = С1-С2-алкил,

в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли.

4. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I) по любому из пп. 1-3, обладающие антибактериальной активностью.

5. Производные энантиомерно чистого диазабициклоалкана формул а), б), в) или г)

,

а) б) в) г)

где: Y=О или СН2,

R4 = H, С1-С3-алкил,

для получения производных хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).

6. Фармацевтическая композиция, имеющая антибактериальную активность, содержащая активный компонент на основе гетероциклической карбоновой кислоты и целевые добавки, отличающаяся тем, что в качестве гетероциклической карбоновой кислоты содержит производное хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).".

Відповідно до змісту формули винаходу за патентом України № 35554 надається прямий абсолютний захист похідним хінолон- та нафтиридонкарбонової кислоти загальної формули (І), зокрема, моксифлоксацину та його кислотно-адитивним солям (моксифлоксацин гідрохлориду).

Слід зазначити, що вказана діюча речовина використовується в лікарських засобах, які застосовуються для лікування хворих з пневмонією, загостренням хронічного бронхіту і гострим бактеріальним синуситом, викликаних чутливим до даного препарату мікроорганізмами, зокрема, нозокоміальними інфекційними агентами тощо.

Разом з тим, Міністерством охорони здоров'я було здійснено державну реєстрацію та видано Компанії Баєр Фарма АГ (Акціенгезельшафт) такі реєстраційні посвідчення: № UА/4071/01/01 на лікарський засіб „AVELOX®" (таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг № 5x1 у блістерах у пачці де 1 таблетка містить: 436,8 мг моксифлоксацину гідрохлориду, що відповідає 400 мг моксифлоксацину); № UA/4071/02/01 „AVELOX®" (розчин для інфузій, 400 мг/250 мл по 250 мл у флаконах № 1, де флакон (250 мл розчину) містить моксифлоксацину гідрохлориду 436 мг, що відповідає 400 мг моксифлоксацину).

Позивач за первісним позовом у позовній заяві вказує про те, що МОЗ видано накази:

від 30.08.2011 № 540 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" у частині державної реєстрації лікарського засобу „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1);

від 19.05.2014 № 340 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" у частині державної реєстрації лікарського засобу „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1).

На підставі вказаних наказів було реєстровано та внесено до державного реєстру лікарський засіб „МАКСІЦИН®".

Крім того, на зазначений лікарський засіб МОЗ було видано реєстраційне посвідчення №UА/11645/01/01 на ім'я ТОВ „Юрія-Фарм", яке одночасно є заявником та виробником вказаного лікарського засобу.

Позивач за первісним позовом вказує, що у лікарському засобі „МАКСІЦИН®" в якості активної діючої речовини застосовується речовина моксифлоксацин гідрохлориду, яка є об'єктом винаходу, права на який належить Компанії та охороняються патентом України № 35554.

Згідно з частиною п'ятою статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Абзацами четвертим, п'ятим і восьмим частини другої статті 28 Закону передбачено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

З огляду на викладене позивач просить суд зобов'язати ТОВ „Юрія-Фарм" припинити використання винаходу, який охороняється патентом України № 35554; визнати недійсними накази МОЗ від 30.08.2011 року № 540 та від 19.05.2014 року № 340; визнати недійсним реєстраційне посвідчення №UА/11645/01/01; вилучити з цивільного обороту та знищити лікарський засіб „МАКСІЦИН®".

У свою чергу, Товариством було заявлено зустрічний позов про визнання недійсним патенту України №35554 на винахід "Похідні хінолон-1 нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність, та проміжні сполуки" володільцем якого є Компанія та зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи стосовно визнання недійсним патенту України № 35554 на винахід „Похідні хінолон-1 нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність, та проміжні сполуки" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

На думку Товариства, державна реєстрація винаходу та видача патенту України № 35554 була проведена з порушенням чинного законодавства України, оскільки винахід не відповідає умовам патентоздатності, а саме: не є новим, не має винахідницького рівня, не має промислової придатності, а також, порушує права Товариства як власника державної реєстрації лікарського засобу „МАКСІЦИН®".

Оскільки Компанія обґрунтовує первісний позов порушенням його прав на винахід, який охороняється патентом України № 35554, який, у свою чергу, є предметом зустрічного позову, то колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про доцільність першочергового вирішення зустрічних позовних вимог, а потім первісних.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пункті 6.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 5 „Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним); відповідність корисної моделі критерію патентоздатності "промислова придатність"; наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці.

З метою повного, всебічного та об'єктивного вирішення даної справи, ухвалою господарського суду міста Києва від 18.08.2014 року у справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_11 та на вирішення якому поставлені такі питання:

- чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм, до дати заявленого пріоритету за заявкою № 93002762 (10.01.1992 року) або ж до дати подання цієї заявки (16.04.1993 року)?

- чи стала очевидною для фахівця (тобто випливала явно з рівня техніки) сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 35554 до дати заявленого пріоритету за заявкою № 93002762 (10.01.1992 року) або ж до дати подання цієї заявки (16.04.1993 року)?

- чи може бути використано у промисловості або іншій сфері діяльності сукупність ознак винаходу за патентом України № 35554 відповідно до матеріалів заявки № 93002762, на основі якої й було видано патент України №35554?

- чи використано в лікарському засобі „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці № 1; реєстраційне посвідчення UA № 11645/01/01) всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України №35554 або ознаки, еквівалентні їм?

- чи охороняється пунктом 1 формули винаходу патенту України № 35554 хімічна сполука - моксифлоксацин (moxifloxacin) та/або його солі?

11.05.2016 року до господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи № 910/10512/14 з висновком № 991 від 10.05.2016 року, в якому зазначено, що:

- виходячи з наданих на дослідження матеріалів справи №910/10512/14, сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України №35554 або ознак, еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі до дати заявленого пріоритету за заявкою №93002762 (10.01.1992 року) або ж до дати подання цієї заявки (16.04.1993 року);

- у матеріалах справи № 910/10512/14 не виявлено рішень, з яких для фахівців до дати заявленого пріоритету за заявкою №93002762 (10.01.1992) або ж до дати подання цієї заявки (16.04.1993 року), стала очевидною (тобто випливала явно з рівня техніки) сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України №35554;

- сукупність ознак винаходу за патентом України №35554 відповідно до матеріалів заявки №93002762, на основі якої й було видано патент України №35554, може бути використано у промисловості або іншій сфері діяльності, зокрема, у медицині;

- пунктом 1 формули винаходу патенту України №35554 охороняється хімічна сполука - моксифлоксацин (moxifloxacin);

- у лікарському засобі "МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах №1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1; реєстраційне посвідчення UA №11645/01/01) використано всю сукупність ознак незалежних пунктів 1 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554.

Як зазначено у Висновку № 991 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі № 910/10512/14 від від 10.05.2016 року, відповідне дослідження проведено ОСОБА_11 - керівником Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, який має вищу технічну освіту та спеціальну вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, наукову ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю: 13.3 „Дослідження, пов'язані з винаходами та корисними моделями" (Свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231, видане 08.07.2011 року і дійсне до 22.08.2017 року), стаж роботи у сфері інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2002 року, про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст. 384, 385 КК України експерта попереджено.

Заперечуючи проти даного висновку, відповідач фактично посилається на спірність висновку вказаної експертизи № 991 від 10.05.2016 року, правильність якого, на його думку, викликає сумнів та вказує на те, що висновок судової експертизи виконаний не ОСОБА_11, а Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, що не є суб'єктом судово-експертної діяльності, а тому не є недопустимим доказом в розумінні статті 34 ГПК України.

Крім того, за твердженням скаржника, зазначений висновок оформлений з порушенням Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

До того ж, на думку Товариства, судовий експерт ОСОБА_11 з власної ініціативи звузив проведені дослідження і встановив на свій розсуд обставини, які були відображені у висновках судових експертиз в інших справах і надав їм преюдиціального значення, що є з'ясуванням питання права і заборонено Інструкцією.

Також відповідач посилається на те, що термін дії свідоцтва експерта ОСОБА_11 за спеціальністю: 13.3 „Дослідження, пов'язані з винаходами та корисними моделями" закінчився 08.07.2014 року, а тому на час призначення судової експертизи та доручення її проведення судовому експерту ОСОБА_11, останній не мав відповідної кваліфікації.

З метою повного, об'єктивного і всебічного розгляду справи, судом апеляційної інстанції в судове засідання викликано судового експерта ОСОБА_11 для дачі додаткових роз'яснень щодо поданого ним висновку № 991 від 10.05.2016 року за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності в даній справі.

В судовому засіданні 12.10.2016 року судом заслухано судового експерта ОСОБА_11, який повідомив, що на момент винесення ухвали суду першої інстанції про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (18.08.2014 року) перебував у процесі підтвердження (переатестації) Центральною експертно-кваліфіаційною комісією, за спеціальністю: 13.3 „Дослідження, пов'язані з винаходами та корисними моделями". Тобто з 08.07.2014 року дія свідоцтва була призупинена. Однак, ухвала разом з матеріалами справи надійшли до експерта за місцем його роботи 08.09.2014 року, що підтверджується повідомленням про вручення експерту ОСОБА_11 (т. 10, арк. с. 195) та оглянутим в судовому засіданні супровідним листом господарського суду з відміткою про отримання останнім вказаних матеріалів, в той час коли у нього як експерта було поновлено право на проведення експертиз за відповідною спеціальністю, а тому ОСОБА_11 у відповідності до ч. 6 ст. 31 ГПК України відповідав вимогам, які ставляться до судових експертів.

Крім того, останнім надано чіткі, ґрунтовні та вичерпні відповіді на всі поставлені йому питання, викладені також у письмових поясненнях щодо висновку експерта, які колегією суддів долучено до матеріалів справи у якості належного доказу, оскільки відповідає нормам чинного законодавства та повністю узгоджуються з висновками проведеної у справі експертизи, а відтак, спростовує доводи відповідача про її спірність.

Судова колегія зауважує, що питання, які ставились судовому експерту в судовому засіданні фактично зводились до суб'єкта проведення експертизи, повноважень експерта, належного оформлення та реєстрації складеного ним висновку, на що експертом в свою чергу надано ґрунтовні відповіді. В той же час, будь-яких питань та жодних доказів, які б свідчили про необґрунтованість висновку експерта по суті проведеної експертизи або суперечливість його іншим матеріалам справи або таких, які б викликали сумнів в його правильності, скаржником не надано.

Крім того, заперечуючи проти прийняття вказаного висновку, як доказу у даній справі, відповідач посилається на письмові пояснення патентного повіреного України ОСОБА_6, в яких вказано на невідповідність експертного дослідження, що по суті зводяться до непогодження із висновками судового експерта щодо патнетоздатності винаходу, який охороняється патентом України № 35554.

Проте, судом першої інстанції правомірно не взято до уваги зазначені доводи Товариства, виходячи з такого.

Судовий експерт провів дослідження щодо кожного поставленого питання з використанням документів, які були йому подані сторонами.

Висновки з кожного питання обґрунтовані належним чином, зроблені за допомогою методу співставлення та порівняння, синтезу та аналізу, підтверджені положеннями нормативних актів та відповідної літератури; методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) Міністерства юстиції України, схваленої 06.02.2009 рішенням координаційної ради Міністерства юстиції України № 13.3.01.

Документального підтвердження того, що судовим експертом були порушені норми чинного законодавства України, суду подано не було.

З огляду на наведене, колегія суддів вважає, що Висновок експерта № 991 від 10.05.2016 року у господарській справі № 910/10512/14 складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України „Про судову експертизу", а тому вірно прийнято судом в якості належного та допустимого доказу у справі № 910/10512/14.

Крім того, слід зазначити, що письмові пояснення патентного повіреного не є експертним дослідженням, проведеним належним чином.

Твердження Товариства про те, що винахід за патентом України № 35554 не відповідає патентоздатності спростовуються матеріалами справи, зокрема, висновком № 991 від 10.05.2016 року, проведеним на підставі ухвали суду.

Так, судовий експерт вказав, що: виходячи з наданих на дослідження матеріалів справи № 910/10512/14, сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 35554 або ознак, еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі до дати заявленого пріоритету за заявкою № 93002762 (10.01.1992 року) або ж до дати подання цієї заявки (16.04.1993 року); у матеріалах справи № 910/10512/14 не виявлено рішень, з яких для фахівців до дати заявленого пріоритету за заявкою №93002762 (10.01.1992 року) або ж до дати подання цієї заявки (16.04.1993 року), стала очевидною (тобто випливала явно з рівня техніки) сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 35554; сукупність ознак винаходу за патентом України №35554 відповідно до матеріалів заявки № 93002762, на основі якої й було видано патент України № 35554, може бути використано у промисловості або іншій сфері діяльності, зокрема, у медицині.

Таким чином, судовим експертом підтверджено те, що винахід відповідає умовам патентоздатності, а саме є: новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Частинами першою, третьою - восьмою статті 7 Закону передбачено, що винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Обґрунтовуючи зустрічні позовні вимоги, ТОВ „Юрія-Фарм" посилалося, зокрема, на таке:

- європейська заявка ЕР 0350733, опублікована 17.01.1990 року, та акцептована заявка Австралії №616277, опублікована 24.10.1991 року, не можуть вважатися тотожними;

- аналоги патенту України № 35554 - це патенти, що видані в інших країнах з посиланням на пріоритет першої поданої у ФРН заявки DЕ 4200414 А1;

- заявник має право вносити зміни до заявки перед видачею патенту в інших країнах, в які він подає заявку на патент; іноді такі зміни є необхідними через особливість норм законодавства щодо об'єктів патентування в країнах, тому патенти-аналоги не є тотожними патентами, так як формули винаходів у патентах-аналогах можуть значно відрізнятись; з аналізу патентів-аналогів патенту України на винахід № 35554 вбачається, що в багатьох країнах є заявки з пріоритетом першої поданої у ФРН заявки DЕ 4200414 А1, але патенти відсутні - що говорить про відмову у видачі патенту взагалі;

- в отриманих в інших країнах патентах-аналогах значно змінюється формула винаходу і об'єкт охорони, а саме: від ізомерів хімічних сполук до способів отримання хімічних сполук, або до проміжних сполук, які відсутні у формулі винаходу пріоритетної заявки DЕ 4200414 А1;

- патенти-аналоги не можуть бути розглянуті як патенти, які є тотожними, так як вони мають різні формули винаходів, і відповідно, мають різний об'єм прав.

Компанія, у свою чергу, заперечувала проти задоволення зустрічного позову, посилаючись, зокрема, на таке:

- Товариство зазначає, що переважна частина суттєвих ознак групи хімічних сполук з патенту України на винахід № 35554 була відома із опису акцептованої заявки Австралії № 616277, при цьому ігнорує той факт, що Компанією було чітко показано, що в акцептованій заявці Австралії № 616277 не були описані похідні хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, а ці ознаки є суттєвими і привносять новизну та винахідницький рівень в патент України на винахід № 35554;

- слід зазначити, що існують суттєві відмінності ознак патенту України на винахід № 35554 порівняно з акцептованою заявкою Австралії № 616277;

- Товариство зазначає, що з акцептованої заявки Австралії № 620401 можна зробити висновок про можливе існування ізомерів за патентом України на винахід № 35554, але Компанія цього не заперечує; так, фахівець в галузі хімії не в змозі передбачити активність таких ізомерів або сумішей ізомерів, неможливо встановити очевидність і передбачити вплив хімічної будови сполук на їх активність, і це відповідно може бути свідченням наявності винахідницького рівня у сполук за патентом України на винахід №35554;

- відповідно до прикладу одержаної згідно з патентом України № 35554 сполуки, а саме, одержання 1-циклопропіл-7-([S,S]-2,8-діазабіцикло[4.3.0]нон-8-іл)-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-оксо-3-хінолінкарбонової кислоти, цілком очевидно, що ця сполука є певним ізомером, про що свідчить виділений фрагмент;

- 1-цикпопропіл-7-([S,S]-2,8-діазабіцикло[4.3.0]нон-8-іл)-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-oксо-3-хінолінкарбонову кислоту можна віднести до сполук структурної формули (III) і це чітко видно із структурної формули 1-циклопропіл-7-([S,S]-2,8-діазабіцикло[4.3.0]нон-8-іл)-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-оксо-3-хінолінкарбонової кислоти приведеної на сторінці 15, ліва колонка, опису до патенту України на винахід №35554;

- Європейська заявка ЕР 0350733 та акцептована заявка Австралії №616277 є паралельними (еквівалентними), оскільки їх було подано на основі двох пріоритетних заявок Федеративної Республіки Німеччини від 25.07.1988 №3824072 та від 01.03.1989 року № 3906365;

- можливі відмінності між Європейською заявкою ЕР0350733 та акцептованою заявкою Австралії №616277 обумовлені лише особливостями законодавства;

- об'єм формули винаходу визначається описом заявки, на основі якого її сформовано і відсутні ознаки, на які звертає увагу Товариство у своїх поясненнях, були присутні в описі і не могли виникнути з пустого місця, а були включені заявником у формулу у відповідь на зауваження експертизи і відповідно до вимог національного законодавств тієї країни, де розглядались ці заявки-аналоги;

- щодо такої ознаки як окремі ізомери або суміш ізомерів, то ці ознаки випливають із будови замісника В структурної формули (І) сполук згідно з патентом України на винахід №35554 та опису до патенту України на винахід №35554;

- при порівнянні цих патентів-аналогів з патентом України на винахід №35554 Товариство проаналізувало лише формули винаходи патентів-аналогів, при цьому не врахувало формули винаходів і описи цих патентів-аналогів, що були подані первинно;

- щодо якості порівняння тексту Європейської заявки ЕР0350733 та акцептованої заявки Австралії №616277, яке було проведено Товариством, то: пункт 1) порівняння, де порівнюються бібліографічні дані, а саме дати пріоритету під кодом (ЗО) Товариство не звертає увагу на те, що номери пріоритетних заявок співпадають, а розбіжність обумовлена можливою типографською помилкою; пункт 2) порівняння, де порівнюється значення Р8, і робиться посилання на сторінку 3 Європейської заявки ЕР0350733 та сторінку 3 повного опису акцептованої заявки Австралії №616277, містить висновок про їх відмінність, на тій підставі, що значення радикалу Р8 не містить значення „метокси", але при цьому замовчується той факт, що в описі акцептованої заявки Австралії № 616277 закреслено одне із значень радикалу Р8, а саме, „метокси", тобто, первинно значення Р8 в заявках були тотожними; пункт 3) порівняння - відмінностей на які вказує Товариство не виявлено; пункт 4) порівняння, очевидно що сторінка 3-А є доданою при публікації патенту Австралії № 616277, а порівняння тексту саме акцептованої заявки Австралії № 616277 Товариством проведено не було.

Що ж до тверджень Товариства про те, що додатковим доказом того, що патент України № 35554 на винахід не відповідає таким умовам патентоздатності, як новизна та винахідницький рівень, є заявка Японії № 3-188080, то слід вказати, що колегія суддів погоджується з доводами Компанії Баєр Фарма АГ (Акціенгезельшафт), що відомості вказані у заявці №3-188080 не дають фахівцю достатньо інформації, щоб зробити одержання сполук очевидним і здійснити його без додаткових досліджень.

Отже, позивачем за зустрічним позовом документально не підтверджено невідповідність винаходу „Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки" умовам патентоздатності.

Вказаний винахід на момент надання правової охорони був новим, мав винахідницький рівень і є промислово придатним.

Крім того, слід зазначити, що про промислову придатність винаходу свідчить його використання у виробництві таких ліків як „AVELOX®" (розчин для інфузій, 400 мг/250 мл по 250 мл у флаконах № 1, де флакон (250 мл розчину) містить моксифлоксацину гідрохлориду 436 мг, що відповідає 400 мг моксифлоксацину).

Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що місцевим судом правомірно відмовлено у задоволенні зустрічного позову в частині визнання патенту недійсним в порядку статті 33 Закону, оскільки позивачем не підтверджено та спростовано матеріалами справи посилання на невідповідність винаходу умовам патентоздатності.

Що ж до вимоги про зобов'язання Служби внести відомості до реєстру та здійснити відповідну публікацію, то вона як похідна від вимоги про визнання патенту недійсним не підлягає задоволенню.

Що ж до первісного позову, то слід вказати таке.

Так, Висновком експертизи № 991 від 10.05.2016 року у господарській справі № 910/10512/14 підтверджено, зокрема, те, що у лікарському засобі „МАКСІЦИН®" використано всю сукупність ознак незалежних пунктів 1 та 6 формули винаходу за патентом України №35554, що є порушенням прав Компанії.

Таким чином, враховуючи встановлені судом обставини, можна дійти висновку про те, що у лікарському засобі „МАКСІЦИН®" використані всі ознаки, що включені до незалежних пунктів 1 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554.

Введення лікарського засобу „МАКСІЦИН®" у цивільний оборот підтверджується, зокрема, таким: фіскальним чеком від 26.05.2014 року № 3065 на лікарський препарат „МАКСІЦИН®"; упаковкою лікарського препарату „МАКСІЦИН®"; інструкцією для медичного препарату „МАКСІЦИН®" (а.с. 134 том І).

Згідно зі статтею 34 Закону будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Виходячи з наведеного, колегія суддів погоджується з висновком господарського суду міста Києва про те, що вчинення Товариством дій, спрямованих на реєстрацію лікарського засобу „МАКСІЦИН®", його пропонування до продажу, продаж, свідчить про порушення виключних майнових прав Компанії на винахід за патентом України № 35554, а тому первісні позовні вимоги в частині зобов'язання Товариства припинити використання винаходу „Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки" за патентом України № 35554 є обґрунтованими та правомірно судом задоволено.

Що ж до вимог про вилучення лікарського засобу „МАКСІЦИН®" з цивільного обороту та його знищення, то слід вказати таке.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, первісні позовні вимоги щодо вилучення з цивільного обороту товарів, а саме лікарського засобу „МАКСІЦИН®" та його знищення також підлягають задоволенню.

Крім того, на переконання суду апеляційної інстанції, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, є вимоги щодо визнання наказів МОЗ та реєстраційного посвідчення недійсними з огляду на таке.

Відповідно до статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу; способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Частина друга статті 20 ГК України як один із способів захисту прав і законних інтересів передбачає визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів.

Відповідно до частин першої, сімнадцятої і двадцять четвертої статті 9 Закону України „Про лікарські засоби" лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

Для державної реєстрації лікарських засобів, що базуються або мають відношення до об'єктів інтелектуальної власності, на які відповідно до законів України видано патент, заявник подає засвідчену відповідно копію патенту або ліцензії, якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засобу, а також документ, що підтверджує чинність патенту в Україні. Заявники подають лист, в якому вказується, що права третьої сторони, захищені патентом або передані за ліцензією, не порушуються у зв'язку з реєстрацією лікарського засобу.

У державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів.

Статтею 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) передбачено, що її Члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності, як визначено в цій Частині, передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підлягає під цю Угоду, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.

Як було встановлено в ході розгляду даної справи по суті, Товариством здійснюється порушення прав інтелектуальної власності Компанії як власника патенту України на винахід № 35554.

З огляду на приписи частини третьої статті 22 Закону України „Про судоустрій і статус суддів", згідно з якими місцеві господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності, та на вимоги статей 1, 41, 12 ГПК України господарські суди розглядають справи в порядку позовного провадження, коли склад учасників спору відповідає приписам статті 1 ГПК України, а правовідносини, з яких виник спір, мають господарський характер.

У вирішенні питання про те, чи є правовідносини господарськими, а спір - господарським, слід виходити з визначень, наведених у статті 3 ГК України.

Господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов: участь у спорі суб'єкта господарювання; наявність між сторонами, по-перше, господарських відносин, врегульованих ЦК України, ГК України, іншими актами господарського і цивільного законодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин; наявність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом; відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

Таким чином, господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб'єктами господарської діяльності, а також спори, пов'язані, зокрема, з використанням у господарському обороті об'єктів інтелектуальної власності.

Таку правову позицію викладено і в постанові пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 № 10 "Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам".

Даний спір в частині визнання недійсними наказів МОЗ від 30.08.2011 року № 540 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" у частині державної реєстрації лікарського засобу „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1) та від 19.05.2014 року № 340 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" у частині державної реєстрації лікарського засобу „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1), реєстраційного посвідчення №UA/11645/01/01 на лікарський засіб „МАКСІЦИН®" (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1), є спором стосовно захисту прав інтелектуальної власності Компанії, яка в даному випадку не перебуває у відносинах адміністративного підпорядкування із МОЗ, має цивільний характер та не відноситься до сфери публічно-правових відносин, а тому підвідомчий господарським судам України.

За встановлених вище обставин того, що позивач є власником чинного патенту України № 35554 на винахід, яким надано правову охорону винаходу "Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки"; відповідачем вчинено дії з реєстрації лікарського засобу, який містить усі ознаки, включені до незалежних пунктів 1 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554; МОЗ згідно з наказами від 30.08.2011 року № 540 та від 19.05.2014 року № 340 за заявкою ТОВ „Юрія-Фарм" здійснено на його ім'я державну реєстрацію лікарського засобу "МАКСІЦИН®", а останнє в свою чергу не має дозволу правовласника на використання винаходу за патентом України № 35554; обґрунтованим є висновок суду щодо доведеності порушення прав позивача за первісним позовом як власника винаходу за патентом України № 35554.

Колегія суддів також не вбачає порушень судом першої інстанції норм процесуального права з огляду на наступне.

Так, за твердженням скаржника, судом першої інстанції під час призначення судової експертизи, не з'ясовано у сторін наявність відводу судовому експерту ОСОБА_11, чим позбавлено їх права на відвід експерта, що в свою чергу призвело до порушення положень ст. 41 ГПК України.

З приводу цього необхідно зазначити, що згідно матеріалам справи, учасникам судового процесу судом було роз'яснено права та обов'язки, передбачені статтею 22 ГПК України, що підтверджується протоколами судового засідання від: 13.06.2014 року; 03.07.2014 року; 10.07.2014 року; 17.07.2014 року; 04.08.2014 року; 11.08.2014 року; 18.08.2014 року.

Крім того, в судовому засіданні 18.08.2014 року судом було оголошено про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, повідомлено учасників судового процесу щодо особи експерта та установу, в якій він працює. Проте матеріалами справи не підтверджується наявність будь-яких зауважень від учасників судового процесу щодо особи експерта чи намірів заявити йому відвід.

Заявником не наведено обґрунтованих доказів того, що судовий експерт міг бути заінтересований у результаті розгляду даної справи чи є некомпетентними.

Отже, посилання Товариства на ненадання судом можливості заявити відвід судовому експерту не є обґрунтованим та спростовується матеріалами справи.

Крім того, як зазначає відповідач, суд 21.06.2016 року видалився до нарадчої кімнати, не з'ясувавши у сторін наявність інших пояснень, клопотань та заяв, чим порушив ст. 4-3 ГПК України, не створивши для сторін у справі необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, внаслідок чого, за твердженням скаржника, останній був позбавлений можливості, маючи питання до судового експерта, подати клопотання про виклик експерта та про призначення повторної судової експертизи у справі.

Проте, колегією суддів вказані доводи апелянта відхиляються, оскільки матеріали справи не містять письмового клопотання про виклик експерта або про призначення повторної експертизи у справі, так і не підтверджуються дані обставини протоколом (формуляром) судового засідання від 21.06.2016 року. Крім того, питання про виклик експерта в судове засідання та про призначення у справі повторної експертизи було вирішено під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції.

Враховуючи викладене, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, безпідставні, необґрунтовані та правильності висновків суду місцевого господарського суду не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 99, 101-105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ „Юрія-Фарм" на рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2016 року у справі № 910/10512/14 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2016 року у справі № 910/10512/14 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам та третім особам.

4. Справу № 910/10512/14 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді Т.І. Разіна

Л.П. Зубець