Рішення № 61959361, 06.10.2016, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2016Справа №910/24623/15

За позовом Синтон Б.В. (Synthon B.V.)

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (Colthorpe Services Ltd)

про визнання патенту України № 72333 на корисну модель недійсним повністю,зобов'язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Мамуня О.С., Ніколаєнко А.Л. та Дрюк Н.О. за довіреністю б/н від 18.12.2014

від відповідача-1: Ресенчук В.М. за довіреністю № 1-8/85704 від 21.11.2014

від відповідача-2: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Синтон Б.В. (Synthon B.V.) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1), Компанії Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (Colthorpe Services Ltd) (відповідач-2) про визнання патенту України № 72333 на корисну модель недійсним повністю та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 72333 на корисну модель та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що Державна служба інтелектуальної власності України (відповідач-1) на підставі заявки № u2012 02384 від 28.02.2012 видала компанії Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (відповідач-2) патент України № 72333 на корисну модель "Фармацевтична композиція для лікування онкологічних захворювань". Відповідно до виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі патент України № 72333 на корисну модель є чинним з 10.08.2012.

Позивач вважає, що державна реєстрація корисної моделі за патентом України № 72333 була здійснена із порушенням законодавства України, а тому вказаний патент має бути визнаний недійсним повністю, оскільки зазначена корисна модель не є новою в розумінні положень Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та не відповідає такій умові патентоздатності, як новизна, що підтверджується, зокрема, Висновком за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 01-07/15 від 20.07.2015, складеним патентними повіреними ОСОБА_6, ОСОБА_7

Позивач також вважає, що реєстрація патенту України № 72333 на корисну модель порушує охоронюваний законом інтерес позивача.

Так, позивач є фармацевтичною компанією, діяльність якої полягає у розробленні, виготовленні та продажу фармацевтичних препаратів. Позивач отримав реєстрацію лікарського засобу "Бортезоміб Синтон 3,5 мг" ("Bortezomib Synthon") у Нідерландах, що підтверджується Торговою ліцензією, виданою Національним агентством з оцінки лікарських препаратів Нідерландів № RVG 115390 від 10.08.2015. У Торговій ліцензії на лікарський засіб "Бортезоміб Синтон 3,5 мг" вказано, що активною сполукою цього лікарського засобу є бортезоміб ангідрид.

Зазначене, на думку позивача, свідчить про те, що позивач виробляє та розповсюджує у світі лікарські препарати, у тому числі препарат, до складу якого входить активний компонент бортезоміб, в той час як патент України № 72333 на корисну модель неправомірно надає захист фармацевтичній композиції, до складу якої також входить активний компонент бортезоміб.

Неправомірна реєстрація корисної моделі за патентом України № 72333 в умовах постійної конкуренції надає відповідачу-2 неправомірну перевагу перед позивачем на ринку фармацевтичних препаратів, що містять активний компонент бортезоміб. Це суперечить законному інтересу позивача і утворює перешкоди для здійснення позивачем господарської діяльності, що полягає у вільному ввезенні та продажу в Україні лікарського засобу з вмістом речовини бортезоміб.

Таким чином, на думку позивача, патентування відповідачем-2 корисної моделі "Фармацевтична композиція для лікування онкологічних захворювань" створює перешкоди для здійснення позивачем власної господарської діяльності в Україні та порушує охоронювані законом інтереси позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2015 порушено провадження у справі № 910/24623/15 та призначено розгляд справи на 26.10.2015 об 11:40 год.

20.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання позивача судом задоволено.

23.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення позову.

В судове засідання, призначене на 26.10.2015, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

Представник відповідача -2 в судове засідання, призначене на 26.10.2015 не з'явився.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, подав заяву про відсутність інших спорів. Заява залучена до матеріалів справи та передана до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, подав заяву про виправлення описки у п. 2 прохальної частини позовній заяві. Заява залучена до матеріалів справи та передана до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, здійснювався розгляд заяви позивача про вжиття заходів забезпечення позову, поданої 23.10.2015 року через відділ діловодства суду.

Заяву про вжиття заходів до забезпечення позову позивач підтримав.

Відповідач-1 надав усні пояснення щодо заяви позивача про вжиття заходів забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2015 заяву позивача - Синтон Б.В. (Synthon B.V.) про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено. Вжито заходи до забезпечення позову шляхом заборони Державній службі інтелектуальної власності України вносити будь-які зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель за патентом України № 72333 іншим особам до набрання законної сили рішенням суду у зазначеній справі та шляхом заборони Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (Colthorpe Services Ltd) до набрання законної сили рішенням суду у даній справі передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на корисну модель за патентом України № 72333.

В судовому засідання, призначеному на 26.10.2015 судом було встановлено, що відповідач -2 у справі - Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (Colthorpe Services Ltd) (Акара будівля, 24, вул. Де Кастро, Вікхемс Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови (ВГ) (Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Rood Town, Tortola, British Virgin Islands (VG) є нерезидентом, який не має свого представництва на території України.

Судом також було встановлено, що про розгляд даної справи, відповідача-2 належить повідомляти в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (Гаазькою конвенцію 1965 року) (далі - Конвенція).

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном, а рівно повідомлення у належній формі іноземних учасників судового процесу про час і місце розгляду справи, регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 1965 (надалі - Конвенція), яка є чинною в Україні згідно з Законом України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19.10.2000 № 2052-ІІІ, із заявами та застереженнями.

Конвенція застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном (ст. 1 Конвенції).

Згідно ст. 3 Конвенції орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.

Враховуючи, що Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії являється підписантом Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Гаага, 1965 р., взявши до уваги, що місцезнаходженням Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (Colthorpe Services Ltd) є Британські Віргінські острови (ВГ) (British Virgin Islands (VG)), суд дійшов висновку, що для належного та своєчасного повідомлення відповідача -2 про розгляд даної справи судові документи підлягають надісланню до Центрального органу запитуваної Держави за наступною адресою: The Registrar of the Supreme Court c/o Sonya Young Registrar, High Court P.O. Box 418 Road Town, Tortola British Virgin Islands (Tel.: +1.284.494-3074) для їх подальшого вручення відповідачу -2 у справі. При цьому документи, що підлягають врученню відповідачу згідно з дорученням Господарського суду міста Києва, слід складати та вручати в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову.

Згідно частини першої статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2015 відкладено розгляд справи на 23.05.2016 о 10:20 та зупинено провадження у справі № 910/24623/15 до 23.05.2016 на підставі ч. 1 ст. 79 ГПК України.

06.11.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 26.10.2015.

Судове засідання, призначене на 23.05.2016, не відбулося, у зв'язку з тим, що суддя Гумега О.В. перебувала у відрядженні.

Після повернення судді Гумеги О.В. з відрядження, ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.05.2016 поновлено провадження у справі № 910/24623/15 та призначено розгляд справи на 06.06.2016 о 10:20 год.

В судове засідання, призначене на 06.06.2016, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

Представник відповідача-2 в судове засідання 06.06.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду від 26.10.2015 та від 26.05.2016 не виконав, про судовий розгляд справи № 910/24623/15 був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні, призначеному на 06.06.2016, представник відповідача-1 подав відзив на позовну заяву, відповідно до якого просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог повністю, оскільки патент України № 72333 на корисну модель виданий відповідно до встановленого законодавством порядку, а саме - за результатами формальної експертизи заявки № u2012 02384, також, оскільки позивач не звертався з клопотанням про проведення експертизи корисної моделі за патентом України № 72333 на відповідність умовам патентоздатності, то твердження позивача про відсутність "новизни" корисної моделі за вказаним патентом є суб'єктивними та не доведеними належними доказами. Відзив залучено судом до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представники позивача в судовому засіданні 06.06.2016 подали клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Клопотання залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представники позивача в судовому засіданні, призначеному на 06.06.2016, надали усні пояснення щодо заявлених позовних вимог, позов підтримали в повному обсязі.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 06.06.2016 проти задоволення позову заперечував з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 06.06.2016 в судовому засіданні.

В судовому засіданні, призначеному на 06.06.2016, здійснювався розгляд клопотання позивача, поданого 06.06.2016 в судовому засіданні, про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Представники позивача зазначене клопотання підтримали та просили суд призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Петренку С.А. Зазначеним клопотанням позивач також запропонував суду питання, яке, на його думку, необхідно поставити на вирішення судовому експерту.

Представник відповідача-1 проти задоволення клопотання позивача про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності не заперечував.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

Враховуючи необхідність надання відповідачам можливості запропонування питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, та положення ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 06.06.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.06.2016 відкладено розгляд справи на 13.06.2016 о 09:50 год.

В судове засідання, призначене на 13.06.2016, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

Представник відповідача-2 в судове засідання 13.06.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду не виконав, про судовий розгляд справи № 910/24623/15 був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 13.06.2016 відповідач-1 звернувся до суду з клопотанням про долучення доказів. Клопотання судом задоволено та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представники позивача в судовому засіданні 13.06.2016 підтримали подане ними клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Відповідачі наданим їм правом не скористалися та перелік питань, які необхідно поставити на вирішення експерта, суду не надали.

Представник відповідача-1 підтримав подане позивачем клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2016 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Петренку С.А., та зупинено провадження у справі № 910/24623/15 до закінчення проведення судової експертизи.

30.06.2016 матеріали господарської справи № 910/24623/15 були скеровані судовому експерту Петренку С.А. для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

29.07.2016 через відділ діловодства суду надійшло повідомлення про вручення документів відповідачу-2 в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року.

29.08.2016 через відділ діловодства суду від судового експерта Петренка С.А. надійшов супровідний лист № 254 від 26.08.2016, яким до суду повернуто матеріали господарської справи № 910/24623/15 разом із Висновком експерта № 1111 від 26.08.2016 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/24623/16.

31.08.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2016 поновлено провадження у справі № 910/24623/15 та призначено розгляд справи на 26.09.2016 о 12:00 год.

21.09.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

Судове засідання, призначене на 26.09.2016, не відбулося, у зв'язку з перебуванням судді Гумеги О.В. на лікарняному.

27.09.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про продовження строку вирішення спору.

Судом розглянуте та задоволене клопотання позивача, подане 27.09.2016 через відділ діловодства суду, про продовження строку вирішення спору.

Після виходу судді Гумеги О.В. з лікарняного, ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2016 продовжено строк вирішення спору на п'ятнадцять днів, призначено розгляд справи на 06.10.2016 о 10:50 год.

В судове засідання, призначене на 06.10.2016, з'явились представники позивача та відповідача-1.

Представник відповідача-2 в судове засідання 06.10.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду не виконав, про судовий розгляд справи № 910/24623/15 був повідомлений належним чином, а саме в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року.

Згідно ч. 1 п. а) статті 15 наведеної Конвенції якщо документ про виклик до суду або аналогічний документ підлягав передачі за кордон з метою вручення відповідно до положень цієї Конвенції, і якщо відповідач не з'явився, то судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що документ був вручений у спосіб, передбачений внутрішнім правом запитуваної Держави для вручення документів, складених у цій країні, особам, які перебувають на її території.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 15 Конвенції кожна Договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови: a) документ було передано одним із способів, передбачених

цією Конвенцією, b) з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців, c) не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави.

Наявне в матеріалах справи повідомлення від 11.04.2016 за підписом Реєстратора Верховного Суду Британських Віргінських островів про вручення документів, до якого додано підтвердження вручення та копію прохання про вручення, підтверджує вручення 23.03.2016 відповідачу-2 судових документів у справі № 910/24623/15.

Статтею 77 ГПК України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в засідання представників сторін.

Водночас, відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Обставин, які б перешкоджали чи не дозволяли розглянути спір в даному судовому засіданні судом встановлено не було.

Враховуючи наведене, суд дійшов до висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 06.10.2016 без участі представника відповідача-2, запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору.

Представники позивача в судовому засіданні 06.10.2016 подали письмові пояснення, відповідно до яких просили задовольнити позовні вимоги у повному обсязі з огляду на доведеність матеріалами справи відсутності новизни корисної моделі за патентом України № 72333 на корисну модель, стосовно відзиву на позовну заяву відповідача-1 (Державної служби інтелектуальної власності) зазначили, що викладені у ньому доводи не дають підстав для відмови в задоволенні позовних вимог.

Представники позивача в судовому засіданні 06.10.2016 надали усні пояснення по суті спору з урахуванням Висновку експерта № 1111 від 26.08.2016 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/24623/16, письмових пояснень, поданих в даному судовому засіданні, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні 06.10.2016 надав усні пояснення по суті спору з урахуванням Висновку експерта № 1111 від 26.08.2016 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/24623/16.

Відповідно до положень статті 75 ГПК України справа розглядалась за наявними в ній матеріалами, оскільки відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи відповідачем-2 суду не було подано.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 06.10.2016 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Державна служба інтелектуальної власності України (відповідач-1) за результатами формальної експертизи заявки № u2012 02384, проведеної Державним підприємством "Український інститут промислової власності", видала компанії Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (відповідачу-2) патент України № 72333 на корисну модель "Фармацевтична композиція для лікування онкологічних захворювань".

Відповідно до наявної в матеріалах справи інформації щодо патенту України № 72333 на корисну модель "Фармацевтична композиція для лікування онкологічних захворювань" (а.с. 31-34, 208 т. 1), заявка № u2012 02384 на видачу даного патенту подана 28.02.2012, публікація про видачу патенту була здійснена 10.08.2012 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 15, власником патенту є Колтхорпе Сьорвісез Елтіді, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Rood Town, Tortola, British Virgin Islands (VG), дата, до якої підтримано чинність патенту 28.02.2016, очікувана дата закінчення терміну дії патенту 28.02.2022.

Формула корисної моделі за патентом України № 72333 складається з одного незалежного пункту, який викладено наступним чином: "Фармацевтична композиція для лікування онкологічних захворювань", яка включає активний компонент та допоміжний компонент, яка відрізняється тим, що як активний компонент містить бортезоміб і як допоміжний компонент містить манітол, при цьому співвідношення між бортезомібом і манітолом по масі становить у межах від 1:12 до 1:8, причому фармацевтична композиція отримана ліофілізацією розчину, який містить бортезоміб, манітол, трет-бутанол та воду при концентрації бортезомібу у розчині 0,7-1,3 мг/мл, концентрація манітолу у розчині 7-13 мг/мл, концентрація трет-бутанолу у розчині 0,2-0,6 мл/мг" (а.с. 34, т. 1).

Предметом спору у даній справі є вимоги Компанії Синтон Б.В. (Synthon B.V.) (позивача) на підставі ч. 2 ст. 7 ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, ч. 1 ст. 460 Цивільного кодексу України про визнання патенту України № 72333 на корисну модель недійсним повністю з підстав невідповідності даного патенту такій умові патентоздатності як новизна, а також, про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 72333 на корисну модель та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування наявності права на звернення до господарського суду з відповідним позовом позивач зазначив, що реєстрація патенту України № 72333 на корисну модель порушує права та охоронюваний законом інтерес позивача.

Так, Компанія Синтон Б.В. (Synthon B.V.) є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Нідерландів, є фармацевтичною компанією, діяльність якої полягає у розробленні, виготовленні та продажу фармацевтичних препаратів. Позивачем отримано реєстрацію лікарського засобу "Бортезоміб Синтон 3,5 мг" ("Bortezomib Synthon") у Нідерландах, що підтверджується Торговою ліцензією, виданою Національним агентством з оцінки лікарських препаратів Нідерландів № RVG 115390 від 10.08.2015, згідно наведеної Торгової ліцензії активною сполукою лікарського засобу "Бортезоміб Синтон 3,5 мг" ("Bortezomib Synthon") є бортезоміб ангідрид. Отже, позивач виробляє та розповсюджує лікарський препарат, до складу якого входить активний компонент бортезоміб, в той час як патент України № 72333 на корисну модель надає захист фармацевтичній композиції, до складу якої також входить активний компонент бортезоміб.

На твердження позивача, неправомірна реєстрація корисної моделі за патентом України № 72333 надає відповідачу-2 перевагу перед позивачем на ринку фармацевтичних препаратів, що містять активний компонент бортезоміб, що суперечить законному інтересу позивача і утворює перешкоди для здійснення позивачем господарської діяльності, що полягає у вільному ввезенні та продажу в Україні лікарського засобу з вмістом речовини бортезоміб.

Згідно роз'яснень, наведених у п. 85 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", позов про визнання патенту недійсним може подати будь-яка особа, яка вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом інтереси.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Суд враховує, що відповідно до ст. 21 ГПК України сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу. Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Відповідно до п. 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004, поняття "охоронюваний законом інтерес" у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права" треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Відповідно до ст. 123 ГПК України, іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором.

Відповідно до п. 2 вищенаведеної постанови Пленуму Вищого господарського суд України від 17.10.2012 № 12, у вирішенні питань, пов'язаних із способами захисту прав інтелектуальної власності, господарським судам потрібно мати на увазі таке. Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України. Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Законами України про набуття та здійснення права на конкретні об'єкти інтелектуальної власності також передбачено способи захисту відповідного права.

Спосіб захисту порушеного права обумовлюється нормою матеріального права, яка регулює ті чи інші правовідносини між сторонами спору. Тому, позивач, формулюючи позовні вимоги, повинен відштовхуватися від тих наданих йому законом прав, які були об'єктивно порушені відповідачем і позов повинен бути направлений на припинення цих правопорушень та на відновлення порушеного права. Таким чином, право вибору способу захисту порушеного права належить позивачу, а суд наділений компетенцією перевірити відповідність обраного способу захисту змісту порушеного права. При цьому, обраний спосіб захисту не лише повинен бути встановлений договором або законом, але і бути ефективним засобом захисту, таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням.

Відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону. Згідно з ч. 2 ст. 7 наведеного Закону, корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права - це панування права у суспільстві. Однією із основних засад права є справедливість, яка є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Справедливість розглядають як властивість права, зокрема, виражену в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності відповідальності вчиненому порушенню.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд дійшов висновку, що позивач належним чином довів, що спірний патент на корисну модель порушує його права та охоронювані законом інтереси, а обраний ним спосіб захисту встановлений Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (далі - ГК України), відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, корисні моделі.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (у редакції, чинній станом на 28.02.2012 (дата подання заявки на корисну модель за патентом України № 72333)), винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Згідно ч. 1 ст. 460 ЦК України корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання.

Об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (ч. 2 ст. 460 ЦК України). Аналогічне визначення стосовно об'єкту корисної моделі міститься і в ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі

Суб'єктами права інтелектуальної власності на корисну модель є: винахідник; інші особи, які набули прав на корисну модель за договором чи законом (ст. 463 ЦК України).

Частина 1 статті 464 ЦК України встановлює, що майновими правами інтелектуальної власності на корисну модель є: 1) право на використання корисної моделі; 2) виключне право дозволяти використання корисної моделі (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на корисну модель належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (ч. 2 ст. 464 ЦК України ).

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Згідно ч.ч. 3 - 6 ст. 7 наведеного Закону винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

Підставою позову у даній справі є невідповідність корисної моделі "Фармацевтична композиція для лікування онкологічних захворювань" за патентом України № 72333 такій умові патентоздатності як новизна.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку, що для вирішення даної справи по суті необхідно встановити, чи відповідає корисна модель за патентом України № 72333 умові патентоздатності новизна.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/24623/15, оскільки вказане питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення новизни корисної моделі необхідні спеціальні знання, судом відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу.

При цьому судом були враховані роз'яснення, надані у постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності".

Зокрема, відповідно до п. 6.1 вищенаведеної постанови Пленуму Вищого господарського суду України, у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності, зокрема, на корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про наявність новизни корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету.

На вирішення судового експерта було поставлене таке питання: "Чи відповідає корисна модель за патентом України № 72333 умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи? ".

За результатами проведеного дослідження судовим експертом встановлено, що відповідно до матеріалів справи № 910/24623/15, корисна модель за патентом України № 72333 не відповідає умові патентоздатності "новизна".

Відповідний висновок викладено у Висновку експерта № 1111 від 26.08.2016 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/24623/16 (далі - Висновок), який знаходиться в матеріалах справи (а.с. 42-57 т. 2). З Висновку вбачається, що відповідно до результатів дослідження, представлених у таблиці 1 Висновку, кожна ознака незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 72333 була відома з технічного рішення за Європейським патентом ЕР 1355910 В1, який входив до рівня техніки на 28.02.2012 року - дату подання заявки № u 201202384 на корисну модель.

Аналогічного висновку дійшли патентні повірені України ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у Висновку за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 01-07/15 від 20.07.2015 (а.с. 35-40 т. 1).

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Як зазначено у Висновку, проведення експертизи доручено судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу - керівнику Центру експертних досліджень НД1 інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, який має вищу технічну освіту, спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 08.07.2011 року, дійсне до 22.08.2017 року), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2002 року. Про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку та за відмову від надання висновку за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України експерт попереджений.

Відповідно до статті 42 ГПК України, висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.

Висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу (ч. 5 ст .42 ГПК України).

Оцінивши Висновок експерта № 1111 від 26.08.2016 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/24623/16 в сукупності з іншими доказами, наявними в матеріалах справи, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи, в їх сукупності, керуючись законом, суд вважає, що наведений висновок експерта складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", наведений висновок судового експерта містить докладний опис проведених досліджень і обґрунтовану відповідь на поставлене господарським судом питання, а тому такий висновок судового експерта приймається судом в якості належного та допустимого доказу у справі № 910/24623/15.

Відтак, суд дійшов висновку, що корисна модель за патентом України № 72333 не відповідає умові патентоздатності "новизна", як передбачено ч. 1 ст. 460 Цивільного кодексу України та ч. 2 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", оскільки вона не була новою на дату (28.02.2012) подання заявки № u2012 02384 до Державної служби інтелектуальної власності України.

Права інтелектуальної власності, зокрема, на корисну модель визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 Цивільного кодексу України).

Згідно з ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Згідно із ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Оцінивши всі наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд дійшов висновку, що вимога позивача про визнання патенту України № 72333 на корисну модель недійсним повністю є обґрунтованою та підлягає задоволенню на підставі невідповідності корисної моделі "Фармацевтична композиція для лікування онкологічних захворювань" за патентом України № 72333 такій умові патентоздатності як новизна.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (відповідача-1) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 72333 на корисну модель та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (в чинній редакції) при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту. Згідно ст. 1 наведеного Закону термін "Установа" вживається у значенні центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 1, 2 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, зі змінами і доповненнями (далі - Положення) Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України. Державна служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності. Державна служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.

Згідно з п. 4 Положення Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності;

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що патент України № 72333 на корисну модель підлягає визнанню недійсними повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 72333 на корисну модель та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 ГПК України судовий збір при виконанні договорів та з інших підстав покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За змістом ч. 5 наведеної статті ГПК України, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Водночас судому враховано, що відповідно до ч. 2 ст. 49 ГПК України якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

Зібрані у справі докази свідчать, що позивачем було здійснено оплату судового збору за подання позовної заяви в сумі 2436,00 грн. (платіжні доручення № 2234, № 2235 від 07.06.2015) та оплату за проведення судової експертизи в сумі 15000,00 грн. (платіжне доручення № 4069 від 22.07.2016).

Отже, враховуючи задоволення позову повністю, витрати по сплаті судового збору в розмірі 2436,00 грн. та витрати на проведення судової експертизи в розмірі 15000,00 грн. покладаються на відповідача-2 (Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (Colthorpe Services Ltd)), як на особу, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст.ст. 1, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 49, 75, 82-85, 116, 123 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати патент України № 72333 на корисну модель недійсним повністю.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛИПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ, будинок 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним повністю патенту України № 72333 на корисну модель та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Колтхорпе Сьорвісез Елтіді (Colthorpe Services Ltd) (Акара будівля, 24, вул. Де Кастро, Вікхемс Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови (ВГ) (Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Rood Town, Tortola, British Virgin Islands (VG) на користь Синтон Б.В. (Synthon B.V.) (Мікровег 22, 6545 СМ Неймеген, а.я. 7071, 6503 Дж. Н. Неймеген, Нідерланди) (Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, P.O. 7072, 6503 GN Nijmegen, the Neterlands) 2436,00 грн. (дві тисячі чотириста сорок шість гривень 00 коп.) судового збору, 15000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (ч. 1 ст. 93 ГПК України), якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 11.10.2016

Суддя Гумега О.В.