Рішення № 59590970, 04.08.2016, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2016Справа №910/31810/15За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СМАЧНІ ПРОДУКТИ" (смт Ювілейне, Дніпропетровська обл., Україна)

до 1) Закритого акціонерного товариства "ВІЧЮНУ ГРУПЄ" (м. Каунас, Литовська Республіка)

2) Державної служби інтелектуальної власності України (м. Київ, Україна)

треті особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1:

1) Закрите акціонерне товариство «Плунгєс Кооператінє прекіба» (м. Плунге, Литовська Республіка),

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Вічунай Україна» (м. Київ, Україна)

про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Будьонний Д.С.;

від відповідача-1: Шевченко О.Ю.;

від відповідача-2: Саламов О.В.;

від третьої особи-1: не з'явились;

від третьої особи-2: Шевченко О.Ю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАЧНІ ПРОДУКТИ" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Закритого акціонерного товариства "ВІЧЮНУ ГРУПЄ" (далі-відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідача-2) про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 840558 на знак «КРАБ КРАБЫЧ» на території України повністю щодо товарів 29 класу МКТП.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг «КРАБ КРАБЫЧ» за міжнародною реєстрацією № 840558 не використовується в Україні протягом останніх трьох років щодо товарів, для яких він зареєстрований, що є підставою для дострокового припинення дії такої міжнародної реєстрації.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 23.06.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

Зокрема, зобов'язано позивача надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на англійську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 21.12.2015 року про порушення провадження у справі № 910/31810/15 та позовну заяву з додатками у трьох примірниках.

11.01.2016 судом направлено прохання про вручення за кордоном судових документів, а саме, копій ухвали Господарського суду міста Києва від 21.12.2015 року про порушення провадження у справі № 910/31810/15 та позовної заяви з додатками англійською мовою для вручення відповідачу-1 у порядку, передбаченому Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 року, через орган юстиції (Ministry of Justice (Gedimino ave. 30, LT-01104).

23.06.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв'язку із необхідністю ознайомлення з матеріалами справи.

Також, 23.06.2016 представник позивача подав заяву про уточнення позовних вимог, відповідно до якої просить суд достроково припинити дію міжнародної реєстрації № 840558 на знак «КРАБ КРАБЫЧ» на території України повністю щодо товарів 29 класу МКТП та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення в Україні дії міжнародної реєстрації № 840558 знака для товарів і послуг «КРАБ КРАБЫЧ», про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та повідомити про припинення дії на території України міжнародне бюро ВОІВ.

У судовому засіданні 23.06.2016 представник відповідача-1 надав клопотання, в якому просив суд залучити до участі у справі, у якості третіх осіб, без самостійних вимог на предмет спору - ТОВ «Вічунай Україна» та ЗАТ «Плунгєс Кооператінє прекіба», оскільки ТОВ «Вічунай Україна» здійснюється імпорт продукції, маркованої спірним позначенням на підставі зовнішньоекономічних договорів, укладених із ЗАТ «Плунгєс Кооператінє прекіба» та ТОВ «Вічунай-Русь», які виробляють товар, маркований ТМ «КРАБ КРАБЫЧ» під контролем ЗАТ «Плунгєс Кооператінє прекіба», на підставі ліцензійних договорів від 15.02.2014 року про передачу невиключного права на використання ТМ «КРАБ КРАБЫЧ» і здійснюють його поставку в Україну.

Тож, дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 840558 знака для товарів і послуг «КРАБ КРАБЫЧ», може вплинути на права та обов'язки ТОВ «Вічунай Україна», яке здійснює імпорт товару, маркованого оспорюваним позначенням.

Крім того, представник відповідача-1 надав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що поставка товару, зокрема крабових паличок, маркованого ТМ «КРАБ КРАБЫЧ» в Україну здійснюється ЗАТ «Плунгєс Кооператінє прекіба» на підставі укладеного 13.08.2009 року контракту за № 13/08/2009 з ТОВ «Вічунай Україна», факт виробництва та поставки товару під ТМ «КРАБ КРАБЫЧ» в Україну ЗАТ «Плунгєс Кооператінє прекіба», з 2010 року і по теперішній час підтверджується вантажно-митними деклараціями про імпорт товару відповідно до реєстру вантажно-митних декларацій за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 та 2016 роки, наданого ТОВ «Вічунай Україна».

Представник відповідача-2 у судовому засіданні 23.06.2016 надав письмові пояснення, в яких зазначає, що відповідач-1, як власник міжнародної реєстрації № 840558 на знак «КРАБ КРАБІЧ» повинен довести факт використання зазначеного знаку, а у разі відсутності такого використання, зазначити поважні причини, з яких знак не використовувався.

Розглянувши у судовому засіданні 23.06.2016 подану позивачем заяву про уточнення позовних вимог, суд відзначає наступне.

Частиною 4 ст. 22 ГПК України передбачено, що позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог.

Відповідно до п. 3.10. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», передбачені частиною четвертою статті 22 ГПК права позивача збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову можуть бути реалізовані до прийняття рішення судом першої інстанції. Під збільшенням або зменшенням розміру позовних вимог слід розуміти відповідно збільшення або зменшення кількісних показників за тією ж самою вимогою, яку було заявлено в позовній заяві.

Господарським процесуальним кодексом, зокрема статтею 22 цього Кодексу, не передбачено права позивача на подання заяв (клопотань) про "доповнення" або "уточнення" позовних вимог, або заявлення "додаткових" позовних вимог і т.п. Тому в разі надходження до господарського суду однієї із зазначених заяв (клопотань) останній, виходячи з її змісту, а також змісту раніше поданої позовної заяви та конкретних обставин справи, повинен розцінювати її як:

- подання іншого (ще одного) позову, чи

- збільшення або зменшення розміру позовних вимог, чи

- об'єднання позовних вимог, чи

- зміну предмета або підстав позову (п. 3.11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції»).

Враховуючи наведене, суд розцінює подану заяву про уточнення позовних вимог, як заяву про збільшення розміру позовних вимог, відповідно визнає такою, що відповідає вимогам ст. 22 ГПК України у зв'язку з чим приймає її до розгляду.

У судовому засіданні 23.06.2016 оголошувалась перерва до 25.07.2016 згідно ст. 77 ГПК України.

20.07.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

25.07.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав пояснення до позовної заяви, в яких зазначив, що підставою для дострокового припинення дії знаку для товарів і послуг є п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», який передбачає доведення використання знаку на території України саме власником свідоцтва, тобто ЗАТ "ВІЧЮНУ ГРУПЄ", проте матеріали справи не містять доказів використання знаку саме його власником.

Крім того, 25.07.2016 представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просив суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Чи є знак для товарів і послуг «КРАБ КРАБЫЧ» за міжнародною реєстрацією № 840558 таким, що не використовується власником або за його згодою іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом останніх трьох років до дати подання позову?

2) Чи належать товари, марковані знаком для товарів і послуг «КРАБ КРАБЫЧ» за міжнародною реєстрацією № 8405578, що наведені в текстах документів, друкованої продукції, на товарах і їх упаковці, копії та зображення яких містяться в матеріалах справи № 910/31810/15, що датовані не пізніше, ніж три роки від 17.12.2015 - дати подання позовної заяви, до таких товарів 29 класу МКТП, як: «крабові палички, крабове м'ясо, ракоподібні (неживі)»?

Також, 25.07.2016 представник позивача подав клопотання про витребування доказів та пояснень, в якому просив суд витребувати:

1) у відповідача-1матеріали базової заявки № 20041176 від 25.05.2004 на знак «КРАБ КРАБИЧ» за свідоцтвом Литви №52018 від 07.06.2006;

2) у Державної фіскальної служби України (адреса: 04655, м. Київ-53. Львівська пл. 8.):

- довідку, що підтверджує факти митного оформлення ввезення ТОВ «ВІЧУНАЙ- УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 33051586) та/або ЗАТ «ВІЧЮНУ ГРУПЄ» (Литва, код 303211678) продукції крабові палички, крабове м'ясо, ракоподібні (неживі) за відповідними кодами Української класифікація товарів ЗЕД - 1605 10, 0306 14 або 0306 24 під знаком «КРАБ КРАБЬІЧ» у період з 20.12.2012 по 21.12.2015.

- довідку про наявність у податковій та/або бухгалтерська звітність ТОВ «ВІЧУНАЙ- УКРАІНА» (ідентифікаційний код 33051586) відомостей щодо виплат та/або нарахування роялті за користування знаком «КРАБ КРАБЬІЧ» у період з 20.12.2012 по 21.12.2015 та відповідно укладених ліцензійних договорів.

У судовому засіданні 25.07.2016 розглянувши подані позивачем клопотання про призначення судової експертизи у справі та про витребування доказів, суд відмовив у їх задоволенні з підстав необґрунтованості.

Представник ЗАТ «Плунгєс Кооператінє прекіба» у судовому засіданні 25.07.2016 надав відзив на позовну заяву, в якому вказав, що ЗАТ «Плунгєс Кооператінє прекіба» здійснювало виробництво товару та його маркування ТМ «КРАБ КРАБЬІЧ» до 13.02.2014, як власник знаку для товарів і послуг «КРАБ КРАБЬІЧ» за міжнародною реєстрацією №840558 від 16.07.2004 року, а після передачі виключних майнових прав на це позначення ЗАТ "ВІЧЮНУ ГРУПЄ" - 13.02.2014, ЗАТ «Плунгєс Кооператінє прекіба» здійснює маркування виробленої продукції ТМ «КРАБ КРАБЬІЧ» під контролем правовласника - ЗАТ "ВІЧЮНУ ГРУПЄ" на підставі ліцензійного договору від 15.02.2014 про передачу не виключного права на використання ТМ «КРАБ КРАБЬІЧ».

Представник ТОВ «Вічунай Україна» також надав відзив на позовну заяву, відповідно до якого стверджує, що з 2009 року і по теперішній час здійснює імпорт продукції, маркованої ТМ «КРАБ КРАБЬІЧ» на територію України від виробника продукції - ЗАТ «Плунгєс Кооператінє прекіба» і така продукція реалізується через національні та локальні торгівельні мережі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.07.2016 клопотання Закритого акціонерного товариства "ВІЧЮНУ ГРУПЄ" про залучення третіх осіб задоволено, зокрема, залучено Товариство з обмеженою відповідальністю «Вічунай Україна» та Закрите акціонерне товариство «Плунгєс Кооператінє прекіба» третіми особами-1,2 без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

У судовому засіданні 25.07.2016 оголошувалась перерва до 04.08.2016 згідно ст. 77 ГПК України.

04.08.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав письмові пояснення, в яких зазначає, що продукція, маркована позначенням «КРАБ КРАБЬІЧ», виготовляється на території Литви та Росії та реалізується підприємствами, які не мають права користуватися знаком та в подальшому імпортується та вводиться в цивільний обіг на території України саме Товариством з обмеженою відповідальністю «Вічунай Україна».

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-1 та третьої особи-2 заперечив проти задоволення позову.

Представник відповідача-2 у судовому засіданні також заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представник третьої особи-1 у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, однак про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується повноважного представника.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 04.08.2016 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Закрите акціонерне товариство «ВІЧЮНУ ГРУПЄ» є власником знаку для товарів та послуг «КРАБ КРАБЫЧ» (комбінований) за міжнародною реєстрацією № 840558 від 16.07.2004, що діє на території України щодо 29 класу для товарів та послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП) у повному обсязі з 16.07.2004.

Так, 16.07.2015 між Компанією «ІНТРОФУДС АГ» (далі - правовласник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «СМАЧНІ ПРОДУКТИ» (далі - правонаступник) укладено договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, умовами якого передбачено, що правовласник передає (відчужує) виключні майнові права інтелектуальної власності відносно всіх товарів та послуг на наступний знак для товарів і послуг: «КРАБИЧ», що підтверджується свідоцтвом України № 188366 від 10.07.2014 за заявкою № m201312454 від 15.07.2013, у відношенні всіх зазначених у такому свідоцтві товарів 29, 31 та послуг 35 класів МКТП, що внесений до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг, а правонаступник приймає зазначені виключні майнові права інтелектуальної власності на наведений вище знак, та виплачує правовласнику винагороду на умовах, у розмірі і порядку, передбачених цим договором.

Відповідно до п. 1.2. договору, у зв'язку з відчуженням правовласником виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак правонаступник набуває наступні майнові права щодо знака (має право):

1.2.1. наносити знак на будь-який товар, для якого він зареєстрований, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігати такий товар із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонувати його для продажу, продавати, імпортувати (ввозити) та експортувати (вивозити);

1.2.2. застосовувати знак під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої він зареєстрований;

1.2.3. застосовувати знак в діловій документації чи в рекламі та в мережі інтернет;

1.2.4. надавати знак до загального відома таким чином, що будь-яка особа може здійснити доступ до них з будь-якого місця й у будь-який час за її власним вибором (у тому числі за допомогою розміщення в інформаційній мережі інтернет, в інших інформаційних мережах, у програмних продуктах);

1.2.5. видавати третім особам ліцензії на використання знака у межах термінів дії відповідного свідоцтва;

1.2.6. здійснювати контроль за використанням знаку третіми особами в межах, передбачених виданими правонаступником ліцензіями, і термінів дії відповідного свідоцтва.

Договір набирає сили з моменту його підписання уповноваженими представниками і скріплення печатками сторін і діє в межах дії відповідного свідоцтва. Відомості щодо передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак за відповідним свідоцтвом підлягають обов'язковій публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» згідно з чинним законодавством України.

Як зазначає позивач, ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2015 до вирішення спору у справі № 910/14227/15 за позовом Закритого акціонерного товариства «ВІЧЮНУ ГРУПЄ» до Державної служби інтелектуальної власності України та Компанії «ІНТРОФУДС АГ» про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «КРАБЫЧ» № 188366 від 10.07.2014 недійсним повністю щодо товарів та послуг 29, 31, 35 класів МКТП по суті вжито заходи до забезпечення позову, а саме, заборонено Компанії «ІНТРОФУДС АГ» передавати у будь-який спосіб право власності на торговельну марку «КРАБЫЧ» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 188366 від 10.07.2014, а також відмовлятися від свідоцтва № 188366 повністю чи частково; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати державну реєстрацію договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «КРАБЫЧ» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 188366 від 10.07.2014; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов'язані зі зміною власника свідоцтва України № 188366 від 10.07.2014.

При цьому, за твердженням позивача, до моменту ознайомлення з ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2015 про забезпечення позову у справі № 910/14227/15, позивачу не було відомо про існування ТМ «КРАБ КРАБЫЧ» (комбінований) за міжнародною реєстрацією № 840558 від 16.07.2004, права на які належать відповідачу-1.

Тож, у зв'язку із винесенням вказаної вище ухвали суду, позивач не мав змоги скористатися своїм правом на реєстрацію договору по передачу прав інтелектуальної власності на ТМ «КРАБЫЧ» за свідоцтвом України № 188366 від 10.07.2014.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що знак для товарів і послуг «КРАБ КРАБЫЧ» (комбінований) для товарів і послуг 29 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 840558 від 16.07.2004 не використовується в Україні протягом останніх трьох років щодо товарів, для яких він зареєстрований, що дає підстави для дострокового припинення її дії.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою ж, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Згідно ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Статтею 495 Цивільного кодексу України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Частиною 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі, дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Отже, дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 840558 від 16.07.2004 на знак для товарів та послуг «КРАБ КРАБЫЧ» (комбінований) щодо товарів 29 класу МКТП можливе за умови, якщо відповідачем-1 не буде доведено фактичну наявність на ринку України товарів щодо 29 класу МКТП, маркованих торговою маркою «КРАБ КРАБЫЧ» (комбінований); невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку щодо товарів 29 класу за МКТП; наявність поважних причин такого невикористання.

З огляду на наведене, для правильного вирішення даного судового спору істотне значення мають фактичні обставини, пов'язані як з існуванням на ринку України товару 29 класу МКТП, зазначених у міжнародній реєстрації № 840558, так і з використанням відповідачем-1 такого товару «КРАБ КРАБЫЧ» (комбінований) безпосередньо або під його контролем.

Так, відповідно до п. 71 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Як вбачається з матеріалів справи, міжнародна реєстрація № 840558 від 16.07.2004 на знак для товарів і послуг «КРАБ КРАБЫЧ» (комбінований) була зареєстрована на ім'я Закритого акціонерного товариства «Плунгєс Кооператінє прекіба» на підставі базового свідоцтва на знак для товарів і послуг Литовської Республіки № 52018 від 07.06.2006 Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

При цьому, Закрите акціонерне товариство «Плунгєс Кооператінє прекіба» було засновником на території Російської Федерації - Товариства з обмеженою відповідальністю «Вічунай-Русь» та на території України - Товариства з обмеженою відповідальністю «Вічунай Україна».

Так, поставка товару, зокрема крабових паличок, маркованого ТМ «КРАБ КРАБЫЧ» в Україні здійснювалася Закритим акціонерним товариством «Плунгєс Кооператінє прекіба» на підставі укладеного 13.08.2009 році контракту № 13/08/2009 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Вічунай Україна», який діяв до 31.12.2014.

13.02.2014 Закрите акціонерне товариство «Плунгєс Кооператінє прекіба» передало майнові права на знак для товарів і послуг «КРАБ КРАБЫЧ» (комбінований) за міжнародною реєстрацією № 840558 від 16.07.2004 відповідачу-1, а саме, Закритому акціонерному товариству "ВІЧЮНУ ГРУПЄ", дані про повну зміну власника внесено до Міжнародного реєстру.

Крім того, відповідно до статуту ЗАТ "ВІЧЮНУ ГРУПЄ", у зв'язку з відокремленням останнього, ЗАТ «Плунгєс Кооператінє прекіба» передало ЗАТ "ВІЧЮНУ ГРУПЄ свою частку в статутному капіталі ТОВ «Вічунай Україна» та у статутному капіталі ТОВ «Вічунай-Русь».

Пунктом 2 ч.1 ст. 1107 Цивільного кодексу України визначено, що розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі, зокрема ліцензійного договору.

Відповідно до ст. 1108 Цивільного кодексу України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону (ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України).

Так, 15.02.2014 між Закритим акціонерним товариством "ВІЧЮНУ ГРУПЄ" (далі - ліцензіар) та Закритим акціонерним товариством «Плунгєс Кооператінє прекіба» (далі - ліцензіат) укладено ліцензійний договір, умовами якого передбачено, що ліцензіар відповідно до цієї угоди надає ліцензіату невиключну ліцензію на комбінований товарний знак «КРАБ КРАБЫЧ» за міжнародною реєстрацією № 840558, а ліцензіат зобов'язується виплачувати ліцензіару винагороду, яка обумовлюється сторонами в додатковій угоді.

Відповідно до п. 2.1. договору, ліцензіар справжнім надає ліцензіату на терміну дії даної договору невиключну, яка не підлягає передачі, ліцензію, на використання товарного знака для маркування виробленої ліцензіатом продукції, що включає право користування товарним знаком для рекламної діяльності, продажу та маркетингу продукції, виробленої і реалізованої ліцензіатом на території, відповідно до дії міжнародної реєстрації № 840558, а також іншої діяльності, пов'язаної з виробництвом і продажем продукції із зазначенням товарного знака.

Ліцензіар підтверджує, що у третіх осіб відсутні законно обґрунтовані права на передану ліцензію (п. 2.2. договору).

Даний договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до терміну закінчення дії міжнародної реєстрації № 840558 (п. 5.1. договору).

Тож, на підставі укладеного ліцензійного договору від 15.02.2014 про передачу невиключного права на використання ТМ «КРАБ КРАБЫЧ», Закрите акціонерне товариство «Плунгєс Кооператінє прекіба» здійснює маркування виробленої продукції ТМ «КРАБ КРАБЫЧ» під контролем позивача.

Факт виробництва та поставки ЗАТ «Плунгєс Кооператінє прекіба» товару під ТМ «КРАБ КРАБЫЧ» в Україну з 2010 року і по теперішній час підтверджується вантажно-митними деклараціями про імпорт товару відповідно до реєстру вантажно-митних декларацій за 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 та 2016 роки, наданого ТОВ «Вічунай Україна» (копії наявні у матеріалах справи).

Також, поставка товару, зокрема крабових паличок, маркованого ТМ «КРАБ КРАБЫЧ» в Україну здійснювалося ТОВ «Вічунай-Русь» на підставі контракту № 01/07-2010 купівлі-продажу від 01.07.2010, укладеного з ТОВ «Вічунай Україна», що підтверджується деклараціями про відповідність від 05.10.2010, від 29.11.2011, від 10.06.2013, вантажно-митними деклараціями про імпорт товару, маркованого ТМ «КРАБ КРАБЫЧ», відповідно до реєстру вантажно-митних декларацій за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роки, наданого ТОВ «Вічунай Україна».

Крім того, 15.02.2014 між Закритим акціонерним товариством "ВІЧЮНУ ГРУПЄ" (далі - ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вічунай-Русь» (далі - ліцензіат) укладено ліцензійний договір, умовами якого передбачено, що ліцензіар відповідно до цієї угоди надає ліцензіату невиключну ліцензію на комбінований товарний знак «КРАБ КРАБЫЧ» за міжнародною реєстрацією № 840558, а ліцензіат зобов'язується виплачувати ліцензіару винагороду, яка обумовлюється сторонами в додатковій угоді.

Відповідно до п. 2.1. договору, ліцензіар справжнім надає ліцензіату на терміну дії даної договору невиключну, яка не підлягає передачі, ліцензію, на використання товарного знака для маркування виробленої ліцензіатом продукції, що включає право користування товарним знаком для рекламної діяльності, продажу та маркетингу продукції, виробленої і реалізованої ліцензіатом на території, відповідно до дії міжнародної реєстрації № 840558, а також іншої діяльності, пов'язаної з виробництвом і продажем продукції з зазначенням товарного знака.

Ліцензіар підтверджує, що у третіх осіб відсутні законно обґрунтовані права на передану ліцензію (п. 2.2. договору).

Даний договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до терміну закінчення дії міжнародної реєстрації № 840558 (п. 5.1. договору).

Таким чином, з 15.02.2014 ТОВ «Вічунай-Русь» здійснює виробництво продукції, маркованої позначенням «КРАБ КРАБЫЧ» під контролем ЗАТ "ВІЧЮНУ ГРУПЄ" на підставі укладеного ліцензійного договору від 15.02.2014.

Відповідно до матеріалів справи, а саме листом від 14.05.2015 № 10260/6/99-99-24-03-02-15 Державна фіскальна служба України повідомила, що за результатами пошуку в Єдиній автоматизованій інформаційній системі ДФС України, виявлено факти митного оформлення ввезення Товариства з обмеженою відповідальністю «Вічунай Україна» продукції з торговельними марками «VICI», «Краб Крабич», «Сніжний краб» за період з 01.01.2009 по 08.05.2015.

При цьому, у матеріалах справи наявні договори поставки, укладені між ТОВ «Вічунай Україна» (далі - постачальник) та ТОВ «Ашан України Гіпермаркет» (далі - покупець) № П1775 від 01.01.2012, № П1775 від 01.01.2015, № П1775 від 01.01.2016, № П2128 від 01.01.2012, № П2128 від 01.01.2015, № П2128 від 01.01.2016, умовами яких передбачено, що постачальник зобов'язується поставляти покупцеві в зазначену ним торгову точку (розташованим за адресами: м. Київ, вул. Антоновича, 176, м. Київ, пр-т Московський, 15-А (ГМ «Ашан»), м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б (гипермаркет «Ашан»), м. Київ, пр-т Ватутіна Генерала, 2 (ГМ «Ашан»), с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Окружна, 4 (ГМ «Ашан»), Фонтанка с., вул. Фрнтана сельської ради, № 1 (Комплекс будівель та споруд), ) та/або на склад покупця продукцію, а покупець зобов'язується приймати та оплачувати продукцію, зокрема крабові палички «КРАБ КРАБЫЧ» та замовлену в обсягах і на умовах, передбачених договорами. Постачальник погоджується на заповнення форми специфікації покупця. Замовлення здійснюється покупцем за його необхідністю та покупець не може бути змушений здійснювати примусове замовлення товару. Замовлення товару є правом, а не обов'язком покупця.

Факт поставки ТОВ «Вічунай Україна» товару під ТМ «КРАБ КРАБЫЧ» підтверджується товарно-транспортними накладними та видатковими накладними № КФ-0001617 від 28.01.2015, № КФ -0003925 від 27.02.2015, № ДФ - 0004854 від 27.10.2015, № КФ - 0021195 від 28.10.2015, № КФ - 0021506 від 30.10.2015, № КФ - 0023178 від 24.11.2015, № КФ - 0023676 від 28.11.2015, № ДФ - 0004070 від 31.05.2016, № ОФ- 0009935 від 15.06.2016, № КФ - 0022960 від 19.07.2016, № КФ- 0002001 від 3.01.2015, № КФ - 0003174 від 17.02.2015, № КФ - 0022646 від 17.11.2015, № ОД - 0002401 від 10.07.2016 (копії наявні у матеріалах справи).

Крім того, інформація про пропонування до продажу товару ТМ «КРАБ КРАБЫЧ» в Україні розміщена на офіційному сайті ЗАТ «Плунгєс Кооператінє прекіба» http://www.e-vici.lt/ua, який досліджено судом, зокрема у розділі: «Вироби із сурмі» за посиланням http://www.e-vici.lt/ua/produktyy/vibori-iz-surimi.html, де пропонуються до продажу крабові палички ТМ «КРАБ КРАБЫЧ» різної ваги - 100 г, 200 г, 240 г, 500 г, 1000 г.

Таким чином, оскільки відповідачем-1 в документальній формі підтверджено факт використання Товариством з обмеженою відповідальністю «Вічунай Україна» та Закритим акціонерним товариством «Плунгєс Кооператінє прекіба» знаку для товарів та послуг «КРАБ КРАБЫЧ» (комбінований) під безпосереднім контролем відповідача-1, суд приходить до висновку, що відповідачем-1 протягом останніх трьох років використовувався знак для товарів і послуг «КРАБ КРАБЫЧ» (комбінований) за міжнародною реєстрацією № 840558 щодо товарів 29 класу МКТП .

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на встановлені судом факти використання відповідачем-1 знаку для товарів і послуг «КРАБ КРАБЫЧ» (комбінований) за міжнародною реєстрацією № 840558 протягом останніх трьох років на території України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для застосування положень ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а тому позовні вимоги в частині дострокового припинення дії міжнародної реєстрації № 840558 на знак для товарів і послуг «КРАБ КРАБЫЧ» на території України щодо товарів 29 класу МКТП визнаються судом необґрунтованими, відповідно задоволенню не підлягають.

Щодо вимоги позивача про зобов'язання відповідача-2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення в Україні дії міжнародної реєстрації № 840558 знака для товарів і послуг «КРАБ КРАБЫЧ», про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та повідомити про припинення дії на території України міжнародне бюро ВОІВ, то суд відмовляє у задоволенні такої вимоги з огляду на те, що остання є похідною від вимоги позивача про дострокове припинення спірної міжнародної реєстрації на знак для товарів і послуг, яка вище визнана судом необґрунтованою.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 09.08.2016.

Суддя Бондарчук В.В.