Рішення № 5860120, 19.06.2009, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м. Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/24719.06.09 За позовом Іноземного унітарного виробничого підприємства "Алкопак"

до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України;

2) Компанії "Гуала Кложерс С.П.А."

про визнання недійсним патенту України на винахід № 37205 "Кришка для

пляшки, що запобігає випадковому розкриванню"

Суддя Демченко Т.С.

Представники:

від позивачаХрустенко Р.Ю., за дов. № 116 від 26.01.2009 р.

Боровик П.А., за дов. № 280 від 02.01.2009 р.

Андрієнко Л.О., за дов. № 281 від 02.01.2009 р.

від відповідача-1 не зявився

від відповідача-2 Сопільняк В.Ю., за дов. б/н від 12.09.2006 р.

Рішення прийняте 19.06.2009 р. у звязку з оголошеною перервою в судовому засіданні 03.06.2009 р.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним патенту України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню".

У відзиві на позовну заяву відповідач просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки у позовній заяві не обґрунтовано, які права позивача порушує патент України № 37205 на винахід "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню".

У судовому засіданні 19.04.2006 р. представник позивача заявив усне клопотання про залучення до участі у справі власника патенту України № 37205 на винахід Компанію "Гуала Кложерс С.П.А.".

Клопотання судом не задоволено, оскільки позивач не надав суду обґрунтування порушення його прав патентом України № 37205 на винахід.

У судовому засіданні 19.04.2006 р. відповідно до ст. 77 ГПК України оголошено перерву до 03.05.2006 р.

У судовому засіданні 03.05.2006 р. позивач надав суду доповнення до позовних вимог, у яких заявлено клопотання про залучення до участі у справі як іншого відповідача Компанії "Гуала Кложерс С.П.А.", Італія. Представник відповідача не заперечив проти поданого клопотання. Клопотання судом задоволено.

Представником позивача подано клопотання про продовження строку розгляду справи. Представник відповідача підтримав зазначене клопотання. Клопотання судом задоволено.

З метою залучення до участі у справі іншого відповідача Компанії "Гуала Кложерс С.П.А." розгляд справи відкладено до 05.09.2006 р.

05.09.2006 р. судом одержано клопотання від представника відповідача-2 про відкладення розгляду справи на один місяць для надання можливості представникам відповідача-2 ознайомитись з матеріалами справи № 20/247 та зробити з них фотокопії з метою подання обґрунтованих заперечень проти позову.

Клопотання судом задоволено, розгляд справи відкладено на 03.10.2006 р.

У судовому засіданні 03.10.2006 р. представник відповідача-2 надав суду відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти позовних вимог з підстав їх недоведеності.

Представник позивача подав суду клопотання про призначення експертизи у справі № 20/247 та просив суд надати позивачу строк для формування питань, які необхідно поставити на вирішення експерта. Представник відповідача-2 проти поданого клопотання не заперечив.

Розгляд клопотання в частині призначення експертизи перенесено на наступне судове засідання. У частині надання строку для формування питань, які необхідно поставити на вирішення експерта, клопотання судом задоволено.

Представник відповідача-1 усно заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що позовна заява не містить доказів в обґрунтування обставин, зазначених у позовній заяві.

Представник відповідача-2 заявив усне клопотання про зобовязання позивача надати суду належним чином засвідчені переклади патентів. Клопотання судом задоволено.

Представники сторін подали суду спільне клопотання про продовження строку розгляду справи. Клопотання судом задоволено.

З метою витребування додаткових документів по справі розгляд справи відкладено на 17.10.2006 р.

Представник позивача у судовому засіданні 17.10.2006 р. подав суду клопотання, у якому просить суд доручити проведення експертизи експертам НДІ інтелектуальної власності АПрН України Дорошенку О.Ф., Петренку С.А. У клопотанні позивачем визначено перелік питань, які позивач вважає за доцільне поставити на розгляд експерта.

Представником позивача також подані додаткові пояснення у справі № 20/247, які долучені судом до матеріалів справи.

Представник відповідача-2 надав суду письмові пояснення щодо призначення експертизи обєктів інтелектуальної власності та визначив перелік питань, які вважає за доцільне поставити на розгляд експерта. Крім того, представник відповідача-2 надав суду перелік експертів, одному з яких, за вибором суду, відповідач-2 просить доручити проведення експертизи.

З метою витребування у позивача належним чином засвідчених перекладів патентів, копії яких додані до позовної заяви, у судовому засіданні 17.10.2006 р. оголошено перерву до 24.10.2006 р.

У судовому засіданні 24.10.2006 р. представник позивача надав суду засвідчені переклади патентів, які долучені судом до матеріалів справи.

У судовому засіданні 24.10.2006 р. представник відповідача-2 надав суду додаткові пояснення щодо призначення експертизи, у яких зазначив про некоректність та нелогічність питань, які поставлені на розгляд експерта позивачем, та просив суд поставити на розгляд експерта перелік власних питань.

Ухвалою від 24.10.2006 р. провадження у справі № 20/247 зупинено у звязку з призначенням судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу.

07.08.2007 р. судом одержано висновок № 245 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 16.07.2007 р. з матеріалами справи № 20/247.

У звязку з усуненням обставин, які були підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 07.08.2007 р. провадження у справі № 20/247 поновлено, розгляд справи призначено на 21.08.2007 р.

20.08.2007 р. судом одержано клопотання від представника позивача, у якому представник позивача просить суд оголосити перерву у судовому засіданні з метою ознайомлення позивача та його нового представника з висновком судового експерта та матеріалами справи.

У судовому засіданні 21.08.2007 р. клопотання судом задоволено, оголошено перерву до 11.09.2007 р.

У судовому засіданні 11.09.2007 р. представник позивача подав суду клопотання про здійснення судового провадження російською мовою, оскільки позивач у справі є резидентом Республіки Білорусь. Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України "Про мови в Українській РСР" арбітражне провадження у справах, в яких бере участь сторона, що знаходиться на території іншої союзної республіки, здійснюється російською мовою.

Клопотання судом не задоволено, проте, представник позивача, який не володіє українською мовою, має право надавати пояснення російською мовою, проти чого не заперечила жодна із сторін. Крім того, зазначений представник, у випадку необхідності, не позбавлений права скористатись послугами перекладача.

Представник позивача та представник відповідача-2 надали суду письмові пояснення у справі, з урахуванням висновку експертизи.

Представник позивача подав клопотання про призначення у справі додаткової експертизи, посилаючись на те, що висновок експертизи № 245 має численні вади. До клопотання додано копію опису до патенту Португалії № РТ90801 з відповідним перекладом. Позивач просить суд поставити на вирішення додаткової експертизи, зокрема, питання щодо патентоздатності патенту № 37205 з урахуванням інформації про видачу патенту Португалії та питання щодо того, що являють собою ознаки відрізняльної частини формули "між трубчатою та розливною частиною встановлено муфту", виходячи з опису та креслень винаходу.

Розгляд зазначеного клопотання перенесено на наступне судове засідання.

З метою вивчення судом поданих документів у справі у судовому засіданні 11.09.2007 р. оголошено перерву до 24.09.2007 р.

У судовому засіданні 24.09.2007 р. судом оголошено перерву до 26.09.2007 р.

У судовому засіданні 26.09.2007 р. представник відповідача-2 надав суду клопотання про призначення у справі нової судової експертизи, оскільки дослідженню буде підлягати новий обєкт відомості про патент Португалії та інші нові обєкти, надані сторонами, які не були предметом дослідження при проведенні первісної судової експертизи. При цьому, до клопотання додано перелік судових експертів, одному з яких відповідач-2 просить суд доручити проведення нової експертизи.

Розгляд зазначеного клопотання перенесено на наступне судове засідання.

Представник відповідача-2 надав суду клопотання, у якому посилається на те, що представлені позивачем матеріали, а саме, копія опису до патенту Португалії № РТ90801 не може бути прийнята судом як належний доказ у справі, так само як і не може бути надана на дослідження судовому експерту. Клопотання долучено судом до матеріалів справи.

Представником позивача подано доповнення до позовної заяви, у якому позивач просить суд дослідити відповідність винаходу за патентом № 37205 всім критеріям, зазначеним у ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Представник позивача подав суду клопотання про призначення у справі додаткової експертизи, проведення якої просить суд доручити тому ж експерту, який проводив експертизу на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 24.10.2006 р. При цьому, позивач посилається на неповноту експертного висновку та наявність нового обєкту дослідження, про який стало відомо позивачу патент Португалії № РТ90801 з відповідним описом, який безпосередньо стосується патенту, що оскаржується.

Розгляд зазначеного клопотання перенесено на наступне судове засідання.

Представником відповідача-2 подано клопотання, яким відповідач-2 просить долучити до матеріалів справи копії 18 патентів, виданих у 18 різних країнах світу на підставі італійської заявки № МІ93 А 002327 із встановленою датою пріоритету 03.11.1993 р. (підґрунтям для видачі оспорюваного патенту стала вищезазначена первісна італійська заявка). Крім того, до клопотання додано копію технічного висновку експертів Європейського патентного відомства, який наданий на прохання суду першої інстанції № 12 м. Гранада (Іспанія) щодо Європейського патенту № 0650902, який був предметом позову про порушення та анулювання.

Додатково надані відповідачем-2 документи у справі долучені судом до матеріалів справи.

З метою дослідження судом додатково поданих матеріалів у судовому засіданні 26.09.2007 р. судом оголошено перерву до 22.10.2007 р.

04.10.2007 р. судом одержано клопотання від відповідача-2, яким відповідач-2 просить суд долучити до матеріалів справи додаткові докази промислової придатності винаходу за патентом України № 37205. Клопотання долучено судом до матеріалів справи.

У судовому засіданні 22.10.2007 р. представник позивача подав суду клопотання, у якому просив суд долучити до матеріалів справи запит про надання інформації про публікацію патенту та відповідь патентного відомства Російської Федерації; переклад опису до патенту № РТ90801 з повним комплектом креслень; копії листів позивача стосовно доручення відповідним юридичним компаніям та патентним повіреним про подання відповідних позовів про визнання недійсними патентів Російської Федерації та Європейського патенту, виданих на технічне рішення, запатентоване в Україні за патентом № 37205. При цьому, представник позивача просив суд відкласти розгляд справи до отримання відповідним чином завірених та легалізованих документів стосовно патенту № РТ90801 з патентного відомства Португалії. Додатково надані позивачем документи залучені судом до матеріалів справи.

Представник відповідача-2 подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів, які свідчать про промислову придатність винаходу за патентом України № 37205. Клопотання судом задоволено.

Представник відповідача-2 надав суду письмові пояснення щодо клопотання позивача про призначення додаткової експертизи, у якому не заперечував проти призначення у справі ще однієї судової експертизи обєктів інтелектуальної власності та запропонував доручити проведення експертизи комісії експертів із включенням до її складу експерта, який підготував експертний висновок № 245. При цьому представник відповідача-2 заперечив проти питань, які позивач просить поставити на вирішення експерта.

Клопотання позивача про відкладення розгляду справи судом задоволено, у звязку з чим у судовому засіданні оголошено перерву до 15.11.2007 р.

У судовому засіданні 15.11.2007 р. представник позивача надав суду для залучення до матеріалів справи офіційно завірену в патентному відомстві Португалії та належним чином легалізовану копію заявки на винахід № 90801 та переклад зазначеної заявки із перекладом супровідних документів.

Представник позивача також надав суду письмові заперечення щодо наданих відповідачем-2 доказів, які свідчать про промислову придатність винаходу за патентом України № 37205.

У судовому засіданні 15.11.2007 р. суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі № 20/247 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності для розяснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору і які потребують спеціальних знань. При цьому суд відмовляє у задоволенні клопотання позивача про призначення у справі додаткової експертизи, оскільки відповідно до Розяснень Вищого арбітражного суду України № 02-5/424 від 11.11.1998 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", якщо необхідно здійснити дослідження нових обєктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза. Сторони надали суду нові обєкти для здійснення експертного дослідження, а саме: офіційно завірену в патентному відомстві Португалії та належним чином легалізовану копію заявки на винахід № 90801, докази на підтвердження промислової придатності винаходу за патентом України № 37205, що є підставою для призначення нової експертизи у справі № 20/247.

Ухвалою суду від 15.11.2007 р. у справі № 20/247 призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу. Провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

19.12.2008 р. до Господарського суду м. Києва надійшли матеріали справи № 20/247 разом із висновком судової експертизи.

У зв'язку з тим, що у судді Палія В.В. закінчилися повноваження судді, за розпорядженням заступника голови Господарського суду м. Києва № 18 від 26.12.2008 р. справа № 20/247 передана для подальшого розгляду судді Демченко Т.С.

Ухвалою суду від 02.02.2009 р. справа № 20/247 прийнята до провадження суддею Демченко Т.С., провадження у справі поновлено, її розгляд призначено на 20.02.2009 р.

Через відділ діловодства позивачем направлено клопотання про залучення до матеріалів справи документів, які підтверджують зміну найменування підприємства позивача, та повідомлено суд, що назвою позивача є Іноземне унітарне виробниче підприємство "Алкопак".

У судове засідання 20.02.2009 р. представники позивача та відповідача-2 не зявилися, про причини неявки не повідомили, вимог ухвали суду від 02.02.2009 р. не виконали.

Представником відповідача-1 подано клопотання про зміну процесуального статусу відповідача-1 шляхом залучення його до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог. Суд, розглянувши заявлене клопотання, відмовив у його задоволенні з мотивів необґрунтованості.

У звязку з неявкою позивача та відповідача-2 і неподанням ними витребуваних документів, що перешкоджає вирішенню спору по суті, розгляд справи відкладено на 11.03.2009 р.

У судове засідання 11.03.2009 р. представник відповідача-2 не зявився, про причини неявки не повідомив. Представником позивача заявлено клопотання про відкладення розгляду справи. Клопотання судом задоволено, розгляд справи відкладено на 15.04.2009 р.

У судове засідання 15.04.2009 р. представник позивача не зявився, письмових пояснень щодо висновків судової експертизи не надав.

Відповідач-2 у судовому засіданні заявив усне клопотання про виклик судового експерта з метою отримання від нього пояснень щодо експертного висновку у справі. Суд зобовязав відповідача-2 викласти письмово клопотання про виклик експерта із зазначенням підстав для виклику та питань експерту.

У звязку з неявкою представника позивача та необхідністю оформлення письмового клопотання відповідача-2 розгляд справи відкладено на 29.04.2009 р.

У судове засідання 29.04.2009 р. представники відповідачів не зявилися, про причини неявки не повідомили. Позивач заявив клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості уточнити позовні вимоги. Клопотання судом задоволено, розгляд справи відкладено на 22.05.2009 р.

07.05.2009 р. через відділ діловодства Господарського суду м. Києва позивач подав заяву, якою уточнив позовні вимоги та просив суд: визнати патент України на винахід України № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" недійсним повністю; вважати патент України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" таким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту; зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання патенту України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" недійсним повністю; судові витрати покласти на відповідачів. Заява прийнята судом до розгляду.

Заслухавши у судовому засіданні 22.05.2009 р. усне клопотання представника відповідача-2 про виклик експертів, суд відмовив у його задоволенні.

Представником відповідача-2 заявлено клопотання про відкладення розгляду справи для надання відповідачу-2 можливості підготувати заперечення на уточнення до позовної заяви. Клопотання судом задоволено, розгляд справи відкладено на 03.06.2009 р.

У судовому засіданні 03.06.2009 р. представником відповідача-2 подані письмові пояснення, які залучені судом до матеріалів справи.

У судовому засіданні 03.06.2009 р. відповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалася перерва до 19.06.2009 р. для виготовлення повного тексту рішення у справі.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши у судовому засіданні оригінали документів, копії яких знаходяться у матеріалах справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Компанія "Гуала Кложерс С.П.А." є власником патенту України № 37205 на винахід "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню". Датою подання заявки є 02.11.1994 р., датою публікації відомостей про видачу патенту 15.05.2001 р.

Позивач, посилаючись на ст.ст. 7, 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", просить визнати патент України № 37205 недійсним з підстав невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, а саме, новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності (з урахуванням поданої позивачем заяви про зміну підстави позову від 26.09.2007 р.).

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу субєкта підприємницької діяльності (далі підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно зі ст. 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Обґрунтовуючи своє право на звернення до суду із позовом про визнання недійсним патенту України № 37205, позивач зазначає наступне. Позивач є виробником закупорювальних пристроїв для пляшок, які поставляє на лікеро-горілчані заводи України. У грудні 2005 р. споживачам продукції позивача від представників відповідача-2 надійшли претензії про порушення ними прав відповідача-2 як власника оспорюваного патенту і вимогами припинити використання закупорювальних пристроїв на виробах цих підприємств. Зазначені дії відповідача-2, на думку позивача, порушили права позивача на безперешкодне ведення господарської діяльності на території України, містять ознаки зловживання правом з огляду на безпідставне розширення обсягу прав при тлумаченні патентної формули винаходу за патентом № 37205 та є недобросовісною конкуренцією.

В обґрунтування невідповідності винаходу за оспорюваним патентом умовам патентоздатності, зокрема винахідницькому рівню, позивач зазначає наступне.

У відрізняльній частині формули винаходу, як вона викладена в описі до патенту, зазначено, що технічне рішення за оспорюваним патентом відрізняється від найближчих аналогів тим, що кришка містить "муфту, яка встановлена між трубчастою та розливочною частинами". Проведеним позивачем дослідженням було встановлено, що зазначена муфта призначена для забезпечення кутової жорсткості і фіксації розливочної частини з трубчастою частиною. При аналізі креслень, що містяться в описі до оспорюваного патенту, зясувалося, що муфта як окремий елемент деталі взагалі відсутня. Замість неї малися на увазі зубці, які виступають з кільцевого буртику трубчастої частини, та зубці, які виступають з кільцевого зовнішнього фланця розливочної частини. А зєднання за допомогою зубців, виступів, лапок з метою забезпечення кутової жорсткості розливочної частини з трубчастою, відомо з більш раннього рівня техніки, зокрема, з патенту Італії № 1230242, патенту США № 3850328 та № 4497415, у звязку з чим винахід за оспорюваним патентом явно випливає з рівня техніки.

Таким чином, предметом спору є визнання недійсним патенту України № 37205 на винахід "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" з підстав невідповідності даного винаходу умовам патентоздатності.

За змістом ст. ст. 462, 464 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід засвідчуються патентом.

Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно з п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

В силу п. 3 Постанови Верховної ОСОБА_3 України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" № 3769-ХІІ від 23.12.1993 р. слід брати до уваги умови патентоздатності, визначені законодавством, що діяло на дату подання заявки. Датою подання заявки № 94115987 на винахід за оспорюваним патентом є 02.11.2004 р.

Статтею 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 р. передбачено, що винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним (ч. 1 ст. 6 Закону).

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Обєкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу можуть враховуватися лише окремо (ч. 2 ст. 6 Закону).

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не випливає з рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у пункті 4 цієї статті, до уваги не береться (ч. 6 ст. 6 Закону).

Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності (ч. 7 ст. 6 Закону).

За таких обставин, для правильного вирішення справи по суті необхідно встановити, чи відповідає винахід за патентом України № 37205 вищезазначеним критеріям. Для вирішення вказаного питання необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє.

Відповідно до п. 6.1. Рекомендацій Президії Вищого Господарського Суду України № 04-5/76 від 29.03.2005 р. "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, повязаних із захистом права інтелектуальної власності" фактичні дані про наявність новизни винаходу на дату подання заявки на видачу патенту або на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом або відомим технічним рішенням), наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним) можуть бути встановлені господарським судом лише за допомогою експертного дослідження.

Враховуючи наведене, судом за клопотанням позивача та відповідача-2 відповідно до ст. 41 ГПК України та на підставі Закону України "Про судову експертизу" 24.10.2006 р. призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту за спеціальністю № 13.3. "Дослідження, повязані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції" ОСОБА_8 відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів.

Згідно з висновком № 245 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 16.07.2007 р.:

1.Відомості, які містяться у патенті США на винахід № 4458817, свідчать про те, що технічне рішення "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню", яке відрізняється наявністю зєднання за допомогою зубців між трубчатою та розливною частинами пробки для запобігання прокручування зазначених частин одна відносно іншої при відгвинчуванні ковпачка (креслення, що містяться в описі до патенту України на винахід № 37205), є очевидним для фахівця даної галузі, тобто випливає явно з рівня техніки.

Технічне рішення "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню", яке відрізняється тим, що містить муфту, встановлену між трубчатою та розливною частинами (відрізняльна частина формули винаходу за патентом України № 37205), не є очевидним для фахівця певної галузі, тобто не випливає явно з рівня техніки.

2.Відомості, які містяться у патенті США на винахід № 3850328, свідчать про те, що технічне рішення "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню", яке відрізняється наявністю зєднання за допомогою зубців між трубчатою та розливною частинами пробки для запобігання прокручування зазначених частин одна відносно іншої при відгвинчуванні ковпачка і креслення, що містяться в описі до патенту України на винахід № 37205), є очевидним для фахівця даної галузі, тобто випливає явно з рівня техніки.

Технічне рішення "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню", яке відрізняється тим, що містить муфту, встановлену між трубчатою та розливною частинами (відрізняльна частина формули винаходу за патентом України № 37205), не є очевидним для фахівця певної галузі, тобто не випливає явно з рівня техніки.

3.Відомості, які містяться у патенті США на винахід № 4497415, свідчать про те, що технічне рішення за патентом України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" не є очевидним, тобто таким, що випливає явно з рівня техніки.

4.Відомості, які містяться у патенті Італії на винахід № 1230242, свідчать про те, що технічне рішення "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню", яке відрізняється наявністю зєднання за допомогою зубців між трубчатою та розливною частинами пробки для запобігання прокручування зазначених частин одна відносно іншої при відгвинчуванні ковпачка (креслення, що містяться в описі до патенту України на винахід № 37205), є очевидним для фахівця даної галузі, тобто випливає явно з рівня техніки.

Технічне рішення "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню", яке відрізняється тим, що містить муфту, встановлену між трубчатою та розливною частинами (відрізняльна частина формули винаходу за патентом України № 37205), не є очевидним для фахівця певної галузі, тобто не випливає явно з рівня техніки.

5.Технічне рішення, описане формулою винаходу за патентом України № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню", є новим на дату встановленого пріоритету, виходячи з наданих на дослідження матеріалів.

Крім того, експертом зроблений висновок про невідповідність винаходу за оспорюваним патентом критерію промислової придатності.

Згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Висновок судового експерта для господарського суду не є обовязковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 ГПК.

Відхилення господарським судом висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні.

Висновок № 245 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 16.07.2007 р. відхиляється судом, виходячи з наступного.

Експертом було встановлено (арк. 5-6 експертного висновку), що на кресленнях, які містяться в описі винаходу, муфта, як окрема деталь не зазначена, а з опису винаходу стає зрозумілим, що під муфтою розуміється зубчате зчеплення, яке створюється передніми зубцями, що виступають з буртика, і передніми зубцями, що виступають з фланця.

Встановивши неузгодженість між відрізняльною частиною формули винаходу за оспорюваним патентом та описом зазначеного винаходу, експерт досліджував питання, виходячи з можливості існування двох варіантів відрізняльної частини формули винаходу, надавши на кожне з поставлених питань два протилежних висновки.

Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Як передбачено ч. 4 ст. 12 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, повязаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Всупереч зазначеним вимогам, експертом не було чітко і однозначно встановлено суттєві ознаки винаходу та їх вплив на технічний результат.

Таким чином, наявність у висновку експерта посилання на два технічних рішення, а саме: "зубчате зчеплення" та "муфта, яка встановлена між трубчастою та розливочною частинами", свідчить про неповноту та суперечливість висновку, що не дає можливості встановити відповідність винаходу за оспорюваним патентом умова патентоспроможності.

За таких обставин висновок № 245 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 16.07.2007 р. не може бути прийнятий судом як належний доказ.

26.09.2007 р. позивачем було змінено підстави позову та подано нові докази, а саме патент Португалії № РТ 90801, який, на думку позивача, містить інформацію, що стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на видачу оспорюваного патенту.

У поданих доповненнях до позовної заяви позивач просить визнати недійсним патент також з підстав невідповідності його критеріям новизни та промислової придатності.

Крім того, сторонами надано нові обєкти для експертного дослідження, а саме офіційно завірену в патентному відомстві Португалії та належним чином легалізовану копію заявки на винахід № 90801 та докази на підтвердження промислової придатності винаходу за патентом України № 37205.

Відповідно до п. 9.1. Розяснень Вищого арбітражного суду України №02-5/424 від 11.11.1998 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", якщо необхідно здійснити дослідження нових обєктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.

Враховуючи наведене, судом призначено нову судову експертизу обєктів інтелектуально власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту за спеціальністю № 13.3. "Дослідження, повязані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиціїОСОБА_1.

Відповідно до висновку № 390 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 15.12.2008 р.:

1.Винахід за патентом України № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" є промислово придатним.

2.У наданих на дослідження матеріалах справи відсутні відомості, згідно з якими винахід за патентом України № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" на дату пріоритету заявки був частиною рівня техніки.

3.Відомості, що містяться у патенті США на винахід № 4458817, містять інформацію, яка робить очевидною для фахівця відповідної галузі ознаку "муфта, которая установлена между трубчатой и разливочной частями", або "зєднання за допомогою передніх зубців на розливочній та трубчастій частинах кришки", тобто ця ознака випливає явно з рівня техніки. Внаслідок цього пристрій за патентом України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" є очевидним для фахівця відповідної галузі, тобто випливає явно з рівня техніки.

4.Відомості, які містяться у патенті США № 3850328 на винахід, містять інформацію, яка робить очевидною для фахівця відповідної галузі ознаку "муфта, которая установлена между трубчатой и разливочной частями", або "зєднання за допомогою передніх зубців на розливочній та трубчастій частинах кришки", тобто ця ознака випливає явно з рівня техніки. Внаслідок цього пристрій за патентом України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" є очевидним для фахівця відповідної галузі, тобто випливає явно з рівня техніки.

5.Відомості, які містяться у патенті США № 4497415 на винахід, містять інформацію, яка робить очевидною для фахівця відповідної галузі ознаку "муфта, которая установлена между трубчатой и разливочной частями", або "зєднання за допомогою передніх зубців на розливочній та трубчастій частинах кришки", тобто ця ознака випливає явно з рівня техніки. Внаслідок цього пристрій за патентом України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" є очевидним для фахівця відповідної галузі, тобто випливає явно з рівня техніки.

6.Відомості, які містяться у патенті Італії на винахід № 1230242, містять інформацію, яка робить очевидною для фахівця відповідної галузі ознаку "муфта, которая установлена между трубчатой и разливочной частями", або "зєднання за допомогою передніх зубців на розливочній та трубчастій частинах кришки", тобто ця ознака випливає явно з рівня техніки. Внаслідок цього пристрій за патентом України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" є очевидним для фахівця відповідної галузі, тобто випливає явно з рівня техніки.

7. Відомості, які містяться у патенті Португалії на винахід № РТ90801, містять інформацію, згідно з якою ознака "муфта, которая установлена между трубчатой и разливочной частями", або "зєднання за допомогою передніх зубців на розливочній та трубчастій частинах кришки", є відомою з рівня техніки. Внаслідок цього пристрій за патентом України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" є очевидним для фахівця відповідної галузі, тобто випливає явно з рівня техніки.

Судом встановлено, що висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, суд вважає висновок експерта № 390 від 15.12.2008 р. належним та допустимим доказом у справі.

У дослідженні визначено, що задачею винаходу є забезпечення достатньо міцного кріплення розливочної частини до пляшки. Це досягається через технічний результат, який полягає в тому, що запропонована конструкція робить неможливим випадкове прокручування розливної частини пробки відносно її трубчастої частини. Зазначений технічний результат досягається за допомогою зубчатого зєднання та взаємодії двох частин пробки при виникненні випадкових прокручуючих зусиль.

Відсутність у винаході за патентом України № 37205 винахідницького рівня належним чином обґрунтована експертом тим, що у наданих на дослідження матеріалах міститься інформація, яка стала загальновідомою в світі до дати подання заявки № 94115987 від 02.11.1994 р. на видачу оспорюваного патенту і яка свідчить, що відрізняльна ознака формули винаходу за оспорюваним патентом ("муфта, которая установлена между трубчатой и разливочной частями", або "зєднання за допомогою передніх зубців на розливочній та трубчастій частинах кришки") випливає явно з рівня техніки (є очевидною для фахівця відповідної галузі).

У результаті порівняльного аналізу всіх вищезазначених матеріалів з суттєвими ознаками винаходу за оспорюваним патентом експерт встановив, що в матеріалах справи відсутні відомості, згідно з якими винахід за патентом України № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" на дату пріоритету заявки був частиною рівня техніки.

Відповідність винаходу за патентом України № 37205 критерію промислової придатності експертом обґрунтовано тим, що в описі до патенту України на винахід № 37205 міститься інформація щодо призначення винаходу і створений згідно з винаходом обєкт може бути реалізовано за призначенням, а саме зазначена конструкція може бути використана при виготовленні виробів для закупорювання пляшок.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Згідно з п. "а" ст. 33 вищезазначеного Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

Таким чином, з урахуванням наданих сторонами доказів у справі та висновку № 390 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 15.12.2008 р., який є належним засобом доказування, суд приходить до висновку, що винахід за патентом України № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" не має винахідницького рівня, а отже, не відповідає умовам патентоздатності, передбаченим ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", що відповідно до п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону є правовою підставою для визнання патенту України № 37205 на винахід недійсним.

Згідно з ч. 3 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" при визнанні патенту чи його частини недійсними установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача про визнання патенту України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" недійсним повністю та зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання патенту України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" недійсним повністю підлягають задоволенню.

Водночас, суд відмовляє у задоволенні позовної вимоги, якою позивач просить вважати патент України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" таким, що не набрав чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту, оскільки статтею 16 ЦК України не передбачено такого способу захисту цивільного права та інтересів. Однак згідно з ч. 4 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Відповідно до ст. 44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, повязаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, повязаних з розглядом справи.

Статтею 49 ГПК України передбачено, що у спорах, які виникають при виконанні договорів та з інших підстав, державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" позивачі за позовами, що випливають з права винахід, звільняються від сплати державного мита.

Державне мито, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в доход бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати державного мита (ч. 2 ст. 49 ГПК України).

Таким чином, державне мито підлягає стягненню з відповідача в доход Державного бюджету України пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, сплачені позивачем при поданні позову, підлягають поверненню з Державного бюджету на підставі ст. 8 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" та п. 13 Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, повязаних з розглядом цивільних та господарських справ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1258 від 21 грудня 2005 р.

Частиною 5 ст. 49 ГПК України передбачено, що суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, повязані з розглядом справи, при частковому задоволенні позову покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до листа Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності № 174 від 19.05.2009 р. витрати, повязані з проведенням судової експертизи, призначеної ухвалою суду 24.10.2006 р., були сплачені позивачем у повному обсязі. Витрати, повязані з проведенням судової експертизи, призначеної ухвалою суду 15.11.2007 р., були покладені на обидві сторони у рівних частинах. Позивач повністю сплатив половину вказаних витрат, відповідачем-2 кошти за проведення експертизи перераховані не були.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити частково.

2.Визнати патент України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" недійсним повністю.

3.Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, МСП, код ЄДРПОУ 31032378) опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання патенту України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" недійсним повністю.

4.Стягнути з Компанії "Гуала Кложерс С.П.А." (Віа Сан Джованні Боско 53-55, м. Александрія, Італія (Guala Closures S.p.A., Alessandria, via San Giovanni Bosco 53-55), реєстраційний номер 13201120154) на користь Іноземного унітарного виробничого підприємства "Алкопак" (246028, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Хуторянського, б. 35-а, к. 201, ідентифікаційний код 400526378) 11 880 (одинадцять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень 00 коп. витрат за проведення судової експертизи.

5.Стягнути з Компанії "Гуала Кложерс С.П.А." (Віа Сан Джованні Боско 53-55, м. Александрія, Італія (Guala Closures S.p.A., Alessandria, via San Giovanni Bosco 53-55), реєстраційний номер 13201120154) на користь Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, код ЄДРПОУ 25882308) 6 000 (шість тисяч) гривень 00 коп. витрат за проведення судової експертизи.

6.Стягнути з Компанії "Гуала Кложерс С.П.А." (Віа Сан Джованні Боско 53-55, м. Александрія, Італія (Guala Closures S.p.A., Alessandria, via San Giovanni Bosco 53-55), реєстраційний номер 13201120154) в доход Державного бюджету України 76 (сімдесят шість) гривень 50 коп. державного мита.

7.Повернути Іноземному унітарному виробничому підприємству "Алкопак" (246028, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Хуторянського, б. 35-а, к. 201, ідентифікаційний код 400526378) з Державного бюджету України 16,83 дол. США та 50 213,00 білоруських руб.

8.Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя Т.С. Демченко