Рішення № 58577349, 21.06.2016, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2016№910/10512/14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/10512/14

за позовом Bayer Pharma AG [Aktiengesellschaft] (Баєр Фарма АГ [Акціенгезельшафт], м. Монхайм, Федеративна Республіка Німеччина ,

до Товариства

та Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - державна фіскальна служба України (далі - Фіскальна служба),м. Київ,

та Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Центр), м. Київ,

про припинення порушення прав власника патенту України №35554 на винахід

та за зустрічним позовом Товариства

до Компанії та

Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

про визнання недійсним патенту України №35554 на винахід,

за участю представників сторін:

Компанії - ОСОБА_1 (довіреність від 03.06.2016 б/н);

Пахаренка О.В. (довіреність від 07.12.2012 № б/н);

Сиклітенка В.В. (довіреність від 07.06.2016 № б/н);

Товариства - Криворучка А.І. (довіреність від 15.04.2016 №15/04/2016);

Павловського Ф.Г. (довіреність від 01.06.2016 №01/06/2016);

Пирогова О.В. (ордер; серія КВ №075216);

Чайченка М.В. (довіреність від 04.01.2016 №04/01/2016-юр);

МОЗ - не з'явився;

Міндоходів - не з'явився;

Центру - Федоренка О.А. (довіреність від 11.01.2016 №35/09-4);

Служби - ОСОБА_2 (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566).

Компанія як власник патенту України №35554 на винахід «Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки», яким надано охорону хімічній речовині, що має загальновживану (міжнародну непатентовану) назву моксифлоксацин (moxifloxacin), звернулася до господарського суду міста Києва із позовом до Товариства та Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ) про:

зобов'язання Товариства припинити використання у будь-який спосіб, зокрема, виготовлення, пропонування до продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях винаходу «Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки», який охороняється патентом України №35554;

визнання недійсним наказу МОЗ від 30.08.2011 №540 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» в частині державної реєстрації лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах №1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці № 1);

визнання недійсним наказу МОЗ від 19.05.2014 №340 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» в частині державної реєстрації лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах №1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці № 1);

визнання недійсним реєстраційного посвідчення UA/11645/01/01 на лікарський засіб «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці № 1);

вилучення з цивільного обороту та знищення лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах №1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1) виробництва Товариства.

Первісний позов мотивовано тим, що Товариство, отримавши державну реєстрацію лікарського засобу «МАКСІЦИН®», порушує права Компанії на винахід «Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки» за патентом України №35554.

До господарського суду міста Києва від позивача разом з позовною заявою 29.05.2014 надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення позову у даній справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.05.2014 (суддя Картавцева Ю.В.) порушено провадження у справі №910/10512/14, залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Міністерство доходів і зборів України (далі - Міндоходів) та Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Центр).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.05.2014 заяву про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено, вжито заходів до забезпечення позову шляхом:

- заборони Міндоходів та його територіальним підрозділам здійснювати митне оформлення лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1, (реєстраційне посвідчення UA/11645/01/01);

- заборони МОЗ вносити будь-які зміни до Державного реєстру лікарських засобів відносно лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1, (реєстраційне посвідчення UA/11645/01/01);

- заборони ТОВ «Юрія-Фарм» брати участь у процедурі відкритих торгів (тендерів) з пропозицією продажу лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці № 1, (реєстраційне посвідчення UA/11645/01/01).

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 13.06.2014 у зв'язку з перебуванням судді Картавцевої Ю.В. на лікарняному справу передано для розгляду судді Марченко О.В.

Ухвалою від 13.06.2014 суддя Марченко О.В. прийняла справу до свого провадження.

Центр 25.06.2014 подав суду письмові пояснення, в яких зазначив таке: Товариством у листі від 05.09.2011 підтверджено інформацію про додержання відповідачем вимог статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» та про відсутність порушень у зв'язку із реєстрацією лікарського засобу прав інших осіб; Центр у проведенні експертизи лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці № 1, (реєстраційне посвідчення UA/11645/01/01)) та в наданні висновку щодо його ефективності, безпечності та якості, а також рекомендацій МОЗ про державну реєстрацію препарату не вчинив будь-яких порушень законодавства про захист прав інтелектуальної власності, у тому числі й на патент України №35554.

26.06.2014 Міндоходів подало суду письмові пояснення, в яких вказало, що: об'єкт права інтелектуальної власності на винахід за патентом України №35554 було виключено з митного реєстру 05.03.2014 у зв'язку з закінченням річного строку реєстрації та внаслідок відсутності звернень від правовласника щодо її продовження; питання правомірності видачі оскаржуваного реєстраційного посвідчення UA/11645/01/01 на лікарський засіб «МАКСІЦИН®» не відноситься до компетенції органів доходів і зборів.

Компанія 10.07.2014 подала суду додаткові пояснення, в яких зазначила таке: відповідно до звіту з проведення досліджень з визначення специфічної активності лікарського засобу «Максіцин», 400 мг, концентрат для приготування розчину для інфузій (стор. 29 матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб «Максіцин»), «Максіцин», 400 мг, концентрат для приготування розчину для інфузій, є лікарським засобом, «до складу якого входить антибіотик класу фторхінолонів - моксіфлоксацин»; надані до реєстраційного досьє дані експериментальних досліджень чітко вказують на те, що за кількісним та якісним складом лікарський засіб «Максіцин» відповідає референтному препарату позивача «Авелокс»; зокрема, обидва лікарські засоби містять моксифлоксацин гідрохлориду як діючу речовину у кількості 436 мг; відповідно до змісту формули винаходу за патентом України №35554, зокрема, незалежного пункту 1, зазначеним патентом надається прямий абсолютний захист похідним хінолон- та нафтиридонкарбонової кислоти загальної формули (І), зокрема моксифлоксацину та його кислотно-адитивним солям (зокрема, моксифлоксацин гідрохлориду); незалежно від того, яким є лікарський засіб за його кількісним та якісним складом, які саме цільові добавки та в яких кількостях він містить, сам факт використання в ньому в якості активної діючої речовини моксифлоксацину або його кислотно-адитивної солі (наприклад, моксифлоксацину гідрохлориду) становить використання кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу 1 та/або 6 за патентом України №35554, отже становить порушення прав на винахід за цим патентом.

Товариство 10.07.2014 подало суду зустрічну позовну заяву, в якій просить суд:

- визнати недійсним патент України №35554 на винахід «Похідні хінолон-1 нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність, та проміжні сполуки» володільцем якого є Компанія;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи стосовно визнання недійсним патенту України №35554 на винахід «Похідні хінолон-1 нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність, та проміжні сполуки» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Зустрічний позов мотивовано тим, що державна реєстрація винаходу та видача патенту України № 35554 була проведена з порушенням чинного законодавства України, оскільки винахід не відповідає умовам патентоздатності, а саме: не є новим, не має винахідницького рівня, не має промислової придатності, а також, порушує права Товариства як власника державної реєстрації лікарського засобу «МАКСІЦИН®».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.07.2014 прийнято зустрічну позовну заяву до провадження.

17.07.2014 Компанія подала суду відзив на зустрічну позовну заяву, в якому просить суд відмовити у задоволені зустрічного позову з огляду на таке:

- про існування похідних хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, що мають 2,8- діазабіцикло[4.3.0]ноніловий замісник або 2-окса-5,8-діазабіцикпо[4.3.0]ноніловий замісник не відомо з Австралійської акцептованої заявки №616277, що дає підстави стверджувати про те, що сполуки, захищені патентом України на винахід №35554, є новими, оскільки вони не були відомі на дату пріоритету заявки, за якою було видано патент України на винахід №35554, і не є частиною рівня техніки;

- винахід за патентом України №35554 є неочевидним для середнього фахівця в цій галузі з огляду на Австралійську акцептовану заявку № 620401 і, відповідно, має винахідницький рівень;

- опис до патенту України №35554 містить достатньо доказів можливості використання заявленого винаходу в промисловості;

- під час розгляду господарським судом міста Києва справ №7/269 та №48/556 призначалися судові експертизи, в яких досліджувались питання відповідності патенту України №35554 умовам надання правової охорони; висновками судових експертів встановлено, що патент України №35554 на винахід відповідає критеріям патентоздатності новизна та винахідницький рівень;

- Австралійську акцептовану заявку №616277 було подано на основі двох пріоритетних заявок Федеративної Республіки Німеччини від 25.07.1988 №3824072 та від 01.03.1989 №3906365; на основі цих пріоритетних німецьких заявок було подано ряд паралельних заявок не тільки в Австралії, а і в інших країнах, у яких було видано патенти, зокрема, в Європі (ЕР0350733), Сполучених Штатах Америки (US4990517), тощо. Австралійську акцептовану заявку №620401 було подано на основі пріоритетної заявки Японії від 23.05.1988 №126695, на основі цієї пріоритетної японської заявки було подано ряд паралельних заявок не тільки в Австралії, а і в інших країнах у яких було видано патенти, зокрема, у Європі (ЕР 0343524), Сполучених Штатах Америки (US 4988709) тощо.

Представник Товариства 17.07.2014 подав суду відзив на первісний позов, зі змісту якого вбачається, що Компанія не надала належних доказів порушення її прав як власника патенту на винахід; державну реєстрацію на лікарський засіб «МАКСІЦИН®» здійснено без порушень чинного законодавства України; як вбачається із представленого досьє розробника препарату, компонентний склад лікарського засобу «МАКСІЦИН®» відрізняється за своїм складом від референтного препарату «АVELOX»; цей факт підтверджується порівняльною таблицею показників якості препаратів «МАКСІЦИН®», концентрат для розчину та інфузій, та «АVELOX», розчин для інфузій, знаходиться у досьє розробника препарату; крім того, без проведення експертизи твердження позивача за первісним позовом про порушення його прав як власника патенту на винахід не може вважатись доведеним; разом з тим, працівниками Товариства зроблено патентний пошук і встановлено, що немає порушень прав власників патентів на діючу речовину моксифлоксацин; патент Компанії №35554 не присутній в пошуку, тому що він надає правову охорону не безпосередньо моксифлоксацину, а, виходячи з назви патенту, його ізомерам.

Товариство 04.08.2014 подало суду письмові пояснення стосовно відзиву Компанії на зустрічний позов, в яких зазначає про те, що: у відзиві взагалі не зазначено, чи може фахівець у галузі органічної хімії зробити висновок про існування ізомерів, або гідратів ізомерів, або солей ізомерів таких хімічних сполук, що характеризуються такими ознаками з першого пункту формули винаходу за патентом України на винахід №35554; європейська заявка ЕР 0350733, опублікована 17.01.1990, та акцептована заявка Австралії №616277, опублікована 24.10.1991, не можуть вважатися тотожними; аналоги патенту України №35554 - це патенти, що видані в інших країнах з посиланням на пріоритет першої поданої у ФРН заявки DЕ 4200414 А1; заявник має право вносити зміни до заявки перед видачею патенту в інших країнах, в які він подає заявку на патент; іноді такі зміни є необхідними через особливість норм законодавства щодо об'єктів патентування в країнах, тому патенти-аналоги не є тотожними патентами, так як формули винаходів у патентах-аналогах можуть значно відрізнятись; з аналізу патентів-аналогів патенту України на винахід №35554 вбачається, що в багатьох країнах є заявки з пріоритетом першої поданої у ФРН заявки DЕ 4200414 А1, але патенти відсутні - що говорить про відмову у видачі патенту взагалі; в отриманих в інших країнах патентах-аналогах значно змінюється формула винаходу і об'єкт охорони, а саме: від ізомерів хімічних сполук до способів отримання хімічних сполук, або до проміжних сполук, які відсутні у формулі винаходу пріоритетної заявки DЕ 4200414 А1; патенти-аналоги не можуть бути розглянуті як патенти, які є тотожними, так як вони мають різні формули винаходів, і відповідно, мають різний об'єм прав.

Компанія 08.08.2014 подала суду додаткові письмові пояснення, в яких вказала, що:

- Товариство на першій сторінці своїх письмових пояснень зазначає, що переважна частина суттєвих ознак групи хімічних сполук з патенту України на винахід №35554 була відома із опису акцептованої заявки Австралії №616277, при цьому ігнорує той факт, що Компанією було чітко показано, що в акцептованій заявці Австралії №616277 не були описані похідні хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, а ці ознаки є суттєвими і привносять новизну та винахідницький рівень в патент України на винахід №35554; Товариство зазначає, що з акцептованої заявки Австралії №616277 відома тільки переважна частина суттєвих ознак, але не всі;

- Компанія у своїх поясненнях акцентувала увагу на суттєві відмінності ознак патенту України на винахід №35554 порівняно з акцептованою заявкою Австралії №616277;

- Товариство на першій та другій сторінках своїх пояснень зазначає, що з акцептованої заявки Австралії №620401 можна зробити висновок про можливе існування ізомерів за патентом України на винахід №35554, але Компанія цього не заперечує; Товариством було пояснено, що фахівець в галузі хімії не в змозі передбачити активність таких ізомерів або сумішей ізомерів і на підтвердження цього приводять ряд показових прикладів, в яких показна неочевидність і непередбачуваність впливу хімічної будови сполук на їх активність, і це відповідно може бути свідченням наявності винахідницького рівня у сполук за патентом України на винахід №35554;

- відповідно до прикладу одержаної згідно з патентом України №35554 сполуки, а саме, одержання 1-циклопропіл-7-([S,S]-2,8-діазабіцикло[4.3.0]нон-8-іл)-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-оксо-3-хінолінкарбонової кислоти, цілком очевидно, що ця сполука є певним ізомером, про що свідчить виділений фрагмент;

- 1-цикпопропіл-7-([S,S]-2,8-діазабіцикло[4.3.0]нон-8-іл)-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-oксо-3-хінолінкарбонову кислоту можна віднести до сполук структурної формули (III) і це чітко видно із структурної формули 1-циклопропіл-7-([S,S]-2,8-діазабіцикло[4.3.0]нон-8-іл)-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-оксо-3-хінолінкарбонової кислоти приведеної на сторінці 15, ліва колонка, опису до патенту України на винахід №35554;

- Європейська заявка ЕР0350733 та акцептована заявка Австралії №616277 є паралельними (еквівалентними), оскільки їх було подано на основі двох пріоритетних заявок Федеративної Республіки Німеччини №№3824072 та 3906365 від 25.07.1988 та 01.03.1989, відповідно;

- можливі відмінності між Європейською заявкою ЕР0350733 та акцептованою заявкою Австралії №616277 обумовлені лише особливостями законодавства;

- об'єм формули винаходу визначається описом заявки, на основі якого її сформовано і відсутні ознаки, на які звертає увагу Товариство у своїх поясненнях, були присутні в описі і не могли виникнути з пустого місця, а були включені заявником у формулу у відповідь на зауваження експертизи і відповідно до вимог національного законодавств тієї країни, де розглядались ці заявки-аналоги;

- щодо такої ознаки як окремі ізомери або суміш ізомерів, то ці ознаки випливають із будови замісника В структурної формули (І) сполук згідно з патентом України на винахід №35554 та опису до патенту України на винахід №35554;

- при порівнянні цих патентів-аналогів з патентом України на винахід №35554 Товариство проаналізувало лише формули винаходи патентів-аналогів, при цьому не врахувало формули винаходів і описи цих патентів-аналогів, що були подані первинно;

- щодо якості порівняння тексту Європейської заявки ЕР0350733 та акцептованої заявки Австралії №616277, яке було проведено Товариством, то: пункт 1) порівняння, де порівнюються бібліографічні дані, а саме дати пріоритету під кодом (ЗО) Товариство не звертає увагу на те, що номери пріоритетних заявок співпадають, а розбіжність обумовлена можливою типографською помилкою; пункт 2) порівняння, де порівнюється значення Р8, і робиться посилання на сторінку 3 Європейської заявки ЕР0350733 та сторінку 3 повного опису акцептованої заявки Австралії №616277, містить висновок про їх відмінність, на тій підставі, що значення радикалу Р8 не містить значення «метокси», але при цьому замовчується той факт, що в описі акцептованої заявки Австралії №616277 закреслено одне із значень радикалу Р8, а саме, «метокси», тобто, первинно значення Р8 в заявках були тотожними; пункт 3) порівняння - відмінностей на які вказує Товариство не виявлено; пункт 4) порівняння, очевидно що сторінка 3-А є доданою при публікації патенту Австралії №616277, а порівняння тексту саме акцептованої заявки Австралії №616277 Товариством проведено не було.

Товариство 11.08.2014 подало суду письмові пояснення, в яких зазначило таке: додатковим доказом того, що патент України №35554 на винахід не відповідає таким умовам патентоздатності, як новизна та винахідницький рівень, є заявка Японії №3-188080; частина хімічних сполук із першого винаходу за патентом України на винахід №35554, які характеризуються такими ознаками як «производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их соли» не відповідають таким умовам патентоздатності як новизна та винахідницький рівень.

Служба 13.08.2014 подала суду відзив на зустрічну позовну заяву, в якому зазначила, що: у заявці № 93002762 на видачу патенту України на винахід «похідні хінолон-1 нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність, та проміжні сполуки» Компанія просила встановити пріоритет за поданою попередньо заявкою в державах-учасницях Паризької конвенції, а саме заявкою Р 42 00 414,4 (Німеччина) від 10.01.1992; після встановлення дати подання заявки та дати її пріоритету було проведено формальну та кваліфікаційну експертизу заявки №93002762 згідно з нормами Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 №197; за результатами кваліфікаційної експертизи заявки №93002762 було встановлено, що заявлений винахід відповідає визначеним Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» умовам патентоздатності.

Товариство 18.08.2014 подало суду письмові пояснення, в яких вказало таке:

- фактичними даними для визначення відповідності винаходу умові патентоздатності винаходу «промислова придатність» є інформація про винаходи, викладена в описі до патенту України №35554 на винахід, зокрема, інформація про приклади конкретного виконання винаходу;

- ознака із першого незалежного пункту формули винаходу у патенті України №35554 на винахід як окремі ізомери, або суміші ізомерів, або гідрати ізомерів, або солі ізомерів хімічних сполук, охарактеризовані у першому незалежному пункті формули винаходу у патенті України №35554 на винахід за допомогою зазначених певних ознак, не показана у тексті опису до патенту України №35554 на винахід.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.08.2014 у справі № 910/10512/14 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу, та зупинено провадження у справі.

До господарського суду міста Києва 11.05.2016 надійшли матеріали справи №910/10512/14 з висновком судового експерта від 10.05.2016 №991 (далі - Висновок).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.05.2016 поновлено провадження у справі №910/10512/16.

06.06.2016 представники Товариства подали суду клопотання про долучення додаткових документів до матеріалів справи, а саме: копії листа від 03.04.2015 №15/1-42014100000001002 вих-15 старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства станом на 03.06.2016; копію висновку експертів №024/15 за результатами проведення комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у кримінальному провадженні №42014100000001002 від 10.03.2015; належно завірену копію відповіді Європейського патентного повіреного Волдемарса Османса; нотаріально завірений переклад заявки Японії № иР1991188080 А; копію висновку експертного дослідження Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 23.04.2015 № 16236/14-53 з супровідним листом на 23 арк.; копію висновку професора, академіка Національної Академії Наук України, почесного директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України В.П. Кухара; копію висновку доктора хімічних наук, завідувача відділу біологічно активних сполук Інституту органічної хімії Національної Академії Наук України Д.М. Волочнюка; копію висновку аджанкт професора хімічного факультету Палм Біч Стейт Коледжу США, кандидата хімічних наук Самойленко В.П.

31.05.2016 Міндоходів подало суду письмові пояснення з приводу Висновку, в яких зазначило про те, що: даний Висновок у справі не впливає на повноваження Міндоходів та не стосується сфери діяльності Міндоходів, оскільки питання правомірності видачі патенту України №35554 та реєстраційного посвідчення на лікарський засіб «Максіцин» не відносяться до компетенції органів доходів і зборів; просило суд замінити його правонаступником.

03.06.2016 Центр подав суду письмові пояснення з приводу Висновку, в яких зазначив таке:

- Висновок не має переваг перед іншими засобами доказування; він також підлягає дослідженню і перевірці, а фактичні дані, що містяться в ньому, оцінюються судом за загальними правилами;

- сутність Висновку експерта полягає в тому, що він є заснованим на завданні суду, сформульованому в ухвалі про призначення експертизи, викладом експертом фактичних даних, які мають значення для справи, і встановлених ним на підставі спеціальних знань у ході експертного дослідження;

- результати експертизи, наведені у Висновку, не встановлюють порушення Центром процедури проведення експертизи матеріалів реєстраційного досьє на лікарській засіб «Максіцитин» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах №1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1, (Ш/11645/01/01).

06.06.2016 Товариство подало суду заяву про роз'яснення ухвали господарського суду міста Києва від 18.08.2014, в якій просило суд роз'яснити:

- якому суб'єкту було доручено проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, а саме: судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу чи Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України;

- яким чином повинна виконуватись ухвала господарського суду міста Києва від 18.08.2014 про призначення у справі № 910/10512/14 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту, який на момент винесення даної ухвали не мав зазначеної в свідоцтві спеціальності, до сфери якої відносяться питання, які потребували роз'яснення і були поставлені на вирішення експерта.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.06.2016 розгляд заяви Товариства про роз'яснення ухвали господарського суду міста Києва від 18.08.2014 у справі №910/10512/14 призначено на 16.06.2016.

Товариство 06.06.2016 подало суду письмові пояснення з приводу Висновку, в яких навело доводи, викладені в заяві про відвід судового експерта Петренка С.А., а також зазначило таке: Висновок оформлений з порушенням Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (далі - Інструкція); на думку Товариства, Висновок виконаний не Петренком С.А., а Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, що не є суб'єктом судово-експертної діяльності, а тому даний Висновок є недопустимим доказом в розумінні статті 34 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України); судовий експерт Петренко С.А з власної ініціативи звузив проведені дослідження і встановив на свій розсуд обставини, які були відображені в висновках судових експертиз в інших справах і надав їм преюдиціального значення, що є з'ясуванням питання права і заборонено Інструкцією, а саме пунктом 2.2; судовий експерт Петренко С.А. порушив пункт 2.2 Інструкції, оскільки сам зазначив про те, що здійснити повне дослідження можна лише, якщо будуть представлені додаткові матеріали та переклад патенту JPH03188080 A, проте письмового повідомлення про неможливість проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суду не подавав.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.06.2016 замінено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Міндоходів на його правонаступника - Фіскальну службу.

14.06.2016 Центр подав суду письмові пояснення, в яких по суті підтримав позицію Товариства, викладену у заяві про роз'яснення ухвали суду від 18.08.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2016 у задоволенні заяви Товариства про роз'яснення ухвали господарського суду міста Києва від 18.08.2014 у справі №910/10512/14 відмовлено.

21.06.2016 Компанія подала суду додаткові письмові пояснення, в яких зазначила спростування висновків експертних досліджень за підписами Охромеєва, Андреєєвої, Кухара, Самойленка, Волочнюка щодо аналізу патенту України № 35554 на відповідність патентоздатності.

Також 21.06.2016 Компанія подала суду клопотання про долучення до матеріалів справи актуального змісту Торгового реєстру станом на 07.06.2016 щодо Компанії.

Товариство 21.06.2016 подало суду:

- письмові пояснення стосовно викладеного у Висновку, в яких Товариство просило відхилити Висновок як недопустимий та неналежний доказ з посиланням на письмові пояснення патентного повіреного Павловського Ф.Г.;

- письмові пояснення, в яких Товариство вказує, що винахід, який охороняється патентом України № 35554, не відповідає критерію новизни та не має винахідницького рівня, оскільки моксифлоксацин і моксифлоксацин хлориду є не лише об'єктом винаходу за вказаним патентом, а і об'єктом винаходів за патентами: US4990517; EP0350733; EP 0350733; US4990517; AU616277;

- письмові пояснення, в яких Товариство вказало, що: судами у справах № 7/269 та 48/556 та в судових експертизах, проведених у цих справах, не досліджувалось питання стосовно того, чи є мокисифлоксацин, моксифлоксацина гідрохлорид та препарат «Avelox®» (моксифлоксацина гідрохлорид) об'єктом винаходу за патентами ЕР0350733, US4990517 та за патентом № 35554; тому очевидно, що у разі, якщо мокисифлоксацин, моксифлоксацина гідрохлорид та лікарський засіб «Avelox®» (моксифлоксацина гідрохлорид) є об'єктами винаходу за всіма вказаним вище патентами, то патент України на винахід № 35554 не відповідає критерію новизна та не має винахідницького рівня; у разі, якщо мокисифлоксацин, моксифлоксацина гідрохлорид та лікарський засіб «Avelox®» (моксифлоксацина гідрохлорид) є об'єктом тільки двох із вказаних патентів, а саме ЕР0350733 та US4990517, та не є об'єктом винаходу за патентом України № 35554, то відсутній предмет первісного позову, тому що первісний позов був поданий про припинення порушення прав власника патенту на винахід № 35554 саме з мотивів того, що Товариство, отримавши державну реєстрацію лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (моксифлоксацина гідрохлорид), порушує права позивача на винахід «Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки» за патентом України № 35554; 20-річна дія патенту на винахід № 35554 закінчилася 16.04.2013; дію патенту було продовжено на п'ять років, у зв'язку з тим, що об'єктом цього патенту, на думку самої Компанії, був лікарський засіб «Avelox®» (моксифлоксацина гідрохлорид) з активною діючою речовиною моксифлоксацина гідрохлорид; якщо Компанія надала неправдиві відомості до Служби при продовженні строку дії патенту на винахід № 35554, а насправді лікарський засіб «Avelox®» (моксифлоксацина гідрохлорид) не є об'єктом винаходу за патентом України № 35554, то і продовжувати строк дії патенту № 35554 на п'ять років не було підстав і рішення про продовження строку дії патенту є незаконним; слідчим відділом Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12014100000001002, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2014, щодо службових осіб Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (правонаступником є Служба), які в порушення Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», інших нормативних актів, прийняли рішення від 18.06.2004 про продовження строку дії патенту № 35554 С2, та від 18.06.2014 про продовження строку дії цього ж патенту Компанії, чим позбавили Товариство можливості реалізовувати свої права як власника державної реєстрації лікарського засобу «МАКСІЦИН»;

- письмові пояснення, в яких Товариство вказало, що на момент подання зустрічного позову по даній справі (10.07.2014) ОСОБА_1 був головою Служби, видавав ОСОБА_2 довіреність та знав фірму «Пахаренко і партнери»; враховуючи викладене, Товариство просить перевірити законність повноважень представника Компанії ОСОБА_1 та вжити заходи реагування;

- клопотання про залучення додаткових доказів до матеріалів справи, а саме витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- клопотання про витребування у слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві оригіналу висновку комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.03.2015 № 024/15, який міститься в матеріалах кримінального провадження № 12014100000001002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.08.2014.

Крім того, у судовому засіданні 21.06.2016 представниками Товариства були заявлені такі усні клопотання: про витребування реєстраційного досьє лікарського засобу «Avelox®»; про виклик судового експерта у судове засідання; відкладення судового розгляду для надання можливості підготовки письмових клопотань.

Також представником Товариства було подано заяву про відвід судді Марченко О.В. від розгляду даної справи

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.06.2016 було відмовлено у задоволенні заяви про відвід судді Марченко О.В. від розгляду даної справи.

Що ж до клопотань про витребування документів, то суд дійшов висновку про відмову у їх задоволенні, виходячи з такого.

Відповідно до частин першої та другої статті 38 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, що перешкоджають його наданню; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; 4) обставини, які може підтвердити цей доказ.

Слід зазначити, що чинним законодавством України не передбачено право суду витребувати оригінали судових висновків, які знаходяться у матеріалах кримінальної справи, тим більше, враховуючи ту обставину, що досудове розслідування та судовий розгляд ще не закінчено; у матеріалах справи є копія висновку, немає підстав сумніватися у достовірності вказаного документа.

Що ж до витребування реєстраційних досьє, то слід зазначити, що заявник не довів необхідності вказаних документів як доказів у даній справі.

Відповідно до статті 42 ГПК України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Згідно зі статтею 43 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Товариство мотивувало клопотання про відкладення необхідністю підготовки письмових клопотань, проте вказана справа розглядається судом протягом тривалого часу, а учасникам процесу було надано достатньо часу для підготовки до судових засідань та всіх необхідних клопотань.

Разом з тим, відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема «Іззетов проти України», «Пискал проти України», «Майстер проти України», «Субот проти України», «Крюков проти України», «Крат проти України», «Сокор проти України», «Кобченко проти України», «Шульга проти України», «Лагун проти України», «Буряк проти України», «ТОВ «ФПК «ГРОСС» проти України», «Гержик проти України» суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 02.09.2010, «Смірнова проти України» від 08.11.2005, «Матіка проти Румунії» від 02.11.2006, «Літоселітіс проти Греції» від 05.02.2004 та інші).

Отже, відкладення розгляду справи є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

Що ж до виклику судового експерта, то слід вказати таке.

18.05.2016 Товариство отримало ухвалу суду про поновлення провадження у справі; представник Товариства ознайомився із матеріалами справи, у тому числі із Висновком 08.06.2016.

Отже, Товариство мало достатньо часу для з'ясування питання необхідності виклику судового експерта у судове засідання та підготовки письмового та належним чином обґрунтованого клопотання.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для виклику у судове засідання судового експерта та відхиляє клопотання Товариства.

Слід зазначити, що згідно з частиною третьою статті 22 ГПК України сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Заявлені представниками Товариства необґрунтовані та неоформлені належним чином клопотання по суті є зловживанням правами та спрямовані на свідоме невиправдане затягування судового процесу, порушенням права інших учасників судового процесу та суперечить вимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи судом упродовж розумного строку.

Представники Компанії у судовому засіданні 21.06.2016 надали пояснення по суті первісної позовної заяви та просили суд задовольнити її, у задоволенні зустрічного позову - відмовити.

Представники Товариства надали пояснення по суті первісного та зустрічного позовів, підтримали доводи письмових пояснень, долучених до матеріалів справи, проти задоволення первісного позову заперечили в повному обсязі, зустрічний позов просили суд задовольнити.

Представник Центру підтримав доводи письмових пояснень, долучених до матеріалів справи, проти задоволення первісних позовних вимог заперечив.

Представник Служби надав пояснення по суті зустрічного позову, проти задоволення зустрічних позовних вимог заперечив.

Представник МОЗ в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Представник Фіскальної служби в судове засідання не з'явився, в письмових поясненнях, поданих суду 31.05.2016, просив суд розгляд справи здійснювати без участі уповноваженого представника.

Ухвали господарського суду міста Києва було надіслано учасникам процесу на адреси, зазначені у позовній заяві та у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 21.06.2016 без участі представників МОЗ і Фіскальної служби за наявними в ній матеріалами (стаття 75 ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників Компанії, Товариства, Центру та Служби, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Частинами першою і третьою статті 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та частини першої статті 420 ЦК України належать, зокрема, винаходи.

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (частина друга статті 459 ЦК України).

Відповідно до статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід є: винахідник; інші особи, які набули прав на винахід, за договором чи законом (стаття 463 ЦК України).

За приписами статті 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід є: право на використання винаходу; виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Компанією 16.04.2001 отримано патент України № 35554 на винахід «Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки»; заявка № 93002762 від 16.04.1993; дата набрання чинності патентом - 16.04.2001.

Формула винаходу до патенту України № 35554 має такий зміст:

«1. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I)

,

(І)

где:

А = СН, CF, CCl, С-ОСН3, N,

X1 = Н, Hal, NH2, СН3,

R1 = С1-С3-алкил, циклопропил, фенил, который может быть от одного до трех раз замещен галогеном, или

А и R1 вместе означают С-О-СН2-СН(СН3)-,

R2 = Н или С1-С3-алкил,

В = остаток формулы

,

где: Y=O или СН2,

R3 = оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, -CH2CH2CO2R', -СН=СН-СО2R',

-CH2-CH2-CN, R'O2CCH=CO2R' ,

где: R' = Н или С1-С3-алкил,

R4 = Н, С1-С3-алкил, оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, -CH2CH2CO2R',

-СН=СН-СО2R1', -CH2-CH2-CN, R'O2CCH=C-CO2R',

где: R' = Н или C1-С3-алкил,

в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли.

2. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I) по п.1, в которой

А = СН, CF, CCl, С-ОСН3, N,

X1=H, Hal, NH2,CH3,

R1 = этил, циклопропил, или 2,4-дифторфенил,

или А и R1 вместе означают С-О-СН2-СН(СН3)-,

R2 = Н, метил, этил, В = остаток формулы

,

где: Y=О или СН2,

R3 = СН2-СО-СН3, СН2СН2-СО-СН3, -CH2CH2CO2R', -CH=CH-CO2R', -CH2-CH2-CN,

R'O2CCH=C-CO2R',

где: R' = С1-С2-алкил,

R4 = H, С1-С3-алкил, оксоалкил, содержащий 2-5 атомов углерода, -CH2CH2CO2R',

-CH=CH-CO2R', -CH2-CH2-CN, R'O2CCH=C-CO2R,

где: R' = H или С1-С2-алкил,

в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли.

3. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I) по п. 1, в которой

А = СН, CF, CCl, С-ОСН3, N,

Х1=Н, Наl, NH2, СН3,

R1 = этил, циклопропил или 2,4-дифторфенил,

или А и R1 вместе означают С-О-СН2-СН(СН3)-,

R2= H, метил, этил,

В = остаток формулы

,

где: Y=О или СН2,

R4 = H, С1-С3-алкил, СН2-СО-СН3, СН2СН2-СО-СН3, -CH2CH2CO2R', -CH=CH-CO2R', -CH2-CH2-CN, R'O2CCH=C-CO2R',

где: R' = С1-С2-алкил,

в виде смеси изомеров или отдельных изомеров, их гидраты и соли.

4. Производные хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I) по любому из пп. 1-3, обладающие антибактериальной активностью.

5. Производные энантиомерно чистого диазабициклоалкана формул а), б), в) или г)

,

а) б) в) г)

где: Y=О или СН2,

R4 = H, С1-С3-алкил,

для получения производных хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).

6. Фармацевтическая композиция, имеющая антибактериальную активность, содержащая активный компонент на основе гетероциклической карбоновой кислоты и целевые добавки, отличающаяся тем, что в качестве гетероциклической карбоновой кислоты содержит производное хинолон- и нафтиридонкарбоновой кислоты общей формулы (I).».

Відповідно до змісту формули винаходу за патентом України № 35554 надається прямий абсолютний захист похідним хінолон- та нафтиридонкарбонової кислоти загальної формули (І), зокрема, моксифлоксацину та його кислотно-адитивним солям (моксифлоксацин гідрохлориду).

Слід зазначити, що вказана діюча речовина використовується в лікарських засобах, які застосовуються для лікування хворих з пневмонією, загостренням хронічного бронхіту і гострим бактеріальним синуситом, викликаних чутливим до даного препарату мікроорганізмами, зокрема, нозокоміальними інфекційними агентами тощо.

Разом з тим, МОЗ було здійснено державну реєстрацію та видано Компанії такі реєстраційні посвідчення: № UА/4071/01/01 на лікарський засіб «AVELOX®» (таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг № 5x1 у блістерах у пачці де 1 таблетка містить: 436,8 мг моксифлоксацину гідрохлориду, що відповідає 400 мг моксифлоксацину); № UA/4071/02/01 «AVELOX®» (розчин для інфузій, 400 мг/250 мл по 250 мл у флаконах № 1, де флакон (250 мл розчину) містить моксифлоксацину гідрохлориду 436 мг, що відповідає 400 мг моксифлоксацину).

Позивач за первісним позовом вказує про те, що МОЗ видано накази:

від 30.08.2011 № 540 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» у частині державної реєстрації лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1);

від 19.05.2014 № 340 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» у частині державної реєстрації лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1).

На підставі вказаних наказів було реєстровано та внесено до державного реєстру лікарський засіб «МАКСІЦИН®».

Крім того, на зазначений лікарський засіб МОЗ було видано реєстраційне посвідчення №UА/11645/01/01 на ім'я Товариства, яке одночасно є заявником та виробником вказаного лікарського засобу.

Позивач за первісним позовом вказує, що у лікарському засобі «МАКСІЦИН®» в якості активної діючої речовини застосовується речовина моксифлоксацин гідрохлориду, яка є об'єктом винаходу, права на який належить Компанії та охороняються патентом України № 35554.

Згідно з частиною п'ятою статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон) патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Абзацами четвертим, п'ятим і восьмим частини другої статті 28 Закону передбачено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

З огляду на викладене Компанія просить суд: зобов'язати Товариство припинити використання винаходу, який охороняється патентом України № 35554; визнати недійсними накази МОЗ від 30.08.2011 № 540 та від 19.05.2014 № 340; визнати недійсним реєстраційне посвідчення №UА/11645/01/01; вилучити з цивільного обороту та знищити лікарський засіб «МАКСІЦИН®».

У свою чергу, Товариством було заявлено зустрічний позов про:

- визнання недійсним патенту України №35554 на винахід «Похідні хінолон-1 нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність, та проміжні сполуки» володільцем якого є Компанія;

- зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи стосовно визнання недійсним патенту України №35554 на винахід «Похідні хінолон-1 нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність, та проміжні сполуки» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

На думку Товариства, державна реєстрація винаходу та видача патенту України № 35554 була проведена з порушенням чинного законодавства України, оскільки винахід не відповідає умовам патентоздатності, а саме: не є новим, не має винахідницького рівня, не має промислової придатності, а також, порушує права Товариства як власника державної реєстрації лікарського засобу «МАКСІЦИН®».

Оскільки Компанія обґрунтовує первісний позов порушенням його прав на винахід, який охороняється патентом України № 35554, який, у свою чергу, є предметом зустрічного позову, то доцільним є вирішення спочатку зустрічних позовних вимог, а потім первісних.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пункті 6.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним); відповідність корисної моделі критерію патентоздатності «промислова придатність»; наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.08.2014 зі справи № 910/10512/14 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Петренку С.А.

На вирішення судовому експерту поставлені такі питання:

- чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України №35554 або ознак, еквівалентних їм, до дати заявленого пріоритету за заявкою № 93002762 (10.01.1992) або ж до дати подання цієї заявки (16.04.1993)?

- чи стала очевидною для фахівця (тобто випливала явно з рівня техніки) сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 35554 до дати заявленого пріоритету за заявкою № 93002762 (10.01.1992) або ж до дати подання цієї заявки (16.04.1993)?

- чи може бути використано у промисловості або іншій сфері діяльності сукупність ознак винаходу за патентом України № 35554 відповідно до матеріалів заявки № 93002762, на основі якої й було видано патент України №35554?

- чи використано в лікарському засобі «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці № 1; реєстраційне посвідчення UA № 11645/01/01) всю сукупність суттєвих ознак незалежних пунктів формули винаходу за патентом України №35554 або ознаки, еквівалентні їм?

- чи охороняється пунктом 1 формули винаходу патенту України № 35554 хімічна сполука - моксифлоксацин (moxifloxacin) та/або його солі?

До господарського суду міста Києва 11.05.2016 надійшли матеріали справи №910/10512/14 з Висновком, в якому зазначено, що:

- виходячи з наданих на дослідження матеріалів справи №910/10512/14, сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України №35554 або ознак, еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі до дати заявленого пріоритету за заявкою №93002762 (10.01.1992) або ж до дати подання цієї заявки (16.04.1993);

- у матеріалах справи №910/10512/14 не виявлено рішень, з яких для фахівців до дати заявленого пріоритету за заявкою №93002762 (10.01.1992) або ж до дати подання цієї заявки (16.04.1993), стала очевидною (тобто випливала явно з рівня техніки) сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України №35554;

- сукупність ознак винаходу за патентом України №35554 відповідно до матеріалів заявки №93002762, на основі якої й було видано патент України №35554, може бути використано у промисловості або іншій сфері діяльності, зокрема, у медицині;

- пунктом 1 формули винаходу патенту України №35554 охороняється хімічна сполука - моксифлоксацин (moxifloxacin);

- у лікарському засобі «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах №1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1; реєстраційне посвідчення UA №11645/01/01) використано всю сукупність ознак незалежних пунктів 1 та 6 формули винаходу за патентом України №35554.

Товариство заперечило щодо прийняття Висновку як доказу у даній справі, посилаючись на письмові пояснення патентного повіреного України Павловського Ф.Г., в яких вказано на невідповідність експертного дослідження, що по суті зводяться до непогодження із висновками судового експерта щодо патнетоздатності винаходу, який охороняється патентом України № 35554.

Суд не погоджується з доводами Товариства, виходячи з такого.

Судовий експерт провів дослідження щодо кожного поставленого питання з використанням документів, які були йому подані сторонами.

Висновки з кожного питання обґрунтовані належним чином, зроблені за допомогою методу співставлення та порівняння, синтезу та аналізу, підтверджені положеннями нормативних актів та відповідної літератури; методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна) Міністерства юстиції України, схваленої 06.02.2009 рішенням координаційної ради Міністерства юстиції України № 13.3.01.

Документального підтвердження того, що судовим експертом були порушені норми чинного законодавства України, суду подано не було.

Крім того, слід зазначити, що письмові пояснення патентного повіреного не є експертним дослідженням, проведеним належним чином.

Твердження Товариства про те, що винахід за патентом України № 35554 не відповідає патентоздатності спростовуються матеріалами справи, зокрема, Висновком.

Так, судовий експерт вказав, що: виходячи з наданих на дослідження матеріалів справи №910/10512/14, сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України №35554 або ознак, еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі до дати заявленого пріоритету за заявкою №93002762 (10.01.1992) або ж до дати подання цієї заявки (16.04.1993); у матеріалах справи №910/10512/14 не виявлено рішень, з яких для фахівців до дати заявленого пріоритету за заявкою №93002762 (10.01.1992) або ж до дати подання цієї заявки (16.04.1993), стала очевидною (тобто випливала явно з рівня техніки) сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України №35554; сукупність ознак винаходу за патентом України №35554 відповідно до матеріалів заявки №93002762, на основі якої й було видано патент України №35554, може бути використано у промисловості або іншій сфері діяльності, зокрема, у медицині.

Таким чином, судовим експертом підтверджено те, що винахід відповідає умовам патентоздатності, а саме є: новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Частинами першою, третьою - восьмою статті 7 Закону передбачено, що винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Товариство, обґрунтовуючи зустрічні позовні вимоги, посилалося, зокрема, на таке:

- європейська заявка ЕР 0350733, опублікована 17.01.1990, та акцептована заявка Австралії №616277, опублікована 24.10.1991, не можуть вважатися тотожними;

- аналоги патенту України №35554 - це патенти, що видані в інших країнах з посиланням на пріоритет першої поданої у ФРН заявки DЕ 4200414 А1;

- заявник має право вносити зміни до заявки перед видачею патенту в інших країнах, в які він подає заявку на патент; іноді такі зміни є необхідними через особливість норм законодавства щодо об'єктів патентування в країнах, тому патенти-аналоги не є тотожними патентами, так як формули винаходів у патентах-аналогах можуть значно відрізнятись; з аналізу патентів-аналогів патенту України на винахід №35554 вбачається, що в багатьох країнах є заявки з пріоритетом першої поданої у ФРН заявки DЕ 4200414 А1, але патенти відсутні - що говорить про відмову у видачі патенту взагалі;

- в отриманих в інших країнах патентах-аналогах значно змінюється формула винаходу і об'єкт охорони, а саме: від ізомерів хімічних сполук до способів отримання хімічних сполук, або до проміжних сполук, які відсутні у формулі винаходу пріоритетної заявки DЕ 4200414 А1;

- патенти-аналоги не можуть бути розглянуті як патенти, які є тотожними, так як вони мають різні формули винаходів, і відповідно, мають різний об'єм прав.

Компанія, у свою чергу, заперечувала проти задоволення зустрічного позову, посилаючись, зокрема, на таке:

- Товариство зазначає, що переважна частина суттєвих ознак групи хімічних сполук з патенту України на винахід №35554 була відома із опису акцептованої заявки Австралії №616277, при цьому ігнорує той факт, що Компанією було чітко показано, що в акцептованій заявці Австралії №616277 не були описані похідні хінолон- і нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, а ці ознаки є суттєвими і привносять новизну та винахідницький рівень в патент України на винахід №35554;

- слід зазначити, що існують суттєві відмінності ознак патенту України на винахід №35554 порівняно з акцептованою заявкою Австралії №616277;

- Товариство зазначає, що з акцептованої заявки Австралії №620401 можна зробити висновок про можливе існування ізомерів за патентом України на винахід №35554, але Компанія цього не заперечує; так, фахівець в галузі хімії не в змозі передбачити активність таких ізомерів або сумішей ізомерів, неможливо встановити очевидність і передбачити вплив хімічної будови сполук на їх активність, і це відповідно може бути свідченням наявності винахідницького рівня у сполук за патентом України на винахід №35554;

- відповідно до прикладу одержаної згідно з патентом України №35554 сполуки, а саме, одержання 1-циклопропіл-7-([S,S]-2,8-діазабіцикло[4.3.0]нон-8-іл)-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-оксо-3-хінолінкарбонової кислоти, цілком очевидно, що ця сполука є певним ізомером, про що свідчить виділений фрагмент;

- 1-цикпопропіл-7-([S,S]-2,8-діазабіцикло[4.3.0]нон-8-іл)-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-oксо-3-хінолінкарбонову кислоту можна віднести до сполук структурної формули (III) і це чітко видно із структурної формули 1-циклопропіл-7-([S,S]-2,8-діазабіцикло[4.3.0]нон-8-іл)-6,8-дифтор-1,4-дигідро-4-оксо-3-хінолінкарбонової кислоти приведеної на сторінці 15, ліва колонка, опису до патенту України на винахід №35554;

- Європейська заявка ЕР0350733 та акцептована заявка Австралії №616277 є паралельними (еквівалентними), оскільки їх було подано на основі двох пріоритетних заявок Федеративної Республіки Німеччини від 25.07.1988 №3824072 та від 01.03.1989 № 3906365;

- можливі відмінності між Європейською заявкою ЕР0350733 та акцептованою заявкою Австралії №616277 обумовлені лише особливостями законодавства;

- об'єм формули винаходу визначається описом заявки, на основі якого її сформовано і відсутні ознаки, на які звертає увагу Товариство у своїх поясненнях, були присутні в описі і не могли виникнути з пустого місця, а були включені заявником у формулу у відповідь на зауваження експертизи і відповідно до вимог національного законодавств тієї країни, де розглядались ці заявки-аналоги;

- щодо такої ознаки як окремі ізомери або суміш ізомерів, то ці ознаки випливають із будови замісника В структурної формули (І) сполук згідно з патентом України на винахід №35554 та опису до патенту України на винахід №35554;

- при порівнянні цих патентів-аналогів з патентом України на винахід №35554 Товариство проаналізувало лише формули винаходи патентів-аналогів, при цьому не врахувало формули винаходів і описи цих патентів-аналогів, що були подані первинно;

- щодо якості порівняння тексту Європейської заявки ЕР0350733 та акцептованої заявки Австралії №616277, яке було проведено Товариством, то: пункт 1) порівняння, де порівнюються бібліографічні дані, а саме дати пріоритету під кодом (ЗО) Товариство не звертає увагу на те, що номери пріоритетних заявок співпадають, а розбіжність обумовлена можливою типографською помилкою; пункт 2) порівняння, де порівнюється значення Р8, і робиться посилання на сторінку 3 Європейської заявки ЕР0350733 та сторінку 3 повного опису акцептованої заявки Австралії №616277, містить висновок про їх відмінність, на тій підставі, що значення радикалу Р8 не містить значення «метокси», але при цьому замовчується той факт, що в описі акцептованої заявки Австралії №616277 закреслено одне із значень радикалу Р8, а саме, «метокси», тобто, первинно значення Р8 в заявках були тотожними; пункт 3) порівняння - відмінностей на які вказує Товариство не виявлено; пункт 4) порівняння, очевидно що сторінка 3-А є доданою при публікації патенту Австралії №616277, а порівняння тексту саме акцептованої заявки Австралії №616277 Товариством проведено не було.

Що ж до тверджень Товариства про те, що додатковим доказом того, що патент України №35554 на винахід не відповідає таким умовам патентоздатності, як новизна та винахідницький рівень, є заявка Японії №3-188080, то слід вказати таке.

Суд погоджується з доводами відповідача за зустрічним позовом, що відомості вказані у заявці №3-188080 не дають фахівцю достатньо інформації, щоб зробити одержання сполук очевидним і здійснити його без додаткових досліджень.

Отже, Товариством документально не підтверджено невідповідність винаходу «Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки» умовам патентоздатності.

Вказаний винахід на момент надання правової охорони був новим, мав винахідницький рівень і є промислово придатним.

Крім того, слід зазначити, що про промислову придатність винаходу свідчить його використання у виробництві таких ліків як «AVELOX®» (розчин для інфузій, 400 мг/250 мл по 250 мл у флаконах № 1, де флакон (250 мл розчину) містить моксифлоксацину гідрохлориду 436 мг, що відповідає 400 мг моксифлоксацину).

Таким чином, у задоволенні зустрічного позову в частині визнання патенту недійсним в порядку статті 33 Закону слід відмовити, оскільки Товариством не підтверджено та спростовано матеріалами справи посилання на невідповідність винаходу умовам патентоздатності.

Що ж до вимоги про зобов'язання Служби внести відомості до реєстру та здійснити відповідну публікацію, то вона як похідна від вимоги про визнання патенту недійсним не підлягає задоволенню.

Що ж до первісного позову, то слід вказати таке.

Висновком підтверджено, зокрема, те, що у лікарському засобі «МАКСІЦИН®» використано всю сукупність ознак незалежних пунктів 1 та 6 формули винаходу за патентом України №35554, що є порушенням прав Компанії.

Таким чином, враховуючи встановлені судом обставини, можна дійти висновку про те, що у лікарському засобі «МАКСІЦИН®» використані всі ознаки, що включені до незалежних пунктів 1 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554.

Введення лікарського засобу «МАКСІЦИН®» у цивільний оборот підтверджується, зокрема, таким: фіскальним чеком від 26.05.2014 № 3065 на лікарський препарат «МАКСІЦИН®»; упаковкою лікарського препарату «МАКСІЦИН®»; інструкцією для медичного препарату «МАКСІЦИН®» (а.с. 134 том І).

Згідно зі статтею 34 Закону будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Виходячи з наведеного, господарський суд міста Києва дійшов висновку, що вчинення Товариством дій, спрямованих на реєстрацію лікарського засобу «МАКСІЦИН®», його пропонування до продажу, продаж, свідчить про порушення виключних майнових прав Компанії на винахід за патентом України № 35554, а тому первісні позовні вимоги в частині зобов'язання Товариства припинити використання винаходу «Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки» за патентом України № 35554 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Що ж до вимог про вилучення лікарського засобу «МАКСІЦИН®» з цивільного обороту та його знищення, то слід вказати таке.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, первісні позовні вимоги щодо вилучення з цивільного обороту товарів, а саме лікарського засобу «МАКСІЦИН®» та його знищення підлягають задоволенню.

Крім того, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, є вимоги щодо визнання наказів МОЗ та реєстраційного посвідчення недійсними з огляду на таке.

Відповідно до статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу; способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Частина друга статті 20 ГК України як один із способів захисту прав і законних інтересів передбачає визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів.

Відповідно до частин першої, сімнадцятої і двадцять четвертої статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

Для державної реєстрації лікарських засобів, що базуються або мають відношення до об'єктів інтелектуальної власності, на які відповідно до законів України видано патент, заявник подає засвідчену відповідно копію патенту або ліцензії, якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засобу, а також документ, що підтверджує чинність патенту в Україні. Заявники подають лист, в якому вказується, що права третьої сторони, захищені патентом або передані за ліцензією, не порушуються у зв'язку з реєстрацією лікарського засобу.

У державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів.

Статтею 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) передбачено, що її Члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності, як визначено в цій Частині, передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підлягає під цю Угоду, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.

Як було встановлено в ході розгляду даної справи по суті, Товариством здійснюється порушення прав інтелектуальної власності Компанії як власника патенту України на винахід № 35554.

З огляду на приписи частини третьої статті 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якими місцеві господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності, та на вимоги статей 1, 41, 12 ГПК України господарські суди розглядають справи в порядку позовного провадження, коли склад учасників спору відповідає приписам статті 1 ГПК України, а правовідносини, з яких виник спір, мають господарський характер.

У вирішенні питання про те, чи є правовідносини господарськими, а спір - господарським, слід виходити з визначень, наведених у статті 3 ГК України.

Господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов: участь у спорі суб'єкта господарювання; наявність між сторонами, по-перше, господарських відносин, врегульованих ЦК України, ГК України, іншими актами господарського і цивільного законодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин; наявність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом; відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

Таким чином, господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб'єктами господарської діяльності, а також спори, пов'язані, зокрема, з використанням у господарському обороті об'єктів інтелектуальної власності.

Таку правову позицію викладено і в постанові пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 № 10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам».

Даний спір в частині визнання недійсними наказів МОЗ від 30.08.2011 № 540 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» у частині державної реєстрації лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1) та від 19.05.2014 № 340 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» у частині державної реєстрації лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1), реєстраційного посвідчення № UA/11645/01/01 на лікарський засіб «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1), є спором стосовно захисту прав інтелектуальної власності Компанії, яка в даному випадку не перебуває у відносинах адміністративного підпорядкування із МОЗ, має цивільний характер та не відноситься до сфери публічно-правових відносин, а тому підвідомчий господарським судам України.

За таких обставин господарський суд міста Києва, встановивши, що: Компанія є власником чинного патенту України № 35554 на винахід, яким надано правову охорону винаходу «Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки»; Товариством вчинено дії з реєстрації лікарського засобу, який містить усі ознаки, включені до незалежних пунктів 1 та 6 формули винаходу за патентом України № 35554; МОЗ згідно з наказами від 30.08.2011 № 540 та від 19.05.2014 № 340 за заявкою Товариства здійснено на його ім'я державну реєстрацію лікарського засобу «МАКСІЦИН®»; Товариство не має дозволу правовласника на використання винаходу за патентом України № 35554; - дійшов висновку щодо доведеності порушення прав позивача за первісним позовом як власника винаходу за патентом України № 35554.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на Товариство.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Первісний позов задовольнити.

2. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Юрія-Фарм» (03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 10; ідентифікаційний код 30109129) припинити використання у будь-який спосіб, зокрема, виготовлення, пропонування для продажу, в тому числі, через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях, винаходу «Похідні хінолон-І нафтиридонкарбонової кислоти у вигляді суміші ізомерів або окремих ізомерів, фармацевтична композиція, що має антибактеріальну активність і проміжні сполуки», який охороняється патентом України № 35554 і належить Bayer Pharma AG [Aktiengesellschaft] (Баєр Фарма АГ [Акціенгезельшафт]; Мюлелерштр. 178, 13353 Берлін; Mьllestr. 178, 13353 Berlin; адреса для листування: 03150, м. Київ, а/с 78).

3. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України (01021, м. Київ, вул. Грушевського,7; ідентифікаційний код 00012925) від 30.08.2011 № 540 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» у частині державної реєстрації лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1).

4. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України (01021, м. Київ, вул. Грушевського,7; ідентифікаційний код 00012925) від 19.05.2014 № 340 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» у частині державної реєстрації лікарського засобу «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1).

5. Визнати недійсним реєстраційне посвідчення № UA/11645/01/01 на лікарський засіб «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1).

6. Вилучити з цивільного обороту та знищити лікарський засіб «МАКСІЦИН®» (концентрат для приготування розчину для інфузій, 20мг/мл по 20 мл у флаконах № 1; по 20 мл у флаконі у комплекті з розчинником у контейнері по 100 мл у контурній чарунковій упаковці в пачці №1) виробник товариство з обмеженою відповідальністю «Юрія-Фарм» (03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 10; ідентифікаційний код 30109129).

7. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Юрія-Фарм» (03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 10; ідентифікаційний код 30109129)) на користь Bayer Pharma AG [Aktiengesellschaft] (Баєр Фарма АГ [Акціенгезельшафт]; Мюлелерштр. 178, 13353 Берлін; Mьllestr. 178, 13353 Berlin; адреса для листування: 03150, м. Київ, а/с 78) 6 090 (шість тисяч дев'яносто) грн. судового збору.

8. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

9. У задоволенні зустрічного позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 29.06.2016.

Суддя О. Марченко