Ухвала суду № 58576446, 13.06.2016, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

13.06.16р. Справа № 904/7267/15

За позовом Компанії "СТУДІО ОСОБА_1" (STUDIO MODERNA SA), Швейцарія

до Товариства з обмеженою відповідальністю "МАТРОЛЮКС", м.Дніпропетровськ

про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: представник ОСОБА_2 довіреність б/н від 15.09.15р.

Від Відповідача: представник ОСОБА_3, довіреність № б/н від 20.09.15р.

СУТЬ СПОРУ:

Компанія "СТУДІО ОСОБА_1" (STUDIO MODERNA SA) звернулась з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "МАТРОЛЮКС", в якому просить господарський суд:

зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю МАТРОЛЮКС, код ЄДРПОУ 33248760, що зареєстроване за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10, офіс 402, припинити порушення прав Позивача на зареєстровану торговельну марку Dormeo, зокрема, шляхом заборони використання схожих з цим знаком позначень Domio/Dommio (у всіх варіаціях), а також будь-яких інших словесних та комбінованих позначень, що тотожні або схожі до ступеня змішування з торговельною маркою Dormeo, в господарській діяльності всіма можливими способами, серед яких: маркування, рекламування та просування товарів, використання в діловій документації, доменних іменах, застосування в мережі Інтернет, тощо;

зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю МАТРОЛЮКС, код ЄДРПОУ 33248760, що зареєстроване за адресою: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10, офіс 402, вилучити з цивільного обороту всі товари та матеріали (в тому числі, але не виключно, упакування, етикетки, рекламні матеріали), на які нанесені (зображені) позначення Domio/Dommio (у всіх варіаціях);

зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю МАТРОЛЮКС, код ЄДРПОУ 33248760, що зареєстроване за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10, офіс 402, знищити всі товари та матеріали (в тому числі, але не виключно, упакування, етикетки, рекламні матеріали), на які нанесені (зображені) позначення Domio/Dommio (у всіх варіаціях);

стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю МАТРОЛЮКС, код ЄДРІІОУ 33248760, що зареєстроване за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10, офіс 402, на користь компанії СТУДІО ОСОБА_1 в особі представника ОСОБА_4 судовий збір за подання цієї позовної заяви (1827,00 грн.) та судовий збір за подання заяви про забезпечення позову (1827,00 грн.).

В обґрунтування позову Позивач посилається на те, що словесні та комбіновані позначення Domio та Dommio для товарів і послуг, які використовуються Відповідачем без отримання правової охорони в Україні, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками Позивача, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008 р., №1081055 від 25.05.2011р., №1234284 від 01.09.2014р., окрім цього вказані словесні та комбіновані позначення Відповідача є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари. Незаконним використанням позначень Domio/Dommio Відповідач порушує права Позивача на торговельну марку Dormeo, що на підставі Мадридського протоколу охороняється в Україні в формі словесного та комбінованого позначень для товарів і послуг 20, 22, 24, 25, 35 класів МКТП. Крім того, таким незаконним використанням Позивачу завдається шкода внаслідок посягання на дистинктивність (своєрідність) зареєстрованої торговельної марки Dormeo та на репутацію Позивача як товаровиробника. Відтак, незаконне використання Відповідачем спірних позначень Domio/Dommio має бути негайно припинене, а товари, упакування, рекламні матеріали, марковані цими позначеннями повинні бути вилучені з цивільного обороту та знищені.

В підтвердження обґрунтованості позовних вимог Позивач надав до позову:

витяг з Торгового реєстру кантону Тічіно (Швейцарія) з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою від 15.07.2015 р.;

документи, що підтверджують дію торговельної марки Dormeo та поширення міжнародних №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008р., №1081055 від 25.05.2011р., №1234284 від 01.09.2014 р. на території України - довідка ДП «Українського Інституту інтелектуальної власності (Укрпатент)» вих. №22998 від 30.07.2015р., довідка ДП «Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент)» вих. №22999 від 30.07.2015р., довідка ДП «Українського Інституту інтелектуальної власності (Укрпатент)» вих. №23000 від 30.07.2015р., довідка ДП «Українського інституту Інтелектуальної власності (Укрпатент)» вих. № 24803 від 10.08.2015 р.;

роздруківку з веб-сайту Позивача з інформацією про поширеність використання торговельної марки Dormeo;

докази використання торговельної марки Dormeo - зображення товарів та рекламних матеріалів, маркованих торговельного маркою Dormeo;

Доказ підтвердження правового статусу Відповідача - ТОВ «МАТРОЛЮКС» - онлайн-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 11.08.2015 р.;

роздруківка з веб-сайту Відповідача з інформацією про початок використання позначень Domio/Dommio;

роздруківка з веб-сайтів з інформацією про використання позначень Domio/Dommio на продукції, рекламних та промо-матеріалах;

роздруківки з вєб-сайтів з інформацією про використання позначень Domio/Dommio на продукції, рекламних та промо-матеріалах;

роздруківки з веб-сайтів з характеристикою товарів, маркованих позначеннями Domio/Dommio;

докази використання позначень Domio/Dommio - зображення продукції та рекламних та промо-матеріалів із використанням позначень Domio та Dommio;

докази подання Відповідачем заявки №m201510581 на комбінований знак для товарів і послуг Dommio: витяг зі звіту про надання патентно-інформаційний послуг філії «Українського центру інноватики та патентно-інформаційних послуг» ДП "Українського інституту інтелектуальної власності", роздруківка з сайту про інформацію про статус заяви;

порівняльні зображення позначень Domio/Dommio з використовуваними зображеннями торгівельної марки Dormeo;

довіреність представника Позивача.

17.09.2015р. представник Позивача подав клопотання про призначення судової експертизи (121-122 Т.1). Проведення експертизи Позивач пропонував доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133,м. Київ, бульвар Лесі України, 26, код ЄДПРОУ 33499693).

Також представник Позивача 17.09.2015р. надав клопотання про витребування доказів (а.с. 119-120 Т.1), а саме:

- інформацію про обсяг виготовленої продукції протягом 2014-2015 рр. в тому числі, але не виключно належним чином засвідчені копії обліку готової продукції, належним чином засвідчені копії приймально-здавальні накладні, відомості здавання продукції у складські приміщення, тощо;

- відомості бухгалтерського обліку Відповідача щодо обсягу виготовленої продукції за 2014-2015 рр., в тому числі, але не виключно витяг з бухгалтерського балансу Відповідача;

- належним чином засвідчені копії внутрішньої звітності щодо обсягів виготовленої у 2014-2015 рр. продукції;

- належним чином засвідчені копії укладених договорів між Відповідачем та його контрагентами щодо реалізації та просування на ринку продукції, маркованої позначеннями Domio/Dommio.

- належним чином засвідчені копії видаткових накладних щодо реалізації (в т.ч., але не виключно поставок) Відповідачем продукції, маркованої позначеннями Domio/Dommio.

В задоволенні даного клопотання про витребування доказів суд відмовив ухвалою суду від 29.09.2015 року.

Відповідач позов не визнав, у відзиві на позов (а.с.123-127) зазначив про те, що:

комерційне найменування "Dom Мio" Відповідач використовує в діяльності, пов'язаній із товарами для відпочинку та сну, у тому числі - для надання послуг демонстрування (рекламування) подібних товарів, їх продажу так пов'язаному з цим документообігу;

згідно з п.3 ст. 159 ГК України, у разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки. Стаття 16 Закону України "Про охорону прав па знаки для товарів і послуг» передбачає, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Наведене означає, що право Відповідача на торговельну марку за заявкою №m201510581 діє з моменту подання цієї заявки на видачу Свідоцтва України на знак для товарів і послуг;

за повідомленням Українського інституту промислової власності (Укрпатент), що відповідає за проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявок на об'єкти промислової власності, офіційно встановленою датою подання заявки m201510581 є 06 липня 2015 року. Разом з тим Закон жодним чином не заперечує право особи і на попереднє користування торговельною маркою і без подання заявки на її реєстрацію цією маркою. Також це право обумовлене у ст. 500 ЦК України "Право попереднього користувача на торговельну марку". Відповідно до наведеного, користування Відповідачем торговельною маркою, що на неї пізніше було подано заявку №m201510581 від 06.07.2015 р. є цілком правомірним;

таким чином, Відповідач має право на використання торговельної марки у вигляді комбінованого позначення з включенням словосполучення "Dom Мio", як з огляду на визначений ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" початок дії прав на торговельну марку від дати подання заявки на одержання свідоцтва про його реєстрацію, так і з урахуванням, визначеного ст. 500 ЦК України, права на безоплатне використання торговельної марки до дати подання заявки, або дати заявленого на марку пріоритету;

щодо тотожності комерційного найменування "Dom Мio" та комбінованого позначення за заявкою Відповідача №m201510581 від 06.07.2015р. із комбінованими та словесним знаками за міжнародними реєстраціями №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008 р., №1081055 від 25.05.2011р., №1234284 від 01.09.2014р., або схожими настільки, щоб їх можна було сплутати Відповідач зазначає наступне:

у пункті 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - "Правила"), зазначено, зокрема, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах; позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів";

також, незважаючи на те, що компанія "Студія ОСОБА_1" позиціонує себе як постачальник товарів для відпочинку під торгівельною маркою Dormeo, і повідомляє, що її виробництво знаходиться, зокрема, в Італії, відомостей про право названої компанії використовувати у цій країні знак "Dormeo" дослідженням не встановлено;

спеціаліст з інтелектуальної власності ОСОБА_5 проаналізувавши графічні, фонетичні і семантичні ознаки використовуваного Відповідачем словесного позначення "Dom Мio" і комбінованого позначення за заявкою №m201510581 від 06.07.2015р. у їх порівнянні із, належними Компанії "СТУДІО МОДРРНА СА", комбінованими та словесними знаками за міжнародними реєстраціями №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008 р., №1081055 від 25.05.2011 р., №1234284 від 01.09.2014 р., встановлено наступне:

- за візуальними ознаками, словесне позначення "Dom Мio" і комбіноване позначення за заявкою №m201510581 не є тотожними або схожими до ступеню змішування із словесним та комбінованими знаками за міжнародними реєстраціями №801078, №961513, №1081055, №1234284;

- за звучанням, словесне позначення "Dom Мio" і комбіноване позначення за заявкою №m201510581 не з тотожними або схожими до ступеню змішування із словесним та комбінованими знаками за міжнародними реєстраціями №801078, №961513, №1081055, №1234284;

- за смисловим змістом, словесне позначення "Dom Мio" і комбіноване позначення за заявкою №m201510581 не з тотожнимиабо схожими до ступеню змішування із словесним та комбінованими знаками за міжнародними реєстраціями №801078, №961513, №1081055, №1234284;

зважаючи на висновки аналізу семантичних, фонетичних і графічних ознак порівнюваних позначень, комбіноване позначення володіє виразного розрізняльного здатністю і під дію вказаної пункту 2 статті 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не підпадає. На основі ґрунтовного аналізу порівнюваних позначень і обставин із їх використанням, дослідник дійшов наступних висновків:

використовуване ТОВ "Матролюкс" словесне позначення "Dom Мio" має правовий статус комерційного найменування, а позначення за заявкою №m201510581 від 06.07.2015р. має статус торговельної марки;

словесне позначення "Dom Мio" і комбіноване позначення за заявкою №m201510581 від 06.07.2015р. не є тотожнимиіз словесним та комбінованими знаками за міжнародними реєстраціями №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008р., №1081055 від 25.05.2011 р., №1234284 від 01.09.2014 р., або схожими настільки, щоб їх можна було сплутати.

наявних фактів використання ТОВ "Матролюкс" у господарському обігу позначень, які

тотожні або схожі до ступеню змішування із словесним та комбінованими знаками за міжнародними реєстраціями №801078, №961513, №1081055, №1234284, не встановлено;

використання ГОВ "Матролюкс" позначення за заявкою №m201510581 від 06.07.2015 р. порушенням прав Компанії "СТУДІО ОСОБА_1" не являється.

До відзиву Відповідач додав (а.с. 123-218 Т.1):

- копію свідоцтва про державну реєстрацію Відповідача;

- висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності на тотожність і схожість від 14.09.2015 року.

Під час судового засідання Відповідач подав вдруге відзив на позов (а.с. 228-237 Т.1), в якому вказує на те, що позовні вимоги Позивача є необґрунтованими. Так, додані Позивачем до позовної заяви роздруківки інтернет-сторінок з веб-сайтів, які, начебто, належать Відповідачеві, не можна вважати доказами по даній справі з огляду на їх недопустимість, в розумінні ст. 34 ГПК України. Відповідач не розміщував та не розміщує будь-яких інформаційних матеріалів на сайтах http://www.matroluxe.com; http://www.matroluxe.name; http://www.matroluxe.net.ua; http://www.matroluxe.net; http://www.matroluxe.ck.ua; http://www.matroluxe.org.ua. Будь-яких інших письмових доказів на підтвердження того, що саме Відповідач рекламував чи здійснював реалізацію продукції власного виготовлення маркованої Торгівельними марками Позивача, матеріали справи не містять. Також Відповідач у відзиві на позов зазначив про визначення схожості зображень знака для товарів і послуг та позначення; про дослідження графічних (візуальних) ознак, дослідження звукових (фонетичних) ознак; про дослідження сематичних ознак.

29.09.2015року Відповідач подав клопотання про часткове скасування заходів забезпечення позову (а.с.241-242 Т.1). ухвалою суду від 29.09.2015року в замовленні цієї заяви відмовлено (а.с.11-12. т.2).

Проведення експертизи Відповідач пропонував доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

Під час судового засідання Позивач подав клопотання про долучення доказів (а.с. 243-259 Т.1), а саме:

-нотаріально засвідчений переклад з англійської на українську мову англомовної частини довідки ДП Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент) вих. № 22998 від 30.07.2015 р., витягу з міжнародного реєстру (ROMARIN) торговельної марки №1081055 від 25.05.2011р.;

-нотаріально засвідчений переклад з англійської на українську мову англомовної частини довідки ДП Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент) вих. № 22999 від 30.07.2015р., витягу з міжнародного реєстру (ROMARIN) торговельної марки №1234284 від 01.09.2014 р.

-нотаріально засвідчений переклад з англійської на українську мову англомовної частини довідки ДП Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент) вих. № 22300 від 30.07.2015 р., витягу з міжнародного реєстру (ROMARIN) торговельної марки №801078 від 20.11.2002р.;

- нотаріально засвідчений переклад з англійської на українську мову англомовної частини довідки Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент) вих. № 24803 від 10.08.2015 р., витягу з міжнародного реєстру (ROMARIN) торговельної марки №961513 від 19.03.2008 р.

29.09.15р. Позивач подав пояснення щодо відзиву Відповідача (а.с. 1-7 Т.2), в якому вказує про те, що у відзиві на позов та доданих до нього документах Відповідач навмисне підміняє поняття, називаючи використовуване ним позначення "Dommio" двома окремими словами "Dom" та " Мio", при цьому про спірне позначення "Dommio" не згадується взагалі. Також, кваліфікуючі ознаки схожості, спірні позначення Відповідача Domio/Dommio (а також всі їх варіації) як в словесній, так і в комбінованій формі є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою Позивача Dormeo (в словесній та комбінованій формах), при цьому вказані спірні позначення Відповідача асоціюють з торговельною маркою Позивача Dormeo в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Позивач не погоджується з позицією Відповідача щодо відсутності з його сторони фактів порушення прав Позивача на зареєстровану в Україні торгівельну марку Dormeo, оскільки вказані позначення Відповідача "Domio" та "Dommio" є схожими до ступеня змішування з торговельною маркою Позивача Dormeo, що на підставі Мадридського протоколу охороняється в Україні в формі словесного та комбінованого позначень для товарів і послуг 20, 22, 24, 25, 35 класів МКТП. Також, Позивач вказує на те, що доданий до відзиву Відповідача висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності та тотожність і схожість від 14.09.2015 року, не відповідає вимогам ст.ст. 41, 42 ГПК України та не може бути прийнятий судом як належний та допустимий доказ, оскільки не є об'єктивним висновком фахівця в сфері інтелектуальної власності, натомість є упередженою позицією Відповідача по справі. До того ж, відомості, викладені в даному висновку, не відповідають обставинам справи та спрямовані на викривлення фактів та введення суду в оману.

Під час судового розгляду справи судом встановлено наступне.

Компанія "СТУДІО ОСОБА_1" (STUDIO MODERNA SA) є юридичною особою, що зареєстрована і діє відповідно до законодавства кантону Тічіно, Швейцарія.

Позивачу належить торгівельна марка Dormeo, правова охорона якій надана в Україні в 20, 24, 25, 35 класах МКТП відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008р., №1081055 від 25.05.2011р., що поширюється на Україну згідно з Мадридським протоколом, до того ж торгівельна марка Dormeo заявлена до охорони в 20, 22, 24, 35 класах МКТП за міжнародною реєстрацією №1234284 від 01.09.2014р., яка також поширюється на Україну за Мадридським протоколом.

За обставинами справи Товариство з обмеженою відповідальністю МАТРОЛЮКС виготовляє, розповсюджує та просуває на українському ринку матраци під брендом "Dommio" (Домміо). Факт використання спірного позначення "Dommio" (Домміо) у своїй господарській діяльності Відповідач не заперечує, але вважає, що права Позивача щодо його зареєстрованої торговельної марки Dormeo не порушені, оскільки позначення Dormeo та "Dommio" не є схожими.

Крім того, Позивач стверджує, що на веб-сайтах контрагентів Відповідача також розміщені рекламні матеріали та пропозиції до продажу матраців з використанням позначень "Domio" та "Dommio", зокрема, на: "mirmatrasov.com" (компанія "Мир Матрасов"), "ontho.com.ua" (компанія "Мартасний рай"), "wo-shop.org.ua" (онлайн-магазин "Во!"), "Matrasoff.com" (онлайн-магазин "Matrasoff.com"), "bigshop-uman.com.ua" (онлай-магазин "The big shop"), онлайн-магазин "Matras-shop" ("matras-shop.com.ua") та інше. Відповідно до інформації, розміщеної на веб-сайтах Відповідача та його контрагентів позначенням "Domio" та "Dommio" надано наступного змісту: "Новая коллекция беспружинных тонких сворачиваемых матрасов от компании Матролюкс, ролл-топеры Domio (Доммио)".

Відповідач заперечує проти твердження Позивача про використання у своїй господарській діяльності спірного позначення "Domio" (Доміо), вважає це недоведеним.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.15р. зупинено провадження по справі та призначено судову експертизу, проведення якої було доручено за пропозицією Позивача - експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. За вирішення експертам було поставлено наступні запитання:

- Чи є словесне та комбіноване позначення Dommio (), яке за матеріалами справи використовується Товариством з обмеженою відповідальністю МАТРОЛЮКС у господарській діяльності, схожим настільки, що його можна сплутати з одним або з декількома з позначеннями, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008 р., №1081055 від 25.05.2011р., №1234284 від 01.09.2014 р.?

- Чи є словесне та комбіноване позначення Domio (), яке за матеріалами справи використовується у цивільному (господарському) обороті в Україні, схожим настільки, що його можна сплутати з одним або з декількома з позначеннями, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008 р., №1081055 від 25.05.2011р., №1234284 від 01.09.2014 р.?

- Чи є товари та послуги, для яких за матеріалами справи використовуються словесні та комбіновані позначення Domio, Dommio (/) зокрема, але не виключно, під час виробництва, продажу, маркування та рекламування матраців, спорідненими з товарами та послугами, для яких Позивачем зареєстровано знаки для товарів і послуг відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008р., №1081055 від 25.05.2011р., №1234284 від 01.09.2014 р.?

Супровідним листом від 19.04.16р. справу повернуто від експертної установи до господарського суду Дніпропетровської області із відповідним експертним висновком (а.с. 65 Т.2).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.04.16р. поновлено провадження у справі №904/7267/15.

Згідно з висновком судового експерта №241/15, складеним 18.03.2016 року:

1. Товари, для яких за матеріалами справи використовуються словесні та комбіновані позначення Domio, Dommio () під час виробництва, продажу, маркування матраців, є спорідненими з товарами 20-го та 24-го класів МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №961513 від 19.03.2008р., №1082055 від 25.05.2011р., №1234284 від 01.09.2014р.

2. Словесне та комбіноване позначення Dommio ( ), яке за матеріалами справи використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "МАТРОЛЮКС" у господарській діяльності, не є схожим настільки, що його можна сплутати з позначеннями, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій торгівельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008р., №1082055 від 25.05.2011р., № 1234284 від 01.09.2014р.

3. Словесне та комбіноване позначення Domio (), яке за матеріалами справи використовується у господарській діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю "МАТРОЛЮКС", є схожим настільки, що його можна сплутати з позначеннями, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій торгівельних марок №961513 від 19.03.2008р., №1082055 від 25.05.2011р., № 1234284 від 01.09.2014р.

18.05.16р. представник Позивача подав пояснення щодо висновку експерта №241/15 за результатами судової експертизи (а.с. 76-81 Т.2), в яких вказує про те, що висновок експерта щодо поставлених судом першого та третього питання є вірним. Щодо другого питання Позивач зазначає, що воно є помилковим.

До пояснень Позивач подав (а.с. 82-114 Т.2):

копію висновку №503 експортного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 23.03.2016р.;

копію титульної, 1-ї та 15-ї сторінок підручника з Української мови для 2-го класу.

18.05.16р. представник Позивача подав клопотання про виклик експерта (а.с. 115-118 Т,2), в якому просить суд викликати в судове засідання експерта ОСОБА_6 з метою надання відповіді на наступні питання:

Яким чином могло б вплинути на висновки експерта порівняння з торговельними марками Позивача позначення Dommio () як одного слова із власним смисловим навантаженням?

Чи досліджувалося експертом сематичне (смислове) значення позначення Dormeo/Dommio в переказі з латині? Якщо ні, то чому?

На підставі якого джерела експерт дійшов висновку, що сематичне (смислове) значення позначення Dommio є "мій дім"?

Чому експерт не проаналізував зв'язок між позначеннями Відповідача та , які використовуються ним паралельно, та відповідно, яким чином ці позначення можуть разом впливати на спільне сприйняття споживачами?

Чи існує можливість сприйняття споживачами позначень та , як серії знаків для товарів одного й того ж виробника? якщо так, то чи може виникнути у споживача думка, що позначення позначень та мають відношення до Позивача як товаровиробника?

31.05.2016р. Позивач подав додаткові пояснення (а.с. 131-133 Т.2), в яких вказує про те, що доводи Відповідача не є обґрунтованими та такими, що суперечать фактичним обставинам справи.

31.05.16р. Відповідач подав клопотання про продовження розгляду справи на 15 днів.

Ухвалою господарського суду від 31.05.2016 р. продовжено строк розгляду справи до 16.06.2016 р.

31.05.2016р. на адресу суду повернувся конверт від Об'єднання підприємств в галузі телекомунікацій, інформації та інтернет "Український мереживий інформаційний центр" (01025, м. Київ, вул. Володимирська, 10) з посиланням поштової установи "не значиться".

06.06.2016р. до справи надійшли питання Відповідача для судового експерта за висновком № 241/15 (а.с. 158 Т.2).

07.06.2016р. представник Позивача подав до справи додаткові пояснення щодо підтвердження використання Відповідачем у своїй господарській діяльності словесного позначення Domio і комбінованого позначення та пояснення щодо спростування відсутності відношення Відповідача до веб-сайтів, зазначених в позовній заяві (а.с. 159-161 Т.2).

До додаткових пояснень Позивач подав (а.с. 162-179 Т.2):

- супровідні документи покупки матрацу «Domio»;

- роздруківка з веб-сайту «matro-roll.ua»;

- роздруківка з веб-сайту «domіо.uа»;

- роздруківка з пошукової системи «Googl»;

- роздруківка з веб-сайту «matroluxe.соm»;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- роздруківка з веб-сайту «matroluxe.соm».

10.06.2016 року від науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшли письмові пояснення судового експерта ОСОБА_6 по висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №241/15 у господарській справі №904/7267/15 від 12.02.2016р. на питання, які поставлені в ухвалі суду від 18.05.2016р. (а.с. 200-210, 211-214 Т.2).

13.06.16р. Позивач подав клопотання про призначення повторної судової експертизи (а.с. 216-217 Т.2), на вирішення якої поставити наступне запитання:

чи є словесне та комбіноване позначення Dommio (), яке за матеріалами справи використовується Товариством з обмеженою відповідальністю Матролюкс у господарській діяльності, схожим настільки, що його можна сплутати з одним або з декількома позначеннями, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008р., №1081055 від 25.05.2011р. та №1234284 від 01.09.2014р. ?

Під час судового засідання представник Відповідача подав клопотання про призначення повторної експертизи (а.с. 218-223 Т.2), на вирішення експерту поставити наступне питання:

чи є словесне та комбіноване позначення Domio , яке за матеріальними справи використовується у цивільному (господарському) обороті в Україні, схожим настільки, що його можна сплутати з одним або з декількома з позначень, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій торгівельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008р., №1081055 від 25.05.2011р., № 1234284 від 01.09.2014р.?

Проведення повторної судової експертизи доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м.Київ, вул.Смоленська, буд. 6).

Судові засідання 08.06.2016 року та 13.06.2016 року відбувалися в режимі відеоконференції у відповідності до вимог ст. 741 ГПК України за участю судового експерта ОСОБА_6 науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Так, під час судового засідання 13.06.2016 року за участю експерта ОСОБА_6 останній за запитання представника Відповідача-2 щодо кількості складів у слові "Domio" відповів про наявність двох складів. В даному випадку суд погоджується з представником Відповідача-2 і вважає, що дане твердження експерта, яке міститься також в описовій частині і є необхідною складовою експертних досліджень (а.с.55 т.2), не ґрунтується на загальновідомих правилах фонетики, що викликає сумніви в правильності висновків цього експерта в цілому, який надав протилежні оцінки схожім позначенням у справі, що оспорюються сторонами: Domio та Dommio.

Частиною четвертою ст. 42 ГПК України передбачено, що при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Відповідно до пункту 15.2 Пленуму постанови Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою. Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта ... викликає сумнів у його правильності... . Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

У зв'язку з цим суд вбачає підстави для задоволення клопотань представників сторін щодо призначення повторної судової експертизи.

Сторонами надані пропозиції щодо експертної установи. З метою балансу інтересів сторін суд вирішив доручити проведення повторної експертизи в іншій експертній установі за пропозицією Відповідача, оскільки первісна експертиза проведена в експертній установі, яку запропонував Позивач. Оскільки проведення повторної експертизи ініційовано з обох сторін, витрати на її проведення суд покладає на сторін порівну з подальшим розподіленням судових витрат за результатами вирішення спору.

В силу пункту 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі за клопотанням сторони або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За вказаних обставин провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст. 41, ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі повторну судову експертизу, на вирішення якої поставити наступні запитання:

- Чи є словесне та комбіноване позначення Dommio (), яке за матеріалами справи використовується Товариством з обмеженою відповідальністю МАТРОЛЮКС у господарській діяльності, схожим настільки, що його можна сплутати з одним або з декількома з позначеннями, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008 р., №1081055 від 25.05.2011р., №1234284 від 01.09.2014 р.?

- Чи є словесне та комбіноване позначення Domio (), яке за матеріалами справи використовується у цивільному (господарському) обороті в Україні, схожим настільки, що його можна сплутати з одним або з декількома з позначеннями, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008 р., №1081055 від 25.05.2011р., №1234284 від 01.09.2014 р.?

2. Доручити проведення зазначеної експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов'язати Компанію "СТУДІО ОСОБА_1" (STUDIO MODERNA SA) та Товариство з обмеженою відповідальністю "МАТРОЛЮКС" порівну оплатити вартість експертних досліджень у визначені експертною установою строки та розмірах.

5. Зупинити провадження у справі до завершення експертних досліджень.

6. Матеріали справи №904/7267/15 направити на адресу експертної установи.

7. Зобов'язати Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України після закінчення експертних досліджень повернути господарському суду Дніпропетровської області матеріали даної справи разом із висновком експертизи, копію висновку направити сторонам.

Суддя ОСОБА_7