Рішення № 57537940, 28.04.2016, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2016Справа №910/15833/15

За позовом Компанії ASOS plc (м. Лондон, Великобританія)

до 1) Компанії Anson`s Herrenhaus KG (м. Дюссельдорф, Німеччина)

2) Державної служби інтелектуальної власності України (м. Київ, Україна)

про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача - Смелік В.Б.;

від відповідача-1 - Войков А.П.;

від відповідача-2 - Костенко К.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Компанія ASOS plc (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії Anson`s Herrenhaus KG (далі-відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-2) про :

- дострокове припинення дії свідоцтва України № 56128 на знак для товарів та послуг «ANSON'S»;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг про припинення дії свідоцтва України № 56128 від 15.11.2005 повністю та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем-1 не використовується торговельна марка «ANSON'S» за свідоцтвом України № 56128.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 24.12.2015 за участю представників сторін.

Разом із позовної заявою, Компанія ASOS plc подала заяву про вжиття заходів забезпечення позову, в якій просила суд:

- заборонити Державній службі інтелектуальної власності України проводити дії щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо свідоцтва № 56128, власником якого є Компанія Anson`s Herrenhaus KG, а саме: стосовно передачі третім особам повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56128 (зміни особи власника свідоцтва на знак для товарів та послуг), щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56128 за заявою власника повністю або частково до набрання рішення Господарського суду міста Києва у даній справі;

- заборонити Компанії Anson`s Herrenhaus KG передавати повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56128, а також відмовлятися повністю або частково від свідоцтва України № 56128 на знак для товарів і послуг до набрання рішенням господарського суду міста Києва у даній справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2015 до вирішення спору у справі № 910/15833/15 по суті вжито заходи до забезпечення позову шляхом: 1) заборони Державній службі інтелектуальної власності України проводити дії щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо свідоцтва № 56128, власником якого є Anson`s Herrenhaus KG, а саме: стосовно передачі третім особам повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56128 (зміни особи власника свідоцтва на знак для товарів та послуг), щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56128 за заявою власника повністю або частково до набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили; 2) заборони Компанії Anson`s Herrenhaus KG передавати повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56128, а також відмовлятися повністю або частково від свідоцтва України № 56128 на знак для товарів і послуг до набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили.

У судовому засіданні 24.12.2015 представник відповідача-2 надав відзив на позов, в якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог на підставі того, що позивачем не доведено факт порушеного охоронюваного законом інтересу, як підставу звернення до суду, оскільки позивач не надав до суду докази, які свідчать про перешкоду у реєстрації знака позивача.

Розгляд справи відкладався на 25.01.2016 у порядку ст. 77 ГПК України за письмовим клопотанням представника позивача.

22.01.2016 через загальний відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи для надання сторонам часу провести переговорний процес про укладення мирової угоди.

25.01.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання, у якому просить суд відкласти розгляд справи для надання сторонам можливості врегулювати спір мирним шляхом.

У судовому засіданні 25.01.2016 було задоволено клопотання представників сторін про відкладення розгляду справи для надання сторонам можливості врегулювати спір мирним шляхом та оголошено перерву у судовому засіданні до 18.02.2016.

17.02.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-1 подав клопотання, у якому просить суд продовжити строк розгляду спору на п'ятнадцять днів та відкласти розгляд справи для надання сторонам можливості врегулювати спір мирним шляхом.

18.02.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання, у якому також просить суд продовжити строк розгляду спору на п'ятнадцять днів та відкласти розгляд справи для надання сторонам можливості врегулювати спір мирним шляхом.

У судовому засіданні 18.02.2016 оголошувалась перерва до 10.03.2016 на підставі ст. 77 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2016 продовжено строк вирішення спору на п'ятнадцять днів.

10.03.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання про відкладення розгляду справи, відповідно до якого з метою врегулювання спору шляхом укладення мирової угоди, просить суд відкласти розгляд даної справи на іншу дату.

У судовому засіданні 10.03.2016 оголошувалась перерва до 04.04.2016.

У судовому засіданні 04.04.2016 представник відповідача-2 надав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що на ім'я відповідача-1 зареєстровано домен < ansons.ua >, при відкритті сторінки веб-сайту www.аnsons.uа здійснюється переадресація на основний веб-сайт Компанії Anson`s Herrenhaus KG www.аnsons.de, на якому розміщена інформація про компанію та продукцію, що нею виробляється, при цьому, є можливість он-лайн замовлення товару, що свідчить про використання спірного позначення в мережі інтернет.

У судовому засіданні 04.04.2016 оголошувалась перерва до 21.04.2016.

У судовому засіданні 21.04.2016 представник відповідача-1 надав доповнення до відзиву на позовну заяву, в яких зазначає, що торговельна марка «Аnsons» за свідоцтвом України № 56128 застосовується відповідачем-1 під час пропонування та надання послуг 35 класу МКТП, для яких знак зареєстровано в мережі Інтернет, що повністю відповідає способам використання знака, встановленим чинним законодавством України, зокрема ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

У судовому засіданні 21.04.2016 оголошувалась перерва до 28.04.2016.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги та надав письмові пояснення, відповідно до яких сайт, розташований за адресою ansons.ua не містить жодної інформації, пов'язаної із наданням чи пропонуванням послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг № 56128 від 15.11.2005 та не використовується для надання таких послуг.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 заперечили проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 28.04.2016 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Компанія Anson`s Herrenhaus KG є власником свідоцтва України № 56128 на знак для товарів і послуг «Аnson's», для товарів 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), на підставі заявки № 20030910107 від 23.09.2003:

Кл. 35: Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, а саме одягу, головних уборів і взуття, що дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що знак для товарів і послуг «Аnson's» для товарів 35 класу МКТП за свідоцтвом України № 56128 не використовуються в Україні, що дає підстави для дострокового припинення його дії.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Частиною 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі, дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Отже, дострокове припинення дії свідоцтва України № 56128 на знак для товарів та послуг «Аnson's» щодо товарів 35 класу МКТП можливе за умови, якщо відповідачем-1 не буде доведено фактичну наявність на ринку України товарів щодо 35 класу МКТП, маркованих торговою маркою «Аnson's»; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку щодо товарів 35 класу за МКТП; наявність поважних причин такого невикористання.

При цьому, поважними причинами такого невикористання, можуть бути: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

З огляду на наведене, для правильного вирішення даного судового спору істотне значення мають фактичні обставини, пов'язані як з існуванням на ринку України товару 35 класу МКТП, зазначеного у свідоцтві України № 56128, так і з використанням такого товару «Аnson's» (безпосередньо або під його контролем).

Відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Згідно пункту 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв, до реєстру вносяться відомості, зокрема, щодо видачі ліцензій на використання знака.

Так, з листа Державної служби інтелектуальної власності України № 1-8/9022 від 11.11.2015 вбачається, що станом на 09.11.2015, документи щодо передачі прав власності та видачі ліцензії на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56128 на розгляд Державної служби інтелектуальної власності України не надходили.

Таким чином, відсутні будь-які відомості щодо використання торговельної марки за свідоцтвом України № 56128 в Україні іншими особами під контролем відповідача-1.

Також, Дочірнім підприємством "Моніторинг ЗМІ України" у листі № 28 від 11.12.2015 повідомлено, що згідно з даними проведеного моніторингу на телебаченні, радіо та у друкованих засобах масової інформації в період з 15.11.2008 і до моменту надання довідки, товари під торговельними марками «Аnson's»/ «Ансонс»/ «Енсон'с»/ «Енсонс» для категорій: розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, а саме одягу, головних уборів і взуття, що дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі - не рекламувались.

Крім того, з матеріалів також вбачається, що позивачем направлявся адвокатський запит від 15.07.2015 № 15/07-2015-1 до Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Маркетингу», яка листом надала відповідь, повідомивши що Компанія Anson`s Herrenhaus KG не є членом ВГО «Українська Асоціація Маркетингу», випадки надання послуг членами ВГО «Українська Асоціація Маркетингу» у сфері маркетингу, мерчандайзингу, у тому числі послуги з розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, а саме одягу, головних уборів і взуття, що дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі з використанням знаку для товарів та послуг «Аnson's», («Ансон'с», «Ансонс», «Енсон'с»), Всеукраїнській громадській організації «Українська Асоціація Маркетингу» невідомі.

Отже, з урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що в Україні протягом останніх трьох років відповідачем-1 не використовувалася торговельна марка «Аnson's» за свідоцтвом України № 56128 для товарів 35 класу МКТП, а також не здійснювались дії, які визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Пунктом 71 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Так, на підтвердження факту використання торговельної марки «Аnson's» за свідоцтвом України № 56128 для товарів 35 класу МКТП, відповідачем-1 надано роздруківки з Інтернет-сторінок, щодо використання спірного позначення в мережі Інтернет.

Як стверджує відповідач-1, за останнім зареєстровано домен <ansons.ua>, тож при відкритті сторінки веб-сайту www.аnsons.uа здійснюється переадресація на основний веб-сайт Компанії Anson`s Herrenhaus KG www.аnsons.de, на якому розміщена інформація про саму компанію та продукцію, яка компанією виробляється, є можливість он-лайн замовлення товару, що, на думку відповідача, свідчить про використання спірного позначення в мережі інтернет.

Проте, суд не погоджується з таким твердженням відповідача-1, з огляду на наступне.

Так, статтею 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» чітко визначені підставі припинення дії свідоцтва, зокрема в частині 4 відповідної статті зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Судом здійснено вихід в мережу Інтернет з метою дослідження веб-сайту www.аnsons.uа, з приводу чого суд зазначає, що при відкритті веб-сайту www.аnsons.uа, здійснюється переадресація на основний веб-сайт Компанії Anson`s Herrenhaus KG www.аnsons.de, на якому розміщена інформація про компанію та продукцію, яка компанією виробляється, також є можливість он-лайн замовлення товару, проте зі списку країн, в які здійснюється доставка замовленого товару, відсутня країна - Україна, тобто з веб-сайту Компанії Anson`s Herrenhaus KG www.аnsons.de особа (споживач) не має можливості замовити одяг в Україну (скріншот в матеріалах справи).

Отже, відповідачем-1 не подано належних доказів на підтвердження факту використання торговельної марки «Аnson's» за свідоцтвом України № 56128 для товарів 35 класу МКТП саме на території України протягом останніх трьох років, як і не надано відомостей щодо поважних причин їх невикористання.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно ч. 1 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на те, що відповідач-1, як власник свідоцтва України № 56128 на знак для товарів та послуг «Аnson's», не надав суду належних доказів використання такого знаку щодо товарів 35 класу МКТП, обов'язок доведення якого лежить на останньому, суд приходить до висновку про невикористання відповідачем-1 знаку для товарів та послуг «Аnson's» за свідоцтвом України № 56128 на території України щодо товарів 35 класу МКТП протягом трьох років до моменту подачі позову, а тому позовні вимоги позивача визнаються обґрунтованими, відповідно підлягають задоволенню.

Також, суд відзначає, що відповідно до абзацу 2 п. 69 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», за змістом статті 49 ГПК, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Отже, судові витрати по сплаті судового збору відповідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на Компанію Anson`s Herrenhaus KG.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позовну заяву Компанії ASOS plc задовольнити.

2. Достроково повністю припинити дію свідоцтва України № 56128 на знак для товарів і послуг «ANSON'S» для товарів 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового повного припинення дії свідоцтва України № 56128 на знак для товарів і послуг «ANSON'S» щодо товарів 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Компанії Anson`s Herrenhaus KG (Berliner Allee, 2, 40212, Dьsseldorf, Deutschland) на користь Компанії ASOS plc (Second Floor, Greater London House, Hampstead Road London, NW1 7FB, UK) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. 00 коп. - судового збору.

5. Скасувати заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2015 у справі № 910/15833/15.

6. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 04.05.2016.

Суддя Бондарчук В.В.