Рішення № 52140957, 06.10.2015, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2015Справа №910/5945/15-г

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР"

До 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДКОММЕРЦ"

2. Державної служби інтелектуальної власності України

Про визнання недійсними договорів передачі прав на знак для товарів і

послуг

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники:

від позивача Огневюк Я.В. - представник (дов. № б/н від 12.01.2015 р.)

Нікулеско Д.С. - представник (дов. № б/н від 12.01.2015 р.)

від відповідача 1 Лобок В.М. - представник (дов. № б/н від 01.10.2015 р.)

від відповідача 2 не з'явився

за участю представника

Lorley Investment Limited Минаєв Д.Д. - представник (дов. № б/н від 15.04.2015 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдкоммерц" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними договорів передачі прав на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує таким. Позивачу стало відомо, що належні йому торговельні марки за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 перейшли у власність іншої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДКОММЕРЦ". Позивач стверджує, що не укладав із жодною особою, в тому числі і з Відповідачем-1, договорів про передачу прав власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755. Більше того, передання прав на вказані знаки, які є однойменними із назвою позивача "АМСТОР" та подальше їх використання іншими особами вводитиме споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Незаконна передача прав на Торговельні марки порушує права Позивача на них та сприяє введенню споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги. В зв'язку з цим, договори про передачу прав на Торговельні марки мають бути визнані недійсними, а самі Торговельні марки повинні бути повернуті їх законному власнику - Позивачу, шляхом внесення Державною службою інтелектуальної власності України (надалі також - Відповідач-2) відповідних змін до державного реєстру "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг".

За таких обставин, позивач і просить суд:

- Визнати недійсними договори про передачу прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДКОММЕРЦ", що зареєстровані в Державній службі інтелектуальної власності під №№ 17638, 17639, 17640;

- Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг і здійснити публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність", у відповідності до яких, власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 37689, 189754, 189755 зазначити Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.03.2015 р. порушено провадження у справі №910/5945/15-г та призначено справу до розгляду на 06.04.2015 р.

16.03.2014р. відділом діловодства суду від позивача одержано також заяву про забезпечення позову, яка обґрунтована необхідністю вжиття у даній справі заходів до забезпечення позову з метою запобігання ускладненню виконання рішення суду наступним шляхом:

- До набрання рішення суду в даній справі законної сили заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДКОММЕРЦ" здійснювати дії щодо відчуження та розпорядження свідоцтвами України №№ 37689, 189754 та 189755, а саме: відмовлятись повністю чи частково, відчужувати або іншим способом передавати третім особам повністю або частково майнові права, видавати дозволи (ліцензії) або заключати ліцензійні чи інші договори щодо використання знаків для товарів і послуг стосовно всіх або частини товарів; подавати документи про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно зміни власника свідоцтв України №№ 37689, 189754 та 189755, повної або часткової відмови від цих свідоцтв, передання прав на їх використання іншим особам;

- До набрання рішенням суду в даній справі законної сили заборонити Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати державну реєстрацію, здійснювати публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей, що стосуються знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754 та 189755, а саме відомостей щодо: повного або часткового передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та зміни особи власника свідоцтва, відмови повністю або частково від свідоцтва, передання прав на використання даними знаками іншим особам.

Суд, розглянувши заяву про забезпечення позову прийшов до висновку, що вона підлягає задоволенню, у зв'язку з чим ухвалою суду від 19.03.2015 р. у справі № 910/5945/15-г вжито заходи до забезпечення позову а саме:

- До набрання рішення суду в даній справі законної сили заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДКОММЕРЦ" (87500, Донецька обл., місто Маріуполь, вул. Георгіївська, будинок 30А, кабінет 2-5, код ЄДРПОУ - 39451091) здійснювати дії щодо відчуження та розпорядження свідоцтвами України №№ 37689, 189754 та 189755, а саме: відмовлятись повністю чи частково, відчужувати або іншим способом передавати третім особам повністю або частково майнові права, видавати дозволи (ліцензії) або заключати ліцензійні чи інші договори щодо використання знаків для товарів і послуг стосовно всіх або частини товарів; подавати документи про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно зміни власника свідоцтв України №№ 37689, 189754 та 189755, повної або часткової відмови від цих свідоцтв, передання прав на їх використання іншим особам.

- До набрання рішенням суду в даній справі законної сили заборонено Державній службі інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45, код ЄДРПОУ 37552556) здійснювати державну реєстрацію, здійснювати публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості, що стосуються знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754 та 189755, а саме відомостей щодо: повного або часткового передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та зміни особи власника свідоцтва, відмови повністю або частково від свідоцтва, передання прав на використання даними знаками іншим особам.

26.03.2015 р. відділом діловодства суду отримано від позивача уточнену позовну заяву, відповідно до якої позивач уточнює реквізити оспорюваних договорів та просить суд визнати недійсними договори від 15.12.2014 р. № 53 про передачу прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 37689, від 15.12.2014 р. № 54 про передачу прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189754, від 15.12.2014 р. № 55 про передачу прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189755.

За таких обставин, суд здійснює розгляд даної справи з урахуванням вказаних уточнень.

У судове засідання 06.04.2015 р. представник відповідача 1 не з'явився, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У даному судовому засіданні представник відповідача 2 подав суду відзив на позов із викладеною позицією по суті спору.

У зв'язку з нез'явленням в судове засідання представника відповідача 1, невиконанням вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, суд, відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 14.04.2015 р., про що виніс відповідну ухвалу.

14.04.2015 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 1 відзив на позов та клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Дане клопотання задоволено, у зв'язку з чим суд здійснює фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу в порядку ст. 81-1 ГПК України.

У судовому засіданні 14.04.2015 р. представник відповідача 1 усно заявив клопотання про витребування у позивача оригіналу статуту позивача, чинного на час розгляду справи.

Розглянувши дане клопотання у судовому засіданні 14.04.2015 р., суд дійшов висновку про доцільність задоволення даного клопотання та витребування у позивача оригіналу статуту, чинного станом на час розгляду справи в порядку ст. 38 ГПК України.

За таких обставин, у зв'язку з необхідністю витребування доказів, суд відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 16.04.2015 р., про що виніс відповідну ухвалу.

У судове засідання 16.04.2015 р. представник відповідача 1 не з'явився, про поважність причин неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Натомість 16.04.2015 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 1 клопотання про відкладення розгляду справи з підстав неможливості забезпечення явки представника у судове засідання з причин участі в іншому судовому засіданні.

Розглянувши вказане клопотання у судовому засіданні 16.04.2015 р., враховуючи доводи та заперечення присутніх учасників судового процесу, суд зазначає таке.

Нормами чинного законодавства України не обмежено коло осіб, які можуть представляти особу в судовому процесі, тому неможливість одного з представників відповідача 1 бути присутнім у судовому засіданні не перешкоджає реалізації права учасника судового процесу на участь у судовому засіданні його іншого представника. Відповідач 1 мав можливість скористатись правилами ст. 28 Господарського процесуального кодексу України та ст. 244 Цивільного кодексу України. Тим більше, відповідач 1 не обґрунтував та не додав на підтвердження відповідних доказів неможливості представника відповідача 1 (представника за довіреністю, керівника відповідача 1) бути присутнім в судовому засіданні 16.04.2015 р.

За таких обставин, в задоволенні зазначеного клопотання відмовлено.

В свою чергу у даному судовому засіданні представник позивача подав суду для долучення до матеріалів справи витребувані ухвалою від 14.04.2015 р. документи, а саме належним чином засвідчену копію статуту позивача, нотаріально засвідчену копію якого було оглянуто судом.

Разом з тим, у зв'язку з нез'явленням в судове засідання представника відповідача 1, суд, відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 24.04.2015 р., про що виніс відповідну ухвалу.

17.04.2015 р. відділом діловодства суду отримано від позивача клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого позивач просить суд призначити у даній справі судову експертизу через необхідність у застосуванні у справі спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності та ставить власну редакцію питання на експертизу.

В свою чергу, 22.04.2015 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 2 клопотання (питання на судову експертизу), згідно з яким відповідач 2 підтримує необхідність призначення у справі судової експертизи та надає власну редакцію питань.

24.04.2015 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 1 два клопотання про витребування доказів, відповідно до яких відповідач 1 просить суд: 1) витребувати у позивача оригінал для огляду та завірену копію протоколу Загальних зборів позивача від 11.04.2014 р. № 8, відповідно до якого вбачається прийняття рішення про надання повноважень виконавчого органу товариства (директора) передбачені статутом ТОВ «Амстор» ОСОБА_5; 2) витребувати відповідні документи на підтвердження того, що директором ТОВ «Амстор» на час укладення оспорюваних договорів (15.12.2014 р.) був ОСОБА_6

При цьому також 24.04.2015 р. відділом діловодства суду отримано від компанії Lorley Investments Limited клопотання про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача. Дане клопотання обґрунтоване тим, що компанія Lorley Investments Limited була протиправно виключена з числа учасників ТОВ «Амстор», а отже рішення у даній справі вплине на права та обов'язки заявника в частині можливості здійснення своїх повноважень відповідно до статуту ТОВ «Амстор».

Розглянувши у судовому засіданні 24.04.2015 р. зазначене клопотання про вступ у справу 3-ої особи, заслухавши пояснення представників сторін та заявника, суд відмовляє в задоволенні даного клопотання з огляду на таке.

Відповідно до ст. 27 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора.

Заявляючи розглядуване клопотання, в якості підстави для залучення до участі у справі компанії Lorley Investments Limited, представник компанії вказує на її участь в минулому у товаристві позивача та незаконне її виключення зі складу учасників.

З цього приводу суд зазначає, що сторонами не надано доказів участі компанії Lorley Investments Limited в ТОВ «Амстор» станом на час розгляду даного клопотання, так само, як і не надано процесуальних результатів будь-якого оскарження неправомірної, за твердженням заявника, зміни складу учасників товариства позивача.

Відтак, з огляду на вищенаведене, враховуючи відсутність компанії Lorley Investments Limited серед переліку учасників ТОВ «Амстор» згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у суду відсутні підстави вважати, що рішення суду у даній справі вплине на права та обов'язки заявника-не учасника товариства позивача.

За таких обставин, в задоволенні клопотання про вступ у справу 3-ої особи судом відмовлено.

Окрім цього, в судовому засіданні 24.04.2015 р. представник відповідача 1 подав суду клопотання про залишення клопотань про витребування доказів, поданих через відділ діловодства суду 24.04.2015 р., без розгляду. Дане клопотання судом задовольняється, отже суд не здійснює розгляд вказаних клопотань.

Розглянувши у даному судовому засіданні клопотання позивача про призначення судової експертизи, подане 17.04.2015 р., заслухавши пояснення представників сторін, суд задовольнив клопотання позивача і призначив у справі №910/5945/15-г судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив атестованому судовому експертові Дорошенку Олександрові Федоровичу, про що виніс відповідну ухвалу від 24.04.2015 р.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За таких обставин, ухвалою суду від 24.04.2015 р. провадження у справі № 910/5945/15-г зупинено до надання висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Дорошенку Олександрові Федоровичу.

30.09.2015 р. відділом діловодства суду одержано від експерта Дорошенка Олександра Федоровича супровідний лист від 29.09.2015р. № 366, в додатках до якого міститься Висновок експерта № 1048 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності по справі № 910/5945/15-г, складений 29.09.2015 р.

Також, даним супровідним листом експертом повернуто матеріали господарської справи № 910/5945/15-г.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою суду від 01.10.2015 р. провадження у справі № 910/5945/15-г поновлено, розгляд справи призначено на 06.10.2015 р.

У судове засідання 06.10.2015 р. представник відповідача 2 не з'явився, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

06.10.2015 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 1 пояснення по суті спору, а також клопотання про витребування доказів, а саме оригіналу статуту ТОВ «Амстор» від 17.12.2009 р. для огляду.

В свою чергу позивачем через відділ діловодства суду було подано письмові пояснення з урахуванням висновку судової експертизи та клопотання про залучення доказів оплати судової експертизи.

При цьому також 06.10.2015 р. відділом діловодства суду отримано від компанії Lorley Investments Limited клопотання про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача. Дане клопотання обґрунтоване тим, що компанія Lorley Investments Limited була протиправно виключена з числа учасників ТОВ «Амстор», однак станом на час розгляду даного спору права компанії поновлено шляхом прийняття Донецьким окружним адміністративним судом постанови № 805/1616/15-а від 12.06.2015 р., а отже рішення у даній справі вплине на права та обов'язки заявника.

Розглянувши у судовому засіданні 06.10.2015 р. зазначене клопотання про вступ у справу 3-ої особи, заслухавши пояснення представників сторін та заявника, суд відмовляє в задоволенні даного клопотання з огляду на таке.

Відповідно до ст. 27 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора.

Заявляючи розглядуване клопотання, в якості підстави для залучення до участі у справі компанії Lorley Investments Limited, представник компанії вказує на її участь в минулому у товаристві позивача та незаконне її виключення зі складу учасників.

Як зазначає представник компанії Lorley Investments Limited, постановою Донецького окружного адміністративного суду від 12.06.2015 р. № 805/1616/15-а, що залишена без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 08.09.2015 р., реєстраційні дії щодо виключення вказаної компанії зі складу учасників юридичної особи позивача визнано протиправними та скасовано.

Разом з тим, суд відзначає, що представником компанії Lorley Investments Limited не доведено, яким чином рішення суду у даній справі про визнання недійсними договорів може вплинути на права та обов'язки компанії Lorley Investments Limited, тим більше, що зазначена особа не є єдиним учасником ТОВ «Амстор».

Відтак, з огляду на вищенаведене, у суду відсутні підстави вважати, що рішення суду у даній справі вплине на права та обов'язки заявника, у зв'язку з чим в задоволенні клопотання про вступ у справу 3-ої особи судом відмовлено.

Розглянувши у даному судової засіданні також клопотання відповідача 1 про витребування доказів, суд зазначає таке.

Відповідно до ст. 38 ГПК України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, що перешкоджають його наданню; підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; обставини, які може підтвердити цей доказ.

Обґрунтовуючи клопотання про витребування доказів, відповідач 1 зазначає про наявність у нього сумнівів щодо відповідності копії статуту від 17.12.2009 р., наданого позивачем, його оригіналу.

Суд звертає увагу, що позивачем було надано для огляду нотаріально засвідчену копію статуту позивача від 17.12.2009 р., копію якої було долучено до матеріалів справи.

В свою чергу відповідачем 1 не надано суду жодних доказів на підтвердження існування імовірної відмінності у змісті наданої позивачем нотаріально засвідченої копії статуту та його оригіналу, зокрема в конкретних пунктах статуту, для того, щоб обґрунтовано стверджувати про невідповідність такої копії оригіналу, у зв'язку з чим у суду відсутні підстави ставити під сумнів нотаріально засвідчену копію статуту ТОВ «Амстор», а отже задоволенні клопотання судом відмовлено.

В судовому засіданні 06.10.2015 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення учасників судового процесу, всебічно і повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2003 р. Товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» було подано до відповідача 2 заявку № 2003010897 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «АМСТОР».

З матеріалів справи, а саме з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 37689 вбачається, що 16.02.2004 р. за наслідками розгляду заявки № 2003010897 відповідачем 2 було зареєстровано знак для товарів і послуг «АМСТОР» для 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43 класів товарів та послуг Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) та видано свідоцтво № 37689, про що 16.02.2004 р. було здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 2.

10.09.2013 р. Товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» було подано до відповідача 2 заявку № m201316401 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «АМСТОР супермаркет смаку».

З матеріалів справи, а саме з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 189754 вбачається, що 11.08.2014 р. за наслідками розгляду заявки № m201316401 відповідачем 2 було зареєстровано знак для товарів і послуг «АМСТОР супермаркет смаку» для 35 класу послуг МКТП та видано свідоцтво № 189754, про що 11.08.2014 р. було здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 15.

10.09.2013 р. Товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» було подано до відповідача 2 заявку № m201316402 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «АМСТОР экспресс супермаркет низких цен».

З матеріалів справи, а саме з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 189755 вбачається, що 11.08.2014 р. за наслідками розгляду заявки № m201316402 відповідачем 2 було зареєстровано знак для товарів і послуг «АМСТОР экспресс супермаркет низких цен» для 35 класу послуг МКТП та видано свідоцтво № 189755, про що 11.08.2014 р. було здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 15.

15.12.2014 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» (позивач, власник) в особі в.о. директора ОСОБА_5, що діяв на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц» (відповідач 1, правонаступник) було укладено Договір № 53 про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг (далі - Договір № 1), відповідно до умов якого власник передає правонаступнику майнові права, що випливають із свідоцтва України № 37689 від 16.02.2004 р. на знак для товарів і послуг, а правонаступник приймає від власника майнові права на знак у повному обсязі, в тому числі виключні майнові права, що випливають із свідоцтва України № 37689 від 16.02.2004 р., в порядку, передбаченому Договором № 1.

Також 15.12.2014 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» (позивач, власник) в особі в.о. директора ОСОБА_5, що діяв на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц» (відповідач 1, правонаступник) було укладено Договір № 54 про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг (далі - Договір № 2), відповідно до умов якого власник передає правонаступнику майнові права, що випливають із свідоцтва України № 189754 від 11.08.2014 р. на знак для товарів і послуг, а правонаступник приймає від власника майнові права на знак у повному обсязі, в тому числі виключні майнові права, що випливають із свідоцтва України № 189754 від 11.08.2014 р., в порядку, передбаченому Договором № 2.

Окрім цього, 15.12.2014 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» (позивач, власник) в особі в.о. директора ОСОБА_5, що діяв на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц» (відповідач 1, правонаступник) було укладено Договір № 55 про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг (далі - Договір № 3), відповідно до умов якого власник передає правонаступнику майнові права, що випливають із свідоцтва України № 189755 від 11.08.2014 р. на знак для товарів і послуг, а правонаступник приймає від власника майнові права на знак у повному обсязі, в тому числі виключні майнові права, що випливають із свідоцтва України № 189755 від 11.08.2014 р., в порядку, передбаченому Договором № 3.

З матеріалів справи вбачається, що Державною службою інтелектуальної власності України 23.01.2015 р. прийнято рішення (реєстраційні номери № 17638, 17639, 17640, дата публікації та реєстрації 10.02.2015 р.) про публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки за свідоцтвами №№ 37689, 189754, 189755, відповідно до яких право власності на ці знаки передається власником свідоцтва - ТОВ «Амстор» до ТОВ «Трейдкоммерц».

Вказані відомості стосовно передачі права власності на знаки за свідоцтвами №№ 37689, 189754, 189755 було внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.02.2015 р. та опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3. Зазначене підтверджується наданими відповідачем 2 виписками з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтв України №№ 37689, 189754, 189755.

Спір у справі виник у зв'язку із наявністю, на думку позивача, підстав для визнання Договорів № 1, 2, 3 недійсними.

Зокрема, як на підставу для недійсності Договорів №№ 1, 2 , 3, позивач вказує на те, що від імені ТОВ «Амстор» такі договори підписано особою, яка не мала повноважень на його підписання, а саме ОСОБА_5 в той час, коли керівником позивача був ОСОБА_6 Також позивач вказує на те, що оскаржувані Договори №№ 1, 2, 3 спрямовані на зміну напрямів діяльності товариства, що входить до виключної компетенції Загальних зборів ТОВ «Амстор» в порядку положень статуту товариства. Таким чином, позивач вважає, що Договори №№ 1, 2, 3 укладено з перевищенням повноважень.

Окрім того, на думку позивача, використання відповідачем 1 знаків за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги.

За таких обставин, позивач просить суд визнати недійсними Договори № 1, 2, 3 та зобов'язати відповідача 2 у зв'язку з цим внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо зміни особи-власника та здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідач 1 заперечує проти позову з тих підстав, що підпис від імені позивача на оскаржуваних Договорах було вчинено уповноваженою особою в.о. директора ТОВ «Амстор» ОСОБА_5, який діяв в межах повноважень, наданих йому статутом ТОВ «Амстор».

Окрім того, відповідач 1 вважає, що позивач своїми діями підтвердив виконання Договорів та схвалив їх, отримавши грошові кошти від відповідача 1 та зарахувавши їх на свій рахунок.

Отже, відповідач 1 просить суд відмовити в задоволенні позову.

Відповідач 2 проти позову також заперечує з підстав законності реєстрації Державною службою інтелектуальної власності України переходу права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755, у зв'язку з чим відповідач 2 просить суд відмовити в задоволенні позову.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення учасників судового процесу, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, з таких підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Відповідно до статті 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Судом встановлено, що 15.12.2014 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» (позивач, власник) в особі в.о. директора ОСОБА_5, що діяв на підставі Статуту, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц» (відповідач 1, правонаступник) було укладено Договори № 53, № 54, № 55 про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг, відповідно до умов яких власник передає правонаступнику майнові права, що випливають із свідоцтв України № 37689 від 16.02.2004 р., № 189754 від 11.08.2014 р., № 189755 від 11.08.2014 р., а правонаступник приймає від власника майнові права на вказані знаки у повному обсязі.

Спірні Договори №№ 1, 2, 3 за своєю правовою природою є договорами про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Згідно з приписами ст. 1113 ЦК України, за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

У силу припису статті 204 ЦК України правомірність правочину презюмується. Отже, обов'язок доведення наявності обставин, з якими закон пов'язує визнання господарським судом оспорюваного правочину недійсним, покладається на позивача.

Однією з підстав, якими позивач обґрунтовує необхідність визнання Договорів №№ 1, 2, 3 недійсними, є те, що вони підписані не уповноваженою особою з перевищенням повноважень.

В подальшому, в судових засіданнях позивач вказував на підписання оскаржуваних Договорів виконувачем обов'язків директора ТОВ «Амстор», тобто керівником юридичної особи позивача.

Дійсно, з матеріалів справи, а саме з протоколу № 8 Загальних зборів учасників ТОВ «Амстор» від 11.04.2014 р. вбачається, що за наслідками розгляду питання другого порядку денного учасники постановили ОСОБА_5 прийняти на роботу начальником відділу капітального будівництва та призначити виконуючим обов'язки директора (за суміщенням) ТОВ «Амстор» з 14.04.2014 р. з наданням йому всіх повноважень виконавчого органу (директора), передбачених Статутом Товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відомості про юридичну особу або фізичну особу-підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України.

З матеріалів справи, зокрема витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 15.12.2014 р., тобто дату укладення спірних Договорів № 1-3, вбачається, що керівником ТОВ «Амстор» був ОСОБА_5 - з 14.04.2014 р. (виконуючий обов'язки).

За таких обставин, доводи позивача про те, що керівником юридичної особи позивача був ОСОБА_6 не знаходять свого підтвердження та спростовуються наведеним вище, а отже суд приходить до висновку, що Договори №№ 1, 2, 3 від 15.12.2014 р. від імені позивача дійсно були укладені його керівником (виконувачем обов'язків директора).

В той же час, позивач вважає, що оскаржувані Договори укладені особою з перевищенням повноважень, оскільки спрямовані на зміну напрямів діяльності товариства позивача, а вирішення питань такого змісту належить до виключної компетенції Загальних зборів ТОВ «Амстор».

З цього приводу суд зазначає наступне.

Підпунктом 9.2.1. пункту 9.2. Статуту ТОВ «Амстор» від 17.12.2009 р., зареєстрованого 24.12.2009 р., чинного на дату укладення спірних Договорів, передбачено, що визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження його планів і звітів про їх виконання належить до виключної компетенції Загальних зборів учасників ТОВ «Амстор».

Відповідно до ст. 92 ЦК України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження (ч. 3).

Як вбачається зі змісту Договорів №№ 1, 2, 3, в останніх зазначено, що в.о. директора ОСОБА_5 від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор» діяв на підставі Статуту ТОВ «Амстор».

Відповідно до п. 3.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» від 29 травня 2013 року № 11 якщо договір містить умову (пункт) про підписання його особою, яка діє на підставі статуту підприємства чи іншого документа, що встановлює повноваження зазначеної особи, то наведене свідчить про обізнаність іншої сторони даного договору з таким статутом (іншим документом) у частині, яка стосується відповідних повноважень.

За таких обставин, суд вважає, що в момент укладення Договорів №№ 1, 2, 3 відповідач 1 був обізнаний зі змістом Статуту товариства позивача, зокрема в частині повноважень особи, яка укладала такі Договори.

В той же час, відповідно до п. 11.1 Статуту ТОВ «Амстор» від 17.12.2009 р., зареєстрованого 24.12.2009 р., чинного на дату укладення спірних Договорів, виконавчим органом товариства є Директор. Директор вирішує всі питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції зборів учасників, Спостережної ради Товариства.

Директор має право від імені Товариства без довіреності виконувати дії, що входять в його компетенцію, заключати угоди, інші юридичні акти, видавати доручення, відкривати рахунки в відділеннях банків (п. 11.8. Статуту ТОВ «Амстор»).

Відповідно до п.п. 2.1., 2.2. Статуту ТОВ «Амстор», метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом виконання робіт, надання послуг, здійснення підприємницької діяльності. Так, Товариство, зокрема, здійснює такі види діяльності:

- Оптова та роздрібна торгівля (в тому числі комісійна та консигнаційна) продовольчими та непродовольчими товарами.

- Торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність.

- Створення власної торгівельної мережі зі складськими та іншими приміщеннями господарського призначення для реалізації продовольчих та непродовольчих товарів.

- Оптова та роздрібна торгівля алкогольними виробами.

- Оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами.

- Продаж продовольчих товарів, продукції власного виробництва в кафетеріях, кафе, барах.

- Виробництво м'ясних страв та полу фабрикатів.

- Виробництво хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів (свіжих пирогів, тістечок, тортів).

- Надання посередницьких, лізінгових, інформаційних послуг у всіх галузях економіки, науки та техніки на комерційній основі, сприяння суб'єктам підприємницької діяльності та громадянам в реалізації їх продукції, робіт та послуг, укладенні угод та контрактів.

- Виробництво, переробка та реалізація товарів народного споживання, продукції науково-технічного та виробничого призначення в області легкої, харчової та іншої промисловості.

- Виробництво тари і упаковки.

- Надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів по території України.

- Міжнародні та міжміські перевезення пасажирів та вантажів.

- Виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, в тому числі рослинництво, тваринництво, птахівництво, виробництво продуктів харчування.

- Організація та проведення виставок, ярмарків, аукціонів, ділового та культурного туризму, сприяння встановленню міцних науково-технічних, виробничих та культурних міжнародних контактів.

- Надання побутових послуг населенню.

- Організація відпочинку, в тому числі туристичні послуги.

- Маркетинг,

- Рекламна та видавницька діяльність.

- Будівельна індустрія та будівництво об'єктів виробничого, соціального та культурно-побутового призначення, житла, в тому числі проведення проектно-кошторисних та будівельно-монтажних робіт.

- Надання фінансових послуг, а саме надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту , згідно з чинним законодавством України.

- Інша діяльність, не заборонена діючим законодавством.

Позивач вважає, що передача прав на спірні торговельні марки іншій особі змушує позивача повністю змінити його напрямок діяльності, а саме змінити назви всіх магазинів, видати та розрекламувати назви нових магазинів, зареєструвати нові торговельні марки, внести зміни в господарсько-фінансову документацію, змінити своє найменування тощо.

Разом з тим, суд відзначає, що вказані дії з реєстрації нових торговельних марок, зміни назв об'єктів продажу та ін. жодним чином не виходять за межі видів діяльності товариства позивача згідно зі Статутом, якими зокрема є: оптова та роздрібна торгівля (в тому числі комісійна та консигнаційна) продовольчими та непродовольчими товарами, торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність, оптова та роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими виробами, виробництво м'ясних страв та полуфабрикатів, виробництво хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів (свіжих пирогів, тістечок, тортів) тощо, адже такі дії не обумовлені існуванням у позивача майнових прав інтелектуальної власності виключно на знаки для товарів і послуг №№ 37689, 189754, 189755.

За таких обставин, позивачем не доведено, що передача майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг №№ 37689, 189754, 189755 в якійсь мірі змінює напрями діяльності товариства позивача щодо виконання робіт, надання послуг, здійснення підприємницької діяльності, у зв'язку з чим підстав для визнання Договорів №№ 1, 2, 3 з цих підстав немає.

В той же час, позивач вважає, що передача прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 відповідно до Договорів №№ 1, 2, 3 може вести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги при їх використанні відповідачем 1, оскільки позивачу належить фірмове найменування «Амстор», що є схожим до ступеня сплутування з торговельними марками за свідоцтвами №№ 37689, 189754, 189755.

З цього приводу суд зазначає таке.

Відповідно до ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

За змістом ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

При цьому, використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

За змістом ч. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Проте, як передбачено в абз. 2 ч. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Як зазначено вище, однією з підстав, якою позивач обґрунтовує недійсність спірних договорів, є те, що внаслідок передачі прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 відповідачеві 1, використання останнім таких торговельних марок може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Отже, для встановлення фактичних обставин щодо наявності чи відсутності підстав вважати, що використання відповідачем 1 знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

За таких обставин, ухвалою суду від 24.04.2015 р. призначено у справі №910/5945/15-г судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експертові Дорошенку Олександрові Федоровичу, на вирішення атестованого судового експерта поставлено наступне питання:

- Чи може використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДКОММЕРЦ» ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги?

За результатами проведення судової експертизи у господарській справі № 910/5945/15-г судом одержано Висновок експерта № 1048 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 29.09.2015 р. (надалі - Висновок судової експертизи), згідно з яким експерт прийшов до таких висновків:

- Використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДКОММЕРЦ» може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Оцінюючи Висновок експерта № 1048 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 29.09.2015 р., суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. Зокрема, експертом проведено дослідження питання можливості введення в оману внаслідок використання відповідачем 1 спірних знаків в контексті найменування юридичної особи позивача та його комерційного (фірмового найменування). Так, експерт зазначив, що у випадку використання ТОВ «Трейдкоммерц» знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 не може бути виключено можливість виникнення у споживачів помилкового враження про те, що товари або послуги, які виробляються чи надаються під даними знаками, походять від ТОВ «Амстор», наслідком чого буде змішування діяльності різних виробників та введення споживачів в оману стосовно особи, яка виробляє товари та надає послуги.

У той же час, Висновок судової експертизи у справі № 910/5945/15-г складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Олександром Федоровичем Дорошенком, який попереджений про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України. Посилання представника відповідача 1 на те, що використання спірних знаків відповідачем 1 не може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги, суд відхиляє, оскільки зазначені твердження є особистою позицією представника відповідача 1, який в свою чергу не є компетентним експертом. При цьому, жодних доказів на спростування висновків судової експертизи відповідачем 1 суду не надано.

За таких обставин Висновок експерта № 1048 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 29.09.2015 р. приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Більше того, в матеріалах даної справи міститься низка доказів, які підтвержують позицію експерта щодо можливості введення в оману внаслідок використання відповідачем 1 спірних знаків, зокрема, звіт про соціологічне опитування № 280 від 01.04.2015 р. стосовно оцінки рівня відомості торговельних марок за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 в Україні та обізнаності споживачів про їх власника.

Проаналізувавши всі докази в сукупності, суд приходить до висновку, що позивачем доведено обставини можливості введення в оману споживачів внаслідок використання відповідачем 1 торговельних марок за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755, переданих йому за Договорами №№ 1, 2, 3.

Відповідно до ч. 1 ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Статтею 203 Цивільного кодексу України встановлено загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, зокрема: зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має вчинятися у формі, встановленій законом; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

За змістом п. 2.9. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» від 29 травня 2013 року № 11 на підставі статті 215 ЦК України недійсними можуть визнаватися не лише правочини, які не відповідають цьому Кодексу, а й такі, що порушують вимоги інших законодавчих актів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, виданих державними органами, у тому числі відомчих, зареєстрованих у встановленому порядку.

Оскільки передача прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 відповідачу 1 відповідно до Договорів №№ 1, 2, 3 може стати причиною ведення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги у випадку використання відповідачем 1 спірних торговельних марок, а згідно з ч. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу, то Договори №№ 53, 54, 55 від 15.12.2014 р. про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг згідно з ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу України є недійсним на підставі ч. 1 ст. 215 Цивільного кодексу України.

За таких обставин, суд вважає позовні вимоги про визнання недійсними Договорів №№ 53, 54, 55 від 15.12.2014 р. про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг правомірними та обґрунтованими з цих підстав.

Позивачем також заявлено вимогу про зобов'язання відповідача 2 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а саме власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 37689, 189754, 189755 зазначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Амстор» та здійснити публікацію про це відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність».

З цього приводу суд зазначає таке.

За змістом ст. 236 ЦК України, нікчемний правочин або правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.

Відповідно до приписів ст. 216 ЦК України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

Згідно з п. 1 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 436/2011, Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністр).

Згідно з п. 4 зазначеного Положення, Державна служба відповідно до покладених на неї завдань: здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого в тому числі забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.

Відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України, факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

За змістом п. 67 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року № 12, державна реєстрація прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку) засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг, з видачею якого закон і пов'язує набуття відповідних прав. Отже, оскільки право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку) набувається з моменту відповідної реєстрації, то й договір про передання виключних майнових прав на такий об'єкт хоча й має виконуватися сторонами з моменту його підписання, але безпосередньо не надає новому власникові виключних майнових прав на знак для товарів і послуг (торговельну марку), які переходять до нього лише з моменту здійснення державної реєстрації. Якщо така реєстрація не відбулася, особа, якій за договором передавалося право власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку), не набуває права власника за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг.

Відповідно до п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг (далі - знаки), які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

За змістом п. 1.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу дубліката свідоцтва, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Державна служба публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.

За таких обставин, з огляду на визнання Договорів №№ 1, 2, 3 недійсними, відповідач 2 повинен привести відомості в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг в той стан, в якому вони були до укладення оскаржуваних Договорів, тобто внести відомості щодо правовласника спірних знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 37689, 189754, 189755 (ТОВ «Амстор»), а також здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Таким чином, позовна вимога про зобов'язання відповідача 2 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ч. 1 статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Положеннями статті 34 ГПК України встановлено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 43 ГПК України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідачами не надано доказів на спростування обставин, повідомлених позивачем, у зв'язку з чим позов підлягає задоволенню повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду міста Києва від 24.04.2015 р. у справі № 910/5945/15-г було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, а витрати по проведенню даної експертизи покладено на позивача.

За надані послуги по проведенню експертизи, судовим експертом Дорошенком О.Ф. був виставлений рахунок № 61 від 21.08.2015 р. на суму 15 000, 00 грн.

Позивач в повному обсязі оплатив наданий судовим експертом Дорошенком О.Ф. рахунок, що підтверджується платіжним дорученням № 263 від 17.09.2015 р. на загальну суму 15 000, 00 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 49 ГПК України, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при задоволенні позову - на відповідача, при відмові в позові - на позивача, при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Дослідивши матеріали справи № 910/5945/15-г, враховуючи положення ГПК України, суд зазначає про наявність підстав для стягнення на користь позивача витрат за проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

За таких обставин, судові витрати позивача по сплаті судового збору та витрат на проведення судової експертизи відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача 1. При цьому суд враховує, що недійсність договору може бути встановлено лише під час судового розгляду, а відповідачем 2 правомірно внесено відповідні відомості до реєстру стосовно зміни особи-власника спірних знаків. Отже, підстави для покладення судових витрат на відповідача 2 відсутні.

Також суд зазначає наступне.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.03.2015 р. у справі № 910/5945/15-г вжито заходи до забезпечення позову.

Відповідно до ст. 68 ГПК України питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.

За таких обставин, заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.03.2015 р. у справі № 910/5945/15-г, підлягають скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 44, 49, 68, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним Договір № 53 про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 15.12.2014 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» (ідентифікаційний код 32123041) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц» (ідентифікаційний код 39451091).

3. Визнати недійсним Договір № 54 про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 15.12.2014 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» (ідентифікаційний код 32123041) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц» (ідентифікаційний код 39451091).

4. Визнати недійсним Договір № 55 про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 15.12.2014 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» (ідентифікаційний код 32123041) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц» (ідентифікаційний код 39451091).

5. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45, ідентифікаційний код 37552556) внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а саме власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 37689, 189754, 189755 зазначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Амстор» (Україна, 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27, код ЄДРПОУ 32123041) та здійснити публікацію про це відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність».

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейдкоммерц» (87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 30А, каб. 2-5, ідентифікаційний код 39451091) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор» (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27, ідентифікаційний код 32123041) суму судового збору у розмірі 4 872 (чотири тисячі вісімсот сімдесят дві) грн. 00 коп. та суму витрат на оплату експертизи у розмірі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн. 00 коп.

7. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

8. Скасувати заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.03.2015 р. у справі № 910/5945/15-г.

9. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення

складено 09.10.2015 р.

Суддя Ю.В. Картавцева