Рішення № 51826902, 21.09.2015, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2015Справа №910/1102/13За позовом Закритого акціонерного товариства "МІРРА-М"

До 1. Компанії "Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ"

2. Державної служби інтелектуальної власності України

Про визнання частково недійсними на території України міжнародних

реєстрацій від 26.01.2005 №873959, від 14.06.2006 № 916431

та від 03.11.2006 № 904240.

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін:

від позивача Картушин Д.М. - представник (до. № б/н від 05.08.2014 р.)

від відповідача 1 не з'явився

від відповідача 2 Запорожець Л.Г. - представник (дов. № 1-8/8566 від 21.11.14)

СУТЬ СПОРУ:

Закрите акціонерне товариство "МІРРА-М" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії "Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій від 26.01.2005 № 873959, від 14.06.2006 № 916431 та від 03.11.2006 № 904240.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2013р. порушено провадження у справі №910/1102/13 та прийнято позовну заяву до розгляду.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.02.2014р. у справі №910/1102/13, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.06.2014р., позовні вимоги задоволено. Визнано частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака № 873959 від 26.01.2005, а саме в частині товарів 03 класу МКТП "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП : " матеріали на зубні виліпки"; Визнано частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака № 916431 від 14.06.2006, а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь"; Визнано частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака № 904240 від 03.11.2006, а саме в частині товарів 03 класу МКТП " нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП: лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби"; Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій знаків № 873959 від 26.01.2005, № 916431 від 14.06.2006 та № 904240 від 03.11.2006, а також, зобов?язано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити в офіційному бюлетені "Промислова власність" публікацію про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій знаків № 873959 від 26.01.2005, № 916431 від 14.06.2006 та № 904240 від 03.11.2006.

Постановою Вищого господарського суду України від 14.10.2014р. у справі №910/1102/13 касаційну скаргу Компанії "Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ" задоволено частково, скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 19.02.2014р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.06.2014р. у справі №910/1102/13, та передано справу на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва № 04-23/897 від 16.10.2014 р. призначено повторний автоматичний розподіл справи №910/1102/13.

У результаті повторного автоматичного розподілу справи №910/1102/13, останню передано до розгляду судді Картавцевій Ю.В.

Ухвалою суду від 20.10.2014 р. справу № 910/1102/13 прийнято до провадження суддею Картавцевою Ю.В., розгляд справи призначено на 03.11.2014 р.

У судовому засіданні 03.11.2014 р. представник відповідача 1 подав суду письмові пояснення по справі стосовно висновків Вищого господарського суду України у постанові від 14.10.2014 р. Згідно змісту вказаних пояснень, відповідач 1 вважає саме висновок первинної судової експертизи належним доказом у справі, а тому просить суд відмовити в задоволенні позову.

У судовому засіданні 03.11.2014 р. представник позивача усно заявив клопотання про відкладення розгляду справи. Вказане клопотання було підтримане відповідачем 2, а тому усне клопотання позивача задоволено.

За таких обставин у судовому засіданні 03.11.2014 р. оголошено перерву до 17.11.2014 р.

14.11.2014 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 1 клопотання про призначення повторної комісійної судової експертизи, відповідно до якого останній просить суд призначити у даній справі повторну комісійну судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Дорошенку О.Ф. та Коваленко Т.В.

У судовому засіданні 17.11.2014 р. представник позивача подав суду клопотання, у якому просить суд призначити повторну судову експертизу у справі № 910/1102/13, проведення якої доручити експертам з числа запропонованих, а саме: Андрєєва А.В., Величко Л.О., Голова І.Г., Петренко С.А.

Також у даному судовому засіданні представник відповідача 2 подав суду пояснення з урахуванням висновків Вищого господарського суду України у постанові від 14.10.2014 р., у яких погоджується з позицією щодо необхідності вирішення судом питання про призначення повторної судової експертизи під час нового розгляду справи.

Розглянувши у судовому засіданні 17.11.2014 р. клопотання позивача та відповідача 1 про призначення повторної судової експертизи, суд дійшов висновку про необхідність їх задоволення та призначення повторної комісійної судової експертизи у справі № 910/1102/13.

Ухвалою суду від 17.11.2014 р. призначено повторну комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Дорошенку Олександру Федоровичу та Петренку Сергію Анатолійовичу

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За таких обставин, провадження у справі № 910/1102/13 підлягає зупиненню на час проведення повторної комісійної судової експертизи.

Ухвалою суду від 17.11.2014 р. зупинено провадження у справі № 910/1102/13 до надання висновків повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Дорошенку Олександру Федоровичу та Петренку Сергію Анатолійовичу.

04.09.2015 р. відділом діловодства суду одержано від експерта Дорошенка О.Ф. супровідний лист № 326 від 04.08.15р., в додатках до якого міститься Висновок експертів № 1017 від 18.08.2015 р. за результатами проведення повторної комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі №910/1102/13.

Також, даним супровідним листом експертною установою повернуто матеріали господарської справи №910/1102/13.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

За таких обставин, ухвалою суду від 09.09.2015 р. провадження у справі № 910/1102/13 поновлено, розгляд справи призначено на 21.09.2015 р.

У судове засіданні 21.09.2015 р. представник відповідача 1 не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Натомість 17.09.2015 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 1 клопотання про перенесення судового засідання, відповідно до якого відповідач 1 просить суд перенести дату розгляду справи не менше, ніж на 15 днів у зв'язку з перебуванням представника відповідача 1 у відрядженні.

У судовому засіданні 21.09.2015 р. представник позивача заперечив проти даного клопотання, в той же час представник відповідача 2 підтримав клопотання.

Розглянувши вказане клопотання, суд дійшов висновку про його необґрунтованість з таких підстав.

Нормами чинного законодавства України не обмежено коло осіб, які можуть представляти особу в судовому процесі, тому неможливість одного з представників відповідача 1 бути присутнім у судовому засіданні не перешкоджає реалізації права учасника судового процесу на участь у судовому засіданні його іншого представника. Відповідач 1 мав можливість скористатись правилами ст. 28 Господарського процесуального кодексу України та ст. 244 Цивільного кодексу України, тим більше, що до клопотання про перенесення розгляду справи відповідачем 1 додано довіреність від 18.04.2012 р. на представництво інтересів останнього на ім'я двох осіб - Марії Коваль та Андрія Крилова. В той же час будь-яких відомостей про відсутність іншого представника відповідача 1 суду не зазначено.

За таких обставин, враховуючи, що 15.09.2015 р. представник відповідача 1 подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, а 17.09.2015 р. таке право було ним реалізоване, останній мав можливість надати суду всі пояснення та заперечення по суті спору з урахуванням висновків судової експертизи в письмовому вигляді, не зважаючи навіть на неможливість явки у судове засідання.

Разом з тим, жодних пояснень з урахуванням висновку судової експертизи відповідачем 1 не надано.

Приписами ст. 77 Господарського процесуального кодексу України визначений перелік обставин, за яких суд відкладає розгляд справи. Зокрема, відповідно до п. 1 ч. 1 названої статті, у разі нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу та, відповідно до п. 2 ч. 1 названої статті, у разі неподання витребуваних доказів. Однак стаття 77 ГПК України встановлює не обов'язок суду відкласти розгляд справи, а визначає лише право суду при наявності зазначених випадків.

З огляду на відсутність зазначених відповідачем 1 будь-яких інших перешкод у розгляді спору, окрім його неявки, як підстави для відкладення розгляду справи, суд прийшов до висновку про можливість розгляду справи в судовому засіданні 21.09.2015 р. та за відсутності представника відповідача 1, запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору.

В судовому засіданні 21.09.2015 р. оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення учасників судового процесу, всебічно і повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд, -

ВСТАНОВИВ:

ЗАТ «Мірра-М», юридична особа за законодавством Російської Федерації (далі - позивач) є власником торгівельної марки за свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 р. на знак для товарів і послуг "Мирра-Люкс", виданого зокрема відносно товарів 03 класу МКТП. Крім того, позивач є власником знаку «MIRRA LUX» за міжнародною реєстрацією № 835205 відносно товарів в тому числі 03 класу МКТП, дія якої поширена на територію України з 19.07.2004 р.

Відповідач 1 є юридичною особою, створеною за законодавством Німеччини, яка є власником знаків:

- «Mirafluor» за міжнародною реєстрацією 873959 від 26.01.2005 р. відносно товарів 03 (лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти), 05 (матеріали на зубні виліпки"), 10 класів МКТП;

- «Miradent» (комбінований) за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 відносно товарів 03 (нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами), 05 (фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь), 10, 14, 21, 28, 30 класів МКТП;

- «MIRAFLUORID» за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 відносно товарів 03 (нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби), 05 (лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби) класів МКТП, дію яких поширено на територію України.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач посилається на те, що торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 873959, 904240 та № 916431 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками за більш ранніми реєстраціями №№ 37071, 835205, власником яких є позивач, що не відповідає умовам надання правової охорони згідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг". За таких обставин, позивач просить суд визнати міжнародні реєстрації знаків № 873959, 904240 та № 916431 недійсними частково щодо товарів 03 та 05 класу МКТП та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про визнання частково недійсними вказаних міжнародних реєстрацій знаків та опублікувати про це відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідач 1 проти позову заперечував з підстав відсутності схожості між знаками позивача та спірними позначеннями відповідача 1.

За таких обставин, відповідач 1 просив суд відмовити в задоволенні первісних позовних вимог.

Відповідач 2 у поданому відзиві на позов заперечив проти позову з підстав того, що сукупний аналіз позначень за міжнародними реєстраціями знаків № 873959, 904240 та № 916431 не дає підстави для висновку, що вони є схожими зі знаками позивача. Окрім того, 05 клас товарів МКТП, в частині зокрема якого позивач просить суд визнати недійсними міжнародні реєстрації № 873959, 904240 та № 916431, та 03 клас товарів, існуванням реєстрації якого позивач обґрунтовує позовні вимоги, є товарами різного призначення, у зв'язку з чим небезпека змішування таких позначень виключається.

Таким чином, відповідач 2 просить суд відмовити в задоволенні позову.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення учасників судового процесу, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Таким чином, оцінивши зібрані у справі докази, суд прийшов до висновку про наявність у позивача прав та підстав для звернення до суду з даним позовом.

У п. 6 ст. 5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків встановлено, що рішення про визнання міжнародного знака недійсним не може бути винесено компетентними органами без надання власникові знака можливості для захисту своїх прав у відповідний час.

За змістом п. (1) ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та п. (1)(а) ст.4 протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3/ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони".

Крім того, відповідно до ст. 37 Закону України "Про міжнародне приватне право" до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Таким чином, на відносини, що виникають з приводу захисту та охорони прав на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України, застосовується чинне в Україні законодавство.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Як вбачається з наявних у матеріалах справи копій міжнародних реєстрацій щодо спірних знаків відповідача 1, міжнародна реєстрація № 873959 діє на території України в повному обсязі з 26.01.2005 р., міжнародна реєстрація № 916431 діє на території України в повному обсязі з 14.06.2006 р., міжнародна реєстрація № 904240 діє на території України в повному обсязі з 03.11.2006 р.

В свою чергу, щодо позначень позивача, існуванням яких він обґрунтовує позовні вимоги, то суд зазначає, що знак для товарів і послуг «Мирра-Люкс» за свідоцтвом України № 37071 був зареєстрований 15.01.2004 р., а міжнародна реєстрація № 835205 діє на території України в повному обсязі з 19.07.2004 р.

На дату поширення дії спірних міжнародних реєстрацій відповідача 1 чинною була редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 22.05.2003 р.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ в редакції від 22.05.2003 р., правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 6 «Підстави для відмови в наданні правової охорони» Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Позивач вважає, що міжнародні реєстрації № 873959, № 916431, № 904240 є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг, а саме зі знаками "Мирра-Люкс" за свідоцтвом № 37071 та "MIRRA LUX" за міжнародною реєстрацією № 835205, що належать позивачу.

Таким чином, з метою повного та всебічного розгляду спору необхідним є з'ясування питання схожості знаків за міжнародними реєстраціями № 873959, № 916431, № 904240 зі знаками за свідоцтвом № 37071 та міжнародною реєстрацією № 835205 настільки, що їх можна сплутати, при цьому обов'язковим є встановлення існування однорідності (спорідненості) товарів, для яких зареєстровано знаки відповідача 1 та товарів, для яких зареєстровано знаки позивача чи навпаки.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Згідно з п. 3.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України 23 березня 2012 року № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони.

Матеріалами справи підтверджується в процесі першого розгляду даного спору призначення судом у даній справі первісної та згодом повторної судової експертизи інтелектуальної власності, при цьому судові експерти дійшли протилежних висновків стосовно поставлених на їх вирішення питань в частині встановлення схожості між знаками для товарів та послуг позивача та відповідача 1.

Згідно з приписами ст. 42 Господарського процесуального кодексу України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу. При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Відповідно до п. 18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати:

- чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи;

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;

- компетентність експерта, якщо проведення судової експертизи доручено окремій особі, і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;

- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи;

- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Згідно з підпунктом 15.2 пункту 15 Постанови пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 4 з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу призначається повторна експертиза, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

З огляду на висновки Вищого господарського суду України, викладені в постанові від 14.10.2014 р. № 910/1102/13, якою дану справу передано до суду першої інстанції для нового розгляду, враховуючи, що експерти у проведенні первісної та повторної судових експертиз у справі № 910/1102/13 дійшли прямо протилежних висновків в частині встановлення схожості між знаками для товарів та послуг, власником яких є відповідач 1, та знаками для товарів і послуг, власником яких є позивач, і такі розходження неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні, ухвалою суду від 17.11.2014 р. у справі №910/1102/13 призначено повторну комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Дорошенку Олександру Федоровичу та Петренку Сергію Анатолійовичу.

На вирішення атестованих судових експертів поставлено наступні питання:

1) Чи є знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 873959 від 26.01.2005 р. в частині товарів 03 класу МКТП, а саме "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП "матеріали на зубні виліпки" схожим до ступеню сплутування зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 р. відносно товарів 03 класу МКТП та/або зі знаком за Свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 р. стосовно товарів 03 класу МКТП?

2) Чи є знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 р. в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь" схожим до ступеню сплутування зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 р. відносно товарів 03 класу МКТП та/або зі знаком за Свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 р. стосовно товарів 03 класу МКТП?

3) Чи є знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 р. в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" схожим до ступеню сплутування зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 р. відносно товарів 03 класу МКТП та/або зі знаком за Свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 р. стосовно товарів 03 класу МКТП?

За результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у господарській справі № 910/1102/13 судом одержано Висновок експертів № 1017 за результатами проведення повторної комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 18.08.2015 р. (надалі - Висновок судової експертизи), згідно з яким експерти прийшли до таких висновків:

1. Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 873959 від 26.01.2005 р. в частині товарів 03 класу МКТП, а саме «лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти» та 05 класу МКТП «матеріали на зубні виліпки» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 р. відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 р. стосовно товарів 03 класу МКТП.

2. Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 916431 від 14.06.2006 р. в частині товарів 03 класу МКТП «нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами», 05 класу МКТП: «фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь» та 30 класу МКТП: «жувальна гумка» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 р. відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 р. стосовно товарів 03 класу МКТП.

3. Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 904240 від 03.11.2006 р. в частині товарів 03 класу МКТП «нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби» та 05 класу МКТП «лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 835205 від 19.07.2004 р. відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за свідоцтвом України № 37071 від 15.01.2004 р. стосовно товарів 03 класу МКТП.

Оцінюючи Висновок експертів № 1017 за результатами проведення повторної комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 18.08.2015 р., суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. У той же час, Висновок судової експертизи у справі № 910/1102/13 складений кваліфікованими атестованими судовими експертами Дорошенком Олександром Федоровичем та Петренком Сергієм Анатолійовичем, які попереджені про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

За таких обставин Висновок експертів № 1017 за результатами проведення повторної комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 18.08.2015 р., який за загальним змістом відповідає висновку повторної комісійної судової експертизи при першому розгляді справи, приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

За змістом приписів п.п. а), в) ч.1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

За таких обставин, з сукупного аналізу висновку експертів стосовно наявності обставин схожості знаків відповідача 1 (в частині класів 03, 05 МКТП) настільки, що їх можна сплутати зі знаками позивача щодо товарів 03 класу МКТП, вбачається невідповідність зареєстрованих знаків за міжнародними реєстраціями № 873959, № 904240 та № 916431 (щодо товарів 3 та 5 класу МКТП) умовам надання правової охорони, передбаченими п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», що в силу приписів п.п. а), в) ч.1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є підставою для визнання таких реєстрацій недійсними в цій частині.

Отже, позовні вимоги про визнання недійсними міжнародних реєстрацій № 873959, № 904240 та № 916431 (щодо товарів 3 та 5 класу МКТП) з підстав їх невідповідності п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними на підставі ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до п. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Відповідно до ст. 5 Мадридської угоди Рішення про визнання міжнародного знака недійсним не може бути винесено компетентними органами без надання власникові знака можливості для захисту своїх прав у відповідний час. Рішення про визнання міжнародного знака недійсним повідомляється Міжнародному бюро.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

З урахуванням наведеного, вимога позивача про зобов'язання відповідача 2 повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання частково недійсними міжнародних реєстрацій знаків № 873959, № 904240 та № 916431 (щодо товарів 3 та 5 класу МКТП) та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ч. 1 статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Положеннями статті 34 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 43 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, такими, що підтверджуються наявними у матеріалах справи доказами, а тому підлягають задоволенню.

Відповідно до абз. 2 п. 69 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. № 12 за змістом статті 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

За таких обставин, судові витрати позивача по сплаті судового збору відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача 1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака № 873959 від 26.01.2005 р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП: "матеріали на зубні виліпки".

3. Визнати частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака № 916431 від 14.06.2006 р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь".

4. Визнати частково недійсною в Україні міжнародну реєстрацію знака № 904240 від 03.11.2006, а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП: "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби".

5. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45, ідентифікаційний код 37552556) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання частково недійсними на території України дії міжнародних реєстрацій знаків: № 873959 від 26.01.2005 р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП: "матеріали на зубні виліпки"; № 916431 від 14.06.2006 р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь"; № 904240 від 03.11.2006, а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП: "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та зробити публікацію про це в Офіційному бюлетені «Промислова власність».

6. Стягнути з компанії "Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ" (Акерштрассе, 1 47269 Дуісбург Німеччина) на користь Закритого акціонєрного общєства «Мірра-М» (105082, Російська Федерація, м. Москва, Переведеновський пров. 6, буд. 2) судовий збір у розмірі 1 147 (одна тисяча сто сорок сім) грн. 00 коп.

7. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

8. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення

складено 28.09.2015 р.

Суддя Ю.В. Картавцева