Постанова № 50085246, 08.09.2015, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2015 р. Справа№ 910/1258/15-г

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Верховця А.А.

Разіної Т.І.

за участю секретаря Фесенко А.В.,

представників:

позивача – Тучина Ф.А., Сухарєва С.М.,

відповідача-1 – Фінагіної В.Б.,

відповідача-2 – Кучевої С.О., Святовець Л.В.,

судового експерта Жили Б.В. та спеціаліста Федченко Л.Ю.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “АЙСМАРТ”

на рішення Господарського суду міста Києва від 15.06.2015

у справі № 910/1258/15-г (суддя Картавцева Ю.В.)

за позовом компанії “ВанТуТріп Лтд” (One Two Trip Ltd)

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України,

2. Товариства з обмеженою відповідальністю “АЙСМАРТ”

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг та визнання дій такими, що порушують права позивача

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 15.06.2015 позов задоволено частково; визнано недійсним повністю свідоцтво України № 179765 від 10.12.2013 на знак для товарів і послуг “ONETWOTRIP”; зобов’язано Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію про визнання недійсним свідоцтва України № 179765 від 10.12.2013 на знак для товарів і послуг “ONETWOTRIP” в офіційному бюлетені “Промислова власність”; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю “Айсмарт” на користь компанії ВанТуТріп Лтд/One Two Trip Ltd судовий збір у розмірі 2 436,00 грн.; в іншій частині позову відмовлено.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідач-2 звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 15.06.2015 скасувати, прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити повністю, судові витрати покласти на позивача.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 09.07.2015 прийнято до провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “АЙСМАРТ”.

Розпорядженням заступника Голови суду від 25.08.2015 доручено здійснити розгляд даної справи колегії суддів у складі: Сотніков С.В. – головуючий, судді: Верховець А.А., Гарник Л.Л.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.08.2015 прийнято до провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “АЙСМАРТ”.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.08.2015 було відкладено розгляд справи до 08.09.2015 відповідно до ст.ст. 31, 77 ГПК України у зв’язку з необхідністю викликати в судове засідання експерта для дачі пояснень щодо висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/1258/15-г.

Відповідно до розпорядження секретаря судової палати суду від 07.09.2015 склад суду було змінено, доручено здійснення апеляційного провадження у даній справі колегії суддів у складі: головуючий суддя – Сотніков С.В., судді: Верховець А.А., Разіна Т.І.

Ухвалою від 07.09.2015 прийнято до провадження апеляційну скаргу.

08.09.2015 в судовому засіданні судовий експерт Жила Б.В. надав пояснення по висновку експерта № 79 за результатами проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 07.05.2015, підтримавши його в повному обсязі.

Також, 08.09.2015 в судовому засіданні надала пояснення спеціаліст Федченко Л.Ю. по висновку спеціального дослідження об’єктів інтелектуальної власності щодо торговельної марки «ONETWOTRIP» від 10.06.2015.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, судового експерта та спеціаліста з інтелектуальної власності, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов’язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об’єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі – ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон) визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

З матеріалів справи вбачається, позивач є власником знака для товарів та послуг «ONETWOTRIP» зареєстрованого для послуг 39 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП), що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 155394 станом на 11.11.2014.

На підставі заявки № m201313627 від 30.07.2013, Службою було видано свідоцтво України №179765 від 10.12.2013 на знак для товарів та послуг «ONETWOTRIP» для послуг 39 класу МКТП, про реєстрацію якого 10.12.2013 було здійснено публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність” №23.

В обгрунтування позову, позивач послався на обставини невідповідності зареєстрованого знака за свідоцтвом України №179765 від 10.12.2013 умовам надання правової охорони, а саме, що передбачені абзацом 4 пункту 2 статті 6 та абзацом 2, 4 пункту 3 статті 6 Закону, а саме знак «ONETWOTRIP» за свідоцтвом України №179765 є:

- таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу;

- тотожним зі знаком, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- тотожним з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції встановив невідповідність зареєстрованого знака за свідоцтвом України №179765 від 10.12.2013 умові надання правової охорони, що передбачена абзацом 5 пункту 2 статті 6, абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, у зв’язку з чим дійшов висновку про визнання недійсним спірного свідоцтва згідно п. 1 ст. 19 Закону.

Згідно з підпунктом “а” пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абз. 5 п 2. ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Обставини, зазначені в абзаці п’ятому пункту другому статті 6 Закону та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

При цьому наведений припис абзацу п’ятого пункту другого статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону, яка визначає виключні права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди, зареєстрований знак або позначення, схоже із зареєстрованим знаком.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У даній справі було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, за результатами якої було складено висновок експерта № 79 за результатами проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 07.05.2015.

Судовою експертизою було встановлено, що:

1. Знак для товарів і послуг “ONETWOTRIP” за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 є тотожним зі знаком для товарів і послуг “ONETWOTRIP” за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012.

2. Послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012 p., не є такими самими або спорідненими.

3. (4). Як повне, так і скорочене комерційне (фірмове) найменування компанії ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd) давало можливість вирізнити його з поміж інших юридичних осіб станом до 30.07.2013.

4. (5). Відсутні підстави вважати, що повне або скорочене комерційне (фірмове) найменування компанії ВанТуТріп Лтд (OneTwoTrip Ltd) вводило в оману споживачів щодо справжньої його діяльності станом до 30.07.2013.

5. (6). Знак для товарів і послуг “ONETWOTRIP” за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. є схожим настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні скороченим комерційним (фірмовим) найменуванням компанії ВанТуТріп Лтд (OneTwoTrip Ltd), яка одержала право на нього до дати подання заявки (до 30.07.2013 р.) щодо таких же або споріднених з ними послуг.

6. (3). Відносно усіх послуг 35 класу МКТП, наведених в свідоцтві України № 179765 від 10.12.2013 р., знак за вказаним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Тобто, як вірно встановлено судом першої інстанції, знак для товарів і послуг “ONETWOTRIP” за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 є тотожним зі знаком для товарів і послуг “ONETWOTRIP” за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012, втім, послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 р. (кл. 35 МКТП) та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 155394 від 25.04.2012 p. (кл. 39 МКТП), є відмінними.

Вказані обставини виключають підстави для висновку про невідповідність зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони згідно абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону.

Разом з тим, відповідно до абз.4 п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до ст. 489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

За приписами ч. 3 ст. 159 Господарського кодексу України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Як було зазначено вище, судовою експертизою було встановлено, що комерційне (фірмове) найменування компанії ВанТуТріп Лтд (One Two Trip Ltd) давало можливість вирізнити його з поміж інших юридичних осіб станом до 30.07.2013.

Відсутні підстави вважати, що повне або скорочене комерційне (фірмове) найменування компанії ВанТуТріп Лтд (OneTwoTrip Ltd) вводило в оману споживачів щодо справжньої його діяльності станом до 30.07.2013.

Знак для товарів і послуг “ONETWOTRIP” за свідоцтвом України № 179765 від 10.12.2013 є схожим настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні скороченим комерційним (фірмовим) найменуванням компанії ВанТуТріп Лтд (OneTwoTrip Ltd), яка одержала право на нього до дати подання заявки (до 30.07.2013) щодо таких же або споріднених з ними послуг.

Судовою експертизою також встановлено, що позивач розпочав використовувати комерційне (фірмове) найменування з 01.03.2011 шляхом наведення його у зареєстрованому в українському сегменті мережі Інтернет доменному імені «onetwotrip.com.ua», а отже виключне право позивача на скорочене комерційне найменування виникло у нього в Україні раніше 30.07.2013 – дати подання заявки № m201313627 відповідачем-2.

Знак для товарів і послуг “ONETWOTRIP” за свідоцтвом України № 179765 настільки схожий, що його можна сплутати з відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням компанії ВанТуТріп Лтд (OneTwoTrip Ltd), яка одержала право на нього до дати подання заявки (до 30.07.2013) щодо таких же або споріднених з ними послуг.

Знак для товарів і послуг “ONETWOTRIP” за свідоцтвом України № 179765 може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

За наведених обставин, колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду про невідповідність зареєстрованого знаку для товарів і послуг “ONETWOTRIP” за свідоцтвом України № 179765 умовам надання правової охорони, передбаченими абзацом 5 пункту 2, абзацом 4 пункту 3 статті 6 Закону, що в силу приписів підпункту а) пункту 1 статті 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” є підставою для визнання такого свідоцтва недійсним.

Відповідно до п. 2 ст. 19 Закону при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (п. 3 ст. 19 Закону).

Відповідно до п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про задоволення позову про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 179765 від 10.12.2013, та відповідно, вірно задовольнив позовну вимогу до відповідача-1 про зобов’язання останнього повідомити в офіційному бюлетені про визнання повністю недійсним спірного свідоцтва.

Позивач на підставі свідоцтва України № 155394 від 25.04.2015 здійснив спробу зареєструвати доменне ім’я «onetwotrip.ua», проте вказане доменне ім’я вже зареєстроване та делеговане відповідачу-2.

На думку позивача, вказані обставини свідчать про порушення його прав встановлені п. 4 ст. 16 Закону в частині використанням знака шляхом його застосування в мережі Інтернет.

У зв’язку з наведеним позивач просить господарський суд визнати дії відповідача-2 по використанню доменного імені onetwotrip.ua такими, що порушують права власності компанії згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 155394.

Правила щодо захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів встановлені ст. 20 Господарського кодексу України, відповідно до ч. 2 якої кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом: визнання наявності або відсутності прав; визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов'язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських санкцій; застосування адміністративно-господарських санкцій; установлення, зміни і припинення господарських правовідносин; іншими способами, передбаченими законом. Зазначені норми кореспондують з ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України.

Колегія суддів зазначає, що чинне законодавство не встановлює такого способу захисту прав та охоронюваних законом інтересів особи, який відповідав би заявленим у даній справі позовним вимогам, зокрема, про визнання дій відповідача-2 по використанню доменного імені onetwotrip.ua такими, що порушують права власності позивача.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з місцевим господарським судом про відмову в позовних вимогах про визнання дій відповідача 2 по використанню доменного імені onetwotrip.ua такими, що порушують права власності компанії позивача згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 155394, оскільки предмет позову не відповідає встановленим законом або договором способам захисту прав.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що рішення Господарського суду міста Києва від 06.08.2013 у даній справі відповідає фактичним обставинам та матеріалам справи, підстав для його скасування або зміни не вбачається.

В судовому засіданні також було розглянуто клопотання відповідача-2 про призначення повторної судової експертизи в сфері інтелектуальної власності.

Клопотання відповідача-2 мотивоване тим, що висновки судового експерта є сумнівними, не обґрунтованими з огляду на чинне законодавство, відповіді на питання 3-6 щодо відомості найменування позивача в Україні обгрунтовані посиланнями лише на листи позивача та не підтверджені належними доказами, що на його думку, підтверджується висновком спеціального дослідження об’єктів інтелектуальної власності щодо торговельної марки “ONETWOTRIP”, складеного на замовлення відповідача-2

Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 42 ГПК України, у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу. При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Розглянувши подане клопотання колегія суддів ухвалила відмовити в його задоволенні, з огляду на те, що у справі було призначено експертизу об’єктів інтелектуальної власності, за результатами якої було складено висновок. Вказаним висновком вже було роз’яснено питання, які відповідач-2 запропонував у заявленому клопотанні про призначення повторної судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “АЙСМАРТ” залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 15.06.2015 у справі № 910/1258/15-г залишити без змін.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді А.А. Верховець

Т.І. Разіна