Рішення № 49971258, 27.02.2014, Господарський суд Харківської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан ОСОБА_1, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2014 р.Справа № 922/1674/13

Господарський суд Харківської області у складі:

головуючий суддя Мамалуй О.О.

судді: Светлічний Ю.В. , Аюпова Р.М.

при секретарі судового засідання Стоянові А.С.

розглянувши справу

за позовом ФОП ОСОБА_2, м. Харків до ТОВ "Української тентової компанії", м. Харків про про стягнення коштів за участю :

позивача - ОСОБА_1 - дов.;

відповідача - ОСОБА_3, ОСОБА_4 - дов.

ВСТАНОВИВ:

Позивач, фізична особа-підприємець ОСОБА_2, звернувся до господарського суду з позовною заявою, згідно якої просить суд стягнути з відповідача, ТОВ "Української тентової компанії" збитки за порушення прав інтелектуальної власності в розмірі 664100,00 грн.

Позивач свої позовні вимоги обґрунтовує тим, що йому належать виключні майнові права на використання об'єктів права інтелектуальної власності (промислові зразки) (у розумінні ч.4 ст.7 Закону України Про охорону прав на промислові зразки), які передаються ним у користування ТОВ ТАНДЕМ плюс для провадження ним діяльності, направленої на виробництво та реалізацію меблів; виробництво та реалізацію холодильного обладнання; виготовлення готових металевих виробів, інше. Право власності на знаки для товарів та послуг, промислових зразків, які зареєстровані на ім'я ФОП ОСОБА_2, засвідчується відповідним патентом - №12829 від 15.09.06 (Стіл).

03.01.2007 р. між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ ТАНДЕМ плюс був укладений Ліцензійний договір на використання прав інтелектуальної власності, за умовами якого позивачем були передані права на об'єкт прав інтелектуальної власності, що підтверджується зазначеним вище патентом на промисловий зразок, п.3.1. Ліцензійного договору визначені умови використання наданого позивачем права - ... для виробництва продукції із використанням такого промислового зразка та реалізації її у всіх країнах світу. Вироблена ТОВ ТАНДЕМ плюс залишається у приватній власності останнього.... За вказаним Ліцензійним договором, ТОВ ТАНДЕМ плюс сплачує винагороду у порядку та строки, визначені розд. 4 Ліцензійного договору. Договір укладено 03 січня 2007 року зі строком дії до 31 грудня 2012 року. 07.11.2011 р. на електронну адресу ТОВ ТАНДЕМ плюс надійшло запрошення на участь у тендері з поставки дерев'яних меблів для таких країн, як: Російська Федерація, Україна, Білорусія, Казахстан, Азербайджан (м. Баку). Дерев'яні меблі (стіл), які є предметом тендеру, за своїми істотними ознаками відповідають столу, права інтелектуальної власності на який зареєстровані на моє ім'я, що підтверджується виданим патентом №12829 від 15.09.06.

Позивач вказує на те, що з метою встановлення факту відповідності столу (за патентом №12829) та столу, який виробляється ТОВ Українська тентова компанія, 20.12.2011 р. він звернувся до Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_5. На вирішення експертів було поставлене питання: Чи використано у матеріальному об'єкті Стіл, який виготовляє підприємство Українська тентова компанія, усіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями за промисловим зразком Стіл, патент України на промисловий зразок №12928 від 15.09.2006, на що експерти надали позитивну відповідь. Остання тендерна пропозиція була направлена 07.12.2011 р., ціна столу складала 316,18 грн. Вартість виробництва столу складає - 307,47 грн. - виробничі витрати - фактична собівартість, 100,00 грн. - вартість зобов'язань перед позивачем, ОСОБА_2 (власником прав інтелектуальної власності за патентом на промисловий зразок №12829 від 15.09.06). Позивачу також стало відомо, що перемогу у згаданому вище тендері отримало ТОВ Українська тентова компанія, запропонувавши ціну меншу, ніж ТОВ ТАНДЕМ плюс, так як у ТОВ Українська тентова компанія відсутні зобов'язання перед позивачем (власником прав інтелектуальної власності за патентом на промисловий зразок №12829 від 15.09.06). Отже, позивач звернувся до керівництва ТОВ Українська тентова компанія з приводу правомірності застосування останніми запатентованих розробок без відома та дозволу. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка (абз. 3-4 ч. 2 ст. 20 Закону України Про охорону прав на промисловий зразок). Отже, факт використання ТОВ Українська тентова компанія об'єкту права інтелектуальної власності без достатніх правових підстав позивач вважає доведеним.

Відповідач в судове засідання з"явився, надав відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог та не погоджується з твердженням позивача про порушення його прав інтелектуальної власності на патент України № 12829 на промисловий зразок Стіл. Також вказує на те, що висновок експертного дослідження в галузі інтелектуальної власності № 12829, складеного 23.12.2011 р. експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф ОСОБА_5 не є вірним та має низку розбіжностей. При проведенні порівняльного аналізу суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 12829 та метеріального об"єкту "Стіл" не використано всі суттєві ознаки вказаного промислового зразка. А саме, вказані об"єкти дослідження відрізняються:

- формою фігурних ніжок;

- формою перерізу металевої труби, з якої виготовлені чотири фігурних ніжки.

Відповідач вважає, що твердження ФОП ОСОБА_2 щодо порушення її прав інтелектуальної власності з боку ТОВ Українська тентова компанія шляхом використання промислового зразка за патентом України № 12829 в матеріальному об"єкті "Стіл" не відповідають дійсності.

Також відповідач вказує на те, що висновок № 6701 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є необгрунтованим та суперечить наявним матеріалам господарської справи № 922/1674/13, а експерт, проводячи вказане експертне дослідження порушив принципи законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження, адже проводячи повторне дослідження тих самих предметів, той самий експерт не може протирічити сам собі та надати будь-який інший висновок, крім того, в якому буде продубльовано висновок досудового спеціального дослідження та судової експертизи, що провадилась по кримінальній справі № 66120335. Відповідач зазначає, що матеріали господарської справи № 922/1674/13 не містять жодних відомостей щодо того, що саме пропозиція ТОВ ТАНДЕМ плюс відповідала сукупності всіх вимог тендерної пропозиції і, що саме ТОВ ТАНДЕМ плюс реально могло отримати прибуток у вказаному позивачем розмірі. Тому відповідач вважає, що позивачем не доведено той факт, що він міг і повинен був отримати визначені доходи, і тільки дії відповідача стали єдиною і достатньою причиною, яка позбавила його можливості отримати прибуток, а вказаний розмір шкоди є абстрактний та побудований на припущеннях позивача. Більш того позивачем ніяким чином не доведено наявність порушення його прав в діях відповідача. Також відповідач вказує на те, що матеріали справи № 922/1674/13 не містять жодних відомостей, що матеріальні об'єкти представлені на дослідження судовому експерту будь-яким чином відносяться до тендеру на який позивач посилається у позовній заяві.

Від відповідача надійшло клопотання, в якому він просить суд викликати в судове засідання завідувача лабораторії інденерно-транспортних, пожежно-технічних, електротехнічних досліджень і досліджень в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності ХНДІСЕ, судового експерта ОСОБА_6 для надання пояснень стосовно висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 6701 від 25.11.2013 р. по матеріалам справи № 922/1674/13. Але суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання, оскільки по справі № 922/1674/13 проводилась лише одна експертиза, досліджувальна частина якої викладена достатньо деталізовано та не потребує додаткових розяснень з боку експерта.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив, що позивачеві належать виключні майнові права на використання об'єктів права інтелектуальної власності (промислові зразки) (у розумінні ч.4 ст.7 Закону України Про охорону прав на промислові зразки), які передаються ним у користування ТОВ ТАНДЕМ плюс для провадження ним діяльності, направленої на виробництво та реалізацію меблів; виробництво та реалізацію холодильного обладнання; виготовлення готових металевих виробів, інше. Право власності на знаки для товарів та послуг, промислових зразків, які зареєстровані на ім'я ФОП ОСОБА_2, засвідчується відповідним патентом - №12829 від 15.09.06 (Стіл).

03.01.2007 р. між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ ТАНДЕМ плюс був укладений Ліцензійний договір на використання прав інтелектуальної власності, за умовами якого позивачем були передані права на об'єкт прав інтелектуальної власності, що підтверджується зазначеним вище патентом на промисловий зразок, п.3.1. Ліцензійного договору визначені умови використання наданого позивачем права - ... для виробництва продукції із використанням такого промислового зразка та реалізації її у всіх країнах світу. Вироблена ТОВ ТАНДЕМ плюс залишається у приватній власності останнього.... За вказаним Ліцензійним договором, ТОВ ТАНДЕМ плюс сплачує винагороду у порядку та строки, визначені розд. 4 Ліцензійного договору. Договір укладено 03 січня 2007 року зі строком дії до 31 грудня 2012 року.

07.11.2011 р. на електронну адресу ТОВ ТАНДЕМ плюс надійшло запрошення на участь у тендері з поставки дерев'яних меблів для таких країн, як: Російська Федерація, Україна, Білорусія, Казахстан, Азербайджан (м. Баку). Дерев'яні меблі (стіл), які є предметом тендеру, за своїми істотними ознаками відповідають столу, права інтелектуальної власності на який зареєстровані на моє ім'я, що підтверджується виданим патентом №12829 від 15.09.06.

Остання тендерна пропозиція була направлена 07.12.2011 р., ціна столу складала 316,18 грн. Вартість виробництва столу складає - 307,47 грн. - виробничі витрати - фактична собівартість, 100,00 грн. - вартість зобов'язань перед позивачем, ОСОБА_2 (власником прав інтелектуальної власності за патентом на промисловий зразок №12829 від 15.09.06).

Перемогу у згаданому вище тендері отримало ТОВ Українська тентова компанія, запропонувавши ціну меншу, ніж ТОВ ТАНДЕМ плюс, Позивач звернувся до керівництва ТОВ Українська тентова компанія з приводу правомірності застосування останніми запатентованих розробок без його відома та дозволу.

Суд вважає необхідним зауважити, що використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка (абз. 3-4 ч. 2 ст. 20 Закону України Про охорону прав на промисловий зразок).

В ході розгляду справи провадження по ній було зупинено та призначено судову експертизу. На вирішення експертом були поставлені наступні питання:

- Чи використано у матеріальному обєкті "Стіл", який виготовляє підприємство "Українська тентова компанія" всіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями за промисловим зразком "Стіл", патент України на промисловий зразок № 12829 від 15.09.2006 р.?

- Які ознаки промислового зразка "Стіл" за патентом № 12829 від 15.09.2006 р. є суттєвими. Якщо так, то чи наявні ці суттєві ознаки у матеріальному обєкті "Стіл", який виготовляє підприємство "Українська тентова компанія"?

- Чи є ознаки промислового зразка, на які вказує відповідач (ТОВ "Українська тентова компанія" м. Харків) у відзиві на позов суттєвими та чи визначають та/або впливають вони на зовнішній вигляд промислового виробу і чи призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб?

Згідно висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 6701 від 25.11.2013 р., ознаки, на які вказує відповідач (ТОВ Українська тентова компанія) у відзиві на позов, а саме форма фігурних ніжок основи столу, які виготовлені із металевої трубки круглого перерізу є суттєвими та визначають та/або впливають на зовнішній вигляд промислового виробу "Стіл" і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Також у висновку визначено, що ознаки, на які вказує відповідач (ТОВ Українська тентова компанія) у відзиві на позов, а саме спосіб кріплення металевих ніжок круглого перерізу основи столу до стільниці, де вони виконані пласкими, який відрізняє промисловий зразок "Стіл" за патентом України № 12829 від 15.09.2006 р. та матеріального обєкту "Стіл" та не визначають та/або впливають на зовнішній вигляд промислового виробу і не призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. В матеріальному об"єкті "Стіл", який виготовляє ТОВ Українська тентова компанія використана сукупність всіх суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними особливостями та/або ергономічними особливостями, промислового зразка "Стіл" за патентом України № 12829 від 15.09.2006 р.

Між тим, надаючи оцінку висновку судової експертизи, суд констатує, що, як зазначено вище, виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Суттєвими ознаками промислового зразка є ті ознаки, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Згідно Висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 6701 від 25.11.2013 року суттєвими ознаками промислового зразка за патентом України № 12829 від 15.09.2006 року є:

стільниця;

зварний каркас;

робоча площина;

зварне підстілля;

чотири фігурні металевих ніжки;

наконечники ніжок із полімерних матеріалів.

Між тим, експертом було проігноровано відмінність порівнювальних об'єктів як в частині форми ніжок, так і в частині відмінності форми перерізу ніжок.

Так, як вбачається з матеріалів справи, у столу, що виготовляється відповідачем, ніжки мають круглий переріз, окрім місця з'єднання ніжок підстілля із зварним каркасом стільниці, де вони виконані пласкими.

У промислового зразка «Стіл» за патентом №12829 ніжки по всій довжині мають однаковий переріз.

У столу, що виготовляється відповідачем, зварне підстілля має чотири фігурних металевих ніжки, які мають дугоподібну форму з плавним спрямленням. Нижні ділянки ніжок виконані у формі дуги, з плавним спрямленням, які плавно розходяться в різні боки до підлоги.

У промислового зразка «Стіл» за патентом №12829 зварне підстілля має чотири фігурних металевих ніжки, які мають оригінальну і складну С-подібну форму півкола кожна. Нижні ділянки згаданих ніжок уявляють собою чверть кола і плавно розходяться в різні боки до підлоги.

Таким чином, при проведені порівняльного аналізу суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 12829 та матеріального об'єкту «Стіл» суд констатує, що у матеріальному об'єкті «Стіл» не використано всі суттєві ознаки вказаного промислового зразка. А саме, вказані об'єкти дослідження відрізняються:

- формою фігурних ніжок;

- формою перерізу металевої труби, з якої виготовлені чотири фігурних ніжки.

За таких підстав, позовні вимоги не є обґрунтованими і задоволенню не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись положеннями статті 8 Конституції України, статей 22, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовних вимог - відмовити.

Повне рішення складено 04.03.2014 р.

Головуючий суддя Суддя Суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9