Ухвала суду № 49486869, 24.10.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 2-4934/14

760/15206/13-ц

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року Солом'янський районний суд м. Києва у складі суду:

головуючого судді - Калініченко О.Б.

при секретарі - Войцеховській М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «Здраво» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2, третя особа: ОСОБА_3, про визнання недійсним патенту України на корисну модель,-

В С Т А Н О В И В :

Представник позивача 16.07.2014 року звернувся з позовною заявою до відповідачів, в якій просив визнати недійсним повністю патент України НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрований на ім'я відповідача ОСОБА_2, та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру патентів України на винаходи та корисні моделі щодо визнання недійсним патенту України НОМЕР_1, а також здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Обґрунтовував позовні вимоги тим, що корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка захищена патентом України НОМЕР_1, не відповідає умовам патентоспроможності, а саме вказував на відсутність у корисної моделі такої ознаки як «новизна» (п. а ч.1 ст.33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»); а також видачу патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (п. г ч.1 ст.33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Так, посилався на положення ст.7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та ст.460 ЦК України, якими визначено, що корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Тобто, корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності, яке засвідчується патентом, якщо вона є новою і придатною для промислового використання.

Зокрема, корисна модель визнається новою, якщо не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (ч.3, 4 ст. 7 Закону про охорону прав).

Отже, представник позивача заявляв, що існують підстави для визнання патенту повністю недійсним, оскільки на дату подання заявки корисна модель не відповідала критерію патентоздатності - новізні.

Виходячи з того, що для вирішення даного спору ключовим є визначення того, чи були ознаки корисної моделі частиною рівня техніки на дату подання заявки, що має визначати наявність або відсутність новизни запропонованого технічного рішення, а аналіз захищених патентом ознак корисної моделі, яка є фармацевтичним продуктом, є питанням, що має істотне значення для правильного вирішення справи, але потребує спеціальних знань, представник мотивував необхідність проведення судової експертизи для вирішення питання, чи відповідає корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи.

14.08.2014 року та 24.10.2014 року представники позивача в судове засідання подали клопотання з додатковим обґрунтуванням про призначення по справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та, поставивши питання на вирішення експерта, відповідно до ч.4 ст.43 ЦПК України просили доручити проведення експертизи конкретному експерту Петренко С.А. (свідоцтво №1231), який неодноразово залучався до проведення судових експертиз з питань інтелектуальної власності, є кандидатом юридичних наук, має досвід роботи з 2002 року, має освіту у сфері хімії, що надає йому можливість компетентно дослідити всі матеріали справи та вирішити поставлене питання.

Крім того, звертали увагу на додаткову перевагу, якою є можливість отримання висновку судового експерта у передбачені чинним законодавством строки на відміну від Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, який є науково-дослідною установою судових експертиз Міністерства юстиції України, який перевантажений замовленнями, а, відтак, це може створити небезпеку затягування судового процесу.

Представник відповідача ОСОБА_2 та третя особа проти призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності не заперечували, однак, виходячи з протиставлення лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», виробництва Русан Фарма ЛТ Д, та патенту на винахід НОМЕР_2, власником якого є ФДУП «Московський ендокринний завод», оскаржуваному патенту на корисну модель, висловили свої пропозиції щодо варіанту питання для вирішення експертизи, а саме: чи спростовується відповідність корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом НОМЕР_1 критерію «новизна» патентом на винахід НОМЕР_3 або інформацією, що міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», виробництва Русан Фарма ЛТД, та просили доручити її проведення Київському науково-дослідний інституту судових експертиз.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України проти призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності не заперечував, запропонувавши свій перелік експертів та державних експертних установ та надавши свою редакцію питання: чи спростовують новизну корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» з деклараційним патентом України НОМЕР_4 відомості, які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до дати подання заявки № u2013 10084 на нього, а саме до 13.08.2013року.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне призначити по справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, оскільки для з'ясування обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення справи, необхідні спеціальні знання у галузі інтелектуальної власності.

Враховуючи предмет позову та обставини справи, суд вважає за необхідне поставити питання на вирішення судового експерта в редакції, зазначеній в клопотанні представника відповідача Державної служби інтелектуальної власності України, оскільки воно сформульовано чітко та конструктивно та включає повне дослідження питання, яке має істотне значення для правильного вирішення справи.

Щодо редакції питання, викладеної представником відповідача ОСОБА_2, то суд погоджується з думкою представників Товариство з обмеженою відповідальністю «Здраво» та Державної служби інтелектуальної власності України, що така редакція необґрунтовано суттєво звужує об'єм дослідження матеріалів справи та впливають на повноваження експерта, що суперечить вимогам закону.

Щодо доручення проведення експертизи, то суд, враховуючи запропоновані представниками сторін перелік експертів та державних експертних установ, враховуючи велике експертне навантаження та обмежену кількість штатних експертів лабораторії судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, для уникнення затягування проведення експертизи у часі вважає за можливе доручити проведення даної експертизи атестованому за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями» судовому експерту Петренко Сергію Анатолійовичу.

Керуючись ст.ст.143-147 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити

атестованому судовому експерту Петренко Сергію Анатолійовичу, попередивши експерта про кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від дачі висновку та за дачу завідомо неправдивого висновку за ст.ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експерта поставити питання:

1). Чи спростовують новизну корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» з деклараційним патентом України НОМЕР_4 відомості, які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до дати подання заявки № u2013 10084 на нього, а саме до 13.08.2013року?

Строк виконання судової експертизи два місяці з моменту отримання цивільної справи та копії ухвали.

В провадження експерта надати матеріали цивільної справи № 760/15206/14-ц (2-4934/14).

Витрати по оплаті судової експертизи покласти на позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Здраво».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: