Рішення № 46335272, 26.06.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/10356/13-ц

2-974/15

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2015 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Українця В.В.

при секретарі Кошар А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Лада Люкс» до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання патентів на промислові зразки недійсними, зобов'язання вчинити дії.

в с т а н о в и в:

20 травня 2015 року ТОВ «Лада Люкс» звернулось в суд з позовом до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання патентів на промислові зразки недійсними, зобов'язання вчинити дії.

Свої вимоги мотивує тим, що основним видом підприємницької діяльності ТОВ «Лада Люкс» є оптова та роздрібна торгівля запчастинами. До 2013 року Товариство здійснювало імпорт шатунних та корінних вкладишів, імпорт та продаж виробів здійснювало з використанням промислових зразків без отримання дозволу з боку будь-якої особи та без обмеження обсягів використання.

У 2013 році за заявками ОСОБА_1 Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано та видано патент України на промисловий зразок НОМЕР_1 від 25 березня 2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_1» та патент України на промисловий зразок НОМЕР_2 від 25 березня 2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Вважає, що зазначені патенти України мають бути визнані недійсними, оскільки при поданні заявок на отримання патентів відповідач ОСОБА_1 заявив, що промислові зразки є новими, тобто сукупність їх суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання відповідних заявок уповноваженому відомству, що не відповідало дійсності.

Просить суд ухвалити рішення, яким:

-визнати патенти України на промислові зразки НОМЕР_1 від 25 березня 2013 року та НОМЕР_2 від 25 березня 2013 року недійсними повністю;

-зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію в своєму офіційному бюлетені про визнання патентів України на промислові зразки НОМЕР_1 від 25 березня 2013 року та НОМЕР_2 від 25 березня 2013 року недійсними;

-зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України виключити записи про реєстрацію патентів України на промислові зразки НОМЕР_1 від 25 березня 2013 року та НОМЕР_2 від 25 березня 2013 року у Державному реєстрі патентів на промислові зразки.

Сторона позивача в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним, направила до суду заяву про розгляд справи без її участі на підставі наявних у справі матеріалів (т. 3, а.с. 90, 93).

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання також не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У матеріалах справи містяться письмові заперечення проти позову, де вказано, що спір між сторонами не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. 20 травня 2013 року ОСОБА_1 на підставі договору № 13/290 передав права на промислові зразки за патентами України НОМЕР_1 та НОМЕР_2 іншій особі, а саме: ТОВ «Дайдо Мєталл Русь», яке є юридичною особою, створеною у відповідності з законодавством Російської Федерації, яке тепер є власником оспорюваних патентів. ОСОБА_1 не є особою, яка на думку позивача, користується правами, що витікають з патентів України НОМЕР_1 та НОМЕР_2, внаслідок чого позов пред'явлений до неналежного відповідача (т. 1, а.с. 210-212, т. 3, а.с. 91).

Відповідач Державна служба інтелектуальної власності України у судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином (т. 3, а.с. 92).

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

Судом встановлено, що 25 березня 2013 року зареєстровано патент України на промисловий зразок НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявою ОСОБА_1, який став власником патенту (т. 2, а.с. 1).

Також 25 березня 2013 року зареєстровано патент України на промисловий зразок НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявою ОСОБА_1, який став власником патенту (т. 1, а.с. 178).

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Частиною 6 цієї статті визначено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Відповідач ОСОБА_1 посилався на те, що на підставі договору передав права на промислові зразки за оспорюваними патентами іншій особі (ТОВ «Дайдо Мєталл Русь»), тому він не є власником патентів, і позов пред'явлений до неналежного відповідача.

Разом з тим, відповідно до даних з Державного реєстру патентів України на промислові зразки саме ОСОБА_1 є їх власником, а сам факт укладення договору про передачу прав не свідчить про зміну власника.

Позивач посилається на те, що патент України на промисловий зразок НОМЕР_1 від 25 березня 2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_1» та патент України на промисловий зразок НОМЕР_2 від 25 березня 2013 року «ІНФОРМАЦІЯ_1» не є новими, тобто сукупність їх суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання відповідних заявок уповноваженому відомству.

Відповідно до ч. 1. ст. 461 ЦК України промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

Згідно з ч. 1 ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Статтею 469 визначено, що права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

У пункті «а» ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» вказано, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Частиною 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Статтею 60 ЦПК України визначено, що кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу.

Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

За клопотанням сторони позивача ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 06 серпня 2013 року в справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

За результатами проведення судової експертизи експертом складено Висновок експерта № 160/13 за результатами проведення комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі від 12 грудня 2013 року (а.с. 152-184).

Експертом визначено ознаки промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 від 25 березня 2013 року та за патентом України НОМЕР_2 від 25 березня 2013 року, які є суттєвими.

У мотивувальній частині висновку зазначено, що експертом проведено порівняльний аналіз сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 із виробами, які за попередньою оцінкою, можуть містити сукупність суттєвих ознак промислового зразка.

За результатами порівняльного аналізу, наведеного у таблиці 2.1. (т. 2, а.с. 194-195) встановлено, що сукупність суттєвих ознак варіантів 1-3 промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 міститься у виробах, зображених у виданнях: «ІНФОРМАЦІЯ_2» (дата публікації 1990 р.; т. 1, а.с. 99), «ІНФОРМАЦІЯ_3» (дата публікації 2011 р.; т. 1. а.с. 160, 161). Відомості, що містяться в зазначених джерелах інформації є такими, з якими будь-яка особа могла ознайомитися самостійно або про зміст яких їй могло бути повідомлено законним шляхом до 18 лютого 2013 року.

Отже, в зазначених виданнях містяться відомості, згідно яких сукупність суттєвих ознак 1-3 варіантів промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, тобто до 18 лютого 2013 року.

За результатами порівняльного аналізу, наведеного у таблиці 2.2. (т. 2, а.с. 196-198) встановлено, що в матеріалах справи відсутні зображення виробів, які містять сукупність суттєвих ознак варіантів 4-6 промислового зразка за патентом України НОМЕР_1. Зокрема, у виробі зображеному у виданні «ІНФОРМАЦІЯ_2» (дата публікації 1955 р.; т. 1, а.с. 93,) внутрішня поверхня вкладиша виконана не гладкою, а має поглиблення у вигляді канавок. Внаслідок наведеного ракурсу зображення виробу зображеного у виданні «ІНФОРМАЦІЯ_3» (дата публікації 2011 р.; т. 1. а.с. 160, 161) у ньому неможливо ідентифікувати ознаку, що характеризує зовнішній вигляд внутрішнього боку виробу.

За результатами порівняльного аналізу, наведеного у таблиці 2.3. (т. 2, а.с. 198-200) встановлено, що в матеріалах справи відсутні зображення виробів, які містять сукупність суттєвих ознак варіантів 7-9 промислового зразка за патентом України НОМЕР_1. Зокрема, у виробі зображеному у виданні «ІНФОРМАЦІЯ_4», дата публікації 2011 р. (т. 1, а.с. 104) відсутні два циліндричних наскрізних отвори відносно невеликого діаметру та всіх ознак, що пов'язуються з цими отворами. У виробі зображеному у виданні «ІНФОРМАЦІЯ_3» (дата публікації 2011 р.; т. 1. а.с. 160, 161) відсутні ознаки, які характеризують зовнішній вигляд внутрішнього боку виробу, у виробі зображеному у виданні «ІНФОРМАЦІЯ_2» (дата публікації 1955 р.; т. 1, а.с. 93,) відсутні ознаки, що характеризують спосіб виконання канавки на внутрішньому боці виробу. У виробі зображеному у виданні «ІНФОРМАЦІЯ_4», дата публікації 2011 р. (т. 1 а.с. 104) відсутні ознаки, що: вказують на наявність двох наскрізних отворів на поверхні виробу; розміщення наскрізних отворів.

Експерт прийшов до висновку, що в матеріалах справи містяться відомості за якими сукупність суттєвих ознак тільки 1-3 варіантів промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 від 25 березня 2013 року стала загальнодоступною у світі до дати подання на нього заявки № 8201300222 від 18 лютого 2013 року.

Також у мотивувальній частині висновку зазначено, що експертом проведено порівняльний аналіз сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 із виробами, які за попередньою оцінкою, можуть містити сукупність суттєвих ознак промислового зразка.

За результатами порівняльного аналізу, наведеного у таблиці 3.1. (т. 2, а.с. 202-203) встановлено, що сукупність суттєвих ознак варіантів 1-3 промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 міститься у виробах, зображених у виданнях: «ІНФОРМАЦІЯ_2» (дата публікації 1990 р.; т. 1, а.с. 99), «ІНФОРМАЦІЯ_3» (дата публікації 2011 р.; т. 1. а.с. 160, 161). Відомості, що містяться в зазначених джерелах інформації є такими, з якими будь-яка особа могла ознайомитися самостійно або про зміст яких їй могло бути повідомлено законним шляхом до 18 лютого 2013 року. Отже, в зазначених виданнях містяться відомості, згідно яких сукупність суттєвих ознак 1-3 варіантів промислового зразка за патентом України НОМЕР_2 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи, тобто до 18 лютого 2013 року.

За результатами порівняльного аналізу, наведеного у таблиці 3.2. (т. 2, а.с. 204-206) встановлено, що в матеріалах справи відсутні зображення виробів, які містять сукупність суттєвих ознак варіантів 4-6 промислового зразка за патентом України НОМЕР_2. Зокрема, у виробі зображеному у виданні «ІНФОРМАЦІЯ_2» (дата публікації 1955 р.; т. 1, а.с. 93,) внутрішня поверхня вкладиша виконана не гладкою, а має поглиблення у вигляді канавок. Внаслідок наведеного ракурсу зображення виробу зображеного у виданні «ІНФОРМАЦІЯ_3» (дата публікації 2011 р.; т. 1. а.с. 160, 161) у ньому неможливо ідентифікувати ознаку, що характеризує зовнішній вигляд внутрішнього боку виробу.

За результатами порівняльного аналізу, наведеного у таблиці 3.3. (т. 2, а.с. 206-208) встановлено, що в матеріалах справи відсутні зображення виробів, які містять сукупність суттєвих ознак варіантів 7-9 промислового зразка за патентом України НОМЕР_2. Зокрема, у виробі зображеному у виданні «ІНФОРМАЦІЯ_4», дата публікації 2011 р. (т. 1, а.с. 104) відсутні два циліндричних наскрізних отвори відносно невеликого діаметру та всіх ознак, що пов'язуються з цими отворами. У виробі зображеному у виданні «ІНФОРМАЦІЯ_3» (дата публікації 2011 р.; т. 1. а.с. 160, 161) відсутні ознаки, які характеризують зовнішній вигляд внутрішнього боку виробу, у виробі зображеному у виданні «ІНФОРМАЦІЯ_2» (дата публікації 1955 р.; т. 1, а.с. 93,) відсутні ознаки, що характеризують спосіб виконання канавки на внутрішньому боці виробу. У виробі зображеному у виданні «ІНФОРМАЦІЯ_4», дата публікації 2011 р. (т. 1 а.с. 104) відсутні ознаки, що: вказують на наявність двох наскрізних отворів на поверхні виробу; розміщення наскрізних отворів.

Експерт прийшов до висновку, що в матеріалах справи містяться відомості за якими сукупність суттєвих ознак тільки 1-3 варіантів промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_2 від 25 березня 2013 року стала загальнодоступною у світі до дати подання на нього заявки № 8201300222 від 18 лютого 2013 року.

Сторона позивача оспорювала висновок судової експертизи та за її клопотанням ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 19 травня 2014 року в справі було призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності (т. 3, а.с. 44-45).

Справа повернулась до суду без проведення експертизи, оскільки ТОВ «Лада Люкс», на яку було покладено витрати по оплаті проведення експертизи, такі дії не вчинила та просила суд розглядати справу за наявними в ній матеріалами.

При розгляді справи встановлено, що сукупність суттєвих ознак тільки 1-3 варіантів промислових зразків «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_2 від 25 березня 2013 року та за патентом України НОМЕР_2 від 25 березня 2013 року стала загальнодоступною у світі до дати подання на нього заявки.

У в матеріалах справи відсутні зображення виробів, які містять сукупність суттєвих ознак варіантів 4-9 промислових зразків «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_2 від 25 березня 2013 року та за патентом України НОМЕР_2 від 25 березня 2013 року.

За таких обставин, суд вважає, що позивач не довів свої вимоги про необхідність визнання оспорюваних патентів недійсними.

У такому випадку, не підлягає задоволенню і вимога про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України здійснити публікацію в своєму офіційному бюлетені та про виключити записи про реєстрацію патентів у Державному реєстрі патентів на промислові зразки.

З огляду на наведене, в задоволенні позову слід відмовити.

Керуючись статтями 16, 461, 462, 463, 466, 469 ЦК України, статтями 1, 5, 6, 25, 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», статтями 3, 4, 10, 11, 57-60, 88, 154, 169, 209, 212-215, 218, 223 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Відмовити в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Лада Люкс» до ОСОБА_1, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання патентів на промислові зразки недійсними, зобов'язання вчинити дії.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду міста Києва через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: