Рішення № 43616322, 02.04.2015, Господарський суд Херсонської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

тел. /0552/ 49-31-78

Веб сторінка : ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

__________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2015 р. Справа № 923/65/15

Господарський суд Херсонської області у складі судді Соловйова К.В. при секретарі Степановій Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом: Компанії "Солаеро Глобал Алтернатів Фанд Лімітед", Нікосія, Кіпр,

до: Публічного акціонерного товариства "Новокаховський завод плавлених сирів", м.Таврійськ Херсонської області

про припинення дій, що порушують права на знак для товарів та послуг "Дружба" за свідоцтвом України № 48734

за участю представників сторін:

від позивача - не прибув;

від відповідача - Коваль М.Ф., уповн. представник, довіреність від 17.12.2014р.

Обставини справи: провадження у справі порушено за позовом Компанії "Солаеро Глобал Алтернатів Фанд Лімітед" (позивач), в особі представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Юрвідділ", до Публічного акціонерного товариства "Новокаховський завод плавлених сирів" (відповідач) з вимогами до суду про зобов'язання відповідача припинити дії, що порушують права позивача на знак для товарів та послуг "Дружба" за свідоцтвом України № 48734, шляхом усунення з упаковок продукції виробництва відповідача позначення "Дружба" та знищення наявних (вже виготовлених) етикеток для цієї продукції, які містять знак для товарів та послуг (торгівельну марку) "Дружба" за свідоцтвом України № 48734, зареєстрованої, зокрема, для молока та молочних продуктів. Позов обґрунтовано нормами ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України, ст.ст. 16, 20, 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", твердженнями про наявність у позивача, на підставі вказаного свідоцтва, прав на знак для товарів та послуг "Дружба", а також, про протиправне (без дозволу позивача) використання відповідачем у своїй господарській діяльності (на етикетках молочної продукції виробництва відповідача) позначення "Дружба", яке не має суттєвих відмінностей від знаку для товарів та послуг "Дружба" за свідоцтвом України № 48734 (відрізняється від цього зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знаку).

12.02.2015р. позивач надав суду додаткові докази на обґрунтування позову (т.1 а.с.93-121).

Відповідач надав відзив на позовну заяву (т.1 а.с.62-64), згідно з яким стверджує про необґрунтованість позову та просить відмовити в задоволенні позову, оскільки:

- обсяг правової охорони на знак для товарів та послуг "Дружба" за свідоцтвом України № 48734 не поширюється на продукти "сири плавлені", "продукти сирні плавлені", "продукти молоковмісні плавлені";

- позначення "Дружба" на етикетках продукції відповідача використовується не самостійно, в поєднанні з комбінованим знаком для товарів та послуг (далі мовою оригіналу) "Таврийский сыр. Сырная душа Таврии!", власником якого є відповідач, й тому, не є тотожнім зображенню знаку за свідоцтвом України № 48734;

- позивач не використовує у власній господарській діяльності знак для товарів та послуг "Дружба" за свідоцтвом України № 48734, зокрема, не виробляє під цим знаком продукцію, у зв'язку із чим права позивача діями відповідача не порушено;

- відповідач має право попереднього користувача на торговельну марку "Дружба".

12.02.2015р., 12.03.2015р. та 02.04.2015р. відповідач надав суду додаткові докази на обґрунтування своєї позиції у спорі (т.1 а.с.122-246; т.2 а.с.3-45, 55-146). Зокрема, докази встановлення набравшим законної сили рішенням суду у господарській справі того (факту), що станом на 15.10.2003р. знак "Дружба" за свідоцтвом України № 48734 не мав розрізняльну здатність для товару "плавлені сири", що входять до узагальнюючого поняття "молочні продукти" та не став загальновживаним щодо інших товарів 29, 30 і послуг 43 класів МКТП, для яких зареєстрований цей знак.

В судовому засіданні 12.02.2015р. оголошено перерву до 12.03.2015р. 10-00 год.

За клопотанням відповідача (т.2 а.с.48) розгляд справи було продовжено понад встановлений ч. 1 ст. 69 ГПК України двомісячний строк.

Позивач належним чином повідомлений судом про місце та час розгляду справи: ухвалу суду від 12.03.2015р. про продовження строку розгляду справи, відкладення її розгляду на 02.04.2015р. та витребування судом від позивача необхідних для розгляду справи документів, надіслано рекомендованим листом за вказаною у матеріалах справи (у позовній заяві та інших документах) адресою для листування представника позивача. Станом на час проведення 02.04.2015р. судового засідання по справі цей лист не повертався до суду без вручення позивачеві, а також, від позивача до суду не надходило будь-яких заяв та клопотань щодо цього судового засідання, додаткових доказів по справі та витребуваних судом від позивача документів, які необхідні для розгляду справи.

Відповідно до ст.77 ГПК України неявка представника сторони у судове засідання є підставою для відкладення розгляду справи у разі, якщо за його відсутності неможливо розглянути певну справу. Неявка представника позивача не унеможливлює розгляд справи № 923/65/15. Розгляд справи за відсутності представника позивача, при тому, що позивача належним чином повідомлено судом про місце та час розгляду справи, не є порушенням процесуальних прав позивача.

Судом відмовлено у задоволенні клопотання позивача про витребування від відповідача доказів по справі (т.2 а.с.53), у зв'язку із необґрунтованістю цього клопотання, зокрема, через невиконання позивачем вимог суду згідно з ухвалою від 12.03.2015р. по справі (ненадання позивачем до суду письмових пояснень на обґрунтування цього клопотання).

Після закінчення розгляду справи в судовому засіданні 02.04.2015р., відповідно до ст.85 ГПК України, було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представника відповідача, суд, -

в с т а н о в и в:

15.03.2005р. було зареєстровано знак для товарів та послуг "ДРУЖБА" та видано свідоцтво України № 48734. (т.1 а.с.8). Заявку на реєстрацію цього знаку було подано 15.10.2003р.

Згідно виписки 25.02.2013р. з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг Компанія "Соларео Глобал Алтернатів Фанд Лімітед" (надалі - позивач) є власником знаку для товарів та послуг (торгівельної марки) "ДРУЖБА" за свідоцтвом України № 48734 (т.1 а.с.10).

Відповідно до Ніццької угоди "Про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для реєстрації знаків" від 15.06.1957р. торгівельна марка "ДРУЖБА" зареєстрована для наступних товарів та послуг:

клас 29 - молоко та молочні продукти; харчова олія та жири; збиті вершки;

клас 30 - заварний крем; заморожений кефір; йогурт заморожений; кавові напої з молоком; какао з молоком; майонез; молочні каші харчові; морозиво; в'язівні речовини для морозива; порошки на морозиво; речовини для усталювання збитих вершків; фруктове морозиво; харчовий лід; шоколадні напої з молоком;

клас 43 - послуги щодо забезпечування харчами та напоями.

У другому півріччі 2014 року позивачеві стало відомо про те, що Публічне акціонерне товариство "Новокаховський завод плавлених сирів" (надалі- відповідач)

використовує торгівельну марку "ДРУЖБА" у своїй господарській діяльності при виробництві плавлених сирів, шляхом нанесення на етикетки продукції власного виробництва - продукт молоковмісний сирний плавлений позначення "ДРУЖБА", яке не має суттєвих відмінностей від знаку для товарів та послуг "Дружба" за свідоцтвом України № 48734 (відрізняється від цього зареєстрованого знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності знаку).

Факт використання відповідачем торгівельної марки "ДРУЖБА", шляхом нанесення на етикетки продукції власного виробництва - продукт молоковмісний сирний плавлений позначення "ДРУЖБА" підтверджується матеріалами справи (т.1 а.с.12, 98).

Використання відповідачем такого позначення здійснюється без дозволу позивача - власника знаку для товарів та послуг "ДРУЖБА" за свідоцтвом України № 48734.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень (зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також, будь-яка комбінація цих позначень). Вказане узгоджується положеннями ст. 492 Цивільного кодексу України, якими визначено поняття "торговельна марка".

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та ст. 494 Цивільного кодексу України обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака (торговельної марки) та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають з свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також, у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже з зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також, використання іншою особою позначення тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користування).

Відповідно до ч. 1 ст. 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Згідно з частиною 2 цієї ж статті право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.16 цього ж Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, які потребують його згоди, вважається порушенням прав власника свідоцтва.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на вимогу власника свідоцтва порушення має бути припинено. Власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

У відповідності до ст. 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та ст. 432 Цивільного кодексу України порушені права власника знаку для товарі та послуг та власника торговельної марки підлягають захисту в судовому порядку.

Суд відхиляє доводи відповідача про те, що обсяг правової охорони на знак для товарів та послуг "Дружба" за свідоцтвом України № 48734 не поширюється на продукти "сири плавлені", "продукти сирні плавлені", "продукти молоковмісні плавлені", з огляду на наступне. З оригіналів етикеток продукту молоковмісного сирного плавленого "Дружба" виробництва відповідача, слідує, що складовими цього продукту є, зокрема, сири сичужні тверді жирні, жир замінник молочного жиру (жири рослинні), сироватки молочна підсирна та молочна суха, сир кисломолочний напівжирний, молоко сухе знежирене, а масова частка молочних компонентів у готовому продукті складає не менш ніж 25 % (т.1 а.с.12, 98).

Відповідно до ДСТУ 2212-94 "Молочна промисловість. Молоко і кисломолочні продукти. Терміни і визначення" (т. 1 а.с.118-121 - витяг з цього ДСТУ), який діяв на момент подання заяви на знак для товарів та послуг "Дружба" за свідоцтвом України № 48734, поняття "молочний продукт" було визначено як продукт, що виробляється з молока.

З урахуванням наведеного, проаналізувавши склад продукту молоковмісного сирного плавленого "Дружба" виробництва відповідача, враховуючи, що масова частка молочних компонентів у готовому продукті складає не менш ніж 25 %, суд приходить до висновку, що даний продукт виробництва відповідача відноситься до молочних продуктів за класом 29 свідоцтва України № 48734 на знак для товарів та послуг "Дружба".

Разом з тим, суд зазначає про наступне.

Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо ж стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак. Належними доказами такого використання є, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Згідно з п. 1.3. свого статуту відповідач є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Новокаховський завод плавлених сирів", яке було створено відповідно до рішення регіонального відділення Фонду Державного майна України по Херсонській області № 325 від 22.03.1996р. шляхом перетворення державного підприємства "Новокаховська маслосирбаза" у Відкрите акціонерне товариство (витяг з цього статуту (т.1 а.с.68-70)). З матеріалів справи слідує, що ідентифікаційні коди відповідача та Відкритого акціонерного товариства "Новокаховський завод плавлених сирів", як юридичних осіб, а також, їхнє місцезнаходження є однаковими. Факт створення Відкритого акціонерного товариства "Новокаховський завод плавлених сирів" у процесі приватизації підтверджується наявними у справі документами (т. 1 а.с.125-139).

Також, матеріалами справи підтверджений факт використання торговельної марки "Дружба" Державним підприємством "Новокаховська маслосирбаза" у своїй господарській діяльності при виробництві у 1975 році, 1983-1993рр та 1995 році плавлених сирів. Вказане підтверджено наказом по підприємству від 04.05.1975р. №34а, витягом з книги відгуків 1-ї міської промислової виставки за 1975 рік, договором № 1 постачання продукції від 1995р., з додатками (асортиментним переліком продукції для поставки на 1995 рік та протоколом погодження вільних відпускних цін на продукцію), листом Національної асоціації молочників України "Укрмолпром" від 23.01.2012р. № 47-1, з додатком до нього "Довідка про виробництво сиру плавленого "Дружба" молокопереробними підприємствами України (маслосирбазами) за 1983-1993рр, з даними щодо виробництва цього сиру ДП "Новокаховська маслосирбаза" (т.1 а.с.141, 142, 146, 180-182, 203-204).

Крім цього, матеріалами справи підтверджений факт використання торговельної марки "Дружба" Відкритим акціонерним товариством "Новокаховський завод плавлених сирів" у своїй господарській діяльності при виробництві у 2000-2003рр плавлених сирів. Вказане підтверджено паспортами на асортимент продукції для виготовлення у 2000-2001рр, дипломом п'ятої міжнародної спеціалізованої виставки "Укрмясомолпром 2002", наказом по підприємству від 23.03.2002р., висновком Новокаховської міської санітарно-епідеміологічної станції від 25.09.2002р. № 177, видатковими накладними від 2002-2003рр на сир плавлений, договором від 30.01.2001р. на виконання поліграфічних робіт (на виготовлення етикеток), з зразками етикеток для продукту сир плавлений "Дружба", рахунками та рахунками-фактурами за 2000-2001рр та 2003рік на оплату виготовлення етикеток, накладними на етикетки за 2001-2002рр, податковими накладними за 2001-2002рр. (т.1 а.с.184-198; 200-204, 212-238; т.2 а.с.58-91, 98-105).

Тобто, матеріалами справи доведено факт використання ВАТ "Новокаховський завод плавлених сирів", правонаступником якого є відповідач, спірного позначення "Дружба" на етикетках для плавленого сиру власного виробництва до 15.10.2003р., тобто, до дати подачі заявки для реєстрації знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 48734, а також, здійснення ВАТ "Новокаховський завод плавлених сирів" значної і серйозної підготовки для такого використання.

При цьому, матеріалами справи не доведено недобросовісності використання ВАТ "Новокаховський завод плавлених сирів" спірного позначення "Дружба" на етикетках для плавленого сиру власного виробництва до 15.10.2003р.

На підставі наведених встановлених судом фактичних обставин, а також, на підставі ч. 1 ст. 500 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" відповідач має право на безоплатне продовження використання знаку для товарів і послуг (торговельної марки) "Дружба" після 15.10.2003р. у своїй господарській діяльності при виробництві плавлених сирів. Й, відповідне, таке використання не порушує прав позивача на знак для товарів та послуг "ДРУЖБА" за свідоцтвом України № 48734.

Підтвердженням правильності цього висновку суду є факт видачі Державним департаментом інтелектуальної власності Відкритому акціонерному товариству "Новокаховський завод плавлених сирів" патенту на промисловий зразок "Етикетка "Дружба" для продукції "продукт сирний плавлений" (промисловий зразок № 19737 від 25.11.2009р.) (т.2 а.с.9-12). Також, підтвердженням правильності цього ж висновку суду є факт видачі Державним департаментом інтелектуальної власності відповідачеві патенту на промисловий зразок "Етикетка "Дружба" для продукції "продукт сирний плавлений" (промисловий зразок № 22420 від 10.11.2011р.) та "продукт молоковмісний сирний плавлений" (промисловий зразок № 24553 від 10.04.2013р.) (т.2 а.с.13-19).

За вказаних встановлених судом обставин та підстав позовні вимоги задоволенню не підлягають. У задоволенні цих вимог має бути відмовлено в повному обсязі.

Також, суд вважає за необхідне вказати про наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Господарським судом м. Києва розглянуто справу № 12/318 за позовом Приватного акціонерного товариства "Пирятинський сирзавод" до Державної служби інтелектуальної власності та Компанії "Солаеро Глобал Алтернатів Фанд Лімітед", за участі Відкритого акціонерного товариства "Промислове підприємство "Пищепром", як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів, з вимогами про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів та послуг "Дружба" № 48734.

За результатами розгляду справи № 12/318 господарським судом м. Києва прийняте рішення від 15.08.2014р., яким, зокрема, встановлений факт того, що станом на 15.10.2003р. знак "Дружба" за свідоцтвом України № 48734 не мав розрізняльну здатність для товару "плавлені сири", що входять до узагальнюючого поняття "молочні продукти" та не став загальновживаним щодо інших товарів 29, 30 і послуг 43 класів МКТП, для яких зареєстрований цей знак (т.1 а.с.77-87). Законність та обґрунтованість рішення господарського суду м. Києва від 15.08.2014р. по справі № 12/318 підтверджено постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2014р.: залишено це рішення без змін (т.1 а.с.88-92).

Суду при розгляді даної, № 923/65/15, справи не надано доказів скасування рішення господарського суду м. Києва від 15.08.2014р. та постанови Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2014р. по справі № 12/318.

На підставі ч. 3 ст. 35 ГПК України суд, при розгляді даної, № 923/65/15, справи приймає як такий, що доведений (та відповідно, як такий, що не потребують повторного доведення (встановлення) при розгляді справи № 923/65/15) встановлений рішенням господарського суду м. Києва від 15.08.2014р. у справі № 12/318 факт того, що станом на 15.10.2003р. знак "Дружба" за свідоцтвом України №48734 не мав розрізняльну здатність для товару "плавлені сири", що входять до узагальнюючого поняття "молочні продукти" та не став загальновживаним щодо інших товарів 29, 30 і послуг 43 класів МКТП, для яких зареєстрований цей знак.

Вказане є додатковою підставою для відмови у позові в повному обсязі.

В контексті наведених висновків суду про наявність підстав для відмови у позові в повному обсязі, інші доводи відповідача про необґрунтованість позову не мають значення.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, господарський суд -

в и р і ш и в:

В задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.

Повне рішення складено 15.04.2015р.

Суддя К.В. Соловйов