Постанова № 43526575, 09.04.2015, Окружний адміністративний суд міста Києва

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

09 квітня 2015 року письмове провадження № 826/13689/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого судді Арсірія Р.О. , суддів Качура І.А., Огурцова О.П., вирішив адміністративну справу

розглянувши матеріали справи

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Консалтінг" до Державної служби інтелектуальної власності України третя особа: ОСОБА_1 провизнання протиправними та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача в якому просить:

- визнати протиправними та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

- визнати недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1,НОМЕР_2;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1, НОМЕР_2 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- стягнути з Державного департаменту інтелектуальної власності України на користь ТОВ "БМС Консалтінг" 73.08 грн. витрат по сплаті судового збору.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Відповідачем всупереч вимог Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року N116, було видано на імґя третьої особи - ОСОБА_1 свідоцтва України для товарів та послуг 9, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка №ш 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка №ш 2013 20153 від 04.11.2013р.), які є недійсними в силу п.п. в) пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки видані з порушенням прав Позивача на знак для товарів і послуг «ВМS» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 12456, оскільки позначення знаків для товарів і послуг за оспорюваними свідоцтвами є оманливим та таким, що здатне вводити в оману споживача в процесі використання як знака, є схожими та асоціюються належним Позивачу з знаком для товарів і послуг «ВМS». Таким чином, оскільки позначення знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України для товарів та послуг 9, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка №ш 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка №ш 2013 20153 від 04.11.2013р.), є оманливим та таким, що здатне вводити в оману споживача в процесі використання як знака, є схожими та асоціюються з знаком для товарів і послуг «ВМS», що належить позивачу в цілому, а тому свідоцтва України для товарів та послуг 9, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка №ш 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка №ш 2013 20153 від 04.11.2013р.) не могли бути зареєстрованими Відповідачем в силу пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а отже, дії Відповідача по їх реєстрації у вигляді прийняття відповідного рішення - є протиправними та підлягають скасуванню.

Відповідач у письмовому відзиві на позов проти заявлених вимог заперечував, просив суд у задоволенні позову відмовити. В обґрунтування заперечень на позов посилався на те, що дії Відповідача по видачі на ім'я третьої особи свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1,НОМЕР_2, вчинені в межах визначеної законом компетенції та згідно наданих законом повноважень.

Розглянувши наявні матеріали справи, судом встановлено наступне.

Згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг НОМЕР_3 від 07.06.1999, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності, Товариству з обмеженою відповідальністю «ВМS» зареєстровано право власності на товарний знак «ВМS»: за класом 10 - «Вібромасажери; прибори для масажу; медичні прилади і інструменти», за класом 42 «Реалізація товарів 10 класу, консультація в області обчислювальної техніки» (заявку на реєстрацію за ТОВ "БМС" права власності на товарний знак "ВМS" подано 04.01.1995 за відповідним № 95010027).

Також, згідно графи 220 Свідоцтва на знак товарів та послуг НОМЕР_3 від 07.06.1999, заявку на реєстрацію за ТОВ «ВМS» на право власності на товарний знак «ВМS» подано 04.01.1995 за відповідним №95010027.

27.10.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС» та Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг» (позивач) був укладений договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг, за яким право власності на знак для товарів і послуг «ВМS» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 12456, видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та зареєстроване у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг « 07» червня 1999 року (дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - "07" червня 1999 року, Бюл. № 3) перейшло до позивача.

12.05.2014 Державною службою інтелектуальної власності України прийнято рішення про публікацію відомостей про передачу права власності на знак (свідоцтво України № 12456) в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесла зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, за яким власником знака для товарів і послуг «ВМS», став Позивач - ТОВ "БМС Консалтінг".

Позивач вказує, що 25.04.2014 Державним департаментом інтелектуальної власності України за громадянином ОСОБА_1 зареєстровано торгівельні марки, які містять належне Позивачу позначення "ВМS", і про що ОСОБА_1 видано Департаментом свідоцтво України для товарів та послуг 9,42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка № m 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка № m 2013 20153 від 04.11.2013р.).

Проте, реєстрація Відповідачем за ОСОБА_1 свідоцтв України для товарів та послуг 9, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка № m 2013 20152 від 04.11.2013 року та № НОМЕР_2 (заявка № m 2013 20153 від 04.11.2013 року) порушує права та охоронювані законом інтереси Позивача щодо знаку для товарів і послуг "ВМS" згідно Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 12456, оскільки позначення знаків для товарів і послуг за цими свідоцтвами, є оманливим та таким, що здатне вводити в оману споживача в процесі використання як знака, є схожим та асоціюється з знаком для товарів і послуг, що належать позивачу в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів настільки, що його можна сплутати.

Під час розгляду справи судом також встановлено, що ТОВ "БМС Консалтінг" звернулося до господарського суду міста Києва з позовною заявою, у якій з урахуванням уточнених позовних вимог просило зобов'язати ТОВ "БМС Техно" припинити порушення прав власника свідоцтва України № 12456; заборонити ТОВ "БМС Техно" використовувати цей знак та фірмове найменування "БМС" в назві ТОВ "БМС Техно".

Постановою Вищого господарського суду України від 25 лютого 2014 року по справі 910/18222/13 касаційну скаргу ТОВ "БМС Техно" задоволено. Рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2013 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.12.2013 по справі №910/18222/13 скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 21.05.2014 року по справі №910/18222/13 призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_2

На вирішення судового експерта поставлено питання:

- Чи є наведення позначення "БМС" у найменуванні ТОВ "БМС Техно" використанням знаку для товарів і послуг "ВМS" за свідоцтвом України № 12456 щодо наведених у ньому товарів 10 класу та послуг 42 класу МКТП або стосовно споріднених з ними товарів і послуг?

- Чи є наведення позначення "БМС" у найменуванні ТОВ "БМС Техно" використанням позначення, схожого із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "ВМS" за свідоцтвом України № 12456 стосовно наведених у ньому товарів 10 класу та послуг 42 класу МКТП, і внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати?

- Чи є наведення позначення "БМС" у найменуванні ТОВ "БМС Техно" використанням позначення, схожого із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "ВМS" за свідоцтвом України 12456 стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, і внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або це позначення і знак можна сплутати?

- Чи дає можливість комерційне (фірмове) найменування "БМС" вирізнити ТОВ "БМС Консалтінг" з-поміж інших юридичних осіб?

- Чи вводить в оману споживачів комерційне (фірмове) найменування "БМС" щодо справжньої діяльності ТОВ "БМС Консалтінг", а саме: оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням?

- Чи є наведення позначення "БМС" у найменуванні юридичної особи ТОВ "БМС Техно" використаням комерційного (фірмового) найменування ТОВ "БМС Консалтінг" - "БМС"?

Відповідно до висновку експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, експертом ОСОБА_2 на питання, поставлені в ухвалі господарського суду м. Києва від 21.05.2014 року по справі №910/18222/13, надано відповіді про те, що:

- позначення «БМС», що входить до найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно», є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 12456;

- ведення позначення «БМС» у найменуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» є використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 12456 щодо наведених у ньому послуг 42 класу МКТП у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака окремими елементами, не змінюючи відмітність знака. Внаслідок такого використання можливе введення в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги.

- комерційне (фірмове) найменування «БМС» дає можливість вирізнити Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг» з-поміж інших юридичних осіб.

- комерційне (фірмове) найменування «БМС» не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг», а саме: оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням.

- застосування позначення «БМС» у назві Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» при наданні послуг, зазначених у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 25.09.2013 року, Статуті ТОВ «БМС ТЕХНО», а саме: « 46.52 Оптова торгівля електронним устаткованням, деталями до нього, 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, 63.99 Надання інших інформаційних послуг, 27.90 Виробництво іншого електричного устатковання, 46.66 Оптова торгівля іншим устаткованням, 62.02 Консультування з питань інформатизації, 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням» може ввести споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги.

Крім того, у мотивувальній частині висновку експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, експертом ОСОБА_2 за результатами проведеного дослідження зроблено висновки про те, що при дослідженні питання 1 було встановлено, що ТОВ «БМС Консалтінг» та ТОВ «БМС Техно» надають послуги, частина з яких є спорідненими. Для цих послуг (46.52 Оптова торгівля електронним устаткованням, деталями до нього, 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, 63.99 Надання інших інформаційних послуг, 27.90 Виробництво іншого електричного устатковання, 46.66 Оптова торгівля іншим устаткованням, 62.02 Консультування з питань інформатизації, 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням) застосування позначення «БМС» у назві Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги. ТОВ «БМС Консалтінг» було зареєстровано як юридичну особу 07.07.1997, а ТОВ «БМС Техно» було зареєстровано як юридичну особу 13.05.2009. Таким чином, ТОВ «БМС Консалтінг» почало використовувати позначення «БМС» в якості комерційного найменування значно раніше, ніж ТОВ «БМС Техно».

Суд, дослідивши висновок експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, експертом ОСОБА_2, складений за результатами проведеної в межах господарської справи експертизи, приймає його як належний та допустимий доказ по справі, оскільки наведені експертом висновки належним чином обґрунтовано, вони базуються а здійсненому особою, яка володіє спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, ґрунтовному порівняльному аналізі об'єктів інтелектуальної власності, а також експерта було попереджено про кримінальну відповідальність за дачу неправдивого висновку.

Судом враховується і те, що вищевказані висновки експерта ОСОБА_2, викладені у відповідному висновку Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, узгоджуються із матеріалами справи.

Так, суд відзначає, що згідно іншого наявного у матеріалах справи висновку судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 28.02.2014 № 13767/13-53 ОСОБА_3, складеного за результатами проведення дослідження у сфері об'єктів інтелектуальної власності, експертом на питання чи є знак для товарів і послуг, на який видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № 12456 від 07.06.1999, схожим з фірмовим найменуванням ТОВ «БМС Техно» настільки, що їх можна сплутати, надано відповідь про те, що знак для товарів і послуг, на який видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № 12456 від 07.06.1999, не є схожим з фірмовим найменуванням ТОВ «БМС Техно» настільки, що їх можна сплутати.

Проте, судом вказаний висновок не може бути прийнято до уваги як належний та допустимий доказ по справі з огляду на наступне.

Так, ТОВ «БМС Консалтінг» було зареєстровано як юридичну особу 07.07.1997, а ТОВ «БМС Техно» було зареєстровано як юридичну особу 13.05.2009, що сторонами по справі не заперечувалось.

Так, ТОВ «БМС Консалтінг» використовує фірмове найменування «БМС» з моменту створення товариства (тобто з моменту його державної реєстрації 07.07.1997) і постійно використовує його у своїй діяльності, яке є загальновідомим в України завдяки певному продукту, який виробляється товариством.

В свою чергу, 25.12.1991 для України набула чинності Паризька конвенція по охорону промислової власності від 20.03.1883, згідно з статтею 8 якої визначено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Отже, фірмове (комерційне) найменування «БМС» є частиною товарного знака ТОВ «БМС Консалтінг», яке в свою чергу, першим використовувало вказаний знак на підставі ліцензійних договорів, а в подальшому придбало право власності на товарний знак ТОВ «БМС Консалтінг», а отже, право Позивача на використання фірмового (комерційного) найменування «БМС», яке є частиною товарного знака, підлягає захисту згідно вимог вищенаведеного міжнародного акту, який є обов'язковим для виконання на всій території України.

При цьому, суд враховує і те, що у висновку судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 28.02.2014 № 13767/13-53 ОСОБА_3, складеного за результатами проведення дослідження у сфері об'єктів інтелектуальної власності, предметом дослідження було фірмове найменування ТОВ «БМС Техно», яке було зареєстровано пізніше ніж ТОВ «БМС Консалтінг».

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Згідно із ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (ч. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

У відповідності до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням (ч. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") .

У ст. 6bis Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., дата набуття чинності для України 25.12.1991р., визначено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно п. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з дати, на яку за визначенням суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням"".

Більш детально правова охорона добре відомих знаків на міжнародному рівні здійснюється на підставі Спільних рекомендацій відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. З огляду на те, що Україна є членом ВОІВ і згідно статті 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. Україна як учасник даної конвенції входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, вказані Спільні рекомендації повинні застосовуватись в Україні. Згідно пунктом 1 статті 4 Спільних рекомендацій відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятих Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо він навіть не повністю, а лише суттєвою своєю частиною являє відтворення чи імітацію загальновідомого знака. При цьому, згідно пункту 2 статті 4 вказаних Спільних рекомендацій "протиріччя з загальновідомим знаком є підставою для заперечень проти реєстрації і використання знака, який знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком. В силу статті 3 Спільних рекомендацій "Держава-член забезпечує охорону загальновідомого знаку від конфліктуючих знаків (…) щонайменше з дати, на яку цей знак стає добре відомим у цій державі-члені. Недобросовісність може розглядатися як один із факторів при оцінці конфліктуючих інтересів (…) ".

Зокрема, згідно пункту 1 статті 4 Спільних рекомендацій ВОІВ знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо він навіть не повністю, а лише суттєвою своєю частиною являє відтворення чи імітацію загальновідомого знака: "(1) [Конфліктуючі знаки] (а) Вважається, що знак знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо цей знак або його суттєва частина являє собою відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію загальновідомого знаку, що може викликати змішування, якщо цей знак або його суттєва частина використовується, або являється предметом заявки на реєстрацію, або є зареєстрованим щодо товарів та/або послуг, що є тотожними або спорідненими з товарами та/або послугами, для яких використовується загальновідомий знак. (b) Незалежно від товарів та/або послуг, для яких знак використовується або є предметом заявки на реєстрацію або є зареєстрованим, цей знак вважається таким, що знаходиться у протиріччі з загальновідомим знаком, якщо цей знак або його суттєва частина являє собою відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію загальновідомого знаку і якщо виконується щонайменше одна із наступних умов:

(і) використання цього знаку могло би вказувати на зв'язок між товарами та/або послугами, для яких цей знак використовується, є предметом заявки на реєстрацію або є зареєстрованим, і власником загальновідомого знаку і, скоріш за все, його інтересам могла б бути заподіяна шкода;

(іі) використання цього знаку, скоріш за все, спричинить шкоду або несправедливо послабить відрізняючий характер загальновідомого знаку;

(ііі) використання цього знаку могло б недобросовісно використовувати переваги відрізняльного характеру загальновідомого знаку (…) ".

При цьому, судом встановлено, та підтверджується матеріалами справи, відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг» предметом його діяльності, зокрема, є « 2.2.1. Торгівельна та посередницька діяльність: оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням та програмним забезпеченням; консультування з питань інформатизації; комп'ютерне програмування; видання іншого програмного забезпечення; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; професійно-технічна освіта; оптова та роздрібна торгівля системами та спеціальними технічними засобами для захисту інформації у каналах зв'язку, іншими засобами захисту інформації: оптова торгівля комп'ютерами, преферійними пристроями та програмним забезпеченням; оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами; оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами; здійснення посередницької діяльності; оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання; оптова та роздрібна торгівля товарами промислового призначення; оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами; оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами; організація торгівельних підприємств, торгових центрів, магазинів і пунктів фірмової торгівлі та підприємств громадського харчування, ресторані, кафе, барів тощо; комісійна торгівля товарами вітчизняного та імпортного виробництва; оптова та роздрібна торгівля парфюмерно-косметичними виробами, предметами гігієни та санітарії, товарами побутової хімії; оптова та роздрібна торгівля легковими, вантажо-пасажирськими, вантажними автомобілями, мотоциклами, а також запчастинами до них; прийом на комісію, оцінка та продаж автомобілів; продаж автомобілів в кредит та з розстрочкою платежу; здійснення операцій з металобрухтом; проведення операцій з нерухомістю (купівля-продаж, оренда, найм тощо); проведення виставок, виставок-ярмарок, конкурсів, лотерей, аукціонів та участь у них; 2.2.2. Надання послуг: надання послуг в галузі технічного захисту інформації; надання послуг в сфері оброблення даних; надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації; надання посередницьких послуг та інша комерційна діяльність; надання дилерських, дистриб'юторських, агентських послуг; надання представницьких послуг, дія за уповноваженням на основі доручення; надання маркетингових, консалтингових послуг; здійснення рекламної діяльності та пов'язане зі здійсненням такої діяльності виробництво щитів, вивісок, в тому числі світлових, стендів та іншої подібної продукції; здійснення медичної та ветеринарної практики; здійснення медичної лабораторної діагностики; здійснення ветеринарної медичної лабораторної діагностики; надання медичної допомоги сімейного лікаря; надання медичних послуг з використанням традиційних та нетрадиційних методів лікування, надання ветеринарних послуг; турагентська діяльність; здійснення маркетингових досліджень на замовлення українських та іноземних фізичних та юридичних осіб щодо українського ринку та українських виробників, проведення семінарів, конференцій тощо з питань практики бізнесу, маркетингу, консалтингу та правових питань підприємництва; надання юридичних послуг; надання маклерських послуг на ринку нерухомості та послуг по оформленню та реєстрації документів про право власності на житловий будинок, квартиру; розробка та впровадження технології одержання екологічно чистої продукції та води для пиття; внутрішні перевезення пасажирів і вантажів залізничним, автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом; міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним, автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом; агентування і фрахтування морського торгівельного флоту; надання транспортно-експедиційних послуг, в тому числі при перевезенні зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів; надання інжинірингових послуг; надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню; надання послуг по одержанню загальної середньої та професійної освіти, підготовки спеціалістів різпих рівнів кваліфікації; надання консультаційних послуг пов'язаних з використанням комп'ютерів, комп'ютерних мереж; надання консультаційних послуг пов'язаних з виробництвом, ремонтом, продажем автомобілів; консультування з питань інформатизації;».

Як зазначено у вищезазначеному висновку експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України ОСОБА_2, знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Тобто, застосування позначення, схожого настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком, для однорідних (споріднених) товарів або послуг вважається використанням знака. Таким чином, наведення позначення «БМС» у найменуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» є використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 12456 щодо наведених у ньому послуг 42 класу МКТП у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака окремими елементами, не змінюючи відмітність знака. Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (зна ками), тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначен нями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промис лові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо). Загроза введення в оману споживачів стосовно виробника товарів або особи, що надає послуги, існує тоді, коли для однорідних або споріднених товарів або послуг використовуються позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати. Тобто, один з критеріїв введення споживачів в оману ґрунтується саме на схожості або ідентичності знаків для товарів і послуг, що порівнюються. Таким чином, у випадку, який розглядається, така загроза існує, і перетинання цих позначень на ринку безумовно ймовірне, а отже, можливе введення в оману споживачів стосовно особи, яка надає послуги.

Законом України від 10.04.2008 N 250-VI ратифіковано Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі (далі - Протокол), підписаний у м. Женеві 05.02.2008.

Згідно з листом Міністерства закордонних справ України від 23.04.2008 N 72/13-612/1-1066 "Щодо набрання чинності Протоколом про вступ України до СОТ" Генеральним директором СОТ 16 травня 2008 року визначено датою набрання Протоколом чинності та відповідно набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі.

З набранням чинності Протоколом Україна приєдналася до Марракеської Угоди про заснування Світової організації торгівлі, невід'ємними частинами якої є угоди та пов'язані з ними правові документи, включені до її додатків. Однією з таких угод є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС).

Згідно ч. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) Власник зареєстрованого товарного знаку повинен мати виключне право завадити всім третім сторонам, які не мають згоду власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі знаки для товарів або послуг, які є ідентичними або схожими, на ті, стосовно яких реєструється торговий знак, якщо в результаті такого використання є ймовірність сплутати товари або послуги. У випадку використання ідентичного знаку для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх допускається.

Відповідно до вимог ст. 431 Цивільного кодексу України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Як визначено пунктом 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до наказу Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року N116, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1995 року за N 276/812, затверджено Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила).

Пунктом 4.3 цих Правил регулюються питання проведення експертизи заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію, зокрема, питання відмови в реєстрації знака з підстав, передбачених частинами 2, 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Пунктом 4.3.1.9 Правил встановлено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до підпункту "а" пункту 4.3.2.1 Правил згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Пункти 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил регулюють питання проведення пошуку тотожних або схожих позначень.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Серед позначень, зазначених в пунктах 4.3.2.1 "а", "б", "в", 4.3.2.2 "а" Правил, пошук здійснюється відносно тих позначень, які мають більш ранній пріоритет.

Згідно з п. 4.3.2.5. Правил, для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова ймовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №10 від 10.01.2002 р., у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, і такі відомості згідно з п. 1.3. Положення публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність».

З огляду на вищенаведені приписи Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, судом відхиляються посилання Відповідача у письмовому відзиві на те, що експертизи заявок № m 2013 20153 від 04.11.2013 та № m 2013 20152 від 04.11.2013 на знаки «bms техно + зобр.» та «bms techno+ зобр.» проводилась відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та зазначених Правил, оскільки реєстрація наведених заявок та видача в подальшому на їх підставі оспорюваних у справі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка № m 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка № m 2013 20153 від 04.11.2013р.) порушують права Позивача, охоронювані свідоцтвом на знак для товарів та послуг НОМЕР_3 від 07.06.1999, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності, а також охороняються та підлягають захисту у відповідності до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 6bis Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р., дата набуття чинності для України 25.12.1991,

З урахуванням наведеного вище, суд дійшов висновку, що Відповідачем всупереч вимог Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року N116, було видано на імґя ОСОБА_1 свідоцтва України для товарів та послуг 9, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка №ш 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка № ш 2013 20153 від 04.11.2013р.).

Таким чином, оскільки позначення знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України для товарів та послуг 9, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка №ш 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка №ш 2013 20153 від 04.11.2013р.), є оманливим та таким, що здатне вводити в оману споживача в процесі використання як знака, є схожими та асоціюються з знаком для товарів і послуг «ВМS», що належить позивачу в цілому, а тому свідоцтва України для товарів та послуг 9, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка №ш 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка №ш 2013 20153 від 04.11.2013р.) не могли бути зареєстрованими Відповідачем в силу пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а отже, дії Відповідача по їх реєстрації у вигляді прийняття відповідного рішення про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" - є протиправними та підлягають скасуванню, а видані свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка № m 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка № m 2013 20153 від 04.11.2013р.) на ім'я ОСОБА_1 - підлягають визнанню недійсними повністю на підставі п.п.в) пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Оскільки свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка № m 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка № m 2013 20153 від 04.11.2013р.) на ім'я ОСОБА_1 є недійсними, у Відповідача виникає обов'язок внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка № m 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка № m 2013 20153 від 04.11.2013р.) на ім'я ОСОБА_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", у зв'язку з чим позовна вимога Позивача в цій частині також підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 та 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Відповідно до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ч.1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що вимоги Позивача є законними, обґрунтованими, доведеними належним та допустимими доказами, а отже є такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 69-71, 94, 160-163, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва,

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати протиправними та скасувати рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка № m 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка № m 2013 20153 від 04.11.2013р.) на ім'я ОСОБА_1.

3. Визнати недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка № m 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка № m 2013 20153 від 04.11.2013р.) на ім'я ОСОБА_1.

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України(03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45, код ЄДРПОУ 37552556) внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1 (заявка № m 2013 20152 від 04.11.2013р.) та НОМЕР_2 (заявка № m 2013 20153 від 04.11.2013р.) на ім'я ОСОБА_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

5. Стягнути з Державного департаменту інтелектуальної власності України (03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45Код ЄДРПОУ 37552556) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»(04107, м. Київ, вул. Печенізька, 32, код ЄДРПОУ 24932263) 73.08 грн. (сімдесят три гривні 08 копійок) витрат по сплаті судового збору

Постанова набирає законної сили в порядку передбаченому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена в апеляційному порядку повністю або частково за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

Головуючий Суддя Р.О. Арсірій

Судді І.А. Качур

О.П. Огурцов