Рішення № 43182074, 11.03.2015, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2015Справа №910/24658/14

За позовом Катерпіллар Інк. (Корпорація штату Делавер)

До 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Транспортна компанія "САТ"

Про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №118450

на знак "САТ"

Судді Картавцева Ю.В. (гол.)

Отрош І.М.

Полякова К.В.

Представники сторін:

від позивача Картушин Д.М.- представник (дов. № б/н від 07.04.2014 р.)

від відповідача 1 Костенко К.О. - представник (дов.№ 1-8/8571 від 21.11.2014 р.)

від відповідача 2 Овдієнко Л.І. - представник (дов. № б/н від 14.11.2014 р.)

Дзіс С.А - представник (дов. №2 від 08.12.2014 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Компанія Катерпіллар Інк. звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Транспортна компанія "САТ" дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №118450 на знак "САТ".

Позовні вимоги позивач обґрунтовує наступним.

Згідно з абзацу 1 п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": "Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково".

Спираючись на наведені норми, Позивач стверджує, оскільки Відповідач 2 не здійснює використання знака «САТ» за свідоцтвом № 118450 щодо зазначених у свідоцтві послуг 37 класу МКТП на території України, та не одержано доказів протилежного, то Позивач у використання свого відповідного права, наданого йому статтею 18 Закону, стверджує, що дія свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 118450 підлягає достроковому припиненню у судовому порядку частково щодо означених у свідоцтві послуг 37 класу МКТП внаслідок невикористання цього знаку протягом трьох років.

У зв'язку із чим, позивач і просить суд достроково припинити дію свідоцтва України № 118450 на знак для товарів та послуг частково щодо зазначених у свідоцтві послуг 37 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також, зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів та послуг про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 118450 на торговельну марку щодо зазначених у свідоцтві товарів 37 класу МКТП і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України «Промислова Власність».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2014 р. порушено провадження у справі № 910/24658/14, та призначено розгляд справи на 24.11.2014 р.

24.11.2014р. представником позивача через відділ діловодства суду подано клопотання про долучення до матеріалів справи виправленої позовної заяви, у зв'язку із допущенням технічної помилки в позовній заяві.

У судовому засіданні 24.11.2014р. оголошено перерву до 10.12.2014р.

27.11.2014р. через відділ діловодства суду представником відповідача 2 подано клопотання про витребування доказів. Згідно даного клопотання, відповідач 2 просить суд витребувати у позивача переклади довіреності Катерпіллар Інк. (корпорації штату Делавер) та апостилю, завірені нотаріусом України або переклад, здійснений перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус, а також, переклад витягу з торгового реєстру Катерпіллар Інк. (корпорації штату Делавер) з штампом апостиль, завірений нотаріусом України або переклад, здійснений перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

10.12.2014р. до відділу діловодства суду представником відповідача 2 подано відзив на позовну заяву, згідно якого відповідач 2 заперечує проти задоволення позовних вимог позивача у повному обсязі, з підстав викладених у поданому відзиві.

У судовому засіданні 10.12.2014р. представником відповідача 1 подано відзив на позовну заяву. Згідно даного відзиву, Державна служба інтелектуальної власності України просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, та наводить відповідні обґрунтування.

Розглянувши у судовому засіданні подане 27.11.2014р. відповідачем 2 клопотання про витребування доказів, суд прийшов до висновку про доцільність задоволення останнього в частині витребування перекладу витягу з торгового реєстру Катерпіллар Інк. (корпорації штату Делавер) з штампом апостиль, завіреного нотаріусом України або перекладу, здійсненого перекладачем, справжність підпису якого засвідчено нотаріусом.

Щодо витребування у позивача перекладу довіреності Катерпіллар Інк. (корпорації штату Делавер) та апостилю, завіреного нотаріусом України або перекладу, здійсненого перекладачем, справжність підпису якого засвідчено нотаріусом, суд не вбачає доцільності у задоволенні даної вимоги, оскільки, представником позивача у судовому засіданні 10.12.2014р., фактично подано нотаріально засвідчений переклад довіреності представника на українську мову (апостилю), у зв'язку із чим в цій частині клопотання відповідача 2 про витребування доказів, задоволенню не підлягає. Клопотання відповідача про витребування доказів задоволено частково.

Позивачем у даному судовому засіданні усно заявлено клопотання про оголошення перерви з метою надання часу для ознайомлення з матеріалами справи. Дане клопотання судом задоволено.

У зв'язку з необхідністю витребування доказів, суд, відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 17.12.2014р., про що 10.12.2014р. виніс відповідну ухвалу.

У судове засідання 17.12.2014р. представник позивача не з'явився, вимоги ухвали суду не виконав, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У судовому засіданні 17.12.2014 р. представник відповідача 2 усно підтримав викладені у поданому до суду письмовому відзиві заперечення, та зазначив, що частково не заперечує проти задоволення позовних вимог позивача.

У судовому засіданні 17.12.2014р. представники відповідача 1 та відповідача 2 подали суду клопотання про продовження терміну розгляду справи на більш тривалий строк, ніж встановлено ч. 1 ст. 69 ГПК України.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 69 ГПК України у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів, то суд задовольнив зазначене клопотання.

У зв'язку з нез'явленням в судове засідання представника позивача, суд відповідно до ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 19.01.2015 р., про що виніс відповідну ухвалу.

У судовому засіданні 19.01.2015 р. представник відповідача 2 подав суду пояснення по справі, відповідно до яких останній заперечує проти позову, зазначаючи про надання ним деяких послуг 37 класу МКТП із використанням спірної торгівельної марки.

У даному судовому засіданні оголошено перерву до 21.01.2015 р.

У судовому засіданні 21.01.2015 р. представник позивача подав суду пояснення у справі, відповідно до яких наполягає на задоволенні позову в повному обсязі, а також заяву про колегіальний розгляд справи.

Розглянувши у судовому засіданні 21.01.2015 р. вказану заяву про колегіальний розгляд, суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 4-6 Господарського процесуального кодексу України справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яка справа, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів.

Зважаючи на ту обставину, що справа № 910/24658/14 відноситься до категорії складних, з метою забезпечення повного та об'єктивного розгляду справи, суд в судовому засіданні 21.01.2015 р. прийшов до висновку про доцільність розгляду справи № 910/24658/14 колегіально у складі трьох суддів, відповідно до ч. 1 ст. 4-6 ГПК України, у зв'язку з чим клопотання позивача задоволено.

Таким чином, ухвалою від 21.01.2015 р. суд ухвалив розгляд справи № 910/24658/14 здійснювати колегіально у складі трьох суддів.

Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 21.01.2015 р. визначено для розгляду справи № 910/24658/14 колегію суддів в наступному складі: Картавцева Ю.В. (гол.), судді Босий В.П. та Отрош І.М.

Ухвалою суду від 21.01.2015р. справу № 910/24658/14 прийнято до провадження колегію суддів у складі: Картавцева Ю.В. (гол.), судді Босий В.П. та Отрош І.М. та призначено розгляд справи на 09.02.2015 р. о 11 год. 40 хв.

У судовому засіданні 09.02.2015р. оголошено перерву до 02.03.2015р. о 12 год. 15 хв.

Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 02.03.2015 р. визначено для розгляду справи № 910/24658/14 колегію суддів в наступному складі: Картавцева Ю.В. (гол.), судді Отрош І.М. та Полякова К.В.

Ухвалою суду від 02.03.2015р. справу № 910/24658/14 прийнято до провадження колегією суддів у складі: Картавцева Ю.В. (гол.), судді Отрош І.М. та Полякова К.В., розгляд справи призначено на 02.03.2015 р.

У судовому засіданні 02.03.2015 р. оголошено перерву до 11.03.2015 р.

В судовому засіданні 11.03.2015 р. оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення учасників судового процесу, всебічно і повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія «САТ» (відповідач 2) є власником свідоцтва України № 118450 на знак для товарів і послуг «САТ», зареєстрований для послуг 37 та 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). Публікація про видачу свідоцтва № 118450 (Свідоцтво) була здійснена 25.02.2010 р. в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4, що підтверджується, зокрема, випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 118450 станом на 28.11.2014 р.

При цьому позивач просить суд визнати Свідоцтво частково недійсним, а саме стосовно всіх зареєстрованих послуг лише 37 класу МКТП.

Згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг, спірний 37 клас послуг, стосовно яких зареєстровано знак за Свідоцтвом, включають в себе:

- Будування; лагодження; встановлювання устаткування; відновлювання двигунів, повністю або частково зношених; відновлювання протекторів шин; встановлювання і лагодження вантажопідіймачів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження автосигналізацій та додаткових пристроїв до них; встановлювання, технічне доглядання і лагодження протикрадіжної сигналізації, протикрадіжних запобіжних пристроїв і протикрадіжних попереджальних пристроїв; встановлювання, лагодження і технічне доглядання автомобільної аудіо- і відеотехніки та автоакустики, GPS-пристроїв і GSM-пристроїв; встановлювання, технічне доглядання і лагодження механічних протиугінних пристроїв до транспортних засобів і блокувальних пристроїв до коробок передач; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерного обладнання, що монтується до транспортних засобів; встановлювання і лагодження кондиціонерів та іншого обладнання для кондиціювання повітря; встановлювання і технічне обслуговування електротехнічного обладнання; вулканування шин (лагодження); змащування транспортних засобів; інформування щодо лагодження; комп'ютерна діагностика та ремонт ходової частини автомобіля; лискування транспортних засобів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; миття, полірування і хімчистка салону транспортних засобів; моторні роботи будь-якої складності; наймання (прокат) будівельної техніки; наймання (прокат) будівельних машин і механізмів; наймання (прокат) бульдозерів, екскаваторів, кранів; наймання (прокат) дорожньої прибиральної техніки; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); послуги автосервісу; послуги станцій технічного обслуговування автомобілів; послуги автомийок; послуги автозаправних станцій; протикорозійне обробляння транспортних засобів; пусконалагоджувальні роботи; регулювання розвал-сходження коліс транспортних засобів; ремонт трансмісії та гальмівної системи; рихтувальні роботи, ремонтні і оздоблювальні роботи; реставраційні роботи; технічне доглядання і лагодження транспортних засобів; чищення транспортних засобів.

Позивач вважає, що знак для товарів і послуг «САТ» за Свідоцтвом без поважних причин не використовується в Україні відповідачем 2 від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва щодо усіх послуг 37 класу МКТП, а отже дія Свідоцтва повинна бути достроково припинена судом в зазначеній частині.

При цьому позивачем також наголошено на тому, що послуги 37 класу МКТП, стосовно яких зареєстровано знак для товарів і послуг «САТ» за Свідоцтвом, є однорідними, що й товари і послуги, що виробляються і надаються позивачем із використанням знаків «САТ» та «Caterpillar» за свідоцтвами України № 7049, 4312, 4313, 7050, 105235, 105236, 105237, 105238, 110786.

Відповідач 1 заперечує проти позовних вимог з наступних підстав.

По-перше, відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме ст. 18, відповідач 2 як власник свідоцтва України № 118450 повинен довести факт використання спірного знаку, а у разі відсутності такого використання - зазначити поважні причини, з яких знак не використовується.

По-друге, подані позивачем докази в якості невикористання спірного свідоцтва на знак для товарів і послуг є неналежними.

За таких обставин, відповідач 1 просить суд відмовити в задоволенні позову.

Відповідач 2 заперечує проти позову з підстав того, що ним використовується знак за Свідоцтвом для спірного 37 класу послуг МКТП, в підтвердження чого відповідач надає договір про надання послуг від 10.01.2012 р.

Також відповідач 2 заперечує проти доводів позивача стосовно однорідності товарів і послуг, для яких зареєстровано належні йому знаки, що використовуються в Україні, зі спірним знаком відповідача 2 з тих підстав, що позивач не зареєстрований в Україні та, відповідно, не може надавати будь-які послуги в Україні, так само, як і виробляти товари, що є однорідними з послугами 37 класу МКТП за Свідоцтвом.

За таких обставин, відповідач 2 просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення учасників судового процесу, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Оцінивши зібрані у справі докази, суд прийшов до висновку про наявність у позивача прав та підстав для звернення до суду з позовом.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України (надалі -ГК України) відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Статтею 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на власника свідоцтва покладений обов'язок добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Як передбачено ч. 2 ст. 497 ЦК України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

При цьому згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Таким чином, для правильного вирішення спору необхідно з'ясувати, чи мав місце факт невикористання в Україні торговельної марки «САТ», зареєстрованої для послуг 37 класу МКТП власником свідоцтва України № 118450, протягом більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу Свідоцтва (з 25.02.2010 р.) та чи наявні поважні причини такого невикористання.

На дату публікації відомостей про видачу свідоцтва України № 118450 на торговельну марку «САТ» (25.02.2010 р.), так само, як і на дату звернення до суду з даним позовом та в процесі розгляду спору, використанням знаку вважається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. (ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

За змістом ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, якщо власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача 2.

Як зазначено у п. 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року № 12, на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

В процесі розгляду справи відповідачем 2 на підтвердження факту використання ним спірного позначення стосовно усіх зареєстрованих за 37 класом МКТП послуг було зокрема надано суду договір про надання послуг від 10.01.2012 р., укладений між відповідачем 2 та Потьомкіним Г.І. - ФОП, відповідно до умов якого відповідач 2 зобов'язався за плату надавати послуги проведення перед рейсового та/або після рейсового технічного огляду автомобільного транспорту Потьомкіна Г.І., у відповідності до специфікації послуг, що міститься в додатку № 1 до цього договору.

В свою чергу, відповідно до додатку № 1 до зазначеного договору від 10.01.2012 р. «Специфікація послуг, що можуть надаватися в рамках проведення згідно договору передрейсового та/або післярейсового технічного огляду транспортних засобів», до таких послуг належать: миття, хімчистка, полірування салону транспортних засобів, змащування транспортних засобів, регулювання розвал-сходження коліс транспортних засобів, реставраційні і оздоблювальні роботи транспортних засобів, інформування щодо лагодження транспортних засобів, лискування транспортних засобів, протикорозійне обробляння транспортних засобів, технічне доглядання транспортних засобів, миття і чищення транспортних засобів, інші послуги технічного огляду транспортних засобів.

Суд звертає увагу, що у правому верхньому куті аркуша паперу із викладеним текстом Специфікації як невід'ємної частини договору від 10.01.2012 р., що підписана відповідачем 2 та ФОП Потьомкіним Г.І., нанесене зображення позначення «САТ», що є ідентичним зображенню знака за спірним свідоцтвом України.

Відтак, з огляду на вищенаведене, суд приходить до висновку про надання відповідачем 2 належних доказів використання спірного знаку для товарів і послуг «САТ» стосовно частини зареєстрованих послуг спірного 37 класу МКТП протягом 3 років з моменту публікації відомостей про видачу Свідоцтва (з 25.02.2010 р.) та до моменту подання позову до суду, а саме стосовно таких: змащування транспортних засобів; інформування щодо лагодження; лискування транспортних засобів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; миття, полірування і хімчистка салону транспортних засобів; послуги автосервісу; послуги автомийок; протикорозійне обробляння транспортних засобів; регулювання розвал-сходження коліс транспортних засобів; ремонтні і оздоблювальні роботи; реставраційні роботи; технічне доглядання і лагодження транспортних засобів; чищення транспортних засобів.

Стосовно інших зареєстрованих послуг 37 класу МКТП (будування; лагодження; встановлювання устаткування; відновлювання двигунів, повністю або частково зношених; відновлювання протекторів шин; встановлювання і лагодження вантажопідіймачів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження автосигналізацій та додаткових пристроїв до них; встановлювання, технічне доглядання і лагодження протикрадіжної сигналізації, протикрадіжних запобіжних пристроїв і протикрадіжних попереджальних пристроїв; встановлювання, лагодження і технічне доглядання автомобільної аудіо- і відеотехніки та автоакустики, GPS-пристроїв і GSM-пристроїв; встановлювання, технічне доглядання і лагодження механічних протиугінних пристроїв до транспортних засобів і блокувальних пристроїв до коробок передач; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерного обладнання, що монтується до транспортних засобів; встановлювання і лагодження кондиціонерів та іншого обладнання для кондиціювання повітря; встановлювання і технічне обслуговування електротехнічного обладнання; вулканування шин (лагодження); комп'ютерна діагностика та ремонт ходової частини автомобіля; моторні роботи будь-якої складності; наймання (прокат) будівельної техніки; наймання (прокат) будівельних машин і механізмів; наймання (прокат) бульдозерів, екскаваторів, кранів; наймання (прокат) дорожньої прибиральної техніки; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); послуги станцій технічного обслуговування автомобілів; послуги автозаправних станцій; пусконалагоджувальні роботи; ремонт трансмісії та гальмівної системи; рихтувальні роботи), то будь-яких документів на підтвердження використання відповідачем 2 знаку «САТ» стосовно зазначених послуг суду не було надано.

За таких обставин, суд приходить до висновку про те, що в Україні торговельна марка відповідача 2 «САТ» за свідоцтвом України № 118450 для вищенаведених послуг 37 класу МКТП не використовується протягом останніх трьох років ні відповідачем 2, ні будь-якими 3-іми особами з огляду на те, що останні протягом такого періоду не здійснювали жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки, виходячи з аналізу норм законодавства, що стосуються знаків для товарів і послуг, та з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак зареєстровано, особою, на ім'я якої знак зареєстровано, або під її контролем іншою особою.

Отже, факт невикористання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 118450 «САТ» щодо наведеної вище частини послуг 37 класу МКТП в Україні судом встановлено.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Суд звертає увагу, що відповідачем 2 в процесі розгляду справи не зазначено в порядку ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» жодних причин невикористання спірного знаку для частини зареєстрованих послуг 37 класу МКТП, які б суд міг оцінити та дійти висновку про їх поважність чи навпаки.

З урахуванням наведеного, на підставі матеріалів справи та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що дія свідоцтва України № 118450 від 25.02.2010 р. на знак для товарів і послуг «САТ» підлягає достроковому припиненню в частині послуг 37 класу МКТП (окрім змащування транспортних засобів; інформування щодо лагодження; лискування транспортних засобів; миття автомобілів; миття транспортних засобів; миття, полірування і хімчистка салону транспортних засобів; послуги автосервісу; послуги автомийок; протикорозійне обробляння транспортних засобів; регулювання розвал-сходження коліс транспортних засобів; ремонтні і оздоблювальні роботи; реставраційні роботи; технічне доглядання і лагодження транспортних засобів; чищення транспортних засобів), у зв'язку з невикористанням на території України зареєстрованого знаку щодо частини послуг 37 класу МКТП протягом останніх трьох років, а отже позовні вимоги в цій частині задовольняються частково.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 118450 від 25.02.2010 р. та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 578 від 14.06.2011 р.), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

З урахуванням наведеного, вимога позивача про зобов'язання відповідача 1 внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно дострокового часткового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 118450 від 25.02.2010 р. та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» є похідною від вимоги часткового дострокового припинення дії Свідоцтва, а тому обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню стосовно послуг 37 класу МКТП, щодо яких суд дійшов висновку про дострокове припинення.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

Згідно з п. 4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України» від 21 лютого 2013 року № 7, якщо пропорції задоволення позовних вимог точно визначити неможливо (зокрема, при частковому задоволенні позову немайнового характеру), то судові витрати розподіляються між сторонами порівну.

За змістом ст. 49 ГПК України, судові витрати у розмірі 1218, 00 грн. з урахуванням часткового задоволення позову покладаються на відповідача 2, оскільки спір виник у зв'язку з неправильними діями відповідача 2. При цьому суд враховує, що питання щодо наявності підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг може бути встановлено лише під час судового розгляду. Крім того, судом встановлено, що відповідач 1 не уповноважений на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, оскільки на останніх статтею 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» покладений обов'язок добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Отже, підстави для покладення судових витрат на відповідача 1 відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 118450 від 25.02.2010 р. стосовно таких послуг 37 класу МКТП: будування; лагодження; встановлювання устаткування; відновлювання двигунів, повністю або частково зношених; відновлювання протекторів шин; встановлювання і лагодження вантажопідіймачів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження автосигналізацій та додаткових пристроїв до них; встановлювання, технічне доглядання і лагодження протикрадіжної сигналізації, протикрадіжних запобіжних пристроїв і протикрадіжних попереджальних пристроїв; встановлювання, лагодження і технічне доглядання автомобільної аудіо- і відеотехніки та автоакустики, GPS-пристроїв і GSM-пристроїв; встановлювання, технічне доглядання і лагодження механічних протиугінних пристроїв до транспортних засобів і блокувальних пристроїв до коробок передач; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерного обладнання, що монтується до транспортних засобів; встановлювання і лагодження кондиціонерів та іншого обладнання для кондиціювання повітря; встановлювання і технічне обслуговування електротехнічного обладнання; вулканування шин (лагодження); комп'ютерна діагностика та ремонт ходової частини автомобіля; моторні роботи будь-якої складності; наймання (прокат) будівельної техніки; наймання (прокат) будівельних машин і механізмів; наймання (прокат) бульдозерів, екскаваторів, кранів; наймання (прокат) дорожньої прибиральної техніки; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); послуги станцій технічного обслуговування автомобілів; послуги автозаправних станцій; пусконалагоджувальні роботи; ремонт трансмісії та гальмівної системи; рихтувальні роботи.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45, ідентифікаційний код 37552556) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 118450 від 25.02.2010 р. в частині таких послуг 37 класу МКТП: будування; лагодження; встановлювання устаткування; відновлювання двигунів, повністю або частково зношених; відновлювання протекторів шин; встановлювання і лагодження вантажопідіймачів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; встановлювання, технічне доглядання і лагодження автосигналізацій та додаткових пристроїв до них; встановлювання, технічне доглядання і лагодження протикрадіжної сигналізації, протикрадіжних запобіжних пристроїв і протикрадіжних попереджальних пристроїв; встановлювання, лагодження і технічне доглядання автомобільної аудіо- і відеотехніки та автоакустики, GPS-пристроїв і GSM-пристроїв; встановлювання, технічне доглядання і лагодження механічних протиугінних пристроїв до транспортних засобів і блокувальних пристроїв до коробок передач; встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерного обладнання, що монтується до транспортних засобів; встановлювання і лагодження кондиціонерів та іншого обладнання для кондиціювання повітря; встановлювання і технічне обслуговування електротехнічного обладнання; вулканування шин (лагодження); комп'ютерна діагностика та ремонт ходової частини автомобіля; моторні роботи будь-якої складності; наймання (прокат) будівельної техніки; наймання (прокат) будівельних машин і механізмів; наймання (прокат) бульдозерів, екскаваторів, кранів; наймання (прокат) дорожньої прибиральної техніки; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); послуги станцій технічного обслуговування автомобілів; послуги автозаправних станцій; пусконалагоджувальні роботи; ремонт трансмісії та гальмівної системи; рихтувальні роботи та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія «САТ» (02660, м. Київ, вул. Гродненська, 32, ідентифікаційний код 35646516) на користь Caterpillar Inc. / Катерпіллар Інк. (100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois, 61629, United States of America / 100 Н.Е. Адамс Стріт, Пеорія, Іллінойс, 61629, Сполучені Штати Америки) судовий збір у розмірі 1218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн. 00 коп.

5. В іншій частині позовних вимог відмовити.

6. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

7. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення

складено 16.03.2015 р.

Судді: Ю.В. Картавцева (гол.)

І.М. Отрош

К.В. Полякова