Рішення № 42172881, 18.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №2-7309/13

Провадження № 760/27740/13

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року Солом`янський районний суд м.Києва в складі:

головуючого-судді- Лозинської М.І.,

за участі секретаря- Беленок А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за позовом ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернулась до суду із позовом до відповідачів у якому просить визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1» недійсним повністю внаслідок невідповідності зареєстрованого знаку для товарів і послуг умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Зобов»язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, про що здійснити публікацію про визнання свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг» ІНФОРМАЦІЯ_1» недійсним повністю в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України « Промислова власність».

В обґрунтування позову вказує на те, що 12 серпня 2013 року Державною службою інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було здійснено державну реєстрацію комбінованого знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1», що здійснено за заявкою m201219073 від 05.11.2012 р. власником якого є ОСОБА_2

Вважає, що видача свідоцтва НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1» була здійснена Державною службою інтелектуальної власності внаслідок подання ОСОБА_2 заявки з порушенням прав позивача та інших осіб; позначення за свідоцтвом не відповідає умовам правової охорони, що є підставою для визнання його недійсним, оскільки воно є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим за позивачем знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1» згідно із свідоцтвом НОМЕР_2 від 11.01.2010 р., а також знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар та надає послугу.

Крім того, позивач посилається і на те, що відповідач неправомірно використовує товар , оскільки вводить товар у господарський обіг під своїм позначенням товару, який виробляє позивач, що суперечить Закону України « Про захист від недобросовісної конкуренції».

В судовому засіданні представники позивача підтримали позов та просили його задовольнити з урахуванням висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності проведеної експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності відповідно до якого встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 12.08.2013, власником якого є відповідач є схожим із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 11.01.2010 року настільки, що їх можна сплутати , а також знак за свідоцтвом, що оскаржується є таким, що може ввести в оману щодо ТОВ « Спадщина України», яка виробляє товари 1 класу, зокрема рострорегулівні препарати росту.

Представник відповідача ОСОБА_2 в ході судового розгляду, проти позову заперечив. В обґрунтування заперечень послався на те, що реєстрація знаку для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1» проводилась відповідно до законодавства, оскільки за заявкою ОСОБА_2, було отримано попередній висновок Державної служби інтелектуальної власності про відмову у наданні правової охорони позначенню, і надано мотивовану (обґрунтовану) відповідь на висновок експертизи. Надану мотивовану відповідь на користь реєстрації знаку було розглянуто закладом експертизи і за результатами повторної експертизи прийняте остаточне рішення за заявкою, а саме- остаточне рішення про реєстрацію знаку для всіх заявлених товарів 01 класу МКТП( Росторегулівні препарати для рослин) та всіх заявлених послуг 35 класу МКТП. Вказав на те, що позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1» та раніше зареєстрований знак докорінно відрізняються одне від одного, оскільки у позначенні відповідача домінуючу роль відіграє зображення , що займає понад 80% загальної площі позначення, позначення відповідача зареєстровано для наступних кольорів: червоний, зелений, світло-зелений, а отже кольорова гама знаку є суттєвою ознакою.Крім того, зареєстрований знак відповідачем є комбінованим. Послався на те, що знак для товарів і послуг позивача за свідоцтвом НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1» зареєстровано хоч і для товарів 01 класу МКТП, але ці товари є добривами, але не росторегулівними препаратами.

Представник відповідача- Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні проти позову заперечила, пославшись на те, що знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1» був зареєстрований у відповідності до чинного законодавства.

Вислухавши думку представників позивача, представників відповідачів, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази у їх сукупності та кожний доказ окремо, суд виходить із наступного.

Судом встановлено, що позивач є власником свідоцтва НОМЕР_2 від 11.01.2010 року на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1» щодо наступних товарів першого класу МКТП:

Гумус, грунт для рослин; добрива; добривні сумиші; компост; препарати для поліпшення стану грунту; препарати з мікроелементами для рослин;росторегулівні препарати для рослин; солі на промислові потреби; субстрати ( підклади) для вирощування без грунту ( сільське господарство); торф`яні горщики для плодівництва; хімікати для лісівництва; крім фунгіцидів; гербіцидів; інсектицидів і паразитоцидів; хімікати для плодівництва ( садівництва та городництва), крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразотицидів; хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів гербіцидів, інсектицидів і паразотицидів; хімічні продукти , призначені для використовування в сільському господарстві, садівництві та лісівництві; чорнозем.

Вказане підтверджується Випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва НОМЕР_2, власником якого є ОСОБА_1 на підставі Договору № 1 про передання у власність виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, укладеного з ПП «Севісагротрейд»-попередній власник свідоцтва від 02.08.2012 року, ліцензійного договору № 08-09/СК-01 на використання знаку для товарів і послуг від 08.08.2012 року відповідно до якого позивач має право застосовувати та використовувати знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1» на товарах класу 1 МКТП-росторегулівні препарати для рослин, за якими було зареєстровано знак за Свідоцтвом ,вказаним вище, на всій території України.

Також встановлено, що Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано за заявкою ОСОБА_2-відповідача по справі, від 05.11.2012 року, знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1», для товарів 01 класу та послуг 35 класу МКТП відповідно до свідоцтва ; НОМЕР_1, а саме:

Клас 1: росторегулівні препарати для рослин.

Клас 35: Агенства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет(посередництво); керування справами у готелях; демонстрування товарів; ділове розвідування; ділове інформування; ділове оцінування; ділове досліджування; ділові довідки; множення документів; допомога у керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування;експортування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп`ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв`язків з громадскістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне інформування через комп`ютерну мережу; наймання ( прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп`ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами артистів-виконавців; керування справами у спорті ( менеджмент спортивний) ; комерційна інформація і консультації для споживачів ( центри підтримки споживачів) ; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп`ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами ( послуги з розміщування рекламних матеріалів); послуги манекенників щодо рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання; коригування та удосконалення рекламних матеріалів; оформлення вітрин; перевіряння рахунків( аудит);передплачування телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; влаштовування показів мод на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших ( закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг для іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів ( комерційна допомога); послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств ( релаксація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, ассортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібної, оптової торгівлі, за допомогою поштового замовлення, засобів зв`язку ( телемагазінів), електронних каталогів; сторінки інтернет; психологічне випробування ( тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; редіорекламування; реклама поштою; наймання ( орендування місць на рекламу); наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання ( прокат) рекламних матеріалів; рекламування; розклеювання ( розміщування) афіш, об`яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві ( посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг; наймання ( прокат) торговельних автоматів; наймання ( прокат) фотокопіювальної техніки; шукання відомостей ( інформації,даних) в комп`ютерних файлах для інших.

Згідно абзацу 3 пункту 2 статті 6 Закону України « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Згідно абзацу 4 пункту 2 статті 6 Закону України « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Позивач просить визнати повністю недійсним свідоцтво НОМЕР_1 власником якого є відповідач, з підстав невідповідності зареєстрованих знаків для товарів і послуг, вимогам Закону, що наведені вище.

Для встановлення відповідності знаку для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_1 умовам надання правової охорони, на які посилався позивач, необхідним є застосування спеціальних знань.

Відповідно до ст.57 ЦПК України фактичні дані, що мають значення для справи встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема, звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Зважаючи на це, та згідно з ч.1 статті 143 ЦПК України відповідно до якої для з»ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 29.04.2014 року призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності на вирішення якої постановлено наступні питання:

Чи є знак для товарів та послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 12.08.2013 року тотожнім або схожим із раніше зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_2 від 11.01.2010 року настільки , що їх можна сплутати?

Згідно із наданим Висновком визначено, що Знак для товарів і послуг України НОМЕР_1 від 12.08.2013 року є схожим із раніше зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 11.01.2010 року, настільки , що їх можна сплутати. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману щодо ТОВ « Спадщина України», яка виробляє товари 1 класу, зокрема росторегулівні препарати для рослин.

Оцінюючи висновок експерта, який був попереджений судом про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку, суд вважає його належним та допустимим доказом в підтвердження доводів позивача щодо оманливості знаку зареєстрованого за відповідачем на підставі свідоцтва НОМЕР_1 в частині першого класу товарів,росторегулівні препарати для рослин, виходячи із наступного.

Відповідно до п.4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і полуг ( далі - Правила) позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Згідно з абзац.2 п.п.4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і /або послугами,для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до абз.2 п.п.4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова ( фонетична), графічна ( візуальна) та смислова ( сематична) схожість.

Згідно з п.4 статті 5 Закону України « Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до реєстру , і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

При визначенні звукової ( фонетичної) схожості знаків для товарів і послуг враховується , зокрема, наступне: число складів; наявність збіжних чи близьких звуків; розташування близьких звуків та звукосполучень одне відносно другого; ступінь близькості аналогічно розташованих звуків; близькість складу голосних; близькість складу приголосних; місце наголосу; місце збіжних звукосполучень у складі торговельних марок; характер збіжних частин торговельних марок; входження одного позначення в друге тощо.

Як викладено у Висновку експерта товару 1-го класу МКТП: росторегулівні препарати для яких зареєстровано знак для товарів і послуг з свідоцтвом України НОМЕР_1 є тим самим, що і товар 1-го класу: росторегулівні препарати для рослин та спорідненими із товарами 1-го класу МКТП: гумус, добривні суміши; компост; препарати для поліпшення стану грунту; препарати з мікроелементами для рослин; субстрати (підклади) для вирощування без грунту ( сільське господарство), для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

Основним елементом знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є слово « ІНФОРМАЦІЯ_1», яке головним чином впливає на формування загального зорового враження, оскільки займає центральне місце у знаку, крім того, є словом внаслідок чого краще та легше запам`ятовується ніж зображувальний елемент. Зображення рослини та земної кулі завершує формування композиції зображення знака. Словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та слово « ІНФОРМАЦІЯ_1» має інформаційний характер щодо властивості товару.

Експертом визначено, що при порівнянні фонетичних ознак знака для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_1 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_2 встановлено, що довжина позначень досліджуваного об`єктів є різною ( 42 та 5 звуків), але за рахунок повного співпадання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 з основним елементом комбінованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1, порівнювальні знаки є схожими за фонетичними ознаками.

За результатами порівняння встановлено, що комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, за графічними ( візуальними) ознаками не є схожими, що зумовлено наявністю зображувального елемента.

Разом із тим, експертом вказано, що основний елемент знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 співпадає зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 за сематичною ознакою. Словосполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1» знака для товарів і послуг за свідоцтвом НОМЕР_1, виходячи із сематичного аналізу, носить уточнюючий характер щодо призначення та властивостей товару, а тому дослідження смислових ( сематичних) ознак товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 та свідоцтвом України НОМЕР_2 показало, що порівнювальні об`єкти є схожими за смисловими (сематичними ) ознаками.

З підставі наведеного експертом визначено, що оспорюваний знак є схожим із раніше зареєстрованим знаком за свідоцтвом НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до ліцензійного договору № 08-09/СК-01 , відповідно до якого виключний дозвіл на використання знака за свідоцтвом НОМЕР_2 на всій території України починаючи з 08.08.2012 року має ТОВ « Спадщина України». ТОВ « Спадщина України» є виробником добрива « ІНФОРМАЦІЯ_1», використовуючи до цього технічні умови мікродобрива « ІНФОРМАЦІЯ_1» ТУ У 24.1-33590336-001:2008, права на які отримало від підприємства « Сервісагротрейд» відповідно до договору № 2 від 07.08.2012 року. ТОВ «Спадщина України» здійснює фактичну діяльність ( виробництво та продаж добрив) з використанням позначення «Сизама » території України починаючи з 2012 року.

Виходячи із наведеного, у зв`язку зі схожістю знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 із раніше зареєстрованим знаком НОМЕР_2 та спорідненістю ( однорідністю) товарів і класу, відносно яких використовується знаки, експертом зроблений висновок про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо ТОВ «Спадщина України» , яка виробляє товари 1 класу, зокрема росторегулівні препарати для рослин.

Згідно з абз.1 п.п.4.3.9 Правил позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення , які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Відповідно до абз. 2 п.п.4.3.1.9 Правил позначення може бути визнано оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесу використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

З урахуванням наведених вище обставин, судом встановлено, що знак для товарів і послуг України за свідоцтвом НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком за свідоцтвом України НОМЕР_2 та може ввести в оману щодо ТОВ « Спадщина України», яка виробляє товари 1 класу, а саме рострорегулівні препарати для рослин.

Згідно ст.19 Закону України « Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

Отже, з урахуванням того, що знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1» зареєстрований за свідоцтвом НОМЕР_1 в частині першого класу товарів « росторегулівні препарати для рослин» не відповідає умовам правової охорони , в цій частині воно підлягає визнанню недійсним із зобов`язанням відповідача - Державної служби інтелектуальної власності внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України « Промислова власність» щодо визнання частково недійсним свідоцтва НОМЕР_1.

Проте, в іншій частині позову, щодо визнання недійсним свідоцтва НОМЕР_1 стосовно послуг 35 класу, позивачем не надано доказів невідповідності свідоцтва умовам правової охорони, а відтак в цій частині позов задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст.88 ЦПК України в порядку розподілу судових витрат з відповідачам- ОСОБА_2 на користь позивача підлягають стягненню понесені судові витрати , а саме судовий збір у розмірі 229,40 грн. та витрати на проведення експертизи у розмірі10656,00 грн.

При цьому , вирішуючи питання про розподіл судових витрат відповідно до ст. 88 ЦПК України суд, виходить із того, що даний спір виник виключно у зв'язку з діями відповідача - правовласника, а тому суд вважає, що на користь позивача підлягає стягненню понесені ним судові витрати саме з відповідача ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 494, 495, 499 ЦК України, ст.ст. 5,6,19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 з наступними змінами та доповненнями, а також ст. ст. 3,4, 10, 11, 57-60, 88, 209, 212-215 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг задовольнити частково.

Визнати частково недійсним свідоцтво НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1» , видане на ім.»я ОСОБА_2 стосовно першого класу товарів, а саме « росторегулівні препарати для рослин».

Зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України « Промислова власність» щодо визнання частково недійсним свідоцтва НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» .

В іншій частині позову відмовити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 229,40 грн., а також судові витрати на проведення експертизи у розмірі 10656,00 грн.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва через районний суд протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні під час проголошення рішення, мають право на його оскарження протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя: