Ухвала суду № 41630489, 24.11.2014, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел. 284-18-98

УХВАЛА

№ 910/22997/14 24.11.14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В.,

при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/22997/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Роквул Україна», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Обіо», м. Київ,

про захист виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг та стягнення 19 192 грн. збитків,

за участю представників:

від позивача - Ганзієнко Д.С. (довіреність від 20.08.2014 №б/н);

від відповідача - Полякової О.М. (довіреність від 07.11.2014 №15),

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Роквул Україна» (далі - ТОВ «Роквул Україна») звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про:

- зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю «Обіо» (далі - ТОВ «Обіо») припинити використання позначення «MAMELLA MAT» в своїй господарській діяльності, в тому числі, але не виключно на упаковці, етикетках теплоізоляційних матеріалів;

- вилучення з цивільного обороту товарів - теплоізоляційних матеріалів з зображеним на упаковці та/або на етикетці позначення «MAMELLA MAT», в тому числі, але не виключно товарів партій від 28.04.2014 №14954, від 19.06.2014 №15613, від 23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014 №15707;

- зобов'язання ТОВ «Обіо» знищити упаковку теплоізоляційних матеріалів, на яких зображено позначення «MAMELLA MAT», в тому числі, але не виключно упаковки товарів партій від 28.04.2014 №14954, від 19.06.2014 №15613, від 23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014 №15707;

- зобов'язання ТОВ «Обіо» знищити етикетки теплоізоляційних матеріалів, на яких зображено позначення «MAMELLA MAT», в тому числі, але не виключно упаковки товарів партій від 28.04.2014 №14954, від 19.06.2014 №15613, від 23.06.2014 №15670 та від 25.06.2014 №15707;

- стягнення з ТОВ «Обіо» завданих збитків у сумі 19 192 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.10.2014 порушено провадження у справі.

ТОВ «Обіо» 10.11.2014 подало суду відзив на позов, в якому зазначило таке: продукція виробництва ТОВ «Обіо» позначається на упаковках в будь-якій супутній документації, з обов'язковою вказівкою на знак для товарів і послуг - «IZOVAT», який зареєстрований належним чином відповідно до законодавства України (свідоцтво України №117220); ТОВ «Обіо» та ТОВ «Роквул Україна» здійснюють продаж теплоізоляційної продукції з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, за різницею, що відповідач є виробником в Україні, а позивач - забезпечує продаж вже виробленої готової продукції на ринках України; позивач в позовній заяві посилається на правову охорону в Україні знака для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» за міжнародною реєстрацією № 1054435, зареєстрованого для товарів 17 і 19 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП); відповідно до доданих до позовної заяви документів правова охорона в Україні здійснюється тільки відповідно до 19 класу МКТП; за класом 17 МКТП, до якого й належать ізоляційні матеріали, в Україні відсутня правова охорона; в Україні є окремо діючий Національний стандарт ДСТУ Б В.2.7.-169:2008, який безпосередньо поширюється на вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні; застосування поняття «ламела» відповідачем на власній продукції не є використанням знака для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА», а є застосуванням базисних понять ДСТУ Б В.2.7.-169:2008, тобто назви теплоізоляційного виробу з мінеральної вати; крім того, ТОВ «Обіо» не може не застосувати саме таку назву на продукції власного виробництва, тобто застосування такої назви є обов'язковою і обумовленою чинним в Україні ДСТУ, оскільки саме за ДСТУ здійснюється і сертифікація товару, без якої неможлива його реалізація за вимогами якості; поняття «ламела» є загальновживаним, оскільки є назвою товару - теплоізоляційного виробу з мінеральної вати, застосовується для певного виду товарів, в Україні використовується у ДСТУ з 2008 року, тобто вже тривалий час є номенклатурою товару; щодо нарахованої суми завданих збитків, то вона є необґрунтованою та безпідставною.

Позивач 10.11.2014 подав суду клопотання, в якому просить витребувати у:

ТОВ «Обіо» інформацію щодо: кількості одиниць товару (плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому) з зображенням позначення «LAMELLA MAT», які були виготовлені відповідачем в період з 02.07.2014 і станом на дату постановлення ухвали про витребування доказів; кількості одиниць товару (плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому) з зображенням позначення «LAMELLA MAT», які були реалізовані (продані) відповідачем в період з 02.07.2014 і станом на дату постановлення ухвали про витребування доказів; кількості та номерів партій виробництва товару (плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому) з зображенням позначення «LAMELLA MAT», які були виготовлені відповідачем в період з 02.07.2014 і станом на дату постановлення ухвали про витребування доказів, а також кількості одиниць товару в кожній партії; кількості етикеток та упаковок товару (плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому) з зображенням позначення «LAMELLA MAT», які були виготовлені відповідачем в період з 02.07.2014 і станом на дату постановлення ухвали суду про витребування доказів; повного переліку контрагентів відповідача, яким реалізувалась продукція з 02.07.2014, а також суми коштів від такої реалізації;

ТОВ «Епіцентр К» документи фінансово-господарської діяльності, які відображають інформацію щодо обсягів (сум), на які була закуплена продукція у ТОВ «Обіо», та даних щодо кількості проданих одиниць товару (плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому) з зображенням позначення «LAMELLA MAT» та їх вартості в період з 02.07.2014 і станом на дату постановлення ухвали про витребування доказів у гіпермаркетах мережі: будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К», м. Київ, вул. Братиславська, 11; будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К», м. Київ, пр. Григоренка, 40; будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К», м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1-Б; будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К», м. Київ, пр. Палладіна/вул. Беркавецька, 6В.

Суд відклав розгляд вказаного клопотання до встановлення фактичних обставин у справі.

ТОВ «Роквул Україна» 24.11.2014 подало суду клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та запропонувало питання, які слід поставити на вирішення судового експерта, а саме: «чи є позначення «LAMELLA MAT» нанесене на упаковку та етикетку плит теплоізоляційних з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом про міжнародну реєстрацію знака за номером 1054435 відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1981 «ЛАМЕЛЛА»?» та «чи є позначення «LAMELLA MAT» нанесене на упаковку та етикетки плит теплоізоляційних з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому ТОВ «Обіо» таким, що може ввести в оману щодо товару, а саме теплоізоляційних матеріалів, який реалізує позивач?».

Проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності ТОВ «Роквул Україна» запропонувало доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Представник позивача у судовому засіданні 24.11.2014 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі; підтримав клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Представник ТОВ «Обіо» надав пояснення у справі, заперечив проти задоволення позовних вимог; підтримав клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності; не заперечив проти поставлених позивачем питань.

Проаналізувавши подане клопотання, господарський суд міста Києва вбачає за можливе його задовольнити, призначивши у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Як вбачається з матеріалів справи, позов мотивовано тим, що:

закритим акціонерним товариством «Мінеральна Вата» (далі - ЗАТ «Міренальна Вата») зареєстровано знак для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» для товарів 17 і 19 класів МКТП за міжнародною реєстрацією №1054435; дата поширення реєстрації на територію України - 04.11.2010;

ЗАТ «Міренальна Вата» та ТОВ «Роквул Укрїна» 01.12.2010 укладено договір №1 про використання товарних знаків (невиключна ліцензія), відповідно до якого позивачу передано майнові права на використання на території України знака для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА», у тому числі й право забороняти використання такого знака;

02.07.2014 позивачем встановлено, що ТОВ «Обіо» здійснює реалізацію теплоізоляційних матеріалів з використанням позначення «LAMELLA MAT»;

відповідно до звіту про надання патентно-інформаційних послуг від 30.07.2014 №3893 за відповідачем позначення «LAMELLA» за класами 17 і 19 МКТП не зареєстровано;

позначення «LAMELLA MAT» та знак для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» є схожими настільки, що їх можна сплутати, а тому відповідач має припинити використання позначення «LAMELLA MAT» в своїй господарській діяльності;

оскільки товари з зображенням на їх упаковці позначення «LAMELLA» вже введені відповідачем в цивільний оборот, припинення їх реалізації на майбутнє не в повній мірі захистить права позивача, адже теплоізоляційні матеріали, які виготовляє ТОВ «Роквул Україна» та теплоізоляційні матеріали виробництва ТОВ «Обіо» реалізуються в мережі магазинів «Епіцентр» і знаходяться на стелажах поруч; вони схожі як за гаммою кольорів, так і за позначенням; у зв'язку з викладеним для захисту прав інтелектуальної власності позивача теплоізоляційні матеріали ТОВ «Обіо» необхідно вилучити з цивільного обороту, а всі упаковки та етикетки з позначенням «LAMELLA» знищити.

Згідно з пунктами 4 і 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Отже, питання про те, чи є товари, які реалізовуються відповідачем і товари, для яких зареєстровано знака для товарів і послуг позивачем, спорідненими та чи схоже використовуване відповідачем позначення «LAMELLA MAT» з зареєстрованим знаком «ЛАМЕЛЛА», права на який має позивач, до ступеню змішування і чи може позначення «LAMELLA MAT», нанесене на упаковку та етикетку плит теплоізоляційних з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому виробництва відповідача, ввести в оману щодо товару, який реалізує позивач, а саме теплоізоляційних матеріалів.

Відповідно до частин другої і третьої статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/22997/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи є спорідненими товари, для позначення яких відповідач використовує позначення «LAMELLA MAT», з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» за міжнародною реєстрацією № 1054435?

- чи є позначення «LAMELLA MAT», нанесене на упаковку та етикетку плит теплоізоляційних з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Обіо», схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим позивачем знаком для товарів і послуг «ЛАМЕЛЛА» за міжнародною реєстрацією № 1054435?;

- чи є позначення «LAMELLA MAT», нанесене на упаковку та етикетки плит теплоізоляційних з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Обіо», таким, що може ввести в оману щодо товару, а саме теплоізоляційних матеріалів, який реалізує позивач?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/22997/14 надіслати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Роквул Україна» (04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 18/14; єдиний реєстраційний номер 30757290). Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Роквул Україна» здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/22997/14 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко