Ухвала суду № 41392828, 10.11.2014, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел. 284-18-98

УХВАЛА

№ 910/16297/14 10.11.14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В.,

при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/16297/14

за позовом АКЦІЮ САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС», м. Рига, Латвійська Республіка (далі - Гріндекс),

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

Республіканського унітарного виробничого підприємства «РУП «Бєлмєдпрепарати», м. Мінськ, Республіка Білорусь, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко», м. Донецьк,

про визнання недійсними: свідоцтва України №129623 на знак для товарів і послуг та патентів України на промислові зразки № 22173 і № 22174 та про визнання позначення «MILDRONATE» / «МИЛДРОНАТ» / «МІЛДРОНАТ» добре відомим в Україні,

за участю представників:

позивача - Кириченко І.А. (довіреність від 23.05.2013 № 853);

відповідача-1 - Саламова О.В. (довіреність від 23.05.2013 №2-8/3902);

відповідача-2 - не з'явився;

відповідача-3 - Ліщук І.В. (довіреність від 30.09.2014 №30/12),

ВСТАНОВИВ:

Гріндекс звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України № 129623 на знак для товарів і послуг «Мілдрокард» (заявка від 11.06.2009 № m 200906774), виданого на ім'я Республіканського унітарного виробничого підприємства «РУП «Бєлмєдпрепарати» (далі - РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати»);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 129623 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко» (далі - ТОВ «Ніко») у виробництві препарату мельдонію «МІЛДРОКАРД» припинити використання позначення «МІЛДРОКАРД», що є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 50772 та знаками для товарів та послуг за міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.08.2014 порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду; встановлено, що місцезнаходженням РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати» є: 220007, м.Мінськ, вул. Фабріціуса, 30, Республіка Білорусь.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.08.2014 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Господарського суду міста Мінська для вручення судових документів на території Республіки Білорусь провадження у справі № 910/16297/14 зупинено.

У зв'язку зі спливом строку, визначеного судом для повідомлення сторін про час і місце проведення судового засідання, враховуючи наявність у матеріалах справи поштового повідомлення від 08.09.2014 про вручення РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати» поштових відправлень, зважаючи на те, що 23.09.2014 до господарського суду міста Києва надійшла ухвала Економічного суду міста Мінська, в якій вказано, що ухвалу господарського суду міста Києва від 06.08.2014 у справі №910/16297/14 про порушення провадження у справі та позовну заяву з додатками вручено під підпис юрисконсульту РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати» Воробйовій О.Г. (довіреність від 12.05.2014 №122) в судовому засіданні 11.09.2014 - господарський суд міста Києва ухвалою від 06.10.2014 поновив провадження у справі №910/16297/14.

ТОВ «Ніко» 27.10.2014 подало суду відзив на позов, в якому зазначило таке:

- у Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25.08.2011 зареєстровано ампулу для розчину препарату «МІЛДРОКАРД» (патент України № 22174 на промисловий зразок; власник: ТОВ «Ніко») і упаковку для лікарського препарату «МІЛДРОКАРД» (патент України № 22173 на промисловий зразок, власник: ТОВ «Ніко»);

ТОВ «Ніко» як власник патентів України на промислові зразки має повне право на використання таких зразків за усією сукупністю суттєвих ознак промислових зразків, представлених на зображеннях виробів, у тому числі як елементу зразків - позначення «МІЛДРОКАРД»;

реклама лікарських препаратів «МІЛДРОКАРД» та «МІЛДРОНАТ» заборонена, тобто інформація про вказані лікарські засоби, у тому числі про їх назву, не доводиться до широкого кола споживачів, а тільки до відповідних фахівців у галузі медицини та фармацевтики;

відповідальність за призначення того або іншого препарату несе медичний працівник, тобто фахівець у галузі медицини;

латинські назви, за якими можуть розповсюджуватися лікарські препарати, не є схожими як за графічними ознаками (MILDROCARD та Mildronate), так за звуковими (фонетичними) ознаками (МІЛ-ДРО-КАРД та МІЛ-ДРО-НАТЕ).

Служба 27.10.2014 подала суду відзив на позов, в якому заперечила проти задоволення позовних вимог з огляду на таке:

за результатами експертизи заявки № m 2009 06774 на знак для товарів і послуг «Мілдрокард» було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 вказаного Закону;

на підставі висновку експертизи, проведеного уповноваженим Службою закладом експертизи - державним підприємством «Український інститут промислової власності» про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони відносно всього заявленого переліку товарів і послуг, було прийнято рішення про реєстрацію знака «Мілдрокард» для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) і видано свідоцтво України № 129623.

Гріндекс 27.10.2014 подав заяву про збільшення позовних вимог, в якій просить суд:

- визнати недійсними належні ТОВ «Ніко» патенти України:

№ 22173 на промисловий зразок «Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД» (заявка від 08.04.2011 № 2011 00396; дата публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 16 - 25.08.2011);

№ 22174 на промисловий зразок «Ампула для розчину препарату МІЛДРОКАРД» (заявка від 08.04.2011 № 2011 00397; дата публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 16 - 25.08.2011);

- зобов'язати Службу внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсними патентів України №№ 22173 і 22174 на промислові зразки та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати позначення «MILDRONATE» / «МИЛДРОНАТ» / «МІЛДРОНАТ» добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг з 11.06.2009 стосовно Гріндекс для товарів 05 класу МКТП, а саме: ліки, імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби;

- зобов'язати Службу внести в реєстр «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про те, що позначення «MILDRONATE» / «МИЛДРОНАТ» / «МІЛДРОНАТ» стало добре відомим в Україні з 11.06.2009 стосовно Гріндекс для товарів 05 класу МКТП, а саме: ліки, імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби, та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Зазначену заяву позивача прийнято судом до розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.10.2014 заяву Гріндекс про вжиття заходів до забезпечення позову зі справи № 910/16297/14 задоволено; вжито заходи до забезпечення позову шляхом: заборони РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати»: передавати іншим особам повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг «МІЛДРОКАРД» за свідоцтвом України № 129623; відмовлятися від свідоцтва України № 129623 на знак для товарів і послуг «МІЛДРОКАРД» повністю або частково; заборони ТОВ «Ніко» передавати іншим особам повністю чи частково виключні майнові права інтелектуальної власності на промислові зразки за патентами України: № 22173 на промисловий зразок «Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД» та № 22174 на промисловий зразок «Ампула для розчину препарату МІЛДРОКАРД»; відмовлятися від патентів України: № 22173 на промисловий зразок «Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД» та № 22174 на промисловий зразок «Ампула для розчину препарату МІЛДРОКАРД»; заборони Службі вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості, пов'язані зі зміною особи власника (власників) свідоцтва України № 129623 на знак для товарів і послуг «МІЛДРОКАРД», та відомості про припинення дії свідоцтва України № 129623 на знак для товарів і послуг «МІЛДРОКАРД» повністю або частково на підставі заяви власника свідоцтва України № 129623 - РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати»; вносити до Державного реєстру патентів на промислові зразки України відомості щодо зміни власників патентів України: № 22173 на промисловий зразок «Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД» і № 22174 на промисловий зразок «Ампула для розчину препарату МІЛДРОКАРД» і відомості щодо припинення дії названих патентів на підставі заяви власника патентів - ТОВ «Ніко».

ТОВ "Ніко" 06.11.2014 подало суду клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та запропонувало питання, яке слід поставити на вирішення судового експерта, а саме «чи є позначення «МІЛДРОКАРД», яке використовується ТОВ "Ніко" на упаковці фармацевтичного препарату «МІЛДРОКАРД», схожим із зареєстрованими знаками Гріндекс за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, №727158, і внаслідок такого використання це позначення і зареєстровані знаки за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, №727158 можна сплутати і/або можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари?». Проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності ТОВ "Ніко" запропонувало доручити атестованим судовим експертам з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальній власності - ОСОБА_5, ОСОБА_6 або ОСОБА_7.

07.11.2014 Гріндекс подав суду докази на підтвердження факту доброї відомості позначення «MILDRONATE» / «МИЛДРОНАТ» / «МІЛДРОНАТ», у тому числі й копії рішення Верховного суду Латвійської Республіки від 21.01.2014 у справі № С04373210 РАС-0092/2014 з нотаріально завіреним перекладом на російську мову.

Гріндекс 10.11.2014 подав суду письмові пояснення, в яких зазначає про те, що:

- ТОВ "Ніко" виготовляє фармацевтичний препарат та здійснює нанесення позначення "МІЛДРОКАРД" на його упаковку, що є використанням знака для товарів і послуг позивача у розумінні пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

- оспорюванні патенти України підлягають визнанню недійсними з підстав їх невідповідності умовам патентоздатності, визначеним Законом України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки оспорюванні патенти України не є новими;

- беручи до уваги загальну обізнаність фахівців у галузі кардіології щодо цінних властивостей та якості рецептурного препарату фармакотерапевтичної групи кардіологічні засоби "МІЛДРОНАТ" позивача, можна зробити висновок про добру відомість відповідного знака для товарів і послуг серед визначеного кола споживачів - пацієнтів із захворюваннями: інфаркт міокарда, нестабільна стенокардія, мігрень, ішемічний інсульт, порушення мозкового кровообігу, операції (післяопераційний період) на судинах та ін.

Разом з тим, в зв'язку з необхідністю роз'яснення питань, що потребують спеціальних знань, позивачем 10.11.2014 подано суду клопотання про призначення в даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та запропоновано питання, які слід поставити на вирішення судового експерта, а саме:

- чи є товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "МІЛДРОКАРД" за свідоцтвом України № 129623 (заявка від 11.06.2009 № m 2009 06774), виданим на ім'я РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати», спорідненими із товарами, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158?;

- чи є знак "МІЛДРОКАРД" за свідоцтвом України № 129623 на знак для товарів і послуг (заявка від 11.06.2009 № m 2009 06774), виданий на ім'я РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати», схожим настільки, що можна сплутати із зареєстрованими знаками Гріндексу за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158 стосовно товарів, наведених у цих свідоцтвах, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари?

- чи є товар, на упаковці та в маркуванні якого міститься позначення "МІЛДРОКАРД", спорідненим із товарами, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158?;

- чи є позначення "МІЛДРОКАРД", яке міститься на упаковці фармацевтичного препарату "МІЛДРОКАРД", схожим настільки, що можна сплутати із зареєстрованими знаками Гріндексу за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158 стосовно товарів, наведених у цих свідоцтвах, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, тобто щодо позивача?

- чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД» за патентом України № 22173 стала загальнодоступною в світі до дати подання ТОВ «Ніко» заявки № s 2011 00396, а саме до 08.04.2011?;

- чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД» за патентом України № 22174 стала загальнодоступною в світі до дати подання ТОВ «Ніко» заявки № s 2011 00397, а саме до 08.04.2011?

Крім того, позивач запропонував проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності доручити атестованим судовим експертам з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальній власності - ОСОБА_5 або ОСОБА_7.

10.11.2014 Служба подала відзив на заяву про збільшення позовних вимог Гріндекса, в якій зазначено таке:

- під час видачі патентів України № 22173, 22174 на промислові зразки Служба не порушила жодної з вимог законодавства України, діяла у відповідності із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки», Правилами розгляду заявки на промисловий зразок, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.03.2002 за № 313/6601, та принципами, встановленими у статті 19 Конституції України, а саме на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом;

- оскільки позивач стверджує, що заявлені ТОВ «Ніко» промислові зразки не відповідають умовам патентоспроможності, а саме не є новими, то слід вважати, що відповідним доказом у даній справі «чи відповідають промислові зразки умовам патентоспроможності?» буде висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- позивачем не надано достатньо доказів, які б свідчили про добру відомість в Україні знака для товарів і послуг «MILDRONATE», «МИЛДРОНАТ», «МІЛДРОНАТ» станом на 11.06.2009.

Представник позивача у судовому засіданні 10.11.2014 надав пояснення по суті спору, наголосив на письмових поясненнях, поданих суду, позовні вимоги підтримав у повному обсязі; підтримав клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Представник Служби підтримав доводи, викладені у відзиві, поданому суду 10.11.2014 у судовому засіданні в письмовому вигляді; підтримав клопотання позивача та ТОВ «Ніко» про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності; частково заперечив проти поставлених позивачем питань. Представник ТОВ «Ніко» надав пояснення у справі; підтримав клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати» у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання.

Проаналізувавши подані клопотання, господарський суд міста Києва вбачає за можливе їх задовольнити, призначивши у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Як вбачається з матеріалів справи, позов мотивовано, зокрема, таким:

знак для товарів і послуг «Мілдрокард» за свідоцтвом України № 129623 (заявка від 11.06.2009 № m 200906774) є схожим настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Гріндекс, зареєстрованими раніше за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158, - і тому спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

пункт 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дозволяє власнику торговельної марки (Гріндекс) заборонити ТОВ «Ніко» використовувати позначення, схоже із зареєстрованими позивачем знаками для товарів і послуг, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у правоохоронних документах Гріндекса, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари (щодо особи позивача);

промислові зразки за патентами України №25365 і № 25608 не відповідають умовам патентоздатності, визначеним статтею 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», а саме такому критерію як «новизна», а тому відповідні правовоохоронні документи слід визнати недійсними;

згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 і статтею 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позначення «MILDRONATE» / «МИЛДРОНАТ» / «МІЛДРОНАТ» повинно бути визнано добре відомим в Україні з 11.06.2009 стосовно особи позивача.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з пунктом 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони.

У вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Ці питання повинні вирішуватися з урахуванням таких положень міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності:

- статті 2 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, якою, зокрема, встановлено:

(1) З урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування.

(2) Кожна країна Спеціального союзу лишає за собою право використовувати Класифікацію як основну або допоміжну систему.

(3) Компетентні відомства країн Спеціального союзу включають в офіційні документи та публікації про реєстрацію знаків номери класів Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак;

- статті 9 Сінгапурського договору про право товарних знаків, якою визначено питання класифікації товарів і/або послуг:

1) [Зазначення товарів і (або) послуг] Кожна реєстрація та будь-яка публікація, здійснена Установою, яка стосується заявки або реєстрації та яка зазначає товари й (або) послуги, зазначає товари й (або) послуги за назвами, згрупованими відповідно до класів Ніццької класифікації, з проставленим перед кожною групою номером класу цієї Класифікації, до якого належить ця група товарів або послуг, і представленими в порядку класів зазначеної Класифікації;

2) [Товари чи послуги, які належать до одного класу або до різних класів]

a) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в одному класі Ніццької класифікації.

b) Товари чи послуги не можуть уважатися такими, що є подібними між собою на тій підставі, що в будь-якій реєстрації або публікації, здійсненій Установою, вони фігурують в різних класах Ніццької класифікації.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Матеріалами справи підтверджено, що позивачем зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 50772 та торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158 для товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати.

Як вбачається з оспорюваного свідоцтва України № 129623, воно зареєстровано на ім'я РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати» для товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби.

Отже, позивачем і названим відповідачем зареєстровано торговельні марки для товарів одного класу МКТП: фармацевтичні препарати, які мають спільне призначення - лікування та призначені для одного кола споживачів - фактично пацієнтів, а тому суд дійшов висновку, що товари, для яких зареєстровано торговельну марку РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати», та товари, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг позивачем, є спорідненими.

У висновку щодо спорідненості товарів, для яких використовується позначення «МІЛДРОКАРД» ТОВ «Ніко», у тому числі й з використанням належних останньому патентів України на промислові зразки, та товарів, для яких зареєстровано Гріндекс знаки для товарів і послуг, судом взято до уваги, що такі позначення сторонами використовуються для позначення лікарських засобів (фармацевтичні препарати), які теж мають однакове коло збуту - ринок України в даному випадку і одне коло споживачів; крім того, представник ТОВ «Ніко» у судовому засіданні заперечував стосовно призначення судової експертизи для вирішення питання стосовно спорідненості даних товарів, оскільки наполягав на тому, що товари фактично є тотожними.

Вирішення ж питання про те, чи є товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "МІЛДРОКАРД" за свідоцтвом України № 129623 (заявка від 11.06.2009 № m 2009 06774), виданим на ім'я РУВП «РУП «Бєлмєдпрепарати», спорідненими із товарами, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158, та про те, чи є позначення "МІЛДРОКАРД", яке міститься на упаковці фармацевтичного препарату "МІЛДРОКАРД", схожим настільки, що можна сплутати із зареєстрованими знаками Гріндекс за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158 стосовно товарів, наведених у цих свідоцтвах, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, тобто щодо Гріндекс, - є питаннями, вирішення яких потребує спеціальних знань у порядку проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Частиною першою статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

У пункті 3.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у частині другій статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. До кола цих факторів, який не є вичерпним, зокрема, належать:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

На підставі наведеного суд дійшов висновку про те, що на підставі поданих сторонами документів та пояснень сторін можливо з'ясувати питання про те, чи стало позначення «MILDRONATE» / «МИЛДРОНАТ» / «МІЛДРОНАТ» добре відомим в Україні з 11.06.2009 стосовно особи позивача, без призначення у даній справі судової експертизи.

Разом з тим, частинами першою і другою статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Отже, питання щодо того, чи відповідають належні ТОВ «Ніко» промислові зразки умовам патентоздатності, тобто чи є вони новими, слід поставити на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до частин другої і третьої статті 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності атестованому судовому експерту ОСОБА_7 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України); витрати за проведення експертизи слід покласти на Гріндекс.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/16297/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту ОСОБА_7 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корпус 4, поверх 13).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи є знак для товарів і послуг "МІЛДРОКАРД" за свідоцтвом України № 129623 (заявка від 11.06.2009 № m 2009 06774), виданий на ім'я Республіканського унітарного виробничого підприємства «РУП «Бєлмєдпрепарати», схожим настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками АКЦІЮ САБІЄДРІБА "ГРІНДЕКС" за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158 стосовно товарів, наведених у цих свідоцтвах?

- чи є позначення "МІЛДРОКАРД", яке міститься на упаковці фармацевтичного препарату "МІЛДРОКАРД" виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко», схожим настільки, що можна сплутати із зареєстрованими знаками АКЦІЮ САБІЄДРІБА "ГРІНДЕКС" за свідоцтвом України № 50772 та міжнародними реєстраціями № 727093, № 727158 стосовно товарів, наведених у цих свідоцтвах, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, тобто щодо АКЦІЮ САБІЄДРІБА "ГРІНДЕКС"?

- чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД» за патентом України № 22173 стала загальнодоступною в світі до дати подання товариством з обмеженою відповідальністю «Ніко» заявки № s 2011 00396, а саме до 08.04.2011?;

- чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Упаковка для лікарського препарату МІЛДРОКАРД» за патентом України № 22174 стала загальнодоступною в світі до дати подання товариством з обмеженою відповідальністю «Ніко» заявки № s 2011 00397, а саме до 08.04.2011?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/16297/14 надіслати судовому експерту ОСОБА_7 (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корпус 4, поверх 13).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на АКЦІЮ САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» (вул. Крустпілс, 53 Рига, LV-1057, Латвія; єдиний реєстраційний номер 40003034935). Зобов'язати АКЦІЮ САБІЄДРІБА «ГРІНДЕКС» здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/16297/14 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко