Ухвала суду № 41222628, 05.11.2014, Господарський суд Харківської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

УХВАЛА

"05" листопада 2014 р.Справа № 922/3926/14

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Макаренко О.В.

при секретарі судового засідання Кубах І.М.

розглянувши матеріали справи

за позовом Приватного акціонерного товариства "Український бекон", с. Водяне-2 до Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат", с. Комунар про визнання дій недобросовісною конкуренцією та зобов'язання припинити використання позначення при виготовленні та реалізації продукції за участю представників:

позивача - Біліменко А.О., довіреність б/н від 11.08.2014 р.

відповідача - Дородних С.В., довіреність № 299/2 від 10.08.2012 р.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Український бекон" (позивач) звернулось до господарського суду з позовною заявою до Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" (відповідача) про визнання дій відповідача з використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів недобросовісною конкуренцією та зобов'язання відповідача припинити використання позначення "Олів'є" при виготовленні та реалізації ковбасних виробів.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просить суд задовольнити його клопотання про призначення у справі судової експертизи (т. 2 а.с. 119-120) для роз'яснення питань, які мають значення для правильного вирішення справи та не можуть бути підтверджені іншими засобами доказування, а саме:

1) Чи є схожим до ступеня змішування позначення "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат", та позначення "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" на упакуванні продукції? В якій ступені це змішування приводить в оману споживачів відносно зазначених виробників ковбасних виробів "Олів'є"? Чи використовується позначення "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та позначення "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" щодо однорідних товарів?

2) Чи призводить, чи може призвести використання ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" позначення "Олів'є" до змішування з діяльністю ПрАТ "Український бекон" з виготовлення та реалізації ковбаси вареної "Олів'є"? Чи є позначення "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та позначення "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" тотожними? Якщо позначення "Олів'є" є тотожними або схожими, то чи може ця тотожність або схожість призвести до змішування цих позначень, відповідних товарів, які реалізуються з використанням зазначених вище позначень, діяльності вказаних вище суб'єктів господарювання?

3) Чи є схожим до ступеня змішування оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Український бекон"? Чи є схожим до ступеня змішування оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовувалося ПП "Український бекон", ЗАТ "Український бекон", правонаступником яких є ПрАТ "Український бекон"?

4) Чи призводить, чи може призвести використання ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є" до змішування з діяльністю ПрАТ "Український бекон" з виготовлення та реалізації ковбаси вареної "Олів'є"?

5) Чи схоже візуально оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та оформлення упакування продукції - ковбаса "Олів'є", яке використовується ПрАТ "Український бекон" по зовнішній формі, змісту, симетрично, за характером зображень, кольором та тонами?

Представник відповідача у судовому засіданні та у відзиві на позов (т.1 а.с. 70-74) позовні вимоги не визнає, просить суд у позові відмовити, наполягаючи на тому, що ковбаса з позначенням "Олів'є" виготовляється відповідачем відповідно до ТУ У 15.1-35327262-001:2007 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м'ясні та ковбаси варені, сосиски, сардельки із м'яса птиці з сумішами та добавками "Zaltech" (Австрія)." Технічні умови.", які зареєстровано у 2007 р., розробником яких є ТОВ "Залтех Україна". Відповідач вважає, що знак "оригінальне Олів'є від Бащинського" не схожий із позначенням "Олів'є" виробництва ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат", а тому не може порушувати права власника свідоцтва на знак для товарів і послуг №155354 від 25.04.2012 р.

При цьому представник відповідача також просить суд задовольнити його клопотання (т. 2 а.с. 37-39) про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності для роз'яснення питань, які мають значення для правильного вирішення справи та не можуть бути підтверджені іншими засобами доказування. На вирішення судового експерта пропонує поставити такі питання:

1) Чи є позначення "Олів'є", що використано на зразку упаковки ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" схожим до ступеня змішування із знаком для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського" за свідоцтвом України №155354 від 25.04.2012 року, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт"?

2) Чи асоціюється в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, зображення упаковки ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" зі знаком для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського" за свідоцтвом України №155354 від 25.04.2012 року, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт"?

3) Чи схоже до ступеня змішування за візуальним критерієм зображення упаковки "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" зі знаком для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського" за свідоцтвом України №155354 від 25.04.2012 року, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт"?

4) Чи схожі фонетично назви ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та ковбаси "оригінальне Олів'є від Бащинського" виробництва Приватного акціонерного товариства "Український бекон"?

5) Чи містять упаковки ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та ковбаси "оригінальне Олів'є від Бащинського" виробництва Приватного акціонерного товариства "Український бекон", які досліджуються, позначення, які візуально мають чітку відрізняльну ознаку?

6) Чи схожі візуально упаковки ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та ковбаси "оригінальне Олів'є від Бащинського" Приватного акціонерного товариства "Український бекон", що досліджуються по зовнішній формі, змісту, симетрично, характеру зображень, за кольором та тонами?

Проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності сторони просять суд доручити ХНДІСЕ ім. Засл. проф. Бокаріуса.

Дослідивши матеріали справи у їх сукупності та заслухавши пояснення представників сторін щодо призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проаналізувавши зміст запропонованих ними питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, суд встановив наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

У п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Крім того, у п. 5 Постанови Пленуму ВГСУ №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та п. 1.4 Постанови Пленуму ВГСУ №5 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, повязаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення. У вирішенні відповідного питання (до призначення судової експертизи) слід визначитися з конкретною установою або конкретним експертом, якими проводитиметься експертиза. З цією метою господарський суд, зокрема, витребує у сторін пропозиції стосовно таких установ та/або судових експертів, у тому числі тих, які не є працівниками зазначених установ. Господарський суд не зв'язаний цими пропозиціями, але може враховувати їх у вирішенні питання про призначення і проведення судової експертизи.

Проаналізувавши питання, поставлені сторонами на вирішення судового експерта, суд дійшов таких висновків.

В обгрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що ПАТ "Миронівський хлібопродукт", яке є засновником і основним акціонером ПрАТ "Український бекон" (позивача у справі), належить право власності на знак для товарів і послуг - "оригінальне Олів'є від Бащинського", набуте на підставі свідоцтва на знак товарів і послуг №155354 від 25.04.2012 р. Саме таке позначення використовується позивачем при виготовленні та реалізації ковбаси, починаючи з початку 2008 року. В той же час, на думку позивача, відповідач неправомірно, без дозволу позивача, виготовляє та реалізовує ковбасу з позначенням "Олів'є".

Однак, у клопотанні про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності позивач пропонує судовому експертові дослідити та порівняти не товарні знаки "Оригінальне Олів'є від Бащинського" та "Олів'є", а два однакових позначення - "Олів'є", що, на думку суду, не потребує застосування спеціальних знань.

Крім того, питання позивача за №2 (чи призводить, чи може призвести використання ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" позначення "Олів'є" до змішування з діяльністю ПрАТ "Український бекон" з виготовлення та реалізації ковбаси вареної "Олів'є"?) та питання за № 4 (чи призводить чи може призвести використання ПрАТ "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" оформлення упакування продукції - ковбаса варена "Олів'є" до змішування з діяльністю ПрАТ "Український бекон" з виготовлення та реалізації ковбаси вареної "Олів'є"?) суд вважає такими, що не віднесено до компетенції судового експерта.

За таких обставин, суд вважає за необхідне призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, для роз'яснення вищенаведених питань, запропонованих відповідачем.

Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Частиною 4 ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" передбачено, що для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Відповідно до ч. 3 статті 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Згідно з п. 7 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. № 4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" з урахуванням вимог частини третьої статті 41 ГПК господарський суд доручає проведення судових експертиз установам та особам, зазначеним у статтях 7, 9 і 10 Закону України "Про судову експертизу" (далі - Закон).

Згідно з частиною другою статті 10 Закону судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта.

З огляду на викладене, суд вважає за можливе доручити проведення даної судової експертизи ХНДІСЕ ім. Засл. проф. Бокаріуса.

Згідно з абз. 3 п. 23 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне витрати, пов'язані з проведенням судових експертиз, покласти на відповідача.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне провадження у справі зупинити до надання ХНДІСЕ ім. Засл. проф. Бокаріуса до суду експертного висновку з поставлених питань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 3, 4, 33, 41, 43, ч. 2 п. 1 ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №922/3926/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності для отримання висновку з наступних питань:

1) Чи є позначення "Олів'є", що використано на зразку упаковки ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" схожим до ступеня змішування із знаком для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського" за свідоцтвом України №155354 від 25.04.2012 року, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт"?

2) Чи асоціюється в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, зображення упаковки ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" зі знаком для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського" за свідоцтвом України №155354 від 25.04.2012 року, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт"?

3) Чи схоже до ступеня змішування за візуальним критерієм зображення упаковки "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" зі знаком для товарів і послуг "оригінальне Олів'є від Бащинського" за свідоцтвом України №155354 від 25.04.2012 року, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Миронівський хлібопродукт"?

4) Чи схожі фонетично назви ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та ковбаси "оригінальне Олів'є від Бащинського" виробництва Приватного акціонерного товариства "Український бекон"?

5) Чи містять упаковки ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та ковбаси "оригінальне Олів'є від Бащинського" виробництва Приватного акціонерного товариства "Український бекон", які досліджуються, позначення, які візуально мають чітку відрізняльну ознаку?

6) Чи схожі візуально упаковки ковбаси "Олів'є" виробництва Приватного акціонерного товариства "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат" та ковбаси "оригінальне Олів'є від Бащинського" Приватного акціонерного товариства "Український бекон", що досліджуються по зовнішній формі, змісту, симетрично, характеру зображень, за кольором та тонами?

2. Проведення судової експертизи доручити ХНДІСЕ ім. Засл. проф. Бокаріуса (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а).

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Оплату витрат, пов'язаних зі здійсненням судової експертизи, покласти на Приватне акціонерне товариство "Комплекс Безлюдівський м'ясокомбінат".

5. Направити матеріали справи №922/3926/14 до ХНДІСЕ ім. Засл. проф. Бокаріуса (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а).

6. Результати експертизи надати господарському суду Харківської області негайно після її проведення.

7. Запропонувати судовому експерту реалізувати надане йому статтею 13 Закону України "Про судову експертизу" право щодо зазначення в експертному висновку фактів, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання.

8. Провадження у справі 922/3926/14 зупинити.

Суддя О.В. Макаренко