Ухвала суду № 40717816, 29.09.2014, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел. 284-18-98

УХВАЛА

№ 910/17252/14 29.09.14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/17252/14

за позовом Glaxo Group Limited (Глаксо Груп Лімітед), Брентфорд, Англія

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "М.Т.К.", м. Київ,

про визнання свідоцтва України №182253 на знак для товарів і послуг недійсним,

за участю представників:

позивача - Трофименка Михайла Михайловича (довіреність від 07.07.2014 б/н);

Трофименка Микити Михайловича (довіреність від 07.07.2014 б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 23.09.2013 №2-8/3907);

відповідача-2 - Криворучки А.І. (довіреність від 03.09.2014 №03/09/2014),

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України № 182253 на знак для товарів і послуг "Тивортин", виданого на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "М.Т.К." (далі - Медичний центр);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 182253 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.08.2014 порушено провадження у справі.

15.09.2014 від Служби надійшов відзив на позовну заяву, в якому зазначено таке: 29.12.2012 Медичним центром було подано заявку № m2012 22761 на реєстрацію словесного позначення "Тивортин" відносно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП); експертиза заявки № m2012 22761 проводилася відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72); за результатами кваліфікаційної експертизи було встановлено, що заявлене позначення за заявкою № m2012 22761 відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом; 03.12.2013 Службою було прийнято рішення про реєстрацію знака за вказаною заявкою відносно всього переліку товарів та видано свідоцтво України № 182253 на словесний знак "Тивортин"; наявність певних прав у Медичного центру не є перешкодою для реалізації прав Компанії, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що Медичний центр забороняв або іншим чином створював перешкоди Компанії у реалізації її прав.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.09.2014 відкладено розгляд справи на 29.09.2014 та зобов'язано позивача подати суду у строк до 25.09.2014 належним чином засвідчену копію свідоцтва України № 55207 на знак для товарів і послуг.

Компанія, в свою чергу, 24.09.2014 надійшла суду клопотання про долучення до матеріалів справи належним чином засвідчену копію свідоцтва України № 55207 на знак для товарів і послуг.

29.09.2014 від Медичного центру надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2, аналізуючи знаки «ТІМЕНТИН» за свідоцтвом України № 55207 та «Тивортин» за свідоцтвом України № 182283 на наявність у їх складі сильних та слабких елементів, зазначає таке:

позначення «ТІМЕНТИН» та «Тивортин» мають спільний елемент у вигляді кінцевої частини «-тин»; даний елемент присутній у великій кількості назв лікарських засобів та знаків, зареєстрованих відносно товарів 05 класу МКТП; за базою даних, присвяченою медичним документам та лікарським засобам Інтернет-ресурсу http://mozdocs.kiev.ua/, в Україні було зареєстровано понад 100 лікарських засобів різних виробників та фармакологічних груп, назви яких мають закінчення «-тин»; серед зареєстрованих в різний час Україні знаків (за базою даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" Інтернет-ресурсу http://www.uipv.org/ua/bases2.html) також наявна суттєва кількість позначень, до складу яких входить кінцева частина «-тин»;

елемент у вигляді кінцевої частки «-тин» знаків «ТІМЕНТИН» та «Тивортин» слід визнати формантом, тобто буквосполученням, яке регулярно повторюється у складі позначень та внаслідок цього не здатне викликати їх колізії (змішування); основними (сильними) елементами знаків «ТІМЕНТИН» та «Тивортин» виступають їх початкові частини - відповідно «ТІМЕН-» та «Тивор-», які мають оригінальний характер та надають позначенням розрізняльної здатності відносно товарів 05 класу МКТП;

в результаті проведення порівняльного дослідження було встановлено, що графічні та семантичні характеристики знаків для товарів і послуг не чинять суттєвого впливу на наявність або відсутність схожості між ними; натомість, між сильними елементами знаків відсутня фонетична схожість; наявність або відсутність звукової схожості є найбільш важливим чинником у порівнянні словесних позначень; відсутність звукової схожості між сильними елементами знаків «ТІМЕНТИН» та «Тивортин» виключає можливість їх буквального сплутування в цілому - сприйняття одного позначення в якості іншого;

співставлення знаків за свідоцтвами України № 182283 та № 55207 у тому вигляді, в якому вони використовуються, а саме «Тівортін» та «ТИМЕНТИН» вказує на відсутність збігів у звучанні та графічному виконанні навіть кінцевих частин позначень, властивому їм у зареєстрованому вигляді; препарати не є взаємозамінними, а навпаки мають цілком різні: фармакологічну дію, лікарську форму, діючу речовину, коди АТС, тобто мають різне основне терапевтичне застосування та показання до застосування; такі факти, в сукупності з тією обставиною, що обидва препарати є рецептурними, тобто мають відпускатися за рецептом обізнаного з їх властивостями лікаря, зводять до мінімуму ризик змішування їх назв, а відповідно й знаків для товарів і послуг.

Таким чином, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 182283 не є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 55207 настільки, що їх можна сплутати.

У судовому засіданні 29.09.2014 представники позивача надали пояснення по суті спору; подали копію виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 55207 на знак для товарів і послуг та клопотання про призначення судової експертизи, проведення якої, на думку позивача, слід доручити судовим експертам Науково-дослідного інституту судових експертиз Академії правових наук України - Дорошенку Олександру Федоровичу або Коваленко Тетяні Вікторовні, та на вирішення якої запропонував поставити таке питання: «чи був станом на дату подання заявки (29.12.2012) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 182253 «Тивортин» схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком для товарів та послуг «ТІМЕНТИН» за свідоцтвом України № 55207 щодо тотожних та споріднених товарів 5 класу МКТП?».

Представник Служби надав пояснення по суті спору, щодо призначення судової експертизи заперечив та пояснив, що для встановлення фактичних даних, які входять до предмету доказування у даній справі з урахуванням конкретних обставин справи немає дійсної необхідності призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі і така справа може бути вирішена суддею на підставі ґрунтовного вивчення обставин справи, поданих доказів і пояснень всіх сторін щодо суті позовних вимог; знань судді, достатньо для з'ясування обставин справи, пов'язаної захистом прав інтелектуальної власності, в тому числі з позиції споживача.

Представник Медичного центру у судовому засіданні надав пояснення по суті спору, щодо призначення судової експертизи не заперечив, на вирішення якої запропонував поставити таке питання: «чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 182283 схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 55207 настільки, що їх можна сплутати?».

Суд погоджується з необхідністю призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Відповідно до частин першої - третьої статті 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Судом встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 182283 і № 55207 зареєстровані для товарів 05 класу МКТП.

Враховуючи необхідність з'ясування питань стосовно схожості до ступеню змішування спірних позначень, зареєстрованих для товарів 05 класу МКТП, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити спеціалізованій установі - Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; витрати за проведення експертизи покласти на позивача.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/17252/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (04053, м. Київ, Львівська площа, 4-а).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи є знак для товарів і послуг «Тивортин» за свідоцтвом України № 182253, виданим на ім'я товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «М.Т.К.», схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг «ТІМЕНТИН» за свідоцтвом України № 55207, власником якого є Glaxo Group Limited (Глаксо Груп Лімітед)?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/17252/14 надіслати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (04053, м. Київ, Львівська площа, 4-а).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на Glaxo Group Limited (Глаксо Груп Лімітед) (980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд, Міддлсекс, TW8 9GS, Англія; адреса для листування: товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма: Городисський та Партнери»; 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 25, оф. 3). Зобов'язати Glaxo Group Limited (Глаксо Груп Лімітед) здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/17252/14 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко