Рішення № 40654962, 23.09.2014, Господарський суд Черкаської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2014 року Справа № 925/1191/13

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем Вініченко О.Б., за участю представників сторін:

позивача - Дроздович О.С. - по довіреності,

відповідача - Крикун О.А. - по довіреності,

третьої особи - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу №925/1191/13

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Стропува - Україна"

до приватного підприємства "Ханест"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ОСОБА_3

про захист прав інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стропува - Україна» (далі - позивач) звернулося до господарського суду із позовною заявою до приватного підприємства «Ханест» (далі - відповідач), у якій просить: заборонити відповідачу використовувати винахід за патентом на винахід НОМЕР_1, та корисну модель за деклараційним патентом НОМЕР_2 під час виготовлення продукту твердопаливного котла тривалого горіння «Буран», застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, введення його в цивільний оборот на території України.

Позовні вимоги мотивовано наступним:

- на підставі укладених з власниками патентів 10 липня 2012 року ліцензійних угод позивач (ліцензіат за договорами) отримав виключні права на використання деклараційного патенту України НОМЕР_2 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» та патенту України АН винахід НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- позивач здійснює виробництво котлів центрального опалення на твердому паливі STROPUVA у відповідності з ТУ У 25.2-38261875-001:2012;

- з інформації, отриманої позивачем з мережі Інтернет за адресою: http://рр-hanest.uaprom.net, http://pp-hanest.uaprom.net/p1511099 tverdotoplivnyj-kotel-dlitelnogo.html, позивач виявив, що відповідач здійснює виробництво та продаж твердопаливних котлів тривалого горіння «Буран», який має всі ознаки формули запатентованих винаходу за патентом НОМЕР_1 та деклараційним патентом України на корисну модель НОМЕР_2, на які позивач має виключні права; також відповідач здійснює застосування цього продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот та зберігання його в зазначених цілях, чим порушує вимоги статей 462, 463, 464 Цивільного кодексу України, статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» та права позивача;

- згідно умов ліцензійних договорів ліцензіат має право самостійно від свого імені звертатися з позовними заявами (адміністративними позовами) у відповідні уповноважені суди України у разі порушення прав сторін на корисну модель за патентом з боку третіх осіб.

29 серпня 2013 року позивач подав заяву про зміну підстав позову, у якій просить винести рішення, яким заборонити відповідачу використовувати винахід за патентом на винахід НОМЕР_3, та корисну модель за деклараційним патентом НОМЕР_2 під час виготовлення продукту твердопаливного котла тривалого горіння «Буран» (котел твердопаливний водяний стальний серії БУРАН), застосування такого продукту, пропонування до продажу, в тому числі через Інтернет, введення його в цивільний оборот на території України. Заява прийнята судом до розгляду.

У заяві про зміну підстав позову позивач послався на наступні обставини:

- використання корисної моделі іншою особою не власником патенту, можливе лише з підстав, визначених статтями 1107, 1108 Цивільного кодексу України, однією з яких є можлива угода, яка повинна бути оплаченою у відповідності із статтею 1109 Цивільного кодексу України;

- відповідач, як юридична особа, під час виробництва опалювальних котлів на твердому паливі «Буран» використовує патент на корисну модель НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_1» (заявка №201106211, дата подання заявки 18.05.2011 року, дата отримання патенту 12.12.2011 року) (далі скорочено - патент НОМЕР_4), власником якого є фізична особа ОСОБА_3, проте відповідачем не надано суду ліцензійного чи іншого договору, укладеного між відповідачем та ОСОБА_3, яким би відповідачу надавалось право на розпорядження майновими правами, що випливають з патенту НОМЕР_4, що прямо вказує на відсутність передбачених законом підстав та, відповідно, відсутність факту використання патенту НОМЕР_4 під час виробництва відповідачем котлів твердопаливних, водяних, стальних серії «Буран»;

- відповідачем надано суду Сертифікат відповідності виданий ДГП СВЦОО м.Київ, зареєстрований в реєстрі №UA1.013.0034957-11 на продукцію котел твердопаливний, водяний, стальний серії «Буран» від 24.03.2011 року, що виданий до дати подачі заявки №201106211 від 18.05.2011 року, хоча на сайті відповідача міститься інформація про виробництво твердопаливних котлів тривалого горіння «Буран»;

- порядком застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 року №732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (пункт 1), затверджено форму Акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, який є обов'язковим для застосовування підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності;

- позивач звертає увагу суду та просить надати правову оцінку тому, що у відповідності Сертифікату відповідності, виданого відповідачу ДГП СВЦОО м.Київ, зареєстрованого в реєстрі №UA1.013.0034957-11 на продукцію котел твердопаливний, водяний, стальний серії «Буран» від 24.03.2011 року, виробництво котлів «Буран» почато відповідачем до дати отримання патенту НОМЕР_4 - 12.12.2011 року, що унеможливлює складання відповідачем Акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності патенту НОМЕР_4 у складі його нематеріальних активів, та використання вказаного патенту під час виробництва котлів твердопаливних водяних стальних серії «Буран». Отже надані відповідачем докази у вигляді опису та формули корисної моделі за патентом НОМЕР_4 є не належними доказами у розумінні статей 31-33 ГПК України;

- отже, якщо відповідач дійсно використовує корисну модель за патентом НОМЕР_4, то починаючи з 2011 року по даний час, ним можуть порушуватися положення п.п. 14.1.120, п.14.1, ст.14, п.п. 138.10.3, п.138.10, ст.138, п.144.1, ст.144, п.п.145.1.1, п.145.1, ст.145 Податкового кодексу України;

- позивач вважає, що у твердопаливному котлі тривалого горіння «Буран» виробництва відповідача, використані всі пункти формули винаходу за патентом на винахід НОМЕР_3 та корисної моделі за деклараційним патентом НОМЕР_2 виключне право використання яких на території України має позивач на підставі ліцензійних угод.

В ході апеляційного перегляду рішення суду першої інстанції позивач виправив описку у номері патенту, замість 57188 вірно вважав читати - 89114.

У письмовому відзиві на позовну заяву відповідач не визнав позовні вимоги, вважає їх безпідставними, оскільки позивач порушує питання про захист прав інтелектуальної власності на котел, який за своєю формулою є іншим від котла, що виробляє позивач, а також від котла за патентом НОМЕР_4.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 23 вересня 2013 року, яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 11 березня 2014 року, позивачу відмовлено у позові повністю.

В ході апеляційного перегляду судового рішення, на підставі статті 27 ГПК України, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28 січня 2014 року залучено ОСОБА_3 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача. У письмових поясненнях від 25 лютого 2014 року ОСОБА_3 інформував суд, що він є одноосібним засновником і власником ПП «Ханест», як власник патенту на корисну модель НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_2» не має жодних претензій до відповідача, не вбачає правових підстав щодо розгляду питання наявності чи відсутності ліцензійної угоди між ним та відповідачем, оскільки це перебуває за межами позовних вимог і є втручанням у господарську діяльність, просить відмовити позивачу у позові.

Постановою Вищого господарського суду Черкаської області від 24 червня 2014 року задоволено касаційну скаргу ТОВ «Стропува Україна» (позивача), скасовано судові рішення першої та апеляційної інстанцій, справа передана на новий розгляд до господарського суду Черкаської області.

При новому розгляді справи.

За клопотанням представника позивача, згідно статті 44 ГПК України здійснювалась фіксація судового процесу технічними засобами.

На підставі статті 77 ГПК України розгляд справи неодноразово відкладався, у зв'язку із необхідністю витребування нових доказів, необхідних для вирішення спору, а також подання питань, вирішення яких потребують спеціальних знань.

На вимогу суду позивач не надав докази, які вимагав суд, також не подав питань, для вирішення яких необхідні спеціальні знання.

ТОВ «УАПРОМ», від якого за клопотанням позивача, на підставі статті 38 ГПК України судом витребувані докази, повідомив суд, що на сьогоднішній день він не має інформації щодо Інтернет-сторінок http://рр-hanest.uaprom.net,http://pp-hanest.uaprom.net/p1511099 tverdotoplivnyj-kotel-dlitelnogo.html станом на 13.06.2013 року, оскільки він як власник домену uaprom. Net (далі - Портал), зберігає інформацію, яка була розміщена користувачами на Порталі, лише протягом одного календарного року з моменту такої інформації.

У письмових поясненнях щодо виконання вимог ухвали суду від 10 вересня 2014 року відповідач вказав, що суд касаційної інстанції перш за все звертає увагу на питання, чи має місце порушення прав та інтересів позивача зі сторони відповідача, тобто підлягає дослідженню, чи є предмет спору. Позивач не надав належних та допустимих доказів щодо порушення відповідачем його прав і охоронюваних законом інтересів, але при цьому, зловживаючи процесуальними правами, заявляє безпідставні клопотання, намагаючись з допомогою суду мати інформацію, яка належить до комерційної таємниці відповідача та може бути використана, у тому числі позивачем, як інструмент недобросовісної конкуренції. Безпідставним є клопотання позивача про надання інформації щодо патенту НОМЕР_4, який абсолютно не має жодного відношення до позовних вимог позивача. При цьому звертає увагу суду на те, що відсутні будь-які докази, які б свідчили, що відповідач виготовляє котли саме за патентом НОМЕР_4, який не відміняє, не підміняє і не скасовує патенти, право на які має позивач. Відповідач не працює за патентами НОМЕР_3 та НОМЕР_2, не вчиняв і не вчиняє жодних дій, які б порушували права позивача за його патентами.

За клопотання сторін, згідно статті 69 ГПК України судом продовжений строк вирішення спору на 15 календарних днів.

У судовому засіданні:

- представник позивача підтримав позовні вимоги, з підстав, наведених у позовній заяві та заяві про зміну підстав позову;

- представник відповідача заперечив проти позову, мотивуючи його безпідставністю та недоведеністю обставин, на які посилається позивач, як на підставу своїх вимог.

Дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, заслухавши доводи та пояснення представників сторін, оцінивши всі докази у справі в їх сукупності, суд відмовляє у позові повністю з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 10 липня 2012 року між ОСОБА_5 (Литва) (ліцензіар), який є власником виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України на винахід НОМЕР_1, та ТОВ «Стропува - Україна» (ліцензіат за договором, позивач у справі) укладено ліцензійну угоду, предметом якої є умови надання виключного права (виключна ліцензія) на використання винаходу «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом на території України (пункт 2. Ліцензійної угоди від 10.07.2012 року). Об'єктом зазначеної угоди є виключна ліцензія на право використання винаходу «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом, який ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цієї угоди за винагороду, яку сплачує ліцензіат (пункт 3.1. ліцензійної угоди). Згідно пункту 10.4 ліцензійної угоди, ліцензіат має право самостійно від свого імені звертатися з позовними заявами (адміністративними позовами) у відповідні уповноважені суди України у разі порушення прав сторін на винахід за патентом з боку третіх осіб. Строк дії угоди до 12 квітня 2022 року (пункт 13.1 ліцензійної угоди).

Окрім цієї ліцензійної угоди, 10 липня 2012 року між правовласником ОСОБА_6 «Стропува» (LT) (ліцензіар) та ТОВ «Стропува - Україна» (ліцензіат за договором, позивач у справі) укладено ліцензійну угоду, згідно з пунктом 1 вступної частини якої, ліцензіар є власником виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» по деклараційному патенту України НОМЕР_2. Згідно з пунктом 2 вступної частини ліцензійної угоди, ліцензіат бажає придбати на умовах цієї угоди виключну ліцензію на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» до деклараційного патенту з метою виготовлення, пропозиції до продажу, продаж, обслуговування, використання та/або зберігання, та ін., тобто введення в господарський оборот не забороненим чинним законодавством України методами або способами. Предметом цієї угоди є умови надання виключного права (виняткова ліцензія) на використання корисної моделі, захищеної патентом на території України. Ця угода є вичерпною угодою між сторонами щодо наявності предмета угоди і анулює будь-які попередні або одночасні усні домовленості або розуміння сторін (пункт 2 ліцензійної угоди). Об'єктом угоди є виключна ліцензія на право використання корисної моделі, захищеної патентом, який ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цієї угоди за винагороду, яку сплачує ліцензіат. При цьому, ліцензіату надається право на виготовлення, пропонування для продажу, використання чи зберігання, тобто введення в господарський оборот з зазначеною метою продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі, та/або спеціального продукту (зокрема, з використанням, якщо виникне необхідність, спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, які використовує ліцензіар на території) (пункт 3 ліцензійної угоди). Ліцензіат має право самостійно від свого імені звертатися з позовними заявами (адміністративними позовами) у відповідні уповноважені суди України у разі порушення прав сторін на корисну модель за патентом з боку третіх осіб (пункт 10.4 ліцензійної угоди). Строк дії угоди до 12 квітня 2022 року (пункт 13.1 ліцензійної угоди).

Таким чином, на підставі вказаних ліцензійних угод позивач має права власника деклараційного патенту на корисну модель НОМЕР_2 та патенту на винахід НОМЕР_1.

Власником патенту на корисну модель НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_2» являється громадянин ОСОБА_3. Патент виданий відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.12.2011 року. Патент ніким не оспорений і є чинним. Громадянин ОСОБА_3 являється єдиним засновником ПП «Ханест» (відповідач).

15 березня 2011 року Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання Державного госпрозрахункового підприємства (ВЦ ДГП СВЦОО) провело приймальні випробування котла твердопаливного водяного стального БУРАН П-20, заводський №001, номінальною тепловою потужністю 20 кВт, що працює на твердому паливі (дровах), виготовлений в 2011 році ПП «Ханест», за результатами якого складений протокол №22/11 ВКПр, затверджений директором ДГП СВЦОО 16 березня 2011 року.

Позивач вважає, що відповідач порушує його право інтелектуальної власності, оскільки здійснює виробництво та продаж твердопаливних котлів тривалого горіння «Буран» із застосуванням всіх ознак формули запатентованого винаходу за патентом НОМЕР_1 та деклараційним патентом України на корисну модель НОМЕР_2, на які позивач має виключне право.

Спірні правовідносини пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, які регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

Відповідно до статті 154 Господарського кодексу України до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Згідно статті 155 Господарського кодексу України об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, серед іншого, винаходи та корисні моделі, загальні умови захисту прав на які визначаються Цивільним кодексом України, а також спеціальним Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 року №3686-ХІІ із змінами.

Статтею 464 Цивільного кодексу України визначені майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, серед яких: право на використання винаходу, корисної моделі; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання; а також інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Згідно зі статтею 465 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель є чинним з дати, наступної з датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до Закону. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

Відповідно до частини 3 статті 156 Господарського кодексу України використанням винаходу, корисної моделі та промислового зразка у сфері господарювання є:

- виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону;

- застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України;

- пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється відповідно до закону.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (частина 2 статті 464 Цивільного кодексу України).

Аналогічні за змістом приписи містить стаття 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а саме: патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів (частина 2 наведеної статті); патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом (частина 5 наведеної статті).

Частиною 2 статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено: «Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

На виконання зазначеної норми права, вимог ухвал господарського суду, у строк встановлений статтею 69 ГПК України, позивач не навів обставин, не надав належних та допустимих доказів, які б свідчили про те, що відповідач виготовляє продукт, ідентичний тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, право на який має позивач. Також відсутні належні та допустимі докази стосовно того, що продукт, який виготовляє відповідач, відповідає патенту НОМЕР_4, що належить третій особі.

Обов'язок сторони довести належними та допустимими доказами обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог, також передбачений статтею 33 ГПК України.

На обґрунтування позову щодо використання відповідачем саме формули запатентованого винаходу за патентом НОМЕР_1 та деклараційним патентом України на корисну модель НОМЕР_2, позивач посилається на інформацію отриману ним з мережі Інтернет за адресою: http://рр-hanest.uaprom.net,http://pp-hanest.uaprom.net/p1511099 tverdotoplivnyj-kotel-dlitelnogo.html. Зазначені доводи неможливо перевірити, оскільки як повідомив власник домену ТОВ «УАПРОМ», на сьогоднішній день він не має інформації щодо вказаних Інтернет-сторінок, оскільки вона зберігається лише протягом одного календарного місяця. Жодних інших доказів, які б дали підстави дійти однозначного висновку стосовно обґрунтованості цих доводів позивача, останній не надав, не виявлені вони також судом.

Позивачем також не надано будь-яких доказів реалізації відповідачем котла, виготовленого із застосуванням визначеної позивачем формули. Окрім того, представник позивача зазначав, що не досліджував зразок котла, який виготовляє та реалізує відповідач.

У процесі розгляду справи доводи відповідача не спростовані належними та допустимими доказами.

Якщо позивач вважає, що формула належного третій особі патенту НОМЕР_4 є аналогічною формулі винаходу за патентом НОМЕР_1 та корисну модель за патентом НОМЕР_2, згідно зі статтею 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» він не позбавлений права звернутися до суду з вимогою про визнання у судовому порядку недійсним повністю або частково цього патенту.

Посилання позивача на відсутність у відповідача ліцензійного договору на використання патенту НОМЕР_4, Акту введення в господарський оборот інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, порушення податкового законодавства, суд не приймає до уваги, оскільки вони не пов'язані із захистом прав і охоронюваних законом інтересів позивача.

З огляду на викладене, суд відмовляє у позові повністю за недоведеністю обставин, на які посилається позивач, як на підставу порушення його прав власника патенту.

Згідно статті 49 ГПК України судові витрати покладаються на позивача.

Керуючись статтями 49, 82, 84 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

У позові відмовити повністю.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного господарського суду через господарський суд Черкаської області протягом десяти днів.

Повне рішення складено 26.09.2014 року

Суддя С.С.Боровик