Рішення № 37296148, 17.02.2014, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 58/346 17.02.14

За позовомЮліус Земанн Лтд.(Julis Sаmann Ltd.)до Відповідача-1Державна служба інтелектуальної власності УкраїниВідповідача-2Товариство з обмеженою відповідальністю "Транвест-Груп"провизнання недійсним патенту України № 21235 на промисловий зразок

Головуючий суддя Блажівська О.Є.

Суддя Грєхова О.А.

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники:

Від позивачаПоліщук М.А. - дов. Від 11.12.2012р. до 31.12.2015р.Від відповідача-1Постоялкіна О.В. за дов. № 2-8/3904 від 23.05.2013р. б/сВід відповідача-2не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Юліус Земанн Лтд звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до відповідач-1 Державний департамент інтелектуальної власності відповідач-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Транвест-Груп" про визнання недійсним патенту України № 21235 на промисловий зразок.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.08.2011 року порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 28.09.2011 року.

У судове засідання 28.09.2011 року представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 з'явились.

28.09.2011 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від Державної служби інтелектуальної власності надійшли пояснення по справі.

Представник позивача на виконання вимог ухвали суду надав витребувані документи по справі.

Представник позивача надав суду клопотання про заміну відповідача-1.

Клопотання судом задоволено.

Представник відповідача-2 надав суду клопотання про направлення повторно на адресу відповідача-2 позовної заяви із доданими до неї документами та відкладення розгляду справи.

Клопотання судом задоволено.

В зв'язку із задоволенням клопотання відповідача-2, необхідністю заміни відповідача-1, розгляд справи підлягає відкладенню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2011 року розгляд справи було відкладено на 14.10.2011 року.

07.10.2011 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшли документи по справі.

Розпорядженням від 14.10.2011 року, Заступника Голови Господарського суду міста Києва Джарти В.В., у зв'язку з перебуванням судді Блажівської О.Є. на лікарняному та з метою дотримання процесуальних строків, керуючись п. 2.6. рішення зборів суддів Господарського суду міста Києва від 03.02.2011р. (протокол №1 від 03.02.2011р.) та ст. 4-6 Господарського процесуального кодексу України справу 58/346 передано для розгляду судді Палію В.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.10.2011 року, суддею Палієм В.В. справу прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 31.10.2011 року.

Розпорядженням від 19.10.2011 року, Заступника Голови Господарського суду міста Києва Джарти В.В., у зв'язку з виходом судді Блажівської О.Є. з лікарняного та з метою дотримання процесуальних строків, керуючись п. 2.6. рішення зборів суддів Господарського суду міста Києва від 03.02.2011р. (протокол №1 від 03.02.2011р.) та ст. 4-6 Господарського процесуального кодексу України справу передано для розгляду судді Блажівській О.Є.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.10.2011 року справу прийнято до розгляду суддею Блажівською О.Є., розгляд справи призначено на 31.10.2011 р.

У судове засідання 31.10.2011 року представники позивача та відповідача-2 з'явились.

Представник відповідача-1 у судове засідання 31.10.2011 року не з'явився, на виконання вимог ухвали суду витребувані документи по справі не надав, про причини неявки належним чином суд не повідомив. Про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Судом оголошено про перехід до розгляду справи по суті.

Представник позивача надав усні пояснення по суті справи.

В усних поясненнях заявлені позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник позивача надав суду на виконання вимог ухвали суду відзив на позовну заяву.

Представник відповідача надав усні пояснення по суті справи.

В усних поясненнях проти задоволення позовних вимог заперечив у повному обсязі.

Представник позивача надав усне клопотання про відкладення розгляду справи.

Клопотання судом задоволено.

В зв'язку з неявкою відповідача-1 та необхідністю витребування документів по справі, розгляд справи підлягає відкладенню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.2011 року розгляд справи було відкладено на 23.11.2011 року.

У судове засідання 23.11.2011 року представники позивача, відповідача-2 з'явились.

Представник відповідача-1 у судове засідання 23.11.2011 року не з'явився.

Представник позивача надав суду заперечення на відзив до позовної заяви.

Представник позивача надав усні пояснення по справі по суті заявленого заперечення. В усних поясненнях заперечив проти відзиву на позовну заяву, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник позивача надав суду клопотання про призначення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник 2 відповідача надав усні пояснення по справі щодо призначення експертизи.

В усних поясненнях проти призначення судової експертизи не заперечив.

Представник позивача надав усні пояснення по справі щодо поданого клопотання про призначення судової експертизи. В усних поясненнях оплату експертизи гарантує.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2011 року у справі 58/346 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2011 року суд ухвалив зупинити провадження у справі.

19.12.2012 року до Господарського суду міста Києва надійшла справа № 58/346 з експертизи з висновком експерта № 84/12-53 від 13.12.2012 року

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.12.2012 року поновлено провадження у справі № 58/346, розгляд справи призначено на 21.01.2013 року.

21.01.2013 року розпорядженням заступника Голови Господарського суду міста Києва Джарти В.В., у зв'язку з перебуванням судді Блажівської О.Є. на лікарняному, справу № 58/346 передано для розгляду судді Гумезі О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2013 року справу № 58/346 прийнято до провадження.

28.01.2013 року розпорядженням заступника Голови Господарського суду міста Києва Джарти В.В., у зв'язку з виходом судді Блажівської О.Є. з лікарняного, справу № 58/346 передано для розгляду судді Блажівській О.Є.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.01.2013 року справу № 58/346 прийнято до провадження.

18.02.2013 року представники позивача у судове засідання з'явились.

18.02.2013 року представники відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання не з'явились, на виконання вимог ухвали суду витребувані документи по справі не надали, про причини неявки належним чином суд не повідомили. Про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

18.02.2013 року у судовому засіданні представник-1 позивача заявила суду усне клопотання про призначення додаткової експертизи.

Клопотання про призначення додаткової експертизи буде розглянуто на наступному судовому засіданні.

В зв'язку з неявкою відповідача-1, відповідача-2 та необхідністю витребування документів по справі, розгляд справи підлягає відкладенню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2013 року розгляд справи № 58/346 відкладено на 27.02.2013 року.

20.02.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшли документи по справі.

27.02.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшли письмові пояснення на висновок судової експертизи та клопотання про призначення додаткової експертизи.

27.02.2013 року представники позивача та відповідача-1 у судове засідання з'явились.

27.02.2013 року представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився.

У судовому засіданні розглядається клопотання про призначення додаткової експертизи.

Представник-1 позивача подане клопотання про призначення додаткової експертизи підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача-1 проти клопотання про призначення додаткової експертизи не заперечив.

Клопотання про призначення додаткової експертизи буде розглянуто на наступному судовому засіданні.

В зв'язку з неявкою відповідача-2 та необхідністю витребування документів по справі, розгляд справи підлягає відкладенню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2013 року розгляд справи № 58/346 відкладено на 06.03.2013 року.

06.03.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшли запитання на експертизу.

06.03.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та ознайомлення з матеріалами справи.

06.03.2013 року представники позивача та відповідач-2 у судове засідання з'явились.

У судовому засіданні представник відповідача-2 під розпис отримав примірник висновку судової експертизи.

У судовому засіданні представник-1 позивача надала суду пояснення щодо призначення додаткової судової експертизи.

Представник відповідача-2 надав суду усні пояснення щодо призначення додаткової судової експертизи.

Представник відповідача-2 клопотання про відкладення розгляду справи підтримав у повному обсязі.

Представники позивача проти клопотання про відкладення розгляду справи не заперечили.

Клопотання про відкладення розгляду справи судом задоволено.

Клопотання про призначення додаткової експертизи буде розглянуто на наступному судовому засіданні.

В зв'язку з неявкою відповідача-2 та необхідністю витребування документів по справі, розгляд справи підлягає відкладенню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2013 року розгляд справи № 58/346 відкладено на 18.03.2013 року.

18.03.2013 року представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання з'явились.

18.03.2013 року у судовому засіданні представник відповідача-2 надав суду пояснення на висновок судової експертизи та клопотання про призначення повторної судової експертизи.

18.03.2013 року у судовому засіданні представник позивача надав суду перелік експертних установ для проведення судової експертизи.

Представник відповідача-2 надав суду усні пояснення по справі.

У судовому засіданні розглядаються клопотання позивача та відповідача-2 про призначення додаткової та повторної судової експертизи.

Представник відповідача-2 надав суду усні пояснення щодо призначення повторної судової експертизи.

Представник позивача надав суду усні пояснення про призначення додаткової судової експертизи.

Представник відповідача-2 надав суду усні пояснення щодо атестованих експертних установ та кандидатур атестованих судових експертів.

Представник відповідача-1 надав суду усні пояснення щодо призначення додаткової судової експертизи.

Представник позивача надав суду усні пояснення щодо питання необхідного для вирішення додаткової експертизи.

Клопотання позивача про призначення додаткової судової експертизи судом задоволено.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 18.03.2013 року суд призначити додаткову експертизу у справі.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 18.03.2013 року суд ухвалив зупинити провадження у справі.

25.06.2013 року до Господарського суду міста Києва надійшла справа № 58/346 з експертизи з висновком експерта № 52/13 від 17.06.2013 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.06.2013 року розгляд справи відкладено на 03.07.2013 року.

Розпорядженням від 03.07.2013 року заступника Голови господарського суду міста Києва Бойко Р.В., у зв'язку з перебуванням судді Блажівської О.Є. у відпустці, справу № 58/346 передано для вчинення процесуальних дій судді Гумезі О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2013 року поновлено провадження у справі № 58/346, розгляд справи призначено на 29.07.2013 року.

Розпорядженням від 16.07.2013 року заступника Голови господарського суду міста Києва Бойко Р.В., справу № 58/346 передано для розгляду судді Блажівській О.Є.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.07.2013 року справу № 58/346 прийнято до провадження.

24.07.2013 року представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання з'явились.

Представник-1 позивача надав суду усні пояснення по справі.

Представник відповідача надав суду усні пояснення по справі.

Заслухавши пояснення сторін, суд приходить до висновку призначити колегіальний розгляд справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2013 року, суд ухвалив призначити колегіальний розгляд справи № 58/346.

Розпорядженням від 29.07.2013 року заступника Голови Господарського суду міста Києва Джарти В.В., справу № 58/346 передано на розгляд колегії суддів у складі: Блажівської О.Є. (головуючий), Гавриловської І.О., Картавцевої Ю.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2013 року, справу № 58/346 прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 09.08.2013 року.

Розпорядженням від 09.08.2013 року Голови Господарського суду міста Києва Князькова В.В., справу № 58/346 передано на розгляд колегії суддів у складі: Блажівської О.Є. (головуючий), Картавцевої Ю.В., Полякової К.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.08.2013 року, справу № 58/346 прийнято до провадження.

09.08.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшли письмові пояснення на висновок судової експертизи.

09.08.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи платіжних доручень за проведену судову експертизу.

09.08.2013 року представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання з'явились.

09.08.2013 року у судовому засіданні представник відповідача-2 надав суду клопотання про призначення повторної експертизи.

Представник-1 позивача надав суду усні пояснення щодо поданого клопотання про долучення до матеріалів справи платіжних доручень за проведену судову експертизу.

Представник-1 позивача надав суду усні пояснення щодо висновку судової експертизи.

Представник відповідача-1 надав суду усні пояснення по справі.

Представник відповідача-2 подане клопотання про призначення повторної судової експертизи підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст.77 Господарського процесуального кодексу України, судом оголошено перерву до 09.09.2013 року.

05.09.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшли письмові пояснення на клопотання відповідача-2 про призначення судової експертизи судової експертизи.

09.09.2013 року представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання з'явились.

Представник відповідача-2 раніше заявлене клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності підтримав.

Представник-1 позивача проти заявленого клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності заперечив.

Представник відповідача-1 проти заявленого клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності заперечив.

Суд оголошує перерву для дослідження матеріалів справи. Після перерви суд продовжує розгляд справи.

Відповідно до ст.77 Господарського процесуального кодексу України, судом оголошено перерву до 01.10.2013 року.

01.10.2013 року представники позивача, відповідача-1 та відповідача -2 у судове засідання з'явились.

01.10.2013 року представник позивача -1 надав усні пояснення по суті справи.

01.10.2013 року представник відповідача - 2 заперечив проти виклику судового експерта, у судовому засіданні надав усні пояснення по суті заявленого клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник відповідача - 1 надав суду усні пояснення щодо клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник - 1 позивача надав суду усні пояснення суті справи.

Суд оголошує перерву для дослідження матеріалів справи.

Після перерви суд продовжує розгляд справи.

Заслухавши пояснення сторін по справі, судом задоволено клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 01.10.2013 року суд призначив повторну судову експертизу у справі.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Згідно постанови Пленуму Вищого господарського суду від 26 грудня 2011 року N 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" пункту 3.16. Статтею 79 ГПК встановлено вичерпний перелік підстав зупинення провадження у справі. Зупинення провадження у справі з інших підстав є неправомірним.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2013 року у справі 58/ 346 суд ухвалив зупинити провадження.

13.01.2014 року через канцелярію Господарського суду міста Києва надійшла справа № 58/346 з листом № 9942 від 02.01.2014 року без виконання повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у зв'язку із відсутністю оплати строком у місячний термін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2013 року про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності судові витрати за проведення експертизи покладено на відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансвест-Груп".

Відповідно ч.3 ст. 79 Господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

У зв'язку з усуненням обставин, що стали підставою для зупинення провадження у справі № справі 58/346, провадження у справі підлягає поновленню, а справа призначається до судового розгляду.

Розпорядженням від 20.01.2014 року заступника голови господарського суду міста Києва Бойко Р.В. керуючись рішенням зборів суддів Господарського суду міста Києва від 03.02.2011 р. (протокол №1 від 03.02.2011р.) та ст.4-6 Господарського процесуального кодексу України, у з'язку з перебуванням судді Картавцевої Ю.В. на лікарняному та судді Полякової К.В. у відпустці, справу № 58/346 передано для розгляду колегії суддів у складі : Блажівська О.Є. (головуючий), суддів Грєхова О.А., Ващенко Т.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.01.2014 року поновлено провадження у справі № 58/346, розгляд справи призначено на 29.01.2014 року.

29.01.2014 року представники позивача та відповідача - 1 у судове засідання з'явились.

29.01.2014 року представник відповідача - 2 у судове засідання не з'явився, на виконання вимог ухвали суду витребувані документи по справі не надав, про причини неявки належним чином суд не повідомив. Про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Представник позивача у судовому засіданні надав суду клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Судом оголошено про перехід розгляду справи по суті.

Представник позивача надав суду усні пояснення по суті позову, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача - 1 надав суду усні пояснення по суті справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2014 року розгляд справи відкладено на 17.02.2014 року.

Розпорядженням від 17.02.2014 року Голови господарського суду міста Києва Князькова В.В. керуючись рішенням зборів суддів Господарського суду міста Києва від 03.02.2011 р. (протокол №1 від 03.02.2011р.), справу № 58/346 передано для розгляду колегії суддів у складі : Блажівська О.Є. (головуючий), суддів Грєхова О.А., Картавцева Ю.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.02.2014 року справу прийнято до провадження колегіально.

17.02.2014 року представники позивача та відповідача - 1 у судове засідання з'явились.

17.02.2014 року представник відповідача - 2 у судове засідання не з'явився, на виконання вимог ухвали суду витребувані документи по справі не надав, про причини неявки належним чином суд не повідомив. Про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Судом оголошено про перехід розгляду справи по суті.

Представник позивача надав суду усні пояснення по суті позову, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача - 1 надав суду усні пояснення щодо висновків судової експертизи, проти задоволення позовних вимог не заперечив.

Відповідно до вимог ст.81-1 ГПК України в судових засіданнях складені протоколи, які долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 17.02.2014 р. було оголошено вступну та резолютивну частини рішення у відповідності до ст. 85 ГПК України.

В судовому засіданні суд повідомив сторони про порядок отримання повного тексту рішення відповідно до вимог ст. 87 ГПК України.

Розглянувши надані документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, заслухавши пояснення уповноважених представників сторін, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Юліус Земанн Лтд.(Julis Sаmann Ltd.) є власником торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 від 9 грудня 1993 року, яка являє собою оригінальне зображення ялинки, якій надано правову охорону на території України у 1993 році для товарів "освіжувачі повітря" класу 5 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), а також торговельної марки за Міжнародною реєстрацією № 579396 від 20 листопада 1991 року, що також є оригінальним зображенням ялинки, якому надано правову охорону на території України у 1991 році, зокрема, для товарів "продукти для очищення повітря та дезодоранти, гігієнічні засоби" класу 5 МКТП.

Згідно позовної заяви позивач просить визнати недійсним патент України № 21235 від 27.12.2010 року на промисловий зразок "Автомобільний ароматизатор повітря", виданий на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансвест-Груп", згідно якого зареєстровано промисловий зразок "Автомобільний ароматизатор повітря" в 13-ти варіантах, що являє собою зовнішнє зображення стилізованої ялинки.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що подання відповідачем-2 заявки на промисловий зразок та видача патенту порушують його права, як власника на торгівельні марки за міжнародними реєстраціями № 612525 та № 579396 з огляду на наступне.

Зображення, що включає суттєві ознаки Промислового зразка за патентом України № 21235, є схожим настільки, що його можна сплутати з Торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 579396, 612525 внаслідок схожості за рядом ознак, зокрема, домінуючою ознакою як Торговельних марок, так і Промислового зразка є силует (зображення) ялинки; виконання виробу у вигляді стилізованої ялинки є однією із суттєвих ознак Промислового зразка; контури Торговельних марок та Промислового зразка співпадають за основними точками: зображення ялинки має хвилясті контури та є найширшим у центральній частині, поступово звужуючись догори, а також воно звужується у нижній частині та закінчуються "основою". Практично аналогічні характеристики включені до опису Промислового зразка у Заявці: загалом трикутна форма виробу має хвилястий абрис, який поступово розширюється до низу і за допомогою плавного переходу у самому низу - звужується й переходить у горизонтально-видовжену прямокутну основу "ялинки".

Щодо напису "О2" на Промисловому зразку, то, як зазначає позивач в позовній заяві, він має другорядне значення, оскільки є значно меншим, ніж зображення в цілому, і не має самостійного смислового навантаження (зокрема, є підстави вважати, що наведений напис вказує на призначення товару, оскільки"О2" позначає кисень, який зазвичай асоціюється зі свіжістю). Те ж саме стосується і написів, наведених на варіантах Промислового зразка ("Air freshener", зазначення ароматів), які до того ж не є його суттєвими ознаками. Також позивач зауважує, що при сприйнятті торговельної марки чи товару споживачі звертають увагу на загальні ознаки (як, наприклад, форма ялинки у даному випадку), а не на деталі.

При цьому позивач також зазначає, що позначення, які охороняються за міжнародними реєстраціями № 612525 та № 579396 є основною ознакою, яка вирізняє товари компаній, що виготовляють оригінальні освіжувачі повітря "Little Trees" і "Wunder-Baum" (зокрема, за наданими Позивачем ліцензіями), з-поміж освіжувачів повітря інших виробників.

Крім того, Торговельні марки зареєстровані для товарів класу 5 МКТП: освіжувачі повітря, продукти для очищення повітря та дезодоранти, в той час як назвою Промислового зразка за Патентом є "Автомобільний ароматизатор повітря" і Промисловий зразок належить до класу 28 (розділ 28-99) Міжнародної класифікації Промислових зразків за Локарнською угодою, що включає "освіжувачі повітря", що на переконання позивача свідчить про те, що Промисловий зразок призначений для тих самих товарів, стосовно яких зареєстровані і Торговельні марки за міжнародними реєстраціями, а тому промисловий зразок за патентом № 21235 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим

Законом України "Про охорону прав на промислові зразки".

Відтак, як вказує позивач, використання відповідачем-2 промислового зразка за патентом України № 21235 від 27.12.2010 року на промисловий зразок "Автомобільний ароматизатор повітря", порушує права позивача на торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 612525 та № 579396, а тому підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених п. "в" ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Відповідач-2 проти позовних вимог заперечив повністю з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, які зводяться до того, що відповідач-2 не порушує прав Позивача на Торговельні марки, а користується своїми виключними правами інтелектуальної власності на промисловий зразок, визначеними ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", а посилання позивача на те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 21235 є схожим на сукупність суттєвих ознак на торговельні марки за міжнародною реєстрацією № 612525 та № 579396, є безпідставним, позаяк такий термін, як "домінуюча ознака" торговельних марок та промислового зразка ні Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" ні "Правила складання та подання заявки на промисловий зразок" не містять.

Крім того, відповідач-2, заперечуючи проти позовних вимог, зазначає, що у складі промислового зразка "Автомобільний ароматизатор повітря" за патентом України №21235 використано знаки для товарів та послуг "О 2, зображ." (комбінацію позначення "О2" та смуги у вигляді напівкруглої стрілки, що оточує ліворуч це позначення, перетинаючи цифру " 2"), що захищені свідоцтвами України №№130542 та 144237, право власності на які належить також відповідачу-2, а відтак, ТОВ "Трансвест-Груп" здійснює свої права з використанням позначення, що надає споживачам можливість вирізняти товар ТОВ "Трансвест-Груп" від товару Позивача.

Відповідач-1 надав відзив на позовну заяву, згідно якого повідомив, що патент № 21235 на промисловий зразок був виданий на підставі заявки № s 2010 00857 (дата подання - 21.06.2010). Експертиза за заявкою № s 2010 00857 була проведена відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон) та Правил розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.03.2002 за № 313/6601, зі змінами (далі - Правила розгляду).

Відповідно до пункту 6 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису. Опис промислового зразка міститься в матеріалах заявки № в 2010 00857.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 статті 18 Закону патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. У відповідності до п. 1 ст. 25 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним

повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам

патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка

ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав

інших осіб.

Оцінюючи подані сторонами суду докази є повними та за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України належать, зокрема, промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ч. 2 ст. 461 Цивільного кодексу України об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" в ст. 1 також визначає, що промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Відповідно до п. 1.3. "Правил складання і подання заявки на промисловий зразок", затверджених Наказом Міністерства та освіти від 18.02.2002 року № 110, об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Відповідно до ст. 463 Цивільного кодексу України суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є: винахідник, автор промислового зразка; інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису. (ч. 5, 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в ст. 1 також визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

. Відповідно до п. 1.4. "Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг", затверджених Наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р. в редакції Наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997 р., (далі- Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг), об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень. Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 3 ст. 157 Господарського кодексу України також встановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків її правомірного використання.

Згідно ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Використанням знака, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Згідно ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Згідно положень ст. 469 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Судом по даній справі призначалась судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному центру судових експертиз на вирішення якої були винесені наступні питання:

- які ознаки промислового зразка за патентом України № 21235 є суттєвими?

- чи має місце використання знаків за міжнародними реєстраціями № 612525 та/або № 579396 у промисловому зразку за патентом України № 21235?

- чи є товари, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 612525 та № 579396 такими самими або однорідними з товаром, зовнішній вигляд якого визначає помислів зразок за патентом України № 21235?

- чи є промисловий зразок за патентом України ; 21235 та знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 612525 та/або № 579396 схожими настільки, що їх можна сплутати?

Відповідно висновку № 84/12-53 від 13.12.2012 року віднесення ознаки до суттєвої базується на зоровому сприйнятті об'єкта промислового зразка та визначається участю ознаки у формуванні зовнішнього вигляду виробу. При визначенні суттєвих ознак промислового зразку розглядається лише зовнішній вигляд готового виробу, що зображений у описі до патенту на промисловий зразок та його естетичні зорові характеристики. При визначенні переліку суттєвих ознак промислового зразка необхідно враховувати те, що обсяг правової охорони промислового зразка повинен визначатись не сукупністю суттєвих ознак, наведених в описі, а сукупністю суттєвих ознак відображених на зображеннях виробу.

Отже, при визначенні суттєвих ознак досліджуваного промислового зразку необхідно враховувати лише ті ознаки, які формують його зовнішній вигляд, тобто ті ознаки, які зорово сприймаються людиною при сприйнятті виробу та, одночасно, забезпечують необхідні ергономічні властивості об'єкту. Такими ознаками можуть бути основні композиційні елементи, їх поєднання та взаємне розташування, що забезпечують виразність зовнішнього вигляду виробу, а також ознаки, що відображують споживчі властивості виробу, в тому числі - ознаки, що відображують ергономічні властивості (зручність, безпеку використання та ін.).

Суттєвими ознаками площинних виробів є наступний перелік ознак:

- склад та кількість основних композиційних елементів (графічних та буквених);

- форма та конфігурація цих елементів;

- взаємне розташування та підпорядкованість основних елементів; пластична характеристика елементів;

- характер графічного, кольорофактурного та колористичного рі шень.

Результати дослідження дають підстави для висновку про те, що суттєвими ознаками промислового зразка за патентом № 21235 є ознаки, які формують його зовнішній вигляд, зокрема такими ознаками є ознаки:

- форма площинного виробу, пірамідально-конусоподібна витягнута як по вертикалі, так і по горизонталі, яка нагадує абрис крони дерева з умовним стовбуром та п'єдесталом;

- нерівномірно хвилясті краї з округлими кутами;

- наявність отвору у округлій маківки виробу;

- наявність п'єдесталу з виступаючими прямими краями;

- наявність оригінального зображувального словесного елементу у центральній частині виробу;

- наявність словесного елементу розташованого горизонтально у нижній частині виробу;

- виконання словесних та зображувальних елементів білим кольором.

Кожний з тринадцяти варіантів промислового зразка відрізняється від іншого кольором виконання виробу та кількістю словесних елементів у нижній частині виробу, а тринадцятий варіант промислового зразка виконаний у чорно-білій кольоровій гамі та на ньому відсутні будь-які словесні елементи.

Також згідно висновку № 84/12-53 від 13.12.2012 року товари 05 класу МКТП "освіжувачі повітря, продукти для очищення повітря та дезодоранти", для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 612525 та № 579396 є спорідненими з товаром - "автомобільний ароматизатор повітря", зовнішній вигляд якого визначає промисловий зразок за патентом України № 212135.

В той же час, відповідно до згаданого висновку, вирішити питання, чи є промисловий зразок за патентом України № 21235 та знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 612525 та/або № 579396 схожими настільки, що їх можна сплутати, поставлене на вирішення перед експертизою та використовувати загальні підходи при порівняні зображувального і комбінованого позначень, що охороняються міжнародними реєстраціями з об'єктом промислового зразка, який не є позначенням, а є загальним виглядом виробу, - не видається можливим, оскільки ці об'єкти різні за походженням та у зв'язку з відсутністю методичних підходів порівняння таких об'єктів.

Крім того, питання щодо того, чи має місце використання знаків за міжнародними реєстраціями № 612525 та/або № 579396 у промисловому зразку за патентом України № 21235 експертом не вирішувалось, з огляду на те, що воно є правовим та не входить до компетенції експерта.

Враховуючи зазначене, а також клопотання позивача та відповідача-2 про призначення додаткової експертизи, судом у даній справі було призначено додаткову експертизу, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, на вирішення якої були винесені наступні питання:

- чи містять зображення виробу, внесені до державного реєстру патентів України на промислові зразки, на яких представлена сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 21235, позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 612525 та/або № 579396?

- Чи містять у складі сукупності суттєвих ознак зображення промислового зразка за патентом України № 21235 знаки для товарів і послуг (торговельні марки) за міжнародними реєстраціями № 612525 та/або № 579396?

Згідно висновку №52/13 від 17.06.2013 року зображення виробу, внесеного до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, на якому представлена сукупність суттєвих знак промислового зразка за патентом України № 21235 є схожим настільки, що можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 612525, № 579396. У складі сукупності суттєвих ознак зображення промислового зразка за патентом України № 21235 міститься знак для товарів і послуг (торговельна марка) за міжнародною реєстрацією № 612525.

Зокрема, у вказаному висновку зазначено, що при визначенні схожості знаків для товарів і послуг необхідно враховувати, що не вимагається ніякого наміру викликати сплутування, як і не вимагається фактичного сплутування. Окремим аспектом визначення схожості є те, що знаки повинні порівнюватися в цілому і що більше значення повинно надаватися спільним елементам, які можуть ввести в оману, без виокремлення відмінностей, непомітних пересічному споживачу.

Основним критерієм схожості зображувальних позначень є загальне зорове враження, включаючи смислове значення. При аналізі схожості слід враховувати такі фактори: вид і характер зображення; смисловий зміст; геометрмчні форми; поєднання кольорів або тонів.

Схожість зображувальних позначень визначається на підставі наступних ознак: зовнішня форма; наявність/відсутність симетрії; смислове значення; вид і характер зображень (натуральне, стилізоване, карикатурне тощо); поєднання кольорів і тонів.

При порівняльному аналізі зовнішнього вигляду 13-го варіанту промислового зразка за патентом № 21235, який відображає сукупність суттєвих ознак кожного варіанту промислового зразка, із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 612525 можна зробити наступні висновки:

- контур, що відображає зовнішню форму промислового зразка та його варіантів і знака для товарів та послуг відтворює стилізовану ялинку;

- у промисловому зразку і в знака для товарів і послуг - кінцівки стилізованої ялинки виконано заокругленими;

- як у промисловому зразку, так і в знаку для товарів і послуг - нижня частина основи стилізованої ялинки має горизонтально-видовжену прямокутну форму;

- права та ліва половини промислового зразка та зареєстрованого знаку є ортогонально симетричними відносно умовної вертикальної вісі;

- смислове значення промислового зразка та зареєстрованого знака для товарів і послуг визначається об'єктом матеріального світу, який вони відображають - ялинка;

- промисловий зразок та знак для товарів і послуг є стилізованим виконанням ялинки;

- у реєстрації знака для товарів і послуг відсутня вказівка щодо правової охорони кольорів.

При порівняльному аналізі зовнішнього вигляду 13-го варіанту промислового зразка за патентом № 21235, який відображає сукупність суттєвих ознак кожного варіанту промислового зразка, із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 579396 можна зробити наступні висновки:

- контур, що відображає зовнішню форму промислового зразка та його варіантів і знака для товарів та послуг відтворює стилізовану ялинку;

- у промисловому зразку і в знака для товарів і послуг - кінцівки стилізованої ялинки виконано заокругленими;

- як у промисловому зразку, так і в знаку для товарів і послуг - нижня частина основи стилізованої ялинки горизонтально-видовжену прямокутну форму;

- промисловий зразок і знак для товарів та послуг на площині стилізованої ялинки містять написи;

- права та ліва половини промислового зразка та зареєстрованого знаку є ортогонально симетричними відносно умовної вертикальної вісі;

- смислове значення промислового зразка та зареєстрованого знака для товарів і послуг визначається об'єктом матеріальної^ світу , який вони відображають - ялинка;

- промисловий зразок та знак для товарів і послуг є стилізованим виконанням ялинки;

- у реєстрації знака для товарів і послуг відсутня вказівка щодо правової охорони кольорів.

Згідно даного висновку, як при накладанні форми промислового зразка за патентом України № 21235 на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 579396, так і при накладанні форми промислового зразка за патентом України № 21235 на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 612525 можна констатувати, що попри незначні відхилення в промисловому зразку присутнє практично повне відтворення контуру знака для товарів і послуг. Незначні підступи в контурах можна побачити лише при детальному вивчені кожного об'єкта дослідження та безпосередньому їх порівнянні шляхом накладення. Зазвичай споживач не має змоги одночасно порівнювати знаки для товарів і послуг у тому числі, якщо вони знайшли своє вираження в об'ємних об'єктах, а керується загальним образом сформованим у його пам'яті.

Наявні написи на площині стилізованих ялинок хоча і впливають на формування загального зорового враження але не визначають його, оскільки в даному випадку домінуюче положення займає саме індивідуальність стилізованого виконання ялинки. Враховуючи, що написи виконані латиницею, наймовірніше, що пересічним споживачем вони будуть сприйматися, як вигадані. Як наслідок наявні написи є вторинними та лише посилюють загальне зорове враження, яке формують об'єкти.

Отже, практично повне відтворення контуру форми об'єктів дослідження, відтворення загальної композиції, стилістики буде визначати схожість промислового зразка із зареєстрованими знаками.

Ймовірність сплутування також посилюється тим, що правова охорона знаків для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 579396 та № 612525 утому числі охоплює виріб, який є об'єктом промислового зразка. А саме, відповідно до опису промислового зразка та класифікації за Міжнародною класифікацією промислових зразків (клас 28-99) виробом промислового зразка є автомобільний ароматизатор повітря. Знаки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 579396 та № 612525 зареєстровані у тому числі щодо товарів "продукти для очищення повітря", поняття яких є родовим щодо автомобільних ароматизаторів повітря.

Враховуючи, що Відповідач-2 заперечував проти висновків даної експертизи та просив призначити у справі повторну експертизу, судом дане клопотання було задоволено та призначено у справі повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, виконання якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз. Судові витрати за проведення судової експертизи покладено на відповідача-2.

Однак, відповідач-2, всупереч зазначеному, вартість судової експертизи не сплатив, у зв'язку з чим матеріали справи були повернуті з експертизи без виконання.

Відповідно ч. 3 п. 6 та п.7 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 23.03.2012 року № 4, оцінюючи висновок експерта, господарський суд повинен виходити з того, що цей висновок не має заздалегідь встановленої сили і переваг щодо інших доказів (частина п'ята статті 42 та частина друга статті 43 ГПК). З урахуванням вимог частини третьої статті 41 ГПК господарський суд доручає проведення судових експертиз установам та особам, зазначеним у статтях 7, 9 і 10 Закону "Про судову експертизу".

За приписами частини 1, 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Приписами пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно п. 57 постанови пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року "Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі національної та/або міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим.

Положеннями п. 59 вищевказаної Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року встановлено, що Відповідно до пункту4 статті5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.57. Згідно з Законом України від 01.06.2000 №1762-III Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000. МКТП (у дев'ятій редакції) включає: перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками; перелік містить34 класи товарів і 11 класів послуг; абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга, та базового номера. Господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг. Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.

Згідно п. 60 зазначеної постанови пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року у разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності користується знаком, зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків 1891 року (далі - Мадридська угода), з метою оцінки правомірності такого користування необхідно встановлювати, чи розповсюджується міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та щодо яких саме товарів і послуг відповідно до МКТП. Згідно із статтею 3ter Мадридської угоди заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті(1) статті3. Крім того, відповідно до статті 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони відповідно до статті 3ter, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації, та у строки, передбачені у пункті (2) статті 5 Мадридської угоди. Тому судовим інстанціям у розгляді справ слід встановлювати, чи направлялася така відмова, і якщо направлялася, то у які строки. Відповідно до статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Офіційну інформацію стосовно дії міжнародної реєстрації в Україні може бути одержано від Державної служби інтелектуальної власності України.

Відповідно наданої офіційної інформації від 28.04.2011 року № 1307/09, щодо міжнародних реєстрацій, то міжнародна реєстрація № 612525 від 09.12.1993 року діє на території України у повному обсязі з 09.12.1993 р.; міжнародна реєстрація № 579396 від 20.11.1991 року діє на території України у повному обсязі з 20.11.1991 р.

Згідно статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Відповідно до висновків, складених за результатами проведених експертиз, а також наданих сторонами у справі усних і письмових пояснень, підтверджується порушення права позивача, за захистом якого він звернувся до суду.

Враховуючи вище викладене, суд приходить до висновку задовольнити позовні вимоги Юліус Земан Лтд про визнання недійсним патенту України № 21235 на промисловий зразок "Автомобільний ароматизатор повітря", виданий на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансвест-Груп".

Статтею 2 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки" визначені повноваження Установи у сфері охорони прав на промислові знаки. Відповідно до ч. 1 цієї статті, установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки, для чого: організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає патенти на промислові зразки, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про промислові зразки; здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на промислові зразки в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку визнати недійсним патенту України № 21235 на промисловий зразок "Автомобільний ароматизатор повітря", виданий на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансвест-Груп".

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та опублікувати вказані відомості у Офіційному бюлетні "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно п. 69 постанови пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року "Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним повинна залучатися Державна служба інтелектуальної власності України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому у разі якщо позивачем з таких справ у позовній заяві названа Служба не зазначена як відповідач, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача за правилами статті 24 ГПК разом з відповідним правовласником. За змістом статті 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Відшкодування витрат по сплаті державного мита, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та витрат по сплаті вартості судової експертизи відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладається на відповідача-2.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним патент України № 21235 на промисловий зразок "Автомобільний ароматизатор повітря", виданий на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансвест-Груп".

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код 37552556) внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним патенту України № 21235 на промисловий зразок "Автомобільний ароматизатор повітря", виданий на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансвест-Груп" та опублікувати вказані відомості у Офіційному бюлетні "Промислова власність"

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансвест-Груп" (03038, м. Київ, пр-т Перемоги, 47-А, ідентифікаційний код 33492860) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду на користь Юліус Земанн Лтд. (Вайдштрассе 14 СН-6300 Цуг, Швейцарія) Julius Samann Ltd. (ZUG, Weidstrasse 14, 6300 Zug, Switzerland) 85 (вісімдесят п'ять) грн. витрат по сплаті державного мита, 236 (двісті тридцять шість) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 26821 (двадцять шість тисяч вісімсот двадцять одну) грн. 20 коп. витрат по сплаті вартості судової експертизи.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо останню не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не було скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення складено 21.02.2014 року

Головуючий суддя О.Є. Блажівська

Суддя О.А. Грєхова

Суддя Ю.В. Картавцева