Рішення № 37058805, 03.02.2014, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/15421/13 03.02.14

За позовом державного підприємства «Завод 410 ЦА»

до державного підприємства «Антонов»

про визнання права попереднього користування торговою маркою.

Судді: Дупляк О.М. (головуюча)

Курдельчук І.Д

Нечай О.В.

Представники сторін

від позивача: Прудкий О.В., за довіреністю,

від відповідача: Устенко Л.В., за довіреністю,

Красніков В.С., директор,

Деяк Я.В., за довіреністю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До господарського суду міста Києва надійшла позовна заява державного підприємства «Завод 410 ЦА» (далі - ДП «Завод 410 ЦА») до державного підприємства «Антонов» (далі - ДП «Антонов») про визнання права попереднього користування торговою маркою.

Позовні вимоги мотивовані тим, що: відповідач є володільцем Свідоцтв на знаки для товарів і послуг № 8008 (знак «АН», класи Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) 12, 37, 39, 42), № 8009 (знак «AN», класи МКТП 12, 28, 37, 39, 42), № 2381 (знак «АНТОНОВ», класи МКТП 12, 16, 28, 39, 42), № 2643 (знак «ANTONOV», класи МКТП 7, 12, 28, 37, 42), № 16958 (знак «АНТОНОВ», класи МКТП 7, 12, 28, 37, 42) та № 16959 (знак «ANTONOV», класи МКТП 7, 12, 28, 37, 42) (далі - Торговельні марки); оскільки заявка на реєстрацію знака «АН» була подана 16.04.1993, а позивач до вказаної дати використовував Торговельну марку «АН» в Україні і здійснював значну і серйозну підготовку для такого використання, то останній, посилаючись на приписи статей 16 і 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) просить суд визнати за ДП «Завод 410 ЦА» право попереднього користувача знаком для товарів і послуг «АН» за класом 37 МКТП.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.08.2013 порушено провадження у справі № 910/15421/13, розгляд справи призначено на 03.09.2013, зобов'язано позивача подати суду, зокрема, письмові пояснення щодо необхідності залучення до участі у справі Державної служби інтелектуальної власності України як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

03.09.2013 представник позивача подав суду додаткові пояснення по суті спору та документи, витребувані ухвалою господарського суду міста Києва про порушення провадження у справі. Також позивачем надано до суду копії Креслення 26-7900-600 на підтвердження використання торгової марки «АН» у 1982 році та Креслення АНУ-7900-505 на підтвердження використання торгової марки «АН» у 1974 році.

03.09.2013 представник відповідача подав суду заяву про застосування строку позовної давності та заперечення на позовну заяву в якій в задоволенні позову просив відмовити, оскільки:

- позивачем не подано належних та допустимих доказів того, що він добросовісно використовував Торговельну марку та не доведено факту порушення його права;

- 04.09.2009 сторонами було укладено Ліцензійний договір № 02-552-09 (далі - Договір) за умовами якого відповідач передав на платній основі позивачу невиключну ліцензію на використання на території України Торговельних марок, володільцем яких є ДП «Антонов»;

03.09.2013 розгляд справи було відкладено до 01.10.2013.

01.10.2013 представник позивача подав суду додаткові пояснення по суті спору та заперечення на заяву відповідача про застосування строку позовної давності в яких зазначив, що на вимогу про визнання права попереднього користувача на торговельну марку не розповсюджується позовна давність.

Оскільки представник відповідача наголошував, що оригінали креслень 26-7900-600 та АНУ-7900-505 знаходяться у ДП «Антонов», а особи, що їх підписали - є працівники відповідача, то представник ДП «Завод 410 ЦА» подав суду клопотання про витребування доказів, а саме просив витребувати у ДП «Антонов» кадрову документацію на підтвердження місця роботи Ласкина, Устенко, Могильова, Фещенко, Горового на ДП «Антонов» у 1982 році та оригінали названих креслень.

У судовому засіданні 01.10.2013 сторони подали суду клопотання про продовження строку розгляду спору на п'ятнадцять днів.

01.10.2013 розгляд справи було відкладено до 23.10.2013, витребувано у відповідача вказані докази.

Представник позивача подав суду додаткові пояснення по суті спору в яких наводив докази попереднього користування позивачем Торговельної марки «АН».

Представник відповідача на виконання вимог ухвали господарського суду міста Києва від 01.10.2013 подав суду кадрову документацію на підтвердження місця роботи Ласкина, Устенко та Горового на ДП «Антонов» у 1982 році та оригінали названих креслень та ін. (доказів підтвердження місця роботи Могильова та Фещенко відповідач суду не подав).

23.10.2013 представник ДП «Антонов» подав до суду клопотання № 35/175-ю, № 35/176-ю, № 174-ю про витребування доказів, а саме:

сертифікат розробника авіаційної техніки і змін до неї з метою схвалення типової конструкції та серійне виробництво авіаційної техніки схваленої конструкції;

сертифікат організації з технічного обслуговування авіаційної техніки з додатками;

керівництво з діяльності ДП «Завод 410 ЦА» по ремонту ТО АТ;

керівництво по якості.

23.10.2013 представник відповідача подав суду відзив на заперечення позивача щодо застосування строку позовної давності, відповідно до якого просив застосувати строк позовної давності, оскільки укладаючи Договір, ДП «Завод 410 ЦА» знав про наявність Свідоцтва від 25.04.1997 № 8008.

23.10.2013 ухвалою господарського суду міста Києва призначено колегіальний розгляд справи.

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 23.10.2013 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Ониськів О.М., судді Капцова Т.П. і Марченко О.В.

23.10.2013 названа колегія суддів прийняла справу до свого провадження і призначила її розгляд на 12.11.2013.

Відповідно до наказу голови господарського суду міста Києва № 367-К від 01.11.2013 прізвище судді Ониськів О.М. змінено на Дупляк О.М.

12.11.2013 представник ДП «Завод 410 ЦА» подав суду клопотання про залучення додаткових доказів у справі, а саме:

- «Технология окраски наружной поверхности воздушного судна АН-26» від 06.08.1984;

- «Титульный список капитального строительства по Заводу 410 ЦА»;

- «Эталонное дело ремонта самолета АН-24» від 02.01.1984;

- «Программа серийного капитального ремонта самолетов АН-74 и их модификаций на заводе № 410 ГА» від 20.08.1992;

- «Договор подготовки и переоснащения производства серийного выпуска № ПКО-410-1» від 27.07.1992;

- «Календарный план работ подготовки и переоснащении производства серийного капитального ремонта самолетов Ан-74 и их модификаций на 1992 г.»;

- «Акт о выполнении работ по подготовке производства к ремонту самолета Ан-74» від 25.01.1993;

- «Работы по подготовке производства к серийному ремонту с-та АН-74 в 1-ІІ квартале 1993 г.»., при цьому подав суду заперечення проти задоволення клопотань представника відповідача про витребування доказів від 23.10.2013.

У судовому засіданні 12.11.2013 оголошено перерву до 26.11.2013.

26.11.2013 представник відповідача подав суду заяву про застосування строку позовної давності, з підстав, викладених у попередній заяві та відзиві на заперечення позивача щодо застосування строку позовної давності.

26.11.2013 розгляд справи було відкладено до 09.12.2013.

06.12.2013 відділом діловодства суду було отримано від представника ДП «Антонов» додаткові пояснення по суті спору в яких останній зазначав, що подані позивачем суду докази не є належними доказами використання Торговельної марки, а розробником літаків «АН» є відповідач і саме йому належить право розробки документації літаків «АН».

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 09.12.2013 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Дупляк О.М., судді Куркотова Є.Б. і Марченко О.В.

09.12.2013 названа колегія суддів прийняла справу до свого провадження і призначила її розгляд на 09.12.2013.

09.12.2013 представник ДП «Завод 410 ЦА» подав суду додаткові пояснення по суті спору в яких наголосив на задоволенні позовних вимог, з підстав, викладених у попередніх поясненнях по суті справи.

Ухвалою суду від 09.12.2013 розгляду справи було відкладено на 20.01.2014.

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 20.01.2014 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Бондарчук В.В., судді Куркотова Є.Б. і Марченко О.В.

20.01.2014 названа колегія суддів прийняла справу до свого провадження і призначила її розгляд на 03.02.2014.

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 23.01.2014 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Дупляк О.М., судді Куркотова Є.Б. і Нечай О.В.

23.01.2014 названа колегія суддів прийняла справу до свого провадження і призначила її розгляд на 03.02.2014.

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 03.02.2014 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Дупляк О.М., судді Курдельчук І.Д. і Нечай О.В.

03.02.2014 названа колегія суддів прийняла справу до свого провадження і призначила її розгляд на 03.02.2014.

У судовому засіданні 03.02.2014 представник позивача надав пояснення по суті спору, позовні вимоги просив задовольнити у повному обсязі.

Представники відповідача заперечили проти задоволення позовних вимог.

У судовому засіданні 03.02.2014 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

ДП «ЗАВОД 410 ЦА» є правонаступником Київської авіаремонтної бази № 409, створеної на підставі Наказу начальника Головного управління цивільного повітряного флоту СРСР від 01.07.1948 № 182, Наказом Головного управління цивільного повітряного транспорту 03.03.1962 № 124 Київській авіаремонтній базі № 409 було змінено найменування на ДП «Завод 410 цивільної авіації».

Основними видами діяльності Позивача згідно зі Статутом, є: виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування; ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів, установлення та монтаж машин і устаткування.

ДП «Антонов» є володільцем Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 8008 («АН»).

16.04.1993 відповідачем було подано заявку на реєстрацію вказаної Торговельної марки.

04.09.2009 сторонами було укладено Договір за умовами якого відповідач передав на платній основі позивачу невиключну ліцензію на використання на території України Торговельних марок, володільцем яких є ДП «Антонов».

У зв'язку з тим, що ДП «ЗАВОД 410 ЦА» не надавав відповідачу звітні дані про використання Торговельних марок та не сплачував роялті, останній неодноразово звертався до позивача з вимогами про належне виконання умов Договору (від 11.02.2011 № 21/1293; від 17.05.2011 № 21/5184; від 16.12.2011 № 21/19044; від 02.03.2012 № 21/2703; від 03.08.2012 № 21/8568; від 23.10.2012 № 35/11007).

Листом від 16.12.2011 № 21/18044 ДП «Антонов» повідомив ДП «ЗАВОД 410 ЦА» про призупинення розгляду запитів і погодження технічної документації у зв'язку з тим, що останній не сплачує роялті.

У зв'язку з наведеним та оскільки до подачі заявки на реєстрацію Торговельної марки «АН» позивач добросовісно використовував її і здійснював значну і серйозну підготовку для такого використання, ДП «Завод 410 ЦА» просить визнати за ним право попереднього користувача знаком для товарів і послуг «АН» (клас 37 МКТП (ремонт і технічне обслуговування літаків)).

Відповідач проти задоволення позову заперечує, оскільки: позивачем, на думку відповідача, не подано належних та допустимих доказів того, що він добросовісно використовував Торговельну марку; не доведено факту порушення його права; 04.09.2009 сторонами було укладено Договір за умовами якого відповідач передав на платній основі позивачу невиключну ліцензію на використання на території України Торговельних марок, володільцем яких є ДП «Антонов». Також відповідач посилається на пропуск позивачем строку позовної давності, що є підставою для відмови в позові.

Відповідно до частини третьої статті 157 Господарського кодексу України свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Водночас пунктом 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частин першої, другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності встановлені законом.

Частиною першою статті 500 ЦК України передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання (частина друга статті 500 ЦК України).

Отже, відповідно до викладених приписів чинного законодавства України право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку.

Представник позивача зазначив, що позивач є єдиним підприємством на території України та СНД, яке починаючи з 1948 року здійснює ремонт та технічний огляд літаків сімейства «Антонов».

Як вбачається з матеріалів справи, впродовж здійснення своєї господарської діяльності позивач, узгоджуючи з відповідачем, приймав ряд документів, що підтверджують добросовісне використання ним Торговельної марки «АН» до подання заявки на її реєстрацію (до 16.04.1993), а саме:

«Технология окраски наружной поверхности воздушного судна АН-26» від 06.08.1984;

- «Титульный список капитального строительства по Заводу 410 ЦА»;

- «Эталонное дело ремонта самолета АН-24» від 02.01.1984;

- «Программа серийного капитального ремонта самолетов АН-74 и их модификаций на заводе № 410 ГА» від 20.08.1992;

- «Договор подготовки и переоснащения производства серийного выпуска № ПКО-410-1» від 27.07.1992;

- «Календарный план работ подготовки и переоснащении производства серийного капитального ремонта самолетов Ан-74 и их модификаций на 1992 г.»;

- «Акт о выполнении работ по подготовке производства к ремонту самолета Ан-74» від 25.01.1993;

- «Работы по подготовке производства к серийному ремонту с-та АН-74 в 1-ІІ квартале 1993 г.» та ін.

Матеріалами справи підтверджується, що 26.11.1992 до позивача надійшов для здійснення додаткового укомплектування літак АН-24РВ № 46695, який належав Казахському Управлінню цивільної авіації (акт від 26.11.1992).

Згідно з пунктом 2 «Зауваження Заводу 410 ЦА», зовнішнє фарбування необхідно було виконати у відповідності до креслення 26-7900-600 (копія наявна в матеріалах справи).

Зазначене креслення було розроблено за погодженням з замовником ще у 1984 році, і як вбачається з вказаного креслення, з правого і лівого борту літака виконавець (позивач) повинен був нанести позначення «АН-26Б» у відповідності до креслення АНУ-7900-505, яке було спільно розроблено сторонами у 1974 році.

Відповідно до пункту 4 статті 16 названого Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

У оглядовому листі Вищого господарського суду України від 17.04.2006 № 01-8/847 зазначено, що питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання особою торговельної марки на підставі поданих нею документів не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту.

Частинами першою статті 432 ЦК України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

У пункті 61 постанови пленуму Вищого господарського суду України зазначено, що оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак, або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

Право попереднього користувача виникає не лише у випадку використання торговельної марки, яка є тотожною із зареєстрованою торговельною маркою, а й у випадку використання торговельної марки, яка є схожою із зареєстрованою торговельною маркою (оглядовий лист Вищого господарського суду України від 13.07.2005 № 01-8/1234).

Оскільки ДП «ЗАВОД 410 ЦА» доведено факт, що свідчить про добросовісне використання Торговельної марки «АН» в Україні та здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання відповідачем заявки, суд дійшов висновку про наявність у відповідача права попереднього користувача на названу Торговельну марку.

Чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача (оглядовий лист від 22.01.2007 р. N 01-8/24.

Стосовно заяв відповідача про застосування строку позовної давності, то слід зазначити таке.

Згідно зі статтею 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частиною першою статті 261 ЦК України встановлено, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

В обґрунтування заяви про застосування строку позовної давності відповідач посилається на те, що укладаючи Договір, ДП «Завод 410 ЦА» знало про наявність Свідоцтва від 25.04.1997 № 8008, тобто знало, що його право порушено, якщо така обставина мала місце бути.

Проте, в даному випадку спір не стосується порушених прав позивача, що виникли станом на день укладення Договору (04.09.2009), тобто немає підстав для відрахування строку позовної давності з дня підписання сторонами Договору, оскільки укладення такого Договору між сторонами не підтверджує тим самим факт порушення права позивача за захистом якого позивач й звернувся до суду з даним позовом. Крім того в межах даної справи не розглядаються вимоги щодо укладення, виконання або дійсності укладеного між сторонами Договору. У зв'язку з чим вказані заяви про застосування строку позовної давності не підлягають задоволенню.

Щодо заявлених відповідачем клопотань від 23.10.2013 № 35/175-ю, № 35/176-ю, № 174-ю про витребування у позивача доказів, то суд відмовляє у їх задоволенні з огляду на їх необґрунтованість у відповідності до вимог статті 38 ГПК України.

Судом також відмовлено в задоволенні клопотання позивача про залучення до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Державну службу інтелектуальної власності України, оскільки позивачем не доведено, що у зв'язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов'язки, або змінено її наявні права та/або обов'язки, або позбавлено певних прав та/або обов'язків у майбутньому.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна із сторін повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Відповідно до статті 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи, що відповідно до статті 44 ГПК України позивачем понесені судові витрати, пов'язані з розглядом справи, то зазначені витрати відшкодовуються за рахунок відповідача (стаття 49 ГПК України).

Керуючись статтями 33, 34, 44, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Визнати за державним підприємством «Завод 410 ЦА» (03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94; ідентифікаційний код 01128297) право попереднього користувача знаком для товарів і послуг «АН» за класом 37: Ремонт і технічне обслуговування літаків.

3. Стягнути з державного підприємства «Антонов» (03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1; ідентифікаційний код 14307529) на користь державного підприємства «Завод 410 ЦА» (03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 94; ідентифікаційний код 01128297) 1 147 (одну тисячу сто сорок сім) грн. судового збору.

4. Після набрання рішенням законної сили - видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 07.02.2014.

Суддя О. Дупляк (головуюча)

Суддя І. Курдельчук

Суддя О. Нечай