Рішення № 36991444, 27.01.2014, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-58/16447-2012 27.01.14

За позовомЛЄК фармацевтска дружба д.д. (Словенія, Любляна)До Відповідач-1Вітабіотікс Лтд (Англія, Лондон)Відповідач-2Державної служби інтелектуальної власностіПровизнання недійсним свідоцтва № 134561 на знак для товарів і послуг

Головуючий суддя Блажівська О.Є.

Суддя Бондарчук В.В.

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін:

Від позивача - Коваль М.С. за дов. б/н від 12.07.2012 року - безстроково.

Від відповідача-1 - не з'явився.

Від відповідача-2 - Лучка І. Ю. за дов. № 2-8/3905 від 23.05.2013 р. до моменту скасування.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

ЛЄК фармацевтска дружба д.д. (Словенія, Любляна) звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до відповідач-1 Вітабіотікс Лтд (Англія, Лондон), відповідач-2 Державної служби інтелектуальної власності про визнання недійсним свідоцтва № 134561 на знак для товарів і послуг IMMUNACE на ім'я компанії Вітабіотікс Лтд; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України відповідний запис, про що видати наказ.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.11.2012 року порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 22.05.2013 року.

13.12.2012 року через канцелярію Господарського суду міста Києва надійшов переклад позовної заяви на англійську мову та ухвали про порушення від 19.11.2012 року.

При прийнятті до розгляду позовної заяв, судом встановлено, що відповідач по справі є нерезидентом, які не мають свого представництва на території України.

Враховуючи те, що відповідач-1 Вітабіотікс Лтд (Англія, Лондон) є нерезидентом, який не має зареєстрованого представництва на території України, то про розгляд даної справи належить повідомляти в порядку передбаченому Гаагзькою конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (Гаагзькою конвенцію 1965 року)

За таких обставин, враховуючи те, що у суду виникла необхідність вручення документів нерезидентам шляхом направлення судового доручення в порядку ст. 125 ГПК України, то розгляд справи підлягає відкладенню на строки, встановлені Гаагзькою конвенцією 1965 року.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 17.12.2012 року, господарським судом міста Києва було направлено судове доручення про вручення судових документів та зупинено провадження у справі.

18.02.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва з уповноваженого органу країни відповідача-1 надійшло підтвердження про вручення судових документів відповідачу-1.

У зв'язку з усуненням обставин, що стали підставою для зупинення провадження у справі № 5011-58/16447-2012, судом винесено ухвалу про поновлення провадження у справі.

21.05.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.

21.05.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від відповідача-1 надійшли документи по справі.

22.05.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

22.05.2013 року представник позивача у судове засідання не з'явився. про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

22.05.2013 року представники відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання з'явились.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 проти клопотання про відкладення розгляду справи не заперечили.

В зв'язку з неявкою позивача та необхідністю витребування документів по справі, розгляд справи підлягає відкладенню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2013 року, розгляд справи відкладено на 29.05.2013 року.

29.05.2013 року представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання з'явились.

29.05.2013 року у судовому засіданні представник позивача надав суду письмові пояснення по справі.

29.05.2013 року у судовому засіданні представник позивача надав суду клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

29.05.2013 року у судовому засіданні представник відповідача-1 надав суду документи по справі та перелік з питаннями необхідними для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

29.05.2013 року у судовому засіданні представник відповідача-2 надав суду відзив на позовну заяву.

Представник відповідача-1 проти призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності не заперечив та надав пояснення щодо поданого переліку питань.

Представник відповідача-2 проти призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності не заперечив.

Клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності буде розглянуто на наступному судовому засіданні.

В зв'язку з необхідністю витребування документів по справі, відповідно до ст. 77 ГПК України, судом оголошено перерву до 03.06.2013 на 16:00 год.

03.06.2013 року представник позивача у судове засідання з'явився.

03.06.2013 року представники відповідача-1 та відповідача-2 у судове засідання не з'явились. Про дату, час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Представник позивача раніше подане клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності підтримав у повному обсязі.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку задовольнити клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2013 року судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно ст. 79 Господарського процесуального кодексу, господарський суд зупиняє провадження у випадках: призначення господарським судом судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2013 року судом зупинено провадження у справі № 5011-58/16447-2012.

02.09.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва з Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов висновок № 128/13 від 22.08.2013 року та матеріали справи № 5011-58/16447-2012.

Відповідно до ч.3 ст.79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

У зв'язку з усуненням обставин, що стали підставою для зупинення провадження у справі № 5011-58/16447-2012, провадження у справі підлягає поновленню, а справа призначається до судового розгляду.

02.09.2013 року, розпорядженням заступника Голови Господарського суду міста Києва, у зв'язку із перебуванням судді Блажівської О.Є. на лікарняному, справу № 5011-58/16447-2012 передано судді Гумезі О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2013 року, поновлено провадження у справі № 5011-58/16447-2012, розгляд справи призначено на 25.09.2013 року.

09.09.2013 року, розпорядженням заступника Голови Господарського суду міста Києва, справу № 5011-58/16447-2012 передано судді Блажівській О.Є.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2013 року справу № 5011-58/16447-2012 прийнято до провадження.

25.09.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшли письмові пояснення щодо висновку судової експертизи № 128/13.

25.09.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

25.09.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від відповідача надійшли письмові пояснення по справі.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, на виконання вимог ухвали суду витребувані документи по справі не надав, про причини неявки належним чином суд не повідомив. Про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

25.09.2013 року представники відповідача -1 та відповідача - 2 у судове засідання з'явились.

25.09.2013 року представник відповідача - 1 надав суду усні пояснення по справі.

В зв'язку з неявкою позивача та необхідністю витребування документів по справі, відповідно до ст. 77 ГПК України, розгляд справи пядлягає вікладенню.

Ухвалою Господаського суду міста Києва від 25.09.2013 року розгляд справи відкладено на 28.10.2013 року.

28.10.2013 року представники позивача, відповідача - 1 , відповідача - 2 у судове засідання з'явились.

Представник позивача у судовому засіданні надав суду усні пояснення щодо висновку судової експертизи.

Представник відповідача -1 надав суду усні пояснення по справі та заперечив проти висновку судової експертизи.

Представник відповідача - 2 надав суду усні пояснення по справі та заперечив проти висновку судової експертизи.

Представник позивача надав суду клопотання про продовження строку розгляду справи на 15 днів.

Відповідно до ст. 77 ГПК України, судом оголошено перерву до13.11.2013 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.10.2013 року строк розгляду справи продовжено на 15 днів.

13.11.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

13.11.2013 року представники відповідача - 1 , відповідача - 2 у судове засідання з'явились.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, на виконання вимог ухвали суду витребувані документи по справі не надав, про причини неявки належним чином суд не повідомив. Про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Представник відповідача - 1 у судовому засіданні надав суду усні пояснення по справі.

Представник відповідача -1 у судовому засіданні надав суду заяву про призначення колегіального розгляду справи.

Відповідно до статті 4-6 Господарського процесуального кодексу України справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відносить до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справ, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.11.2013 року суд призначив колегіальний розгляд справи № 5011-58/16447-2012.

Розпорядженням від 13.11.2013 року заступника голови господарського суду міста Києва Бойко Р.В. керуючись рішенням зборів суддів Господарського суду міста Києва від 03.02.2011 р. (протокол №1 від 03.02.2011р.) та ст.4-6 Господарського процесуального кодексу України, справу № 5011-58/16447-2012 передано для розгляду колегії суддів Блажівська О.Є. (головуючий), суддів Бондарчук В.В., Картавцева Ю.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.11.2013 року справу № 5011-58/16447-2012 прийнято до колегіального розгляду, розгляд справи призначено на 11.12.2913 року.

11.12.2013 року розпорядженням заступника Голови Господарського суду міста Києва Бойко Р.В., у зв'язку з перебуванням судді Блажівської О.Є. на лікарняному, справу № 5011-58/16447-2012 передано для розгляду колегії суддів : Головуючий суддя Гумега О.В., суддя Бондарчук В.В., суддя Картавцева Ю.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2013 року справу № 5011-58/16447-2012 прийнято до провадження колегіально, розгляд справи призначено на 27.01.2014 року.

16.12.2013 року розпорядженням заступника Голови Господарського суду міста Києва Бойко Р.В., у зв'язку з виходом судді Блажівської О.Є. з лікарняного, справу № 5011-58/16447-2012 передано для розгляду колегії суддів Блажівська О.Є. (головуючий), суддів Бондарчук В.В., Картавцева Ю.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2013 року справу № 5011-58/16447-2012 прийнято до провадження колегіально.

24.01.2014 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від відповідача - 2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

27.01.2014 року представники позивача , відповідача - 2 у судове засідання з'явились.

Представник відповідача- 1 у судове засідання не з'явився, на виконання вимог ухвали суду витребувані документи по справі не надав, про причини неявки належним чином суд не повідомив. Про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення від 16.12.2013 року № 01030 27929919.

Представник позивача надав суду усні пояснення по суті позовних вимог.

Представник відповідача - 2 надав суду усні пояснення щодо висновку експертизи, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Представник позивача надав суду усні пояснення по суті справи.

Представник позивача надав суду клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Відповідно до вимог ст.81-1 ГПК України в судових засіданнях складені протоколи, які долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 27.01.2014 р. було оголошено вступну та резолютивну частини рішення у відповідності до ст. 85 ГПК України.

В судовому засіданні суд повідомив сторони про порядок отримання повного тексту рішення відповідно до вимог ст. 87 ГПК України.

Розглянувши надані документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

Компанія ЛЄК фармацевтска дружба д.д. є власником міжнародної реєстрації № 607 517 на товарний знак IMMUNAL, якому надано правову охорону на території України у 1993 році для товарів "фітотерапевтичні препарати" класу 5 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП).

Згідно позовної заяви позивач просить визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 134561 від 10.02.2011 року видане на ім'я Вітабіотікс Лтд, 1 Ейпслей Вей, Лондон, NW2 7HF, Велика Британія згідно якого зареєстровано знак IMMUNACE для товарів "фармацевтичні препарати, крім хімічних речовин для діагностичного або терапевтичного використання для людей та тварин" класу 5 МКТП.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що свідоцтво України № 134561 на знак IMMUNACE не відповідає умовам надання правової охорони, а тому підлягає визнанню недійсним, оскільки знак "IMMUNAL" та знак "IMMUNACE" за свідоцтвом України № 134561 є схожими візуально, оскільки обидва знаки виконано в латиниці стандартним шрифтом та містять практично однакову кількість літер, мають тотожний початок слів, а також є схожими як фонетично, так і семантично, що може призвести до їх сплутування.

Крім того позивач вказує, що знак "IMMUNAL" за міжнародною реєстрацією № 607 517 зареєстрований для таких товарів як "фітотерапевтичні препарати" класу 5 МКТП, в той час як знак "IMMUNACE" за свідоцтвом України № 134561 зареєстрований для таких товарів як "фармацевтичні препарати крім хімічних речовин для діагностичного або терапевтичного використання для людей та тварин" також класу 5 МКТП, а відтак товари за вказаними знаками є однорідними, мають однакові канали збуту та однакове коло споживачів, внаслідок чого існує велика ймовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар.

Також позивач зазначає, що під знаком "IMMUNACE" з переліку товарів було видалено такі товари як "хімічні речовини для діагностичного або терапевтичного використання для людей та тварин" а отже в переліку товарів залишились тільки ті фармацевтичні препарати, які мають у своїй основі тільки природні активні речовини (рослинного, тваринного та/або мінерального походження).

Відповідач-1 у відзиві на позовну заяву від 21.05.2013 року проти позовних вимог заперечує повністю, з підстав необґрунтованості та вважає, що уповноваженою державною установою України, до виключної компетенції якої відноситься визначення відповідності знаків для товарів і послуг умовам надання правової охорони, за результатами проведення відповідної експертизи згідно норм чинного законодавства України, зроблено висновок про те, що знак "IMMUNACE" за оскаржуваним свідоцтвом відповідає встановленим вимогам. Крім того, відповідач-1 вказує, що обидва знаки є позначеннями без певного змісту, а відтак не можуть призвести до сплутування товарів під такими знаками та не є схожими до ступеню їх змішування. Також відповідач-1 зазначає, що знак "IMMUNACE" та знак "IMMUNAL" заявлені для різних товарів. Окрім того, на думку відповідача-1, позивач в позовній заяві не зазначає в чому саме полягає порушення його законного права або охоронюваного законом інтересу і не обґрунтовує наявність цього порушення внаслідок існування знаку "IMMUNACE" за Свідоцтвом України № 134561.

Відповідач-2 проти позову заперечив з підстав викладених у відзиві на позовну заяву, які зводяться до того, що за результатами проведення експертизи заявки № 200909481 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг "IMMUNACE" було встановлено, що позначення "IMMUNACE" та "IMMUNAL" не є тотожними та не є схожими настільки, що їх можна сплутати, та встановлено, що заявлене позначення "IMMUNACE" відповідає умовам надання правової охорони відносно усього заявленого переліку товарів і послуг. Також відповідач-2 зазначив, що позивачем не зазначено за захистом яких своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів позивач звернувся до суду з даним позовом.

Позивач у поясненнях від 29.05.2013 року зазначає, що відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Підставою для відмови в наданні правової охорони, в свою чергу, передбачене ч. 3 ст. 6 зазначеного Закону, відповідно до якого не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Свідоцтво може бути визнано в судовому порядку недійсним повністю або частково відповідно до ст. 19 даного Закону у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Оскільки позивач активно використовує свій знак "IMMUNAL" в Україні, продаючи значну кількість продукції на її території, на підтвердження чого позивачем надані відповідні інвойси від 21.04.2008 року № 3892000582, від 28.11.2008 року №3892002183, від 156.10.2013 року №3892021795, за якими на територію України здійснювалась поставка товару під товарним знаком "IMMUNAL", тому споживачі добре обізнані з даною продукцією. Поява товарів під товарним знаком "IMMUNAСЕ", які з товарами під знаком "IMMUNAL" є товарами одного роду (виду), мають однакові канали збуту та коло споживачів, призведе до сплутування знаків та виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар - позивачу.

Судом по даній справі призначалась судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, за результатами проведення якої було складено висновок № 128/13 від 22.08.2013 року.

Відповідно ч. 3 п. 6 та п.7 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 23.03.2012 року № 4, визначення способу проведення експертизи належить до компетенції експерта. Оцінюючи висновок експерта, господарський суд повинен виходити з того, що цей висновок не має заздалегідь встановленої сили і переваг щодо інших доказів (частина п'ята статті 42 та частина друга статті 43 ГПК). З урахуванням вимог частини третьої статті 41 ГПК господарський суд доручає проведення судових експертиз установам та особам, зазначеним у статтях 7, 9 і 10 Закону "Про судову експертизу".

Згідно з частиною другою статті 10 Закону "Про судову експертизу", судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта.

Призначена у даній справі судова експертиза проведена завідувачем сектору засобів індивідуалізації лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, який має вищу філологічну та юридичну освіту, та спеціальну освіту в сфері інтелектуальної власності, є атестованим судовим експертом ІІІ кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, в тому числі за спеціальністю 13.6, стаж роботи з 2007 року.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню повністю з наступних підстав.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Згідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі - Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Закон № 3689) також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України).

Відповідно п. 1ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно ст. 499 ЦК України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За приписами абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689 згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону № 3689 передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту другому статті 6 Закону № 3689 та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Припис абзацу п'ятого пункту другого статті 6 Закону № 3689 є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону № 3689. Викладена позиція у постанові ВГСУ від 14.05.2013 року по справі № 5011-59/1087-2012.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону № 3689 обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Приписами пункту 5 статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно п. 57 постанови пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року "Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі національної та/або міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим.

Положеннями п. 59 вищевказаної Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року встановлено, що Відповідно до пункту4 статті5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.57. Згідно з Законом України від 01.06.2000 №1762-III Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000. МКТП (у дев'ятій редакції) включає: перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками; перелік містить34 класи товарів і 11 класів послуг; абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга, та базового номера. Господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг. Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.

Згідно п. 60 зазначеної постанови пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року у разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності користується знаком, зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків 1891 року (далі - Мадридська угода), з метою оцінки правомірності такого користування необхідно встановлювати, чи розповсюджується міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та щодо яких саме товарів і послуг відповідно до МКТП. Згідно із статтею 3ter Мадридської угоди заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті(1) статті3. Крім того, відповідно до статті 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони відповідно до статті 3ter, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації, та у строки, передбачені у пункті (2) статті 5 Мадридської угоди. Тому судовим інстанціям у розгляді справ слід встановлювати, чи направлялася така відмова, і якщо направлялася, то у які строки. Відповідно до статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Офіційну інформацію стосовно дії міжнародної реєстрації в Україні може бути одержано від Державної служби інтелектуальної власності України.

Відповідно наданої Державною службою інтелектуальної власності України офіційної інформації від 26.09.2012 року № 1132/5, щодо міжнародної реєстрації № 607 517, то міжнародна реєстрація № 607 517 від 24.08.1993 року діє на території України у повному обсязі з дати територіального поширення на Україну - 12.02.2002 року.

На вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності було винесено наступні питання:

Чи є товари (кл. 5 МКТП) під товарним знаком IMMUNACE за свідоцтвом № 134561 спорідненим з товарами (кл. 5 МКТП) під товарним знаком IMMUNAL за міжнародною реєстрацією № 607 517?

Чи є товарний знак IMMUNACE за свідоцтвом № 134561 схожим до ступеню сплутування з товарним знаком IMMUNAL за міжнародною реєстрацією № 607 517?

Відповідно до висновку експерта № 128/13 від 22.08.2013 року, товари (фармацевтичні препарати, крім хімічних речовин для діагностичного або терапевтичного використання для людей та тварин), для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 134561 та товари (фітотерапевтичні препарати), для яких зареєстрований знак за міжнародною реєстрацією № 607 517 є: одного роду - "лікарські або фармацевтичні препарати"; мають властивості і призначені для лікування або профілактики захворювань у людей; реалізовуються підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями на підставі ліцензії; відпуск громадянам здійснюється за рецептами та без рецептів лікарів; опосередкованими споживачами є лікарі та фармацевти, кінцевими споживачами товарів є громадяни, які мають потребу в лікуванні або профілактиці захворювань. Тому товари (фармацевтичні препарати, крім хімічних речовин для діагностичного або терапевтичного використання для людей та тварин), для яких зареєстрований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 134561 є спорідненим із товарами (фітотерапевтичні препарати), для яких зареєстрований знак за міжнародною реєстрацією № 607 517. При дослідженні було встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 134561 ("IMMUNACE") і за міжнародною реєстрацією ("IMMUNAL") зареєстровано стосовно споріднених товарів; порівнювані знаки є схожими за фонетичними, графічними та семантичними ознаками.

Згідно висновку експерта № 128/13 від 22.08.2013 року, товари 5-го класу, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "IMMUNACE" за свідоцтвом України № 134561 є спорідненим з товарами 5-го класу, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "IMMUNAL" за міжнародною реєстрацією № 607 517. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 134561 ("IMMUNACE") є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 607 517 ("IMMUNAL").

Враховуючи вище викладене, а також те, що свідоцтво України № 134561 на знак для товарів і послуг "IMMUNACE" видане відповідачу пізніше, ніж здійснена позивачем міжнародна реєстрація № 607517 на знак для товарів і послуг "IMMUNAL", суд приходить до висновку задовольнити позовні вимоги в частині визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 134561 на знак для товарів і послуг "IMMUNACE" щодо товарів 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак.

Статтею 2 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначені повноваження Установи у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг. Відповідно до ч. 1 цієї статті . Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого: організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них; видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг; здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 134561на знак для товарів і послуг "IMMUNACE" щодо товарів 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача-2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Згідно статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Згідно п. 69 постанови пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року "Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним повинна залучатися Державна служба інтелектуальної власності України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому у разі якщо позивачем з таких справ у позовній заяві названа Служба не зазначена як відповідач, суд має за клопотанням сторони або за своєю ініціативою залучити цей орган до участі у справі як іншого відповідача за правилами статті 24 ГПК разом з відповідним правовласником. За змістом статті 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Як вбачається з поданої позовної заяви позивачем заявлено дві вимоги немайнового характеру.

Відповідно до п. 2.11 Постанови пленуму ВГСУ "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу", якщо в позовній заяві об'єднано дві або більше вимог немайнового характеру, пов'язаних між собою підставами виникнення або поданими доказами, судовий збір сплачується окремо з кожної з таких вимог.

Згідно платіжного доручення № 240 від 20.09.2012 року позивачем сплачено судовий збір в розмірі 1073, 00 грн. за одну вимогу немайнового характеру.

Суд приходить до висновку достягнути з позивача недоплачену суму судового збору в розмірі 1073, 00 грн. за другу вимогу немайнового характеру.

Відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача-1.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 134561 від 10.02.2011 року на знак для товарів і послуг "IMMUNACE" щодо товарів 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; код ЄДРПОУ 37552556) внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 134561 від 10.02.2011 року на знак для товарів і послуг "IMMUNACE".

4. Стягнути з Вітабіотікс Лімітед (1 Ейсплей Вей, Лондон, NW2 7HF, Велика Британія) Vitabiotics Limited (1, Apsley Way, London, NW2 7HF, Great Britain) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду на користь "ЛЕК" фармацевтcка дружба д.д. (Словенія, 1000 Любляна, Веровшкова уліца, 57, ідентифікаційний номер 1732811000) Lek Pharmaceuticals d.d. (Slovenia, 1000 Ljubljana, Verovskova ulica 57, registration number 1732811000) судовий збір у розмірі 2146,00 грн. (дві тисячі сто сорок шість грн. 00 коп.)

5. Стягнути з "ЛЕК" фармацевтcка дружба д.д. (Словенія, 1000 Любляна, Веровшкова уліца, 57, ідентифікаційний номер 1732811000) Lek Pharmaceuticals d.d. (Slovenia, 1000 Ljubljana, Verovskova ulica 57, registration number 1732811000) в Дохід Державного бюджету України 1073, 00 грн. (одну тисячу сімдесят три грн. 00 коп.) судового збору недоплаченого за вимогу немайнового характеру.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо останню не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не було скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Повний текст рішення складено: 31.01.2014 року.

Головуючий суддя О.Є. Блажівська

Суддя В.В. Бондарчук

Суддя Ю.В. Картавцева