Ухвала суду № 34748822, 06.11.2013, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________

УХВАЛА

"06" листопада 2013 р.Справа № 916/2845/13

За позовом: Приватного підприємства "Юридична фірма "Р.О.В."

до відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеції-Одеса";

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України;

3) Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

про визнання недійсними патенту, ліцензійного договору та зобов'язання вчинити певні дії

Суддя Щавинська Ю.М.

Представники сторін:

від позивача: не з 'явився;

від відповідача 1: не з 'явився;

від відповідача 2: не з 'явився;

від відповідача 3: не з 'явився.

СУТЬ СПОРУ: Приватне підприємство "Юридична фірма "Р.О.В." звернулося до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеції-Одеса", Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, в якій просить суд визнати недійсним патент на корисну модель НОМЕР_1 "Пакування для зберігання або транспортування харчових продуктів", виданий Державною службою інтелектуальної власності України ОСОБА_2 та зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.02.2013р.; зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України внести зміни до державного реєстру патентів України на корисні моделі про визнання недійсним патенту на корисну модель НОМЕР_1 від 25.02.2013р. "Пакування для зберігання або транспортування харчових продуктів" та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнати недійсним ліцензійний договір про використання твору від 11.10.2013р., укладений між ТОВ "Спеції-Одеса" та ФОП ОСОБА_1

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що в процесі здійснення господарської діяльності ПП "Юридична фірма "Р.О.В." стало відомо про те, що Державною службою інтелектуальної власності України 25.02.2013р. громадянину ОСОБА_2. був виданий патент на корисну модель НОМЕР_1 "Пакування для зберігання або транспортування харчових продуктів".

В подальшому 07.10.2013р. між власником патенту та ФОП ОСОБА_1 було укладено договір по повне передання (відчуження) майнових прав на твір, відповідно до якого громадянин ОСОБА_2 передав, а ФОП ОСОБА_1 набув майнові права на твір "Пакування для зберігання або транспортування харчових продуктів", зареєстрованого Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.02.2013р. під НОМЕР_1 у повному обсязі.

11.10.2013р. між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ "Спеції-Одеса" було укладено ліцензійний договір про використання твору, відповідно до умов якого ТОВ "Спеції-Одеса" отримало виключну ліцензію на використання твору в межах строку дії патенту на території України.

Разом з тим, на думку позивача, первісним власником вищевказаного патенту не було дотримано усіх умов його отримання, у зв'язку з чим подальше відчуження майнових прав за таким патентом є недійсним.

Враховуючи вищевикладене, відповідач і звернувся до господарського суду Одеської області з відповідним позовом.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 24.10.2013р. було порушено провадження у справі №916/2845/13 та призначено її до розгляду в засіданні суду.

05.11.2013р. до канцелярії господарського суду Одеської області надійшла заява Приватного підприємства "Юридична фірма "Р.О.В." про призначення судової експертизи об'єкту права інтелектуальної власності (а.с.33-35), в якій просить суд на вирішення експертизи поставити наступні питання:

- чи відповідає корисна модель "Пакування для зберігання або транспортування харчових продуктів" за патентом України на корисну модель НОМЕР_1 від 25.02.2013р. умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?

- чи містить формула корисної моделі "Пакування для зберігання або транспортування харчових продуктів" за патентом України на корисну модель НОМЕР_1 від 25.02.2013р. ознаки, яких не було у поданій заявці?

В обґрунтування заяви позивач вказує на порушення з боку первісного власника патенту - ОСОБА_2, а також Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України передбачених ст. 7 закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" умов патентоздатності корисної моделі "Пакування для зберігання або транспортування харчових продуктів".

На думку позивача, запатентоване Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України "Пакування для зберігання або транспортування харчових продуктів" згідно патенту на корисну модель НОМЕР_1 від 25.02.2013р. є загальнодержавним та вже використовувалось необмеженим колом суб'єктів господарювання у своїй господарській діяльності.

Проведення експертизи об'єкту інтелектуальної власності позивач просив доручити Науково-дослідницькому центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Крім того, 05.11.2013р. до господарського суду Одеської області від представника ТОВ "Спеції-Одеса", який діє на підставі довіреності, надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку із зайнятістю представника ТОВ "Спеції-Одеса" в іншому судовому засіданні, призначеному на 06.11.13р. о 10 год. 45 хв. в Приморському районному суді м. Одеси (а.с.37-38).

Розглянувши у судовому засіданні 06.11.2013р. клопотання про відкладення розгляду справи, суд дійшов висновку про відмову у його задоволенні, виходячи з наступного.

Згідно до чинного господарського процесуального законодавства інститут представництва юридичної особи не є безпосередньо пов'язаним з особистістю будь-якого окремого представника. Таким чином, відповідачі, які є юридичними особами, не позбавлені права направити до суду іншого представника для забезпечення захисту своїх інтересів, надавши при цьому відповідну довіреність. Зворотне підлягає доведенню в порядку ст.33 ГПК України. Крім того, права та інтереси підприємства у суді має право представляти також його керівник.

Таким чином, відповідачем в порядку ст.33 ГПК України не доведена неможливість участі у судовому засіданні іншого представника або керівника підприємства.

Більш того, як вбачається з доданих до заяви документів, довіреність на представництво інтересів гр. ОСОБА_3 видана окрім ОСОБА_4 ще декільком представникам. У зв'язку з чим, суд доходить висновку, що представництво гр. ОСОБА_3 могло бути здійснено іншим представником.

Розглянувши матеріали справи та надану заяву про призначення експертизи, суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, фактично позовні вимоги ПП "Юридична фірма "Р.О.В." ґрунтуються на невідповідності патенту на корисну модель НОМЕР_1 від 25.02.2013р. умовам патентоздатності, визначеним Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Згідно ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу, користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Згідно до п. 6.1. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані, зокрема, про наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці, тощо.

Крім того, відповідно до постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" до актів законодавства, якими слід керуватись у вирішенні питань призначення судової експертизи в судовому процесі, відносяться, зокрема, Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 N 144/5, далі - Інструкція), з урахуванням науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, також затверджених згаданим наказом Міністерства юстиції України.

При цьому, зазначені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень містять орієнтований перелік питань, що мають бути поставлені судом, до складу якого входять, зокрема, питання, запропонавані позивачем.

Згідно до п.1.6 вищезазначеної Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

При цьому, перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, згідно додатку № 1 до вищезазначеної інструкції, містить профільний Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності, зона обслуговування якого поширюється на всі регіони.

Приймаючи до уваги вищевикладені законодавчі положення, з урахуванням заявлених позивачем доводів, з метою повного, всебічного розгляду обставин справи, для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні спору та потребують спеціальних знань, суд вважає за необхідне призначити у справі №916/2845/13 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідницькому центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Витрати, пов'язані з проведенням експертизи, покласти на Приватне підприємство "Юридична фірма "Р.О.В.".

Приймаючи до уваги призначення судом експертизи, провадження у справі, відповідно до п.1 ч.2 ст.79 ГПК України, слід зупинити до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Одеської області.

Керуючись ст.41, ч.2 п.1 ст.79, ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 916/2845/13 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

2. Доручити проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідницькому центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (04053, м. Київ, Львівська площа, 4а).

3. Поставити перед судовою експертизою у сфері інтелектуальної власності наступні питання:

1) чи відповідає корисна модель "Пакування для зберігання або транспортування харчових продуктів" за патентом України на корисну модель НОМЕР_1 від 25.02.2013р. умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?

2) чи містить формула корисної моделі "Пакування для зберігання або транспортування харчових продуктів" за патентом України на корисну модель НОМЕР_1 від 25.02.2013р. ознаки, яких не було у поданій заявці?

4. Керівнику Науково-дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності проведення експертизи доручити необхідному колу експертів відповідної галузі знань.

5. Попередити осіб, які безпосередньо проводитимуть судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, про кримінальну відповідальність згідно ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Направити до Науково-дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності для проведення експертизи матеріали справи №916/2845/13.

7. Витрати з проведення експертизи покласти на Приватне підприємство "Юридична фірма "Р.О.В."

8. Зобов'язати Науково-дослідницький центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності відповідно до ст. 42 ГПК України надіслати копію експертного висновку сторонам по справі.

9. Якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких експерту не були поставлені питання, зобов'язати та надати можливість експерту у висновку викласти свої міркування і доводи щодо цих обставин.

10. Провадження у справі 916/2845/13 зупинити до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Одеської області.

Суддя Щавинська Ю.М.