Постанова № 34509912, 04.11.2013, Харківський апеляційний господарський суд

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2013 р. Справа № 922/2066/13

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Слободін М.М., суддя Барбашова С.В. , суддя Гребенюк Н. В.

при секретарі Томіній І.В.

за участю представників сторін:

позивача - Ткачук Ю.В.,

відповідача - Коваленко О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу позивача (вх. №2698Х/3-11) на рішення господарського суду Харківської області від 01.08.2013 у справі № 922/2066/13

за позовом приватне акціонерне товариство "Лекхім", м. Харків

до публічне акціонерне товариство "Фармстандарт-Біолік", м. Харків

про зобов'язання припинити виробництво та реалізацію товару

ВСТАНОВИЛА:

В травні 2013 р. приватне акціонерне товариство "Лекхім", м. Харків звернулось до господарського суду Харківської області з позовом про зобов'язання ПАТ "Фармстандарт-Біолік" припинити виробництво та реалізацію лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК". Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що 15.09.2000р. АТ "Лекхім" отримало свідоцтво на знак для товарів і послуг на лікарський засіб "РЕНАЛГАН" за № 15785, який виробляє та реалізує і до теперішнього часу. Позивачу стало відомо, що відповідач здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН" до складу якого входять ті самі діючі речовини, що і до складу лікарського засобу "РЕНАЛГАН", а використовується зареєстрований знак у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремим елементом "Ь". Такі дії відповідача, на думку позивача, є неправомірними та такими, що порушують охоронювані законом права та інтереси АТ "Лекхім".

Рішенням господарського суду Харківської області від 01.08.2013 р. по справі № 922/2066/13 (суддя Присяжнюк О.О.) в задоволенні клопотання позивача про відкладення та продовження строку розгляду справи відмовлено. В задоволенні позову відмовлено в повному обсязі.

Позивач з рішенням господарського суду першої інстанції не погодився, звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить зазначене рішення скасувати та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги, посилаючись на порушення судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального права, та на неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи.

Так, ПрАТ «Лекхім» вважає, що відповідач не має права попереднього користувача, оскільки відсутні ознаки попереднього користування визначені ст. 500 ЦК України.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 30.08.2013 року прийнято апеляційну скаргу до провадження та призначено її розгляд на 07.10.2013 р. та запропоновано відповідачу надати відзив на апеляційну скаргу з посиланням на відповідні норми чинного законодавства в обґрунтування своєї позиції по справі та докази на підтвердження своїх заперечень, а позивачу - надати письмові пояснення з посиланням на відповідні норми чинного законодавства в обґрунтування своєї позиції по справі та докази на підтвердження фактів, викладених в апеляційній скарзі.

03.10.2013 р. за вх. № 9454 на виконання вимог ухвали суду позивачем надано письмові пояснення, в яких підтримав вимоги, викладені в апеляційній скарзі.

Відповідач також на виконання вимог ухвали суду, 03.10.2013 р. надав за вх. № 9456 відзив на апеляційну скаргу, в якому проти апеляційної скарги позивача заперечує, просить її залишити без задоволення, а оскаржуване рішення суду - без змін, посилаючись на те, що судом першої інстанції повно та всебічно досліджені усі фактичні обставини справи, яким надана належна правова оцінка. В обґрунтування своїх заперечень відповідач посилається на те, що він є виробником лікарських засобів та здійснює їх виробництво на підставі ліцензії. Назва лікарського засобу виробництва відповідача - "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" відрізняється від назви зазначеної у свідоцтві на знак для товарів і послуг "РЕНАЛГАН" № 15785 від 15.09.2000р. У зв'язку з цим, на думку відповідача, посилання позивача на п.4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є безпідставними, оскільки назви "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛГАН" мають суттєві відмінності, та відрізняються не лише елементом "Ь", як це зазначає позивач. Окрім того, відповідач посилається на те, що позивач не надав доказів власного виробництва лікарського засобу "РЕНАЛГАН", у зв'язку з цим вважає, що у АТ "Лекхім" відсутні підстави для звернення до суду з позовом про зобов'язання відповідача припинити виробництво та реалізацію лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", оскільки у справі відсутні аргументовані докази порушення з боку ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" майнових та інших прав АТ "Лекхім", щодо виробництва лікарського засобу "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК".

В судовому засіданні 07.10.2013 р. колегією суддів оголошено про перерву у розгляді справи до 23.10.2013 р.

23.10.2013 р. позивачем за вх. № 10076 надані письмові пояснення.

В судовому засіданні 23.10.2013 р. колегією суддів оголошено про перерву у розгляді справи до 30.10.2013 р.

28.10.2013 р. за вх. № 10198 відповідачем надані додаткові пояснення.

Дослідивши матеріали справи, а також викладені у апеляційній скарзі та відзиві на неї доводи сторін, заслухавши у судовому засіданні пояснення представників позивача і відповідача, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також повноту встановлення обставин справи та відповідність їх наданим доказам, та повторно розглянувши справу в порядку ст. 101 ГПК України, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга позивача підлягає задоволенню, а зазначене рішення господарського суду Харківської області підлягає скасуванню.

Дослідивши докази, колегія суддів встановила наступні факти і відповідні їм правовідносини.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що 15.09.2000 р. він отримав свідоцтво на знак для товарів і послуг на лікарський засіб "РЕНАЛГАН" за № 15785, якій АТ "Лекхім" виробляє та реалізує і до теперішнього часу.

Як зазначається у позовній заяві, позивачу стало відомо, що відповідачем - ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" використовується торговельна марка «Ренальган», а саме здійснюється виробництво та реалізація лікарського засобу "Ренальган" до складу якого входять ті ж самі діючі речовини, що й до складу лікарського засобу "Реналган" виробництва ПрАТ "Лекхім". У зв'язку з тим, що обидва позначення на лікарських засобах відрізняються лише окремим елементом "Ь", позивач вважає що діями відповідача порушуються його законні права та інтереси.

07.05.2012р. та 25.07.2012р. на адресу відповідача позивачем були направлені претензії за № 01/241 та № 01/429 з вимогою припинити виробництво та реалізацію лікарського засобу "Ренальган".

В подальшому, у зв'язку з тим, що відповідач змінив найменування лікарського засобу "Ренальган" на найменування "Ренальган-Біолік" та продовжував його виробництво та реалізацію, позивачем було направлено нову претензію № 01/169 від 02.04.2013р. з вимогою про припинення виробництва лікарського засобу "Ренальган-Біолік". Однак відповідач вимоги претензії не виконав, що і стало підставою звернення позивача з відповідним позовом до суду.

Також представником позивача було зазначено, що сторонами по справі було укладено договір № СД-94012 від 10.10.1994 р., згідно умов якого підприємства позивача та відповідача зобов'язалися проводити спільну діяльність з виробництва останнім препарату "РЕНАЛЬГАН". Однак, з 2008 року спільна діяльність позивача та відповідача припинилась, оскільки АТ "Лекхім" самостійно розпочало виготовлення лікарського засобу "Реналган". На підтвердження даної обставини в матеріали справи позивачем надані засвідчені копії реєстраційних посвідчень № UA/1530/02/01 від 02.06.2008р. та від 14.05.2013 р. на лікарський засіб "Реналган" розчин для ін'єкцій.

Відмовляючи у задоволення позовних вимог, суд першої інстанції виходив з того, що відповідач є суб'єктом права попереднього користування, передбаченого ст. 500 ЦК України та ч.6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Ця позиція суду підтримана відповідачем у своїх письмових поясненнях. Так, в письмових поясненнях від 28.10.2013 р. вх. №10198 відповідач конкретизував, що у період часу з 10.10.1994 р. по 23.05.1996 р. він здійснював здійснив значну і серйозну підготовку для використання торговельної марки «Ренальган» (а.с. 207 т. 5).

Дослідивши торговельні знаки позивача і відповідача, колегія суддів прийшла до висновку, що вони подібні до ступеня змішування у сприйнятті споживача.

Так, відповідно до п. п. 4.3.2.4. Правил складання, подання і розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116 в редакції від 20.08.97 р.: "Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів".

Колегія зазначає, що торговельні знаки позивача та відповідача, які є предметом дослідження у даному спорі, є подібними і їх подібність носить очевидний характер, що виключає необхідність призначення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності.

З урахуванням викладеного, а також того, що відповідач у своїх поясненнях на апеляційну скаргу не заперечував наявність ознак недобросовісної конкуренції при використання торговельного знаку «Ренальган» і посилався саме на наявність у нього права попереднього користувача, предметом доведення по даній справі є наявність чи відсутність у відповідача права попереднього користувача (ст. 500 ЦК України).

Колегією суддів достовірно встановлено, що у зазначений період часу відповідачем на базі власної виробничої потужності розроблено та подано до фармакопейного комітету МОЗ України на затвердження науково-технічну документацію (ТФС - Тимчасова фармакопейна стаття), копії якої залучені до матеріалів справи. Даний факт не заперечувався позивачем у справі.

У змісті ТФС №42У-20/33-222-96 від 29.04.1996 р. (а.с. 78 т.1) зазначено, що дана ТФС розповсюджується на розчин «Ренальган» для ін'єкцій виробництва орендного підприємства «Біолік».

Сукупність цих фактів покладена відповідачем в обґрунтування заперечення проти позову, а місцевим господарським судом в основу рішення.

Колегія суддів не заперечує достовірності наведених вище фактичних даних, однак не вбачає підстав до застосування приписів ст. 500 ЦК України для визначення обсягу прав відповідача у справі з огляду на таке.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 500 ЦК України право попереднього користувача може бути передано іншій особі тільки разом із підприємством, діловою практикою, в яких відбувалася значна та серйозна підготовка.

Відповідно до матеріалів справи і власних пояснень відповідача, право попереднього користувача виникло у орендного підприємства «Біолік», яке в 1994 р. уклало з позивачем договір №СД-94012 від 10.10.1994 р. (а.с. 85 т.5) і в порядку виконання цього договору отримало тимчасову фармакопейну інструкцію №42У-20/33-222-96 від 29.04.1996 р. (а.с. 78 т.1).

В змісті даної ТФС зазначено, що вона розповсюджується на розчин «Ренальган» для ін'єкцій виробництва орендного підприємства «Біолік».

Відповідачем по даній справі, який наполягає на наявності в нього права попереднього користувача, є публічне акціонерне товариство «Фармстандарт - Біолік».

Відповідно до змісту залучених до матеріалів даної справи копій Статутів обох підприємств - ОП «Біолік» та ПАТ «Фармстандарт - Біолік» (а.с. 54, 63 т.1) останнє підприємство не є правонаступником ОП «Біолік».

Відповідачем не надано суду жодних доказів наявності правонаступництва ПАТ «Фармстандарт - Біолік» після ОП «Біолік».

Аналогічно суду відповідачем не надано жодних доказів передання ділової практики від ОП «Біолік» до ПАТ «Фармстандарт - Біолік».

Таким чином, висновки місцевого господарського суду про наявність у ПАТ «Фармстандарт - Біолік» права попереднього користувача суперечать приписам ч.2 ст. 500 ЦК України.

Опираючись на вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що позовні вимоги приватного акціонерного товариства «Лекхім» підлягають задоволенню.

Крім того, колегія суддів зазначає, що навіть в разі наявності цивільного правонаступництва відповідача після ОП «Біолік» в діях відповідача відсутня обов'язкова умова отримання права попереднього користувача - добросовісність діяльності по використанню або підготовки до використання торговельної марки, що є самостійною підставою для задоволення позову.

Так, гіпотеза норми ч.1 ст. 500 ЦК України встановлює наступні обов'язкові умови виникнення права попереднього користувача:

- добросовісне використання або здійснення значної і серйозної підготовки до використання торгової марки до дати подання заявки на торговельну марку чи дати пріоритету;

- подальше використання повинно передбачатися проведеною підготовкою.

Як зазначалося вище, в 1994 р. між позивачем та ОП «Біолік» було укладено договір № СД-94012, згідно умов якого підприємство позивача та ОП «Биолік» зобов'язалися проводити спільну діяльність з виробництва останнім препарату "РЕНАЛЬГАН".

Відповідач у своєму письмовому поясненні від 28.10.2013 р. вх. №10198 зазначає, що отримання ТФС ОП «Біолік» відбулося саме в порядку виконання умов договору про спільну діяльність № СД-94012 від 10.10.1994 р.

Дослідивши зміст цього договору (а.с. 85-89 т. 5) колегія суддів вважає, що самостійне використання ОП «Біолік» чи його можливим правонаступником торговельної марки «Ренальган» є порушенням умов договору та законодавства України, а тому виключає ознаку добросовісності, передбачену гіпотезою ст. 500 ЦК України.

Відповідно до положень 1.2. - 1.4. договору про спільну діяльність між сторонами виникло просте товариство (ст. 1132 ЦК України).

Відповідно до п. 3.5. договору про спільну діяльність сторони володіють та розпоряджуються результатами спільної діяльності (нормативно-технічною документацією та іншим) в рівних частках.

Ця норма договору кореспондує приписам п. 1.2. ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», відповідно до якої торговельна марка є нематеріальним активом.

Згідно наведеної норми закону об'єкти інтелектуальної власності є нематеріальними активами підприємства. До нематеріальних активів відносять цінності, що мають вартісну оцінку і при цьому не є фізичними об'єктами. Нематеріальні активи - це винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, матеріальним вираженням прав на який є документи виключного права, патенти і свідоцтва про реєстрацію. Нематеріальними активами є також права на ноу-хау, а також права, отримані в результаті покупки ліцензій у патентовласників. Нематеріальними активами можуть бути програмні продукти, програми для ЕОМ і бази даних.

Розпорядження активом, створеним за договором простого товариства, здійснюється учасником спільної діяльності за погодженням з іншим учасником, а в разі припинення простого товариства - тільки в межах активів, отриманих після розділу.

Так, відповідно до приписів ч.3 ст. 1134 ЦК України користування спільним майном учасників здійснюється за їх спільною згодою, а в разі недосягнення згоди - у порядку, що встановлюється за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст. 1141 ЦК України поділ майна, що є у спільній власності учасників, і спільних прав вимоги, які виникли у них, здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом.

Дослідивши докази у справі у їх сукупності, колегія суддів встановила, що після припинення дії договору простого товариства № СД-94012 від 10.10.1994 р. сторонами не було проведено поділу нематеріального активу - торговельної марки «Ренальган», внаслідок чого одноособове, без отримання згоди ПрАТ «Лекхім», розпорядження даною торговою маркою підприємством ПАТ «Фармстандарт - Біолік» є порушенням приписів ч.3 ст. 1134 та ч.2 ст. 1141 ЦК України.

Колегія суддів зазначає, що цивільний делікт, який полягає в самовільному, без згоди іншого співвласника, використанні нематеріального активу, не може створювати ті ж самі правові наслідки, що і правомірна поведінка, оскільки це суперечить правовому порядку в Україні.

За таких умов самовільне використання відповідачем нематеріального активу - торговельної марки, не може створити права попереднього користування у відповідача.

Інші встановлені по справі факти та досліджені судом докази не впливають на суть висновків колегії суддів про відсутність у відповідача права попереднього користування.

З огляду на викладене, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку, що суд першої інстанції неповно з'ясував істотні обставини справи та не забезпечив повного та всебічного розгляду справи, в зв'язку з чим апеляційна скарга позивача підлягає задоволенню, а рішення господарського суду Харківської області скасуванню.

Керуючись ст. ст. 99, 101, 102, п. 2 ст. 103, ч. 1 ст. 104, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу приватного акціонерного товариства "Лекхім", м. Харків на рішення господарського суду Харківської області від 01.08.2013 р. у справі № 922/2066/13 задовольнити.

Рішення господарського суду Харківської області від 01.08.2013 р. у справі № 922/2066/13 скасувати та прийняти нове рішення, яким задовольнити позов.

Зобов'язати ПАТ «Фармстандарт - Біолік» припинити виробництво та реалізацію лікарського засобу «Ренальган».

Стягнути з публічного акціонерного товариства "Фармстандарт - Біолік" (61070, м. Харків, Помірки, код ЄДРПОУ 01973452) на користь приватного акціонерного товариства "Лекхім" (01033, м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 23, код ЄДРПОУ 20029017) 1147,00 грн. судового збору за подання позову.

Стягнути з публічного акціонерного товариства "Фармстандарт-Біолік" (61070, м. Харків, Помірки, код ЄДРПОУ 01973452) на користь приватного акціонерного товариства "Лекхім" (01033, м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 23, код ЄДРПОУ 20029017) 573,50 грн. судового збору за подання апеляційної скарги.

Доручити господарському суду Харківської області видати відповідний наказ.

Повний текст постанови складено 31.10.2013 року.

Головуючий суддя Слободін М.М.

Суддя Барбашова С.В.

Суддя Гребенюк Н. В.