Рішення № 34245390, 10.10.2013, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/18222/13 10.10.13За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»

До Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно»

Про захист прав на знаки для товарів і послуг та припинення порушення прав інтелектуальної власності

Суддя Блажівська О.Є.

Представники сторін:

від позивача: Власко С.О. - представник за довіреністю б/н від 08.03.2013 до 08.03.2014;

від відповідача: Шаповалов Д.В. - представник за довіреністю № 1 від 01.10.2013 до 31.12.2014 року.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» про захист прав на знаки для товарів і послуг та припинення порушення прав інтелектуальної власності, в якій просив суд зобов'язати відповідача припинити порушення прав власників Свідоцтва України № 12456 від 07.06.1999, заборонити відповідачу використання товарного знаку, фірмового найменування «БМС» в назві відповідача, зобов'язати відповідача внести зміни до назви (фірмового найменування) відповідача в частині виключення позначення «БМС».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2013 порушено провадження у справі №910/18222/13,розгляд справи призначено на 02.10.2013.

02.10.2013 року через канцелярію Господарського суду міста Києва від відповідача надійшло клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

02.10.2013 року представники позивача та відповідача у судове засідання з'явились.

02.10.2013 року у судовому засіданні представник позивача надав суду документи по справі.

02.10.2013 року у судовому засіданні представник відповідача надав суду документи по справі.

Представник відповідача надав суду усні пояснення щодо поданого клопотання про призначення судової експертизи.

Представник позивача проти клопотання про призначення судової експертизи заперечив.

Судом оголошено про перехід до розгляду справи по суті.

Представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав.

Представник відповідача проти заявлених позовних вимог заперечив.

Клопотання відповідача про призначення судової експертизи буде розглянуто на наступному судовому засіданні.

В зв'язку з необхідністю витребування документів по справі, відповідно до ст. 77 ГПК України, судом оголошено перерву до 09.10.2013 на 17:00год.

09.10.2013 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач подав заяву про уточнення позовних вимог в якій просив суд зобов'язати відповідача припинити порушення прав власників Свідоцтва України № 12456 від 07.06.1999, заборонити відповідачу використання товарного знаку, фірмового найменування «БМС» в назві відповідача.

09.10.2013 року представники позивача та відповідача у судове засідання з'явились.

09.10.2013 року представник позивача у судовому засіданні надав заперечення проти клопотання відповідача про призначення судової експертизи від 02.10.2013 року.

Представник позивача надав суду усні пояснення по справі з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 09.10.2013 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Відповідно до п. 3.11. Постанови Пленум Вищого господарського суду України, від 26.12.2011, № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції, зокрема статтею 22 цього Кодексу, не передбачено права позивача на подання заяв (клопотань) про "доповнення" або "уточнення" позовних вимог, або заявлення "додаткових" позовних вимог і т.п. Тому в разі надходження до господарського суду однієї із зазначених заяв (клопотань) останній, виходячи з її змісту, а також змісту раніше поданої позовної заяви та конкретних обставин справи, повинен розцінювати її як: подання іншого (ще одного) позову, чи збільшення або зменшення розміру позовних вимог, чи об'єднання позовних вимог, чи зміну предмета або підстав позову.

Враховуючи вищенаведене, виходячи зі змісту поданої позивачем заяви про уточнення позовних вимог, суд приймає зазначену заяву, як заяву про зменшення позовних вимог, та розглядає справу в межах вимог про зобов'язання відповідача припинити порушення прав власників Свідоцтва України № 12456 від 07.06.1999 та заборони відповідачу використання товарного знаку, фірмового найменування «БМС» в назві відповідача.

Представник відповідача надав суду усні пояснення по справі.

В зв'язку з необхідністю витребування документів по справі, відповідно до ст. 77 ГПК України, судом оголошено перерву до 10.10.2013 на 12:30 год.

10.10.2013 року представники позивача та відповідача у судове засідання з'явились.

10.10.2013 року представник позивача надав суду письмові пояснення по справі, до письмових пояснень долучено договір від 27.07.2012 р.

10.10.2013 року представник відповідача у судовому засіданні надав суду письмову пояснення по справі.

Представник позивача у судовому засіданні заперечив проти клопотання відповідача про призначення судової експертизи від 02.10.2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Суд, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку представників позивача та відповідача з приводу клопотання про призначення експертизи, дійшов висновку, що заявлене відповідачем клопотання є необґрунтованим, таким, що задоволенню не підлягає.

Представник позивача надав суду усні пояснення по суті справи з урахуванням письмових пояснень.

Представник відповідача надав суду усні пояснення по суті письмових пояснень.

Відповідно до вимог ст.81-1 ГПК України в судових засіданнях складені протоколи, які долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 10.10.2013 р. було оголошено вступну та резолютивну частини рішення у відповідності до ст. 85 ГПК України.

В судовому засіданні суд повідомив про порядок отримання повного тексту рішення відповідно до вимог ст. 87 ГПК України.

Розглянувши надані документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

Згідно свідоцтва на знак для товарів та послуг №12456 від 07.06.1999, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності, Товариству з обмеженою відповідальністю «БМС» зареєстровано право власності на товарний знак «БМС»: за класом 10 - «Вібромасажери; прибори для масажу; медичні прилади і інструменти», за класом 42 «Реалізація товарів 10 класу, консультація в області обчислювальної техніки». Також, згідно графи 220 Свідоцтва на знак товарів та послуг №12456 від 07.06.1999, заявку на реєстрацію за ТОВ «БМС» на право власності на товарний знак «БМС» подано 04.01.1995 за відповідним №95010027.

25.02.2004 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС», як ліцензіаром, та позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтинг», як ліцензіатом, враховуючи те, що Товариство з обмеженою відповідальністю володіє виключним правом на використання товарного знака, що охороняється свідоцтвом №12456 від 07.06.1999, заявка №95010027, укладено договір про передачу права користування знака для товарів і послуг на території України (далі - договір).

Відповідно п.1.1 договору, ТОВ «БМС», надало, а позивач прийняв на строк дії договору за винагороду невиключну ліцензію на використання товарного знака для позначення частини послуг, для яких товарний знак зареєстрований: 42 - консультації в області обчислювальної техніки; з метою застосування товарного знака для цих послуг в рекламі, друкованих виданнях, на офіційних бланках, вивісках, під час демонстрації експонатів на виставках, ярмарках або у випадках реалізації комп'ютерів, які виробляються в Україні (із застосуванням товарного знаку).

Відповідно п. 6.1 договору, договір укладено на строк 11 років і набуває чинності з дати підписання договору сторонами.

Пунктом 1.5 договору сторони договору передбачили, у випадку якщо треті особи порушують права позивача, надані цим договором, сторони будуть вживати всі можливі заходи щодо припинення дій цієї особи та компенсації заподіяних збитків.

Згідно Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 05.01.1995 було здійснено реєстрацію юридичної особи - відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно», а отже відповідач був зареєстрований як юридична особа після того, як подано заявку на реєстрацію права власності на товарний знак «БМС».

Як зазначає позивач у позовній заяві, з засобів масової інформації йому стало відомо, що в тендерах (торгах) на закупівлю за державні кошти в яких він приймає участь, приймає участь і відповідач, який без згоди власника свідоцтва на зареєстрований знак «БМС», у своїй назві використовує зареєстрований знак «БМС».

Також до письмових пояснень від 10.10.2013 року позивачем долучено договір про передання виключних майнових прав на знак для товарів і послуг від 27.07.2012 року. У відповідності договору Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС», як правонаступнику, свідоцтво №12456 на знак для товарів і послуг "BMS" та всі виключні майнові права на нього. Також п.1.3 до вище зазначеного договору зазначено, що укладення цього договору не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

В позовній заяві позивач вказує, що він є компанією, що розробляє та реалізує комплексні проекти на ринку інформаційних технологій України для підприємств і організацій різних галузей господарства та сфер суспільного життя, а використання відповідачем у своїй назві знаку «БМС» без згоди на те власника свідоцтва на зареєстрований знак «БМС» - порушує права позивача, як ліцензіата наведеного товарного знаку, право на яке посвідчено у встановленому законом порядку, а також здійснює неправомірне використання вказаного знаку для товарів та послуг без отримання попереднього дозволу власника як суб'єкта права інтелектуальної власності.

Відповідно письмових пояснень відповідача 10.10.2013 року, відповідачем здійснюється виключно діяльність, обсяг правової охорони Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 12456 від 07.06.1999 р. на яку не розповсюджується, відповідач вважає позовні вимоги безпідставними.

Оцінюючи подані сторонами докази, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача є такими, що підлягають задоволенню повністю, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Частинами першою та другою статті 494 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Частиною 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Відповдіно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частиною 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідно до ч.8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Згідно статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

З огляду на вкладене та враховуючи приписи ч. 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» право власності на знак для товарів та послуг «БМС» у Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС» виникло з дати подання заявки на реєстрацію права власності на знак для товарів та послуг, а саме, з 04.01.1994, а державна реєстрація юридичної особи відповідача відбулась вже після виникнення права власності на знак для товарів та послуг «БМС» у Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС», а саме - 05.01.1995, а тому суд дійшов висновку, що Товариство з обмеженою відповідальністю має право на виключне використання знаку для товарів та послуг «БМС».

Враховуючи те, що за договором про передачу права користування знаку для товарів і послуг на території України від 25.04.2005, Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС» передало невиключну ліцензію на використання товарного знака «БМС» для позначення частини послуг, для яких товарний знак зареєстрований: 42 - консультації в області обчислювальної техніки; з метою застосування товарного знака для цих послуг в рекламі, друкованих виданнях, на офіційних бланках, вивісках, під час демонстрації експонатів на виставках, ярмарках або у випадках реалізації комп'ютерів, які виробляються в Україні (із застосуванням товарного знаку) позивачу та п. 1.5 договору, суд дійшов висновку про те, що у останнього, як ліцензіата наведеного товару, виникло право на захист порушених третіми особами його прав, наданих за зазначеним договором.

Судом встановлено, що в тендерах (торгах) на закупівлю за державні кошти в яких приймає участь позивач, приймає участь і відповідач, використовуючи при цьому без згоди власника свідоцтва зареєстрований знак на товари та послуги «БМС», що підтверджується тендерною документацією, а саме:

- протоколом про розкриття тендерних пропозицій від 14.05.2013;

- листом Фонду соціального страхування від 05.12.2012 №01-23-3105;

- листом Конституційного суду України від 02.08.2013 №4-2-/1758;

- документацією конкурсних торгів на закупівлю приладів для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання (маршрутизатори і комутатори з програмним забезпеченням.

Відповідно до ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України 25.12.1991, фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

З урахуванням викладеного суд дійшов висновку, що згідно Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 05.01.1995 було здійснено реєстрацію юридичної особи - відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно», а отже відповідач був зареєстрований як юридична особа після того, як подано заявку на реєстрацію права власності на товарний знак «БМС», а тому право позивача на наведений товарний знак, як і на фірмове найменування, виникло у позивача первісно і є переважним.

Отже, з урахуванням наведеного, суд дійшов висновку, що використання в своїй назві знаку для товарів та послуг «БМС» без згоди на те власника свідоцтва на зареєстрований знак «БМС» - Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС», а також використання вказаного знаку для товарів та послуг без отримання попереднього дозволу власника, як суб'єкта права інтелектуальної власності, порушує права позивача, як ліцензіата наведеного знаку для товарів та послуг, право на яке посвідчено у встановленому законом порядку, а також порушує і право позивача на фірмове найменування, яке охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака, про що вказується у ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка набула чинності для України 25.12.1991.

З огляду на викладене позовні вимоги позивача є законними обгрунтовнаими, такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Судовий збір, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладається на відповдіача.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 33, 49, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» (код ЄДРПОУ 22945907, місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Л.Руденко, буд. 6-А) припинити порушення прав власника Свідоцтва України №12456 від 07.06.1999 року.

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» (код ЄДРПОУ 22945907, місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Л.Руденко, буд. 6-А) використання товарного знаку, фірмового найменування «БМС» в назві Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Техно» (код ЄДРПОУ 22945907, місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Л.Руденко, буд. 6-А) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг» (код ЄДРПОУ 24932263, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Печенізька, 32) судовий збір в розмірі 2 294 (дві тисячі двісті дев'яносто чотири) грн. 00 коп.

5. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

6. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення складено: 11.10.2013 року.

Суддя О.Є.Блажівська