Рішення № 34219341, 14.10.2013, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 910/13276/13 14.10.13

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В.,

при секретарі судового засідання Роздобудько В.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/3276/13

за позовом закритого акціонерного товариства Компанії «Май» (закрытое акционерное общество Компания «Май»), м. Фрязіно Московської області, Російська Федерація,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-англійське підприємство з іноземною інвестицією «СолоМія», м. Київ, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про дострокове припинення дії свідоцтва України № 62270 на знак для товарів і послуг,

за участю представників:

позивача - Андрєєвої А.В. (довіреність від 01.03.2013 №12/2013б/н);

Курзіна О.А. (довіреність від 01.03.2013 №12/2013б/н);

відповідача-1 - Киселевича Ю.А. (довіреність від 02.10.2013 б/н);

відповідача-2 - Постоялкіної О.В. (довіреність від 23.05.2013 №2-8/3904).

Закрите акціонерне товариство Компанія «Май» (далі - ЗАТ Компанія «Май») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення дії свідоцтва України № 62270 на знак для товарів і послуг «Richard», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-англійське підприємство з іноземною інвестицією «СолоМія» (далі - ТОВ «СолоМія»);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтва України № 62270 на знак для товарів і послуг «Richard», про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.07.2013 (суддя Прокопенко Л.В.) порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 06.08.2013.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.07.2013 задоволено заяву ЗАТ Компанія «Май» про вжиття заходів до забезпечення позову: заборонено Службі вносити відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо повної або часткової відмови від свідоцтва, зміни власника свідоцтва України № 62270 на знак для товарів і послуг «Richard» до набрання рішенням господарського суду з даної справи законної сили.

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 06.08.2013 справу було передано в судді Картавцевій Ю.В. у зв'язку з перебуванням судді Прокопенко Л.В. на лікарняному.

Ухвалою господарського суду від 06.08.2013 суддя Картавцева Ю.В. прийняла справу до свого провадження та призначила розгляд справи на 30.08.2013.

У зв'язку з виходом судді Прокопенко Л.В. з лікарняного розпорядженням голови господарського суду міста Києва від 12.08.2013 справу № 910/13276/13 було передано для розгляду судді Прокопенко Л.В.

30.08.2013 представник Служби подав відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти доводів позову, зважаючи на те, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання; відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів та послуг» (далі - Закон) обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знака покладається на власника свідоцтва; ТОВ «СолоМія» не надало відповіді щодо причин невикористання знака «Richard» або наявності поважних причин такого невикористання.

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 26.09.2013 у зв'язку з перебуванням судді Прокопенко Л.В. у відпустці справу передано на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою від 26.09.2013 суддя Марченко О.В. прийняла справу до свого провадження.

07.10.2013 ТОВ «СолоМія» подано відзив на позовну заяву, в якому зазначено про те, що подані позивачем на підтвердження невикористання відповідачем-1 спірного знака для товарів і послуг є неналежними і недостатніми; ТОВ «СолоМія» є виробником чаю, маркованого торговельними марками «Batik», «Askold», «Домашний чай», «Небесная погода»; чай під знаком «Richard» продавався до 2009 року, проте внаслідок відсутності належної реклами виробництво було згорнуто; у 2012 році за замовленням ТОВ «СолоМія» фізичною особою - підприємцем Буланим С.О. (далі - ФОП Буланий С.О.) здійснено аналіз ринку чаю; наприкінці 2012 року було вироблено пробну партію чаю, маркованого спірною торговельною маркою; однак, дилерами було повідомлено про невиразну упаковку і відстутність реклами та відмову від закупівлі товару; ФОП Буланим С.О. за завданням відповідача-1 було розроблено концепт-дизайн нової упаковки чаю «Richard», яка була схвально прийнята дилерами; 02.10.2013 ТОВ «СолоМія» замовлено 300 000 картонних упаковок для названого чаю, розроблено та замовлено рекламну продукцію; ЗАТ Компанія «Май» зверталося до відповідача-1 з пропозицією щодо купівлі знака для товарів і послуг «Richard», проте ТОВ «СолоМія» відмовило у прийнятті пропозиції у зв'язку з використанням такого знака у власному виробництві.

10.10.2013 позивачем подано пояснення щодо відзиву, в якому наведено, що: основні подані відповідачем-1 докази не містять ніяких реквізитів, не підписані, а тому не можуть вважатися належними та допустимими доказами; початок виробництва продуктів харчування (чаю) можливий лише після отримання сертифікату відповідності та висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, проте ТОВ «СолоМія» таких документів суду не подано.

У судовому засіданні 14.10.2013 представники позивача наголосили на доводах позову, вимоги просили задовольнити; представник відповідача-1 заперечив проти задоволення позову, подавши суду додаткові докази на підтвердження використання торговельної марки «Richard», просив у задоволенні позову відмовити; представник відповідача-2 зазначила про визначений Законом обов'язок відповідча-1 подати суду докази на підтвердження використання спірного знака для товарів і послуг.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, заслухавши пояснення представників сторін, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

12.03.2013 позивач відповідно до Закону подав до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» Державної служби інтелектуальної власності (далі - ДП «Укрпатент») заявку № m2013 04097 на реєстрацію позначення «Richard» як знака для товарів і послуг для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП).

11.07.2013 ДП «Укрпатент» надало повідомлення вих. № 34600 про можливу відмову у реєстрації знака для товарів і послуг стосовно усього переліку товарів, оскільки заявлене словесне позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком для товарів і послуг «Richard», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я ТОВ «СолоМія» (свідоцтво України від 15.05.2006 № 62270; заявка від 21.08.2004 № 20040808951) стосовно споріднених товарів.

Судом встановлено, що ТОВ «СолоМія» є власником для товарів і послуг «Richard» за свідоцтвом України № 62270, зареєстрованим для товарів 05 і 30 класів та послуг 43 класу МКТП (заявка від 21.08.2004 № 20040808951; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.05.2006).

ЗАТ Компанія «Май» позов подано у зв'язку з тим, що, на думку позивача, торговельна марка «Richard» не використовувалася ТОВ «СолоМія» більше трьох років, що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва України № 62270.

Відповідно до статті 1 Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 17 (обов'язки, що випливають із свідоцтва) Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Дія свідоцтва з підстав невикористання знака протягом трьох років з дати його реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

У пункті 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, господарський суд міста Києва дійшов висновку про те, що у справі не міститься доказів використання ТОВ «СолоМія» знака для товарів і послуг «Richard» для товарів 05 і 30 класів та послуг 43 класу МКТП протягом останніх трьох років (до дати звернення ЗАТ Компанія «Май» до суду з даним позовом), враховуючи таке.

Пунктом першим статті 3 Господарського кодексу України встановлено, що господарською діяльністю є діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Відповідно до пункту 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» відомості щодо видів діяльності юридичної особи містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

За інформацією, наведеною у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, видами діяльності відповідача-1 є: виробництво чаю та кави (основний); оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

З метою створення умов для впровадження в Україні інформаційних технологій автоматизованої ідентифікації та електронного обігу даними і створення інформаційної бази для контролю та управління товарно-грошовим обігом, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 29.05.1996 № 574 «Про впровадження штрихового кодування товарів».

Згідно з пунктом 1 вказаної постанови повноваження на присвоєння штрихових кодів (ідентифікаційних номерів GS1) були делеговані асоціації товарної нумерації України «ДжіЕсІ Україна» (далі - Асоціація «ДжіЕс1 Україна») та було розроблене Положення про штрихове кодування товарів, затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20.08.2002 № 255 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.09.2002 за № 733/7021.

Відповідно до всесвітніх нормативно-технічних документів 081, за присвоєння Глобального номера товарної позиції у загальних випадках відповідає організація, що володіє, зокрема, торговельною маркою.

Згідно з листом від 12.06.2013 № 0137/01 Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1» у реєстрі названої Асоціації є запис про ТОВ «СолоМія», яке станом на 12.06.2013 є дійсним асоційованим членом і зберігає за собою право використання всіх ідентифікаційних номерів GS1; у реєстрі Асоціації відсутні записи про товарні позиції ТОВ «СолоМія», у складі назви чи опису яких вказано позначення «Richard», «Річард» або «Ричард».

При цьому, подане суду 07.10.2013 свідоцтво № 2032-1042 про присвоєння товарній позиції «чай чорний суцільно листовий, ТМ «Richard» ідентифікаційного номера 4820171910276 у всесвітній системі GS1 видано відповідачеві 13.09.2013, тобто після звернення позивача до суду з даним позовом, а тому не може вважатися належним доказом на підтвердження використання знака у розумінні статей 16 і 18 Закону.

У пункті 8 статті 16 Закону зазначено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

З виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 909 вбачається, що станом на 26.07.2013 до названого Державного реєстру не вносилися відомості щодо видачі ліцензій на використання спірного знака для товарів і послуг.

Державним підприємством «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт») листом від 14.08.2013 № 20-40/337 повідомлено, що проведено пошук технічних умов за назвою продукції в базі даних «ТУ України», за результатами якого встановлено, що інформація про державну реєстрацію технічних умов, в найменуванні яких є словесний елемент «Richard», «Річард» або «Ричард», відсутня.

У листі від 03.04.2013 № 8 дочірнього підприємства «Моніторинг ЗМІ України» наведено, що у друкованих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні та в друкованих ЗМІ у період з 01.01.2010 по день надання довідки (03.04.2013) товари та/або послуги, а саме такі як кава,чай, продукти харчування, під торговельною маркою «Richard/Ричард» не рекламувалися.

Законом України «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя» (стаття 16) передбачено, що головним державним санітарним лікарем установлюється перелік та зміст даних щодо безпеки для здоров'я населення сировини, продукції (виробів, обладнання, технологічних ліній тощо), які можуть реалізовуватися та використовуватися в Україні лише за наявності даних щодо безпеки для здоров'я населення.

Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів» і Тимчасовим порядком проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 № 247, отримання висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи є обов'язковим для харчового продукту чай.

Разом з тим, відповідачем-1 не подано доказів отримання ним відповідного висновку.

Згідно з Законами України «Про систему відповідності» та «Про захист прав споживачів» початок виробництва продукту харчування можливий після отримання сертифікату відповідності з відміткою про проходження контрольних випробувань або декларації відповідності,проте й зазначених документів ТОВ «СолоМія» не подано.

Разом з тим, подані ТОВ «СолоМія» докази на підтвердження використання спірної торговельної марки оцінюються судом критично з урахуванням такого.

Так, відповідачем не подано суду жодного доказу надсилання листів: від 17.01.2013 № 17/1/13 і від 20.06.2013 № 20/6/13 на адресу фізичної особи-підприємця Сапіжинського В.І., від 19.06.2013 № 19/6/13 на адресу приватного підприємства «Почайна», від 20.06.2013 № 20-6-13 на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Арден», копії яких долучені до матеріалів справи, так само як і не подано доказів надіслання на адресу ТОВ «СолоМія» листів-відповідей названих осіб від 01.02.2013, 02.07.2013 і 05.07.2013; крім того, листи фізичної особи-підприємця Сапіжинського В.І. від 02.07.2013 та товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Арден» від 05.07.2013 містять тотожний текст.

Упаковки чаю, маркованого знаком для товарів і послуг «Richard», не містять ні дати, ані партії виробництва.

Договір від 25.10.2012 № 1, укладений ТОВ «СолоМія» і ФОП Буланим С.О. на виконання останнім робіт зі здійснення аналізу динаміки дистрибуції і частки продажу чаю «Richard» по каналам збуту за період червень-липень 2012 року, не береться судом до уваги, оскільки, перемовини з позивачем щодо купівлі знака для товарів і послуг «Richard» від імені відповідача вів саме Буланий С.О., що підтверджується позивачем та не заперечується відповідачем.

Накази ТОВ «СолоМія»: від 03.09.2012 № 6 про відновлення роботи по розробці чаю «Richard»; від 15.12.2012 № 7 про проведення конференції; від 04.03.2013 № 3 про проведення конференції; від 04.04.2013 № 7 про виробництво чаю «Richard»; норми виробництва чаю від 01.02.2013 також не свідчать про використання спірної торговельної марки, оскільки, крім вказаних документів, відповідачем не подано доказів на підтвердження проведення конференцій, виробництва та реалізації чаю «Richard».

Комерційна пропозиція від 21.07.2013, листи відповідача від 03.10.2013 №№ 4/10/13, 5/10/13 на адреси товариства з обмеженою відповідальністю «Тілайн», товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Арден», як і відповіді останніх, не можуть братися судом до уваги, оскільки написані (надіслані) після дати звернення ЗАТ Компанія «Май» до суду з цим позовом.

Господарський суд міста Києва, беручи до уваги перелік товарів і послуг, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Richard», з огляду на призначення торговельної марки, межі її правової охорони, зміст прав власника свідоцтва та його обов'язок добросовісно користуватися правами, а також правові наслідки невикористання знака в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом більше трьох років (статті 1, 5, 16, 17, 18 Закону), у даному випадку вважає необхідним достроково припинити дію свідоцтва України № 62270 на знак для товарів і послуг «Richard», володільцем якого є ТОВ «СолоМія».

Згідно з підпунктом 5 пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності.

Отже, оскільки позовні вимоги до Служби є похідними від вимоги до ТОВ «СолоМія», то вони також підлягають задоволенню.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на ТОВ «СолоМія».

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Достроково припинити повністю дію свідоцтва України № 62270 на знак для товарів і послуг «Richard», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «СолоМія» (03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 143/2; ідентифікаційний код 25586053).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення свідоцтва України № 62270 на знак для товарів і послуг «Richard» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «СолоМія» (03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 143/2; ідентифікаційний код 25586053) на користь закритого акціонерного товариства Компанії «Май» (закрытое акционерное общество Компания «Май»; 141190, Російська Федерація, Московська обл., м. Фрязіно, вул. Озерна, 1а; реєстраційний номер 1025007068790) 1 147 (одну тисячу сто сорок сім) грн. витрат зі сплати судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 18.10.2013.

Суддя О. Марченко