Рішення № 34019647, 23.09.2013, Господарський суд Черкаської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2013 року Справа № 925/1191/13

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого - судді Швидкого В.А., при секретарі судового засідання Хелис Н.М., за участю представників:

від позивача: Дроздович О.С. - за довіреністю;

від відповідача: Крикун О.А. - за довіреністю,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Стропува - Україна" до приватного підприємства "Ханест" про захист прав інтелектуальної власності,-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стропува - України" (далі за текстом позивач) звернулося до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі до приватного підприємства "Ханест" (далі за текстом відповідач) про захист прав інтелектуальної власності, а саме: заборонити відповідачу використовувати винахід за патентом на винахід №89114, та корисну модель за деклараційним патентом №30017 під час виготовлення продукту твердопаливного котла тривалого горіння «Буран», застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, введення його в цивільний оборот на території України.

Позовні вимоги мотивовано наступним.

10.07.2012 між ЕДМУНДАС ШТРУПАЙТІС (Литва) ( ліцензіар), який є власником виключних прав інтелектуальної власності н6а винахід «Опалювальний котел» за патентом України АН винахід № 89114 та ТОВ «Стропува Україна» (ліцензіат) уклали ліцензійну угоду, предметом якої є умови надання виключного права (виключна ліцензія) на використання винаходу «Опалювальний котел» за патентом території України (п.2. Ліцензійної угоди від 10.07.2012).

Об'єктом угоди є виключна ліцензія на право використання винаходу «Опалювальний котел» за патентом, який ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цієї угоди за винагороду (п.3.1. Ліцензійної угоди).

Згідно п. 10.4. вказаної вище ліцензійної угоди від 10.07.2012 позивач, як ліцензіат, має право самостійно від свого імені звертатися з позовними заявами (адміністративними позовами) у відповідні уповноважені суди України у разі порушення прав сторін на корисну модель за патентом з боку третіх осіб.

10.07.2012 між правовласником Весо ІШТАЙГА «Стропува» (LT ліцензіар) та ТОВ «Стропува-Україна» (ліцензіат) укладено ліцензійну угоду, згідно з п.1 якої ліцензіар є власником виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель «Опалювальний котел» по деклараційного патенту України №30017.

Відповідно до п.2 Ліцензійної угоди Ліцензіат бажає придбати на умовах цієї угоди виключну ліцензію на корисну модель «Опалювальний котел» по деклараційного патенту з метою виготовлення, пропозиції до продажу, продаж, обслуговування, використання та/або зберігання, та ін, тобто введення в господарський оборот не забороненим чинним законодавством України методами або способами.

Предметом цієї угоди є умови надання виключного права (виняткова ліцензія) на використання корисної моделі, захищеної патентом на території України. Ця угода є домовленістю між сторонами щодо наявності предмета угоди і анулює будь-які попередні або одночасні усні домовленості або розуміння сторін. Об'єктом угоди є виключна ліцензія на право використання корисної моделі, захищеної патентом, який ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цієї угоди за винагороду, яку сплачує ліцензіат. При цьому, ліцензіату надається право на виготовлення, пропонування для продажу, використання чи зберігання, тобто введення в господарський оборот з зазначеною метою продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі, та/або спеціального продукту (зокрема, з використанням, якщо виникне необхідність, спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, які використовує ліцензіар на території).

Ліцензіат має право самостійно від свого імені звертатися з позовними заявами (адміністративними позовами) у відповідні уповноважені суди України у разі порушення прав сторін на корисну модель за патентом з боку третіх осіб.

Позивач здійснює виробництво котлів центрального опалення на твердому паливі STROPUVA у відповідності з ТУ У 25.2-38261875-001:2012.

З інформації отриманої позивачем з мережі Інтернет за адресою http://рр-hanest.uaprom.net, http://pp-hanest.uaprom.net/p1511099-tverdotoplivnyj-kotel-dlitelnogo.html, відповідач, діючи на порушення вимог ст.ст. 462, 463, 464 ЦК України, ст.28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» здійснює виробництво та продаж твердопаливних котлів тривалого горіння «Буран» із застосуванням всіх ознак формули запатентованого винаходу за патентом №89114 та деклараційним патентом України на корисну модель №30017, а також здійснює застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Технічне рішення твердопаливного котла тривалого горіння «Буран», виробництва відповідача, повністю співпадає з виготовленням продукту із застосуванням запатентованого винаходу та корисної моделі (патенти України на винахід №89114 та корисну модель №30017), супроводжується протиправним застосуванням такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, введення його в цивільний оборот з боку відповідача.

Відповідач позов не визнав. Підстави невизнання позову відповідачем викладено у відзиві на позов, а саме: відповідач, відповідно до патенту на корисну модель № 65601- котел твердопаливний водогрійний, зареєстрований в Державному реєстру котлів України на корисні моделі, виготовляє та реалізує котли твердопаливні водяні, стальні «Буран». Наявність патенту надає відповідачу таке право.

Крім того, котел, який виготовляє позивач, відрізняється від котла, який виготовляє відповідач, за формулою корисної моделі.

Представник позивача, ознайомившись з відзивом на позов та доданими до нього документами заявив клопотання про відкладення справи слуханням.

20.08.2013 до господарського суду від представника позивача надійшла заява в порядку ч.4 ст. 22 ГПК України про зміну підстав позову.

Як підстави для задоволення позову представник позивача послався на наступні обставини.

Котел твердопаливний водяний, стальний серії «Буран» (твердопаливний котел тривалого горіння «Буран») здійснюється із всіх ознак формули запатентованого винаходу за патентом України №89114 та деклараційним патентом України на корисну модель №30017, пропонування для продажу та інше введення його в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях.

Використання корисної моделі іншою особою не власником патенту, можливе лише з підстав, визначених ст.ст. 1107, 1108 ЦК України, однією з яких є можлива угода, яка повинна бути оплаченою у відповідності із ст. 1109 ЦК України.

Відповідач, як юридична особа, під час виробництва опалювальних котлів на твердому паливі «Буран» використовує патент на корисну модель №65601 «Котел опалювальний» (заявка № u 201106211, дата подання заявки 18.05.2011 дата отримання патенту 12.12.2011) власником якого є фізична особа Зайчук С.М.

Відповідачем не надано суду ліцензійного чи іншого договору укладеного в письмовій формі між відповідачем приватним підприємством «Ханест» та власником деклараційного патенту №65601 на корисну модель «Котел твердопаливний водогрійний» Зайчуком С.М. про право на розпорядження майновими правами що випливають з деклараційного патенту на корисну модель №65601, що прямо вказує на відсутність передбачених законом підстав та, відповідно, відсутність факту використання деклараційного патенту на корисну модель №65601 під час виробництва відповідачем котлів твердопаливних, водяних, стальних серії «Буран».

Крім того, відповідачем надано суду Сертифікат відповідності виданий ДГП СВЦОО м. Київ, зареєстрований в реєстрі №UA1.013.0034957-11 на продукцію котел твердопаливний, водяний, стальний серії «Буран» від 24.03.2011, що виданий до дати подачі заявки № 201106211 18.05.2011, хоча на сайті відповідача міститься інформація про виробництва твердопаливних котлів тривалого горіння «Буран».

Порядком застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2004 №732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів» (пункт 1), затверджено форму Акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, який є обов'язковим для застосовування підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використання окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності.

Позивач звертає увагу суду та просить надати правову оцінку тому, що у відповідності Сертифікату відповідності виданого відповідачу приватному підприємству «Ханест» ДГП СВЦОО м.Київ, зареєстрованого в реєстрі №UA1.013.0034957-11 на продукцію котел твердопаливний, водяний, стальний серії «Буран» від 24.03.2011, виробництво котлів «Буран» почато відповідачем до дати отримання патенту №65601 - 12.12.2011, що унеможливлює складання відповідачем приватним підприємством «Ханест» Акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності патенту №65601 у складі нематеріальних активів приватного підприємства «Ханест», та використання вказаного патенту під час виробництва відповідачем котлів твердопаливних водяних стальних серії «Буран».

Вказане свідчить про те, що надані відповідачем докази у вигляді опису та формули корисної моделі за патентом №65601 є не належними доказами в розумінні ст.ст. 31-33 ГПК України.

Таким чином можна дійти висновку, що якщо відповідач дійсно використовує корисну модель за патентом №65601 «Котел твердопаливний водогрійний» при виробництві котлів твердопаливних, водяних, стальних серії «Буран»,за умови того, що патент був отриманий 12.12.2011 (через 9 місяців після сертифікації виробу котел твердопаливний, водяний, стальний, серії «Буран»), за відсутності Акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності (корисну модель за патентом №65601 «Котел твердопаливний водогрійний») у складі нематеріальних активів відповідача ПП «Ханест», також приймаючи до уваги відсутність укладеного в письмовій формі оплатного договору, обов'язковість якого передбачена ст. 1108 ЦК України, то відповідачем можуть порушуватися положення п.п. 14.1.120, п.14.1, ст.14,п.п. 138.10.3, п.138.10, ст.138, п.144.1, ст.144, п.п.145.1.1, п.145.1, ст.145 Податкового Кодексу України в період виробництва відповідачем котлів твердопаливних водяних стальних серії «Буран» починаючи з 2011 року по даний час.

Дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, заслухавши представників сторін, суд вважає, що позов не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 463 ЦК України, суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є: 1) винахідник, автор промислового зразка; 2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

Відповідно до ст. 464 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Власником патенту на корисну модель № 65601 «котел твердопаливний водогрійний» є Зайчук Сергій Михайлович. Відповідно до ст. 464 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Патент (патент на винахід, деклараційний патент, патент на корисну модель) - охоронюваний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо використання не порушує прав інших власників патенту (ч.2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» ).

Статтями 32, 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» передбачені підстави порушення дії патенту та визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту або визнання патенту недійсним унеможливлює подальше його використання.

Використання патенту без ліцензійного договору не припиняє дію патенту та не є підставою для визнання його недійсним.

Відповідно до ч.2 ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», суди, відповідно до їх компетенції, розв'язують спори щодо захисту прав на винахід (корисну модель), зокрема, порушення прав власника патенту.

Відповідач виготовляє продукт - котли твердопаливні, водогрійні, стальні «Буран» відповідно до патенту на корисну модель № 65601.

Зазначений патент не припинив своєї дії та не визнаний недійсним, з підстав, передбачених ст.ст. 32, 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі».

Якщо позивач вважає, що формула зазначеного патенту № 65601 є аналогічною формулі винаходу за патентом № 89114 та корисну модель № 30017, він не позбавлений права звертатися до господарського суду з позовом про визнання патенту №65601 недійсним повністю або частково.

Суд вважає, що відсутність ліцензійного договору на використання відповідачем патенту №65601, власником якого є Зайчук С.М., відсутність Акту введення в господарський оборот інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів для заборони відповідачу є підставою, як вважає позивач, використовувати винахід за патентом на винахід №89114 та корисну модель за деклараційним патентом №30017 для виготовлення продукту - твердопаливного котла тривалого горіння «Буран», застосування такого продукту, пропонування для продажу, введення його в цивільний оборот на території України, не заслуговує на увагу з підстав дійсності на даний час патенту №65601. Зазначені обставини можуть слугувати підставою для звернення до господарського суду з такими вимогами власника патенту № 65601 Зайчука С.М.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України, ст. 463, 464 ЦК України, ст.ст. 28, 32, 33, 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», суд -

ВИРІШИВ:

У позові відмовити повністю.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду в порядку та строки, встановлені ст. ст. 91-93 ГПК України.

Повне рішення складено 30 вересня 2013 року.

Суддя В.А. Швидкий