Ухвала суду № 32479598, 17.07.2013, Господарський суд Сумської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

17.07.2013 Справа № 920/986/13За позовом: Відкритого акціонерного товариства «РИТМ» Тверське виробництво гальмівної апаратури, м. Твер, Російська Федерація

до відповідача: Публічного акціонерного товариства «Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод «ТЕМП», м. Лебедин, Сумська область

про захист порушених майнових прав інтелектуальної власності

Суддя М.С. Лущик

Представники сторін:

від позивача - не з'явився

від відповідача - не з'явився

За участю секретаря судового засідання Кас'ян А.О.

Суть спору: позивач, згідно вимог позовної заяви, просить суд заборонити Публічному акціонерному товариству «Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод «ТЕМП» (код ЄДРПОУ 02971676) використовувати без дозволу Відкритого акціонерного товариства «РИТМ» Тверське виробництво гальмівної апаратури (Петербурзьке шосе, 45 Б, місто Твер, 170003, Російська Федерація; ОГРН 1026900518853) знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 131822 на знак для товарів і послуг, позначення які є схожими з цим знаком настільки, що їх можна сплутати, у тому числі позначення «Ніпель 4371Т» у будь-який спосіб, в тому числі, але не виключно, наносити знак (позначення) на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, технічну та іншу документацію, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака (позначення) з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Всі судові витрати по справі позивач просить покласти на відповідача.

Від відповідача надійшов відзив на позовну заяву № 1579 від 04.07.2013 року, де останній проти позову заперечує та просить суд у позові відмовити повністю посилаючись на те, що деталь «Ніпель» є складовою частиною запатентованої корисної моделі № 73270 «пристрій для з'єднання труб» майнові права інтелектуальної власності якої належать ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «ТЕМП».

20.06.2013 року від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи б/н від 20.06.2013 року (вх. № 8799 від 20.06.2013), де останній просить призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо тотожності або схожості знаків: дослідження, пов'язані з торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), відповідно до положень підпункту 1.2.5 пункту 1.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року.

Проте в судовому засіданні, яке відбулося 20.06.2013 року представник позивача заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю надання додаткових доказів та уточнення клопотання про призначення судової експертизи.

27.06.2013 року від представника позивача повторно надійшло клопотання б/н від 27.06.2013 року (вх. № 9160 від 27.06.2013) про призначення судової експертизи, де просить суд призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо тотожності або схожості знаків: дослідження, пов'язані з торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), відповідно до положень підпункту 1.2.5 пункту 1.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року. При призначенні експертизи визначити орієнтовний перелік питань, що потребують роз'яснення судовою експертизою:

- чи є позначення « 4371Т», що використовує відповідач у назві (на) продукції, яку воно виробляє, зокрема на виробі «Ніпель 4371Т», схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, що охороняється свідоцтвом України № 131822 та належить ВАТ «РИТМ» Тверське виробництво гальмівної апаратури ?

- чи використовуються знак « 4371», зареєстрований згідно з Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 131822 та позначення « 4371Т», що використовується відповідачем для позначення своєї продукції, зокрема виробу «Ніпель 4371Т» щодо однорідних товарів?

- чи може використання позначення « 4371Т» щодо товарів 12, 17 класів МКТП ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто призвести до змішування цих позначень, відповідних товарів, що реалізуються з використанням позначення « 4371Т» і торговельної марки « 4371», і суб'єктів господарювання - виробників зазначених товарів: Відкрите акціонерне товариство «РИТМ» Тверське виробництво гальмівної апаратури та Публічне акціонерне товариство «Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод «ТЕМП»?

При призначенні експертизи визначити мінімальний та достатній обсяг об'єктів, які підлягають експертному дослідженню, документи, які містяться в матеріалах справи:

- Копія Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 131822;

- Копія Паспорту 4371Т.00.000 на виріб ПАТ «Лебединський завод «ТЕМП» «Ніпель 4371Т» зі штампом і підписом начальника ВТК ПАТ «Лебединський завод «ТЕМП»;

- Копія Сертифікату якості № 2064 від 06.11.2012 року на виріб ПАТ «Лебединський завод «ТЕМП» «Ніпель 4371Т» зі штампом і підписом начальника ВТК ПАТ «Лебединський завод «ТЕМП».

А також, позивач у зазначеному клопотанні просить суд зобов'язати відповідача з метою проведення експертного дослідження надати призначеному судом експерту:

- примірник товару «Ніпель 4371Т», який маркується знаком позивача, або його фотознімки із зображенням всього виробу та його маркування;

- примірники оригіналів Паспорту 4371Т.00.000 на виріб ПАТ «Лебединський завод «ТЕМП» «Ніпель 4371Т» та Сертифікату якості № 2064 від 06.11.2012 року на виріб ПАТ «Лебединський завод «ТЕМП» «Ніпель 4371Т».

Проведення судової експертизи у справі позивач просить доручити атестованому судовому експерту Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (пл. Львівська 4А, м. Київ, 04053) та відповідно до вимог частини першої статті 42 Господарського процесуального кодексу України, зобов'язати експертну організацію (експерта) надіслати копії експертного висновку представнику позивача адвокату Бойко А.А. та відповідачу у справі. Оплату витрат з проведення судової експертизи покласти на позивача.

Крім наведеного представник позивача у поданому ним клопотанні про призначення судової експертизи, у зв'язку з поданням уточненого клопотання, просить суд не розглядати клопотання представника позивача про призначення судової експертизи б/н від 20.06.2013 року (вх. № 8799 від 20.06.2013).

На підставі вимог статті 22 Господарського процесуального кодексу України, судом прийнято до розгляду подане позивачем клопотання та долучено матеріалів справи.

Представник позивача у судовому засіданні надав суду на огляд оригінал Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 131822, копія якого долучена до матеріалів справи (арк. справи 11).

Відповідач подав письмові пояснення № 1587 від 08.07.2013 року, де зазначає, що 15.02.2005 року Відкрите акціонерне товариство «Лебединський МБДЕ завод «ТЕМП» отримало відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» свідоцтво на знак для товарів та послуг № 47359 виданого державним департаментом інте лектуальної власності. Об'єктом Знака є позначення - літера Т. У свідоцтві є запис про приміненя знака «...Кл. 12 - Гідравлічні системи до транспортних засобів; залізничні зчепи, з'єднувальні рукава... пневматичне гальмівне обладнання для рухомого складу залізниць...». Маркування продукції, що виробляється ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «ТЕМП» проводиться шляхом нанесення на товари знака - літера Т.

Також відповідач зазначає, що пунктом 4 статті 16 наведеного Закону встановлено, що використання знака визнається: нанесенням його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано...», щодо позначення виробу «Ніпель» цифрами 4371Т, то це умовне позначення виробу згідно кресленика, а не товарний знак. Виріб ПАТ «Лебединський МБДЕ «ТЕМП» «Ніпель» входить до комплекту деталей «З'єднання без нарізні», що призначені для з'єднання арматури і труб, з'єднання приборів і труб та труб між собою без нарізі на трубах, які призначені для застосування на вантажних вагонах.

Окрім наведеного відповідач повідомляє суд, що ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «ТЕМП» розробляється технічне завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи на тему «З'єднання безнарізні», узгоджується з головним управлінням вагонного господарства Укрзалізниці. Виконавцем дослідно-конструкторської роботи є ПАТ «Лебединський МБДЕ завод «ТЕМП». Вид продукції, який повинен бути розроблений в процесі дослідно-конструкторської роботи: з'єднання безнарізні, що призначені для з'єднання арматури і труб, з'єднання труб між собою без нарізі на трубах.

На підтвердження викладених у поясненні обставин відповідач надає суду копію свідоцтва на знак для товарів та послуг № (111) 47359 від 15.02.2005 року, фото (ніпель 4371Т), копію титульного аркуша «Технічне завдання», копію характеристики технічного завдання, копію договору № 27-2012 від 28.02.2012 року, копію договору на проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 53 від 10.05.2012 року, копію титульного аркушу «технічні умови», копію сторінки ТУ (зміст), копію договору на надання науково-технічних послуг № 85/12 від 10.05.2012 р., лист ПКТБ ЦВ Укрзалізниці про виконання експертизи креслеників № 1012 від 02.08.201, копію кресленика «Штуцер» та «Ніпель», копію титульного аркушу «Програма та методика випробування «з'єднання безрізьбові», копію патенту на корисну модель № 73270 «пристрій для з'єднання труб», копію договору на виконання роботи з атестації виробництва № 273 від 09.07.2012 р., копію сертифікату відповідності Серії ДІ терміном дії з 12.07.2012 р. до 11.07.2014 р., копію паспорту на штуцер 4370Т.00.000, копію свідоцтва про державну реєстрацію та копію довідки з ЄДРПОУ відповідача.

Відповідно до вимог статті 22 Господарського процесуального кодексу України, суд приймає до розгляду та долучає до матеріалів даної справи надані відповідачем письмові пояснення та докази.

За приписами статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Відповідно до пункту 9 постанови пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» № 4 від 23.03.2012р., формулювання питань, які ставляться перед експертом, повинно, як правило, здійснюватись з урахуванням Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Недопустимим є порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі.

Пункт 1.6. постанови пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» № 5 від 23.03.2012 року, призначаючи судову експертизу з дослідження, пов'язаного із захистом права інтелектуальної власності, господарським судам у відповідних ухвалах слід гранично точно визначати коло і зміст питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, та обсяг необхідних для експертного дослідження матеріалів.

Господарські суди повинні витребувати у сторін чи інших осіб лише ті матеріали, які дійсно необхідні для встановлення за допомогою спеціальних знань обставин справи.

Згідно з пункту 1.8. наведеної постанови, об'єкти права інтелектуальної власності, що підлягають експертному дослідженню, повинні бути чітко визначені у питаннях, які порушуються перед експертом. Так, якщо дослідженню підлягають знаки для товарів і послуг, у питаннях мають бути зазначені номери відповідних свідоцтв, якщо об'єктами досліджень є позначення, подані на реєстрацію, - номери заявок, а якщо такими об'єктами є позначення, які не реєструвалися, - ознаки, що його індивідуалізують і є достатніми для однозначної ідентифікації даного об'єкта експертом.

У судовому засіданні 15.07.2013 у розгляді справи оголошувалась перерва до 17.07.2013 року о 10 год. 30 хв. з метою надання представнику відповідача можливості підготувати питання, які необхідно поставити на дослідження експерту.

17.07.2013 року від відповідача до суду надійшло клопотання № 1633 від 15.07.2013 року, відповідно до якого відповідач пропонує на вирішення експерта поставити наступні питання:

- встановити відмінність чи схожість знака для товарів і послуг відповідно виданого державним департаментом інтелектуальної власності свідоцтва на знак для товарів та послуг 15.02.2005 року за № 47359, що використовується відповідачем для маркування своїх виробів та знака для товарів та послуг відповідно виданого державним департаментом інтелектуальної власності свідоцтва № 131822, дата подання заявки - 29.12.2009 року, що використовується позивачем для маркування виробляємої продукції - «ніпель», що відноситься до «З'єднання безнарізні»;

- чи можливе використання відповідачем умовного позначення виробу «ніпель 4371Т» з подальшим зазначенням цифрами місяця та року виготовлення (маркування ударним способом) та позначення указаного виробу (маркування ударним способом) товарним знаком на товари та послуги визначеного свідоцтвом на знак для товарів та послуг за № 47359 (зображенням Т ввести в оману споживачів щодо підприємств позивача»), які виготовляють товар із зображенням знака для товарів і послуг відповідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 131822 зображення знака - 4371;

- чи має право відповідач відповідно сертифікату відповідності зареєстрованого в Реєстрі за № UA 1.098.0111653-12 на виготовлення продукції «З'єднання безнарізні» (муфта 4379-01Т, муфта 4379Т, ніпель 4378Т, трійник 4375Т, штуцер 4374Т, ніпель 4371Т, штуцер 4370Т) для гальмівних систем залізничного рухомого складу, виданого органом сертифікації ОС ПВДП «УкрНДІВ»;

- чи є позначення 4371Т, що використовується відповідачем на виробі «ніпель» як товарний знак;

- чи може привести до змішування позначення товару «ніпель 4371Т» при видачі паспорта товару відповідачем за кресленням 4370Т.00.000, ДКПП 30.20.40, УКД ЗЕД 8607 (згідно сертифікату відповідності) де є в наявності і зображення знака на товари і послуги, що відповідає знаку згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 47359 виданого департаментом інтелектуальної власності із позначеннями на виготовленому товарі позивачем де відображений товарний знак для товарів і послуг відповідно свідоцтва № 131822;

- чи є маркування на виробі «ніпель» (торговий знак Т, номер підприємства-виробника (відповідача) - 1334 умовний номер виробу «ніпель» 4371Т, дата виготовлення та позначення УЗ-22 ідентифікує позначення виробу «ніпель» виробника товару (позивача) відповідає із маркуванням на виготовленому виробі «ніпель» позивачем, якого товарний знак для товарів і послуг 4371.

Розглянувши матеріали справи та враховуючи те, що призначення експертизи необхідно для повного та всебічного вирішення спору, існує дійсна потреба у спеціальних знаннях для встановлення даних, що входять до предмету доказування, і висновок експерта по справі не можуть замінити інші засоби доказування, суд вважає за необхідне призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо тотожності або схожості знаків: дослідження, пов'язані з торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), відповідно до положень підпункту 1.2.5 пункту 1.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, у зв'язку з чим зупинити провадження у справі до закінчення її проведення. Проведення експертизи доручити Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (пл. Львівська 4А, м. Київ, 04053).

При зазначених обставинах, керуючись пунктом 1 частини другої статті 79 та статтею 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 920/986/13 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності щодо тотожності або схожості знаків: дослідження, пов'язані з торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), відповідно до положень підпункту 1.2.5 пункту 1.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року.

2. Доручити проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (пл. Львівська 4А, м. Київ, 04053).

3. Поставити перед експертом наступні питання:

- чи є позначення «4371Т», що використовує відповідач у назві (на) продукції, яку воно виробляє, зокрема на виробі «Ніпель 4371Т», схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, що охороняється свідоцтвом України № 131822 та належить ВАТ «РИТМ» Тверське виробництво гальмівної апаратури ?

- чи використовуються знак « 4371», зареєстрований згідно з Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 131822 та позначення « 4371Т», що використовується відповідачем для позначення своєї продукції, зокрема виробу «Ніпель 4371Т» щодо однорідних товарів?

- чи може використання позначення « 4371Т» щодо товарів 12, 17 класів МКТП ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто призвести до змішування цих позначень, відповідних товарів, що реалізуються з використанням позначення « 4371Т» і торговельної марки « 4371», і суб'єктів господарювання - виробників зазначених товарів: Відкрите акціонерне товариство «РИТМ» Тверське виробництво гальмівної апаратури та Публічне акціонерне товариство «Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод «ТЕМП»?

- чи можливо використовувати окремо «ніпель 4371Т», який входить до входить до комплекту деталей «З'єднання без нарізні»?

- чи можливе використання відповідачем умовного позначення виробу «ніпель 4371Т» з подальшим зазначенням цифрами місяця та року виготовлення (маркування ударним спосо бом) та позначення указаного виробу (маркування ударним способом) товарним знаком на товари та послуги визначеного свідоцтвом на знак для товарів та послуг за № 47359 (зображенням Т ввести в оману споживачів щодо підприємств позивача»), які виготовляють товар із зображенням знака для товарів і послуг відповідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 131822 зображення знака - 4371?

- чи має право відповідач відповідно сертифікату відповідності зареєстрованого в Реєстрі за № UA 1.098.0111653-12 на виготовлення продукції «З'єднання безнарізні» (муфта 4379-01Т, муфта 4379Т, ніпель 4378Т, трійник 4375Т, штуцер 4374Т, ніпель 4371Т, штуцер 4370Т) для гальмівних систем залізничного рухомого складу, виданого органом сертифікації ОС ПВДП «УкрНДІВ»?

- чи є позначення 4371Т, що використовується відповідачем на виробі «ніпель» як товарний знак?

- чи маркування на виробі «ніпель» (торговий знак Т, номер підприємства-виробника (відповідача) - 1334, умовний номер виробу «ніпель» 4371Т, дата виготовлення та позначення УЗ-22 ідентифікує позначення виробу «ніпель» виробника товару (позивача) та відповідає маркуванню на виготовленому виробі «ніпель» позивачем, якого товарний знак для товарів і послуг 4371?

4. Визначити мінімальний та достатній обсяг об'єктів, які підлягають експертному дослідженню, документи, які містяться в матеріалах справи, а саме:

- Копія Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 131822;

- Копія Паспорту 4371Т.00.000 на виріб ПАТ «Лебединський завод «ТЕМП» «Ніпель 4371Т» зі штампом і підписом начальника ВТК ПАТ «Лебединський завод «ТЕМП»;

- Копія Сертифікату якості № 2064 від 06.11.2012 року на виріб ПАТ «Лебединський завод «ТЕМП» «Ніпель 4371Т» зі штампом і підписом начальника ВТК ПАТ «Лебединський завод «ТЕМП».

5. Витрати по оплаті експертизи покласти на позивача у справі - Відкрите акціонерне товариство «РИТМ» Тверське виробництво гальмівної апаратури (170003, Російська Федерація, м. Твер, Петербурзьке шосе, буд. 45 Б , код ОКПО 10785350).

6. Розгляд справи № 920/986/13 зупинити на період проведення експертизи.

7. Зобов'язати відповідача - Публічне акціонерне товариство «Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод «ТЕМП» (42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Першогвардійська, буд. 86, Ідентифікаційний код 02971676) з метою проведення експертного дослідження надати призначеному судом експерту:

- примірник товару «Ніпель 4371Т», який маркується знаком позивача, або його фотознімки із зображенням всього виробу та його маркування;

- примірники оригіналів Паспорту 4371Т.00.000 на виріб ПАТ «Лебединський завод «ТЕМП» «Ніпель 4371Т» та Сертифікату якості № 2064 від 06.11.2012 року на виріб ПАТ «Лебединський завод «ТЕМП» «Ніпель 4371Т».

8. Відповідно до пункту 4 Закону України «Про судову експертизу», попередити експерта про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на нього обов'язків або за дачу завідомо неправдивого висновку (статті 384, 385 Кримінального кодексу України).

9. Висновок подати господарському суду в письмовій формі, і копію його надіслати сторонам у справі: позивачу Відкритому акціонерному товариству «РИТМ» Тверське виробництво гальмівної апаратури на адресу представника позивача адвоката Бойко Андрія Анатолійовича (03142, м. Київ, вул. В. Стуса, буд. 35-37, офіс 601) та відповідачу Публічному акціонерному товариству «Лебединський машинобудівний дослідно-експериментальний завод «ТЕМП» (42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Першогвардійська, буд. 86, Ідентифікаційний код 02971676) (стаття 42 Господарського процесуального кодексу України).

10. Ухвалу направити сторонам у справі, а також Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (пл. Львівська 4А, м. Київ, 04053) разом з матеріалами справи 920/986/13.

Суддя М.С. Лущик