Рішення № 31940429, 17.06.2013, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/240 17.06.13

За позовом СКМ (Сістем Кепітал Менеджмент) Лімітед

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельний альянс"

про визнання недійсним свідоцтва України № 74014 на знак для товарів і послуг частково

Судді: Гумега О.В. (головуючий)

Полякова К.В.

Картавцева Ю.В.

Представники:

Від позивача: Коваль М.П. - дов. б\н від 07.12.2012 року

Від відповідача-1: Лучко І. Ю.- дов. від 23.05.2013 року № 2-8/3905

Від відповідача- 2: Картушин Д. М. - дов. б/н від 28.05.2013 року

СУТЬ СПОРУ:

СКМ (Сістем Кепітал Менеджмент) Лімітед (позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач- 1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельний альянс" (відповідач- 2) про визнання недійсним свідоцтва України № 74014 на знак для товарів і послуг частково щодо всіх послуг 43 класу МКТП, зазначених у Свідоцтві, з моменту подання заявки на його реєстрацію та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України № 74014 частково (для всіх послуг 43 класу МКТП, зазначених у свідоцтві) та опублікувати відповідні зміни в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що він є власником знаків для товарів і послуг: "ГОТЕЛЬ ОПЕРА"за свідоцтвом України № 41194 для товарів та послуг 35, 37, 43 класів МКТП; "HOTEL OPERA" за свідоцтвом України № 41195 для товарів та послуг 35, 37, 43 класів МКТП; комбіноване позначення "Готель Опера Opera Hotel" за свідоцтвом України № 98655 для товарів та послуг 35, 36, 43 класів МКТП. Позивач вказує, що відповідач-1 зареєстрував комбіновану торговельну марку "ОПЕРА ГОТЕЛЬ" та видав свідоцтво на знаки для товарів і послуг № 74014 відповідачу - 2 для товарів та послуг 16, 43 класів МКТП.

Як вважає позивач, реєстрація знаку за Свідоцтвом України № 74014 здійснена з порушенням вимог чинного законодавства України та має бути визнана недійсною частково для всіх послуг 43 класу МКТП. Позивач також вказує, що знак за Свідоцтвом України № 74014 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки позначення за цим свідоцтвом є таким, що його можна сплутати з іншими позначеннями, а також зазначене позначення може ввести в оману стосовно особи, яка надає послуги. Позивач вказує, що Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 74014 видано внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2010 р. порушено провадження у справі № 39/240 та призначено справу до розгляду на 01.11.2010 р. о 11:20 год.

Представник позивача в судовому засіданні 01.11.2010 року, подав клопотання про залучення доказів, на виконання вимог ухвали суду, до матеріалів справи. Клопотання судом задоволено.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 01.11.2010 року, подав усне клопотання про відкладення розгляду справи. Клопотання відповідача-1 судом задоволено.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні 01.11.2010 року, подав клопотання про відкладення розгляду справи. Клопотання відповідача-2 судом задоволено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.2010 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 15.11.2010 р. о 12:10 год.

10.11.2010 р. представник відповідача-2 через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання відповідача-2 судом задоволено.

11.11.2010 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання позивача судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 15.11.2010 року, представник відповідача-1 звернувся до суду з усним клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотанння відповідача-1 судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 15.11.2010 року, представник позивача звернувся до суду з усним клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотанння позивача судом задоволено.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 15.11.2010 року подав заяву про застосування строку позовної давності. Заява долучена до матеріалів справи.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні 15.11.2010 року, подав клопотання про відкладення розгляду справи. Клопотання відповідача-2 судом відхилено.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд прийшов до висновку про необхідність призначення експертизи об'єкта інтелектуальної власності та забезпечити сторонам можливість надати суду питання, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2010 р. відкладено розгляд справи на 29.11.2010 о 10:40 та зобов'язано сторони надати суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні, призначеному на 29.11.2010 року, позивач надав письмові пояснення щодо строку позовної давності, в яких зазначив, що про порушення його прав дізнався лише у жовтні 2009 року. Позовні вимоги підтримав повністю.

В судовому засіданні, призначеному на 29.11.2010 року, відповідач - 1 надав відзив на позовну заяву, в якому проти задоволення позовних вимог заперечував, зокрема, з огляду на те, що Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 74014 було видано правомірно, на підставі рішення Апеляційної палати, яке не було оскаржено; при порівнянні комбінованого оригінального знаку відповідача-2 та словесних стандартних знаків позивача вбачається, що загальне зорове (візуальне) сприйняття цих знаків загалом є абсолютно різним. Щодо твердження позивача про серію товарних знаків, належних йому, відповідач-1 зазначає про відсутність правового визначення поняття «серія знаків» у законодавстві України.

Відповідач - 2 в судове засідання не з'явився, 29.11.2010 року через відділ діловодства надав відзив на позовну заяву, в якому проти задоволення позовних вимог заперечував. Відповідач-2 вказав, що знак за Свідоцтвом України № 74014 є комбінованим, таким, що складається із словесного та зображувального елементів, при цьому основним зображувальним елементом є композиція жіночої постаті з розгорнутими крилами, яка тримає в руках пальмову гілку у вигляді півкола. Цей елемент відтворює скульптуру «СЛАВА» (автор П. Войтович), що вінчає фасад Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, використання якої здійснюється на підставі дозволу Львівської міської ради № 150 від 26.10.2005 року.

Відповідач -2 зазначив, що лише однієї схожості знака за Свідоцтвом України № 74014 та знаків за Свідоцтвами України № № 41194, 41195 за фонетичним критерієм без урахування різного семантичного забарвлення та несхожості за візуальною ознакою недостатньо для встановлення факту схожості порівнюваних знаків до ступеню сплутування. Крім того, відповідач - 2 вказав, що заявка на реєстрацію знака позивача за Свідоцтвом України № 98655 подана пізніше заявки відповідача-2 на реєстрацію знака за Свідоцтвом України № 74014.

В судовому засіданні, призначеному на 29.11.2010 року, відповідач - 1 звернувся до суду з клопотанням про залучення додаткових доказів до матеріалів справи. Клопотання відповідача- 1 судом задоволено.

Позивач, відповідач - 2 в судовому засіданні 29.11.2010 року надали суду перелік питань, які на їх думку, можуть бути поставлені на вирішення судового експерта.

Відповідач - 1 наданим йому правом не скористався та переліку питань, які, на його думку мають бути поставлені на вирішення судового експерта суду не надав.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом визначаються судом, відповідно до ст. 41 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2010 р., на підставі ст. ст. 79, 86 ГПК України, було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 39/240 проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу та зупинено провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2011 р., на підставі ст. ст. 79, 86 ГПК України, поновлено провадження у справі № 39/240, розгляд справи призначено на 28.11.2011 р. о 14:10 год.

22.11.2011 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Судом клопотання задоволено.

28.11.2011 р. відповідач-1 через відділ діловодства суду подав клопотання про відкладення розгляду справи та про надання можливості представнику відповідача-1 ознайомитися з матеріалами справи.

28.11.2011 р. відповідач-2 через відділ діловодства суду подав клопотання про відкладення розгляду справи та про надання можливості представнику відповідача-2 ознайомитися з матеріалами справи.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 28.11.2011 р., подав пояснення з урахуванням висновку судової експертизи.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 28.11.2011 р., звернувся до суду з усним клопотанянм про заміну первісного відповідача-1 на належного, а саме: Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на Державну службу інтелектуальної власності України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2011 р., на підставі ст.ст. 24, 77 ГПК України, розгляд справи відкладено на 12.12.2011 р. о 14:10 год. та здійснено заміну первісного відповідача-1 у справі - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на належного відповідача-1 - Державну службу інтелектуальної власності України.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 12.12.2011 р. справу № 39/240 передано для розгляду судді Картавцевій Ю.В., у зв'язку із перебуванням судді Гумеги О.В. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2011 р., на підставі ст. 86 ГПК України, справу № 39/240 прийнято до провадження суддею Картавцевою Ю.В., розгляд справи призначено на 23.01.2012 р. о 12:00 год.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 15.12.2011 р. справу № 39/240 передано для розгляду судді Гумезі О.В., у зв'язку із виходом судді Гумеги О.В. з лікарняного.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2011 р., на підставі ст. 86 ГПК України, справу № 39/240 прийнято до провадження суддею Гумегою О.В., розгляд справи призначено на 23.01.2012 р. о 12:00 год.

23.01.2012 р. відповідач-2 через відділ діловодства суду подав клопотання про призначення повторної судової експертизи.

23.01.2012 р. відповідач-2 через відділ діловодства суду подав заяву про застосування строку позовної давності.

23.01.2012 року відповідач-1 через відділ діловодства суду подав відзив у справі, яким просив не приймати висновок судової експертизи № 700 як належний доказ у справі, відмовити в задоволенні позовних вимог повністю.

В судовому засіданні 23.01.2012 р. оголошено перерву до 06.02.2012 р. о 11:00 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2012 р., на підставі ст. 89 ГПК України, виправлено описку у вступній частині ухвали Господарського суду міста Києва від 15.12.2011 р. щодо найменування відповідача-1: замість - Державний департамент інтелектуальної власності України зазначено Державна служба інтелектуальної власності України.

06.02.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав пояснення щодо застосування строків позовної давності.

06.02.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав пояснення щодо призначення повторної експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2012 р. вирішено здійснювати розгляд справи колегіально у складі трьох суддів.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 06.02.2012 р. для здійснення колегіального розгляду справи визначено наступних суддів: Гумега О.В. (головуючий), Гавриловська І.О., Картавцева Ю.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2012 р., на підставі ст. 86 ГПК України, справу № 39/240 прийнято до провадження колегії суддів у складі: Гумега О.В. (головуючий), Гавриловська І.О., Картавцева Ю.В., розгляд справи призначено на 21.02.2012 р. о 14:10 год.

В судовому засіданні, призначеному на 21.02.2012 року, відповідач-2 підтримав подані ним через відділ діловодства суду пояснення, відповідно до яких просив призначити повторну експертизу та застосувати строк позовної давності.

В судовому засіданні 21.02.2012 р. оголошено перерву до 12.03.2012 р. о 10:30 год.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 12.03.2012 р., надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог. Позовні вимоги підтримав повністю з урахуванням висновку судової експертизи.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 12.03.2012 р., надав усні заперечення щодо заявлених позовних вимог та просив відмовити позивачу в позові.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 12.03.2012 р., надав усні заперечення щодо заявлених позовних вимог та просив відмовити позивачу в позові. Представник відповідача-2 в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання про призначення повторної судової експертизи.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 12.03.2012 р., проти клопотання відповідача-2 про призначення повторної судової експертизи заперечував.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 12.03.2012 р., підтримав клопотання відповідача-2 про призначення повторної судової експертизи.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 12.03.2012 р., звернувся до суду з клопотанням про призначення додаткової судової експертизи. Клопотання передане до відділу діловодства суду для подальшої його реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 12.03.2012 р., проти клопотання відповідача-2 про призначення додаткової судової експертизи заперечував.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 12.03.2012 р., підтримав клопотання відповідача-2 про призначення додаткової судової експертизи.

Представники сторін в судовому засіданні, призначеному на 12.03.2012 р., звернулися до суду з спільним клопотанням про продовження термінів розгляду справи. Клопотання передане до відділу діловодства суду для подальшої його реєстрації.

Ухвалою суду від 12.03.2012 року продовжено строк вирішення спору та відкладено розгляд справи на 09.04.2012 о 09:40 год.

06.04.2012 року позивач через відділ діловодства звернувся до суду з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання позивача судом задоволено.

06.04.2012 року позивач через відділ діловодства суду надав пояснення по справі.

06.04.2012 року позивач через відділ діловодства суду надав заперечення на клопотання відповідача - 2 про призначення повторної експертизи та на клопотання відповідача - 2 про призначення додаткової експертизи.

В судовому засіданні, призначеному на 09.04.2012 року, розглядалися клопотання відповідача - 2 при призначення у справі додаткової та повторної експертизи.

Представник відповідача-2 просив призначити повторну судову експертизу, з огляду на те, що висновок №700 від 14.10.2011 є необґрунтованим та таким, що суперечить іншим матеріалам справи, що викликає сумніви у його правильності. Так, відповідач-2 зазначає, що висновки судової експертизи суперечать методології проведення експертизи, встановленій у висновку №700 від 14.10.2011 судовим експертом. Експертом штучно виокремлюється зі складу знаку словесне позначення та визначається домінуючим, що порушує п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" та п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, згідно з якими обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. На думку відповідача - 2, у висновку № 700 від 14.10.2011 не приймається до уваги рішення від 25.01.2007 року Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, що прийняте за результатом розгляду заперечення відповідача-2 проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію знака за заявкою № m 2006 00590 відносно частини товарів і послуг. Зазначеним рішенням встановлено, що знак за заявкою № m 2006 00590 набув розрізняльної здатності внаслідок фактичного використання відповідачем-2.

У своєму клопотанні про призначення додаткової судової експертизи представник відповідача-2 зазначає, що у висновку № 700 від 14.10.2011 експерт дослідив не всі подані йому об'єкти та не дав вичерпних відповідей на порушені перед ним питання. А саме, судовий експерт не дослідив рішення від 25.01.2007р. Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності та не розглянув взаємопов'язані питання можливості введення знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 74014 в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товари та надає послуги та набуття ним розрізняльної здатності внаслідок фактичного використання відповідачем-2.

Позивач проти клопотань відповідача - 2 про призначення додаткової та повторної експертизи заперечував з огляду на те, що судовим експертом дані повні відповіді на порушені питання, відповіді ґрунтуються і є суголосними із наявними в матеріалах доказами, дослідницька частина та підсумкові висновки судової експертизи є узгодженими, а висновок в цілому є повним та обґрунтованим. Позивач також вказує на відсутність жодних підстав для призначення повторної або додаткової експертизи.

Відповідач -1 вважає, що висновок судової експертизи № 700 не може бути прийнятий в якості належного доказу у справі, з огляду на те, що експертом було зроблено хибний висновок, оскільки експертом повинні були досліджуватися тільки знаки позивача за свідоцтвами України № 41194 та № 41195, які мають більш ранні дати подачі заявок на реєстрацію зазначених знаків, а знак за свідоцтвом України № 98655 має більш пізню дату подання заявки відносно знаку за свідоцтвом України № 74014, який належить відповідачу - 2.

Відповідно до ст. 42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.

У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Судом враховано, що додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо. Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності.

У разі необхідності здійснення дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.

З урахуванням викладених відповідачами заперечень проти висновку експертизи №700 від 14.10.2011р. та з огляду на рішення від 25.01.2007 Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності та надані відповідачем-2 додаткові матеріали, які свідчать про використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 74014 у господарській діяльності, суд вважає, що висновок експертизи №700 суперечить іншим матеріалам справи, у висновку експертизи №700 від 14.10.2011 року досліджено не всі подані об'єкти та не дано вичерпних відповідей на порушені перед експертом питання.

За таких обставин, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотань відповідача-2 частково та призначення у справі №39/240 судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам встановленим Законом України "Про судому експертизу".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.04.2012 року призначено судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності у справі №39/240, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі №39/240 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

23.07.2012 року директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз через відділ діловодства Господарського суду міста Києва звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на проведення експертизи у термін понад три місяці, у зв'язку з обмеженою кількістю штатних експертів та великим експертним навантаженням.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2012 р. було погоджено строк для проведення судової експертизи у справі № 39/240 понад три місяці, дану ухвалу направлено сторонам у справі та судовому експерту.

15.05.2013 р. через відділ діловодства суду одержано Висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22.04.2013 р. № 4964/4965/12-53. Разом з наведеним висновком до суду були повернуті матеріали господарської справи № 39/240 в 5-ти томах з одним додатком.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2013 р. було поновлено провадження у справі № 39/240 та призначено розгляд справи на 03.06.2013 р.об 11:20 год.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 03.06.2013 р., приймаючи до уваги, що суддя Гавриловська І.О. перебуває у відпусці, спрву № 39/240 передано на розгляд колегії суддів у складі: Гумега О.В. (головуючий), Полякова К.В., Картавцева Ю.В. та призначено розгляд справи на 03.06.2013 р. об 11:20 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2013 р. справу № 39/240 прийнято до провадження колегії суддів у складі: Гумега О.В. (головуючий), Полякова К.В., Картавцева Ю.В.

В судове засідання, призначене на 03.06.2013 р., представники відповідача-1 та відповідача-2 з'явилися.

Представник позивача в судове засідання 03.06.2013 року не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2013 року відкладено розгляд справи на 17.06.2013 об 11:00 год.

В судове засідання, призначене на 17.06.2013 року з'явилися представники сторін.

Представник позивача позовні вимоги підтримав повністю.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 17.06.2013 р., заперечував проти заявлених позовних вимог та просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 17.06.2013 р., заперечував проти заявлених позовних вимог та просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову.

Представник відповідача-2 звернувся до суду з клопотанням про залучення до матеріалів справи доказів оплати за проведення судової експертизи. Клопотання судом задоволено та передано до відділу діловодства для здійснення реєстрації.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 17.06.2013 року було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

в с т а н о в и в :

Зібрані у справі докази свідчать, що позивач є власником свідоцтв:

1) На знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 41194 - ГОТЕЛЬ ОПЕРА, зареєстрований для товарів і послуг 35, 37, 43 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака - 03.09.2003 року. Заявник - Фірма Карлтон Коммодітіз Лтд. Дата публікації - 15.06.2004 року, бюл. № 6. Передача прав власності на знак за свідоцтвом № 41194 позивачу відбулася на підставі рішення № 4751 від 15.12.2006 року, про що здійснено публікацію 15.12.2006 року в бюл. № 12;

2) На знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 41195 - HOTEL OPERA, зареєстрований для товарів і послуг 35, 37, 43 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака - 03.09.2003 року. Заявник - Фірма Карлтон Коммодітіз Лтд. Дата публікації - 15.06.2004 року, бюл. № 6. Передача прав власності на знак за свідоцтвом № 41195 позивачу відбулася на підставі рішення № 4752 від 15.12.2006 року, про що здійснено публікацію 15.12.2006 року в бюл. № 12;

3) На знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 98655, що є комбінованим позначенням і містить, зокрема, написи Готель Опера Opera Hotel, зареєстрований для товарів і послуг 35, 36, 43 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрацію знака - 11.07.2007 р. Заявник - СКМ (Сістем Кепітал Менеджмент) Лімітед. Дата публікації -27.10.2008 р., бюл. № 20.

Відповідач-2 є власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 74014, що є комбінованим позначенням і містить, зокрема, написи ОПЕРА ГОТЕЛЬ. Позначення виконане у вигляді композиції жінки з розгорнутими крилами, яка тримає в руках гілку дерева у вигляді півкола. Жінка знаходиться на стилістичному зображенні постаменту, який утворює зорове враження даху будівлі трикутної форми. Під стилістичним зображенням даху розташовано чотири зірки, які знаходяться на одній уявній горизонтальній лінії. Під ними знаходиться верхній словесний елемент виконаний оригінальним шрифтом кириличними літерами однакової висоти, які розташовані на одній уявній горизонтальній лінії. Нижній словесний елемент виконаний оригінальним шрифтом кириличними літерами однакової висоти, які розташовані на одній уявній горизонтальній лінії. Знак зареєстрований для товарів і послуг 16, 43 класів МКТП. Дата подання заявки № m 2006 00590 на реєстрацію знака -19.01.2006 р. Дата публікації - 15.03.2007 р., бюл. № 3.

Зібрані у справі докази свідчать, що 03.04.2006 року Коваль М. П., за довіреністю Фірми Картон Коммодітіз Лтд., яка була власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 41194, № 41195, подав заперечення щодо реєстрації в Україні товарного знаку «ОПЕРА ГОТЕЛЬ» за заявкою № m 2006 00590 на ім'я відповідача-2.

29.05.2006 року представник відповідача-2 в письмовому вигляді повідомив заклад експертизи про своє ставлення до заперечення Фірми Картон Коммодітіз Лтд. щодо здійснення реєстрації товарного знаку «ОПЕРА ГОТЕЛЬ» за заявкою № m 2006 00590 на ім'я відповідача-2.

22.06.2006 року Український інститут промислової власності (Укрпатент) повідомив відповідача-2, що заявка № m 2006 00590 відповідає вимога Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

29.06.2006 року Український інститут промислової власності (Укрпатент) повідомив відповідача-2, що за заявкою № m 2006 00590 можлива відмова у реєстрації знака відносно частини товарів і/або послуг з огляду на схожість із словесними позначеннями ГОТЕЛЬ ОПЕРА та HOTEL OPERA.

23.10.2006 року Український інститут промислової власності (Укрпатент) надав висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи лише відносно частини товарів і послуг, на підставі того, що для всіх послуг 35, 43 та споріднених до них товарів 16 класу, окрім зазначених в цьому висновку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з словесними позначеннями «ГОТЕЛЬ ОПЕРА» та «HOTEL OPERA», раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Фірми Карлтон Коммодітіз Лтд. (VG) (свідоцтво № 41194 від 15.06.04, заявка № 2003099431 від 03.09.03 та свідоцтво № 41195 від 15.06.04, заявка № 2003099432 від 03.09.03) щодо споріднених послуг. Висновок містить посилання на мотивоване заперечення від 03.04.2006 року проти реєстрації заявленого позначення «ОПЕРА ГОТЕЛЬ» власника свідоцтв № 41194, № 41195 від 15.06.04 Фірми Карлтон Коммодітіз Лтд. (VG).

Висновок, затверджений 23.10.2006 року Державним Департаментом інтелектуальної власності набув статусу рішення про реєстрацію знака.

11.01.2007 року відповідач-2 подав до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності заперечення проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію знака.

25.01.2007 року прийнято рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, яким, зокрема, вирішено відмінити рішення Держдепартаменту від 23.10.2006 року про реєстрацію знака відносно частини товарів і послуг та зареєструвати знак «ОПЕРА ГОТЕЛЬ» за заявкою № m 2006 00590 відносно товарів 16 класу МКТП, зазначених у рішенні Держдепартаменту, та таких послуг 43 класу МКТП: готелі; попереднє замовлення місць у готелях; житло (попереднє замовлення тимчасового житла); житло тимчасове (наймання/орендування/ тимчасового житла); житлові агентства (готелі, пансіонати).

Публікація про виплачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг була здійснена 15.03.2007 р. в бюл. № 3.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в ст. 1 також визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до п. 1.4. "Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг", затверджених Наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р. в редакції Наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997 р., (далі- Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг), об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки: словесні у вигляді слів або сполучень літер; зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині; об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах; комбінації вищезазначених позначень.

Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 495 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому порядку добре відомою.

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору ( ч. 7 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Зібрані у справі докази свідчать, що позивач, на підставах встановлених чинним законодавством України, з 15.12.2006 року отримав права на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 41194 та № 41195, зазначені права діють від дати подання заявок, а саме: з 03.09.2003 р.

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості (ст. 13 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Зібрані у справі докази свідчать, що 15.03.2007 р. відповідач-2 набув права, що випливають із свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 74014, зазначені права діють від дати подання заявки, а саме: з 19.01.2006 р.

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 3 ст. 157 Господарського кодексу України також встановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків її правомірного використання.

Згідно ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Використанням знака, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу. Суд враховує, що відповідно до ст. 21 ГПК України сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу. Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. Відповідно до ст. 123 ГПК України, іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського свуду України № 12 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі - Постанова Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року), у вирішенні питань, пов'язаних із способами захисту прав інтелектуальної власності, господарським судам потрібно мати на увазі таке. Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України. Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Частиною першою статті 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

У частині другій статті 432 ЦК України визначено способи захисту права інтелектуальної власності.

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтва № 70014 на знак для товарів і послуг частково, щодо всіх послуг 43 класу МКТП, зазначених у свідоцтві, з моменту подання заявки на його реєстрацію про зобов'язання відповідача -1 внести до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України № 74014 частково (для всіх послуг 43 класу МКТП, зазначених у Свідоцтві) та опублікувати відповідні зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно з положеннями ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції, чинній на момент прийняття рішення, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Як свідчать зібрані у справі докази, відповідач-2 подавав заявку на видачу оспорюваного свідоцтва 19.01.2006 року, отже, відповідність заявленого на реєстрацію знаку умовам реєстрації повинна визначатися згідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції станом на 22.05.03 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі - в редакції від 22.05.2003 р.), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Так, відповідно до положень ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.1.3. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, встановлено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що:

а) не мають розрізняльної здатності;

б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду;

в) являють собою загальновживані символи і терміни;

г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;

ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно п. 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг та із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна (в тому числі, міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою).

Пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, - якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Пунктом 4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити, чи є позначення відповідача-2 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками позивача, раніше зареєстрованими в Україні для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; чи є позначення відповідача-2 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо послуги або особи, яка надає послугу.

Відповідно до п. 65 Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року, у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 39/240, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.04.2012 року призначено судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності у справі №39/240, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення атестованого судового експерта поставлено наступні питання:

- Чи є позначення за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 74014 схожим зі знаками для товарів і послуг за Свідоцтвами України № 41194, № 41195, № 98655 настільки, що його можна сплутати?

- Чи є позначення за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 74014 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги з використанням знаків для товарів і послуг за Свідоцтвами України № 41194, № 41195, № 98655?

- Чи набуло позначення за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 74014 розрізняльної здатності внаслідок тривалого використання стосовно послуг 43 класу МКТП, для яких зареєстровано цей знак?

Здійснюючи судову експертизу у справі № 39/240 судові експерти дійшли наступних висновків:

1. Знак для товарів і послуг, що охороняється за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 74014, та знаки для товарів і послуг, що охороняються за свідоцтвами України № 41194, № 41195, № 98655, є схожими настільки, що їх можна сплутати, щодо послуг 43 класу МКТП, для яких зареєстровані вказані знаки.

2. Знак для товарів і послуг, що охороняється за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 74014, може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги з використанням знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 41194, № 41195, № 98655 при використання цього знака для тих самих або споріднених послуг, щодо послуг 43 класу МКТП, для яких зареєстровані вказані знаки.

3. Знак для товарів і послуг, що охороняється за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 74014, не набув розрізняльної здатності внаслідок використання щодо послуг 43 класу МКТП, для яких він зареєстрований.

В п. 6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 року № 4 (далі- Постанова Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 р. № 4) зазначено, що оцінюючи висновок експерта, господарський суд повинен виходити з того, що цей висновок не має заздалегідь встановленої сили і переваг щодо інших доказів (частина п'ята статті 42 та частина друга статті 43 ГПК). При цьому, відхилення господарським судом висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні.

Зібрані у матеріалах справи докази свідчать, що судова експертиза проведена комісією експертів у складі: Голова І. Г., Величко Л. О, Суржанська Ю. О., які мають вищу освіту, та є атестованими судовими експертами з правом проведення експертиз, у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг)».

Судових експертів про кримінальну відповідальність згідно із статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України попереджено.

Відповідно до ч. 5 ст. 31 ГПК України судовий експерт має право відмовитися від дачі висновку, якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов'язку.

Оцінюючи висновок експертів за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22.04.2013 року № 4964/4965/12-53, суд вважає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими, такими що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

Судом також з'ясовано, що при призначенні та проведенні судової експертизи було додержано вимоги законодавства, судові експерти були компетентними, обставин, які виключали участь експерта у справі, судом встановлено не було.

З огляду на наведене, суд вважає, що висновок комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 22.04.2013 року № 4964/4965/12-53 складений кваліфікованими судовими експертами, відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Виходячи з вищевикладеного, висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 4964/4965/12-53 від 22.04.2013 року обґрунтовано підтвердив факт невідповідності знаку для товарів і послуг, належного відповідачу-2, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для визнання недійсним частково оспорюваного свідоцтва.

Відповідно до п. п. 2.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 року N 10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів», за змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи. Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з'ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

В ході розгляду справи по суті, судом встановлено порушення прав позивача на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № 41194 - ГОТЕЛЬ ОПЕРА та № 41195 - HOTEL OPERA у зв'язку з реєстрацією відповідачем-2 оспорюваного знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 74014. Однак позовні вимоги не підлягають задоволенню з огляду на пропуск позивачем строку позовної давності.

При здійсненні розгляду справи № 39/240, відповідачем-1 та відповідачем-2 подавалися заяви про застосування строків позовної давності.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 року N 10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» визначено, що частиною третьою статті 267 ЦК України передбачена можливість застосування позовної давності, у тому числі й спеціальної, лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення судом. Якщо відповідачів у справі два чи кілька, суд вправі відмовити в задоволенні позову за наявності згаданої заяви лише одного з них, оскільки позовну давність законом визначено саме для позивача у справі як строк, у межах якого він може звернутися до суду. Законом не встановлено вимог щодо форми заяви сторони про сплив позовної давності. Відтак її може бути викладено у відзиві на позов або у вигляді окремого клопотання, письмового чи усного.

Відповідно до ст. 256 ЦК України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст.257 ЦК України).

При цьому, в ст. 260 ЦК України встановлено, що позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими статтями 253-255 цього Кодексу. Порядок обчислення позовної давності не може бути змінений за домовленістю сторін.

Відповідно до ст. 261 ЦК України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Оцінивши всі наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд прийшов до висновку, що позивач міг довідатися про порушення свого права починаючи з 15.03.2007 року, тобто з дати офіційної публікації про видачу оспорюваного свідоцтва на знак для товарів і послуг відповідачу-2.

Суд критично оцінює пояснення позивача щодо часу, коли йому стало відомо про порушення його прав як власника свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 41194 - ГОТЕЛЬ ОПЕРА та № 41195 - HOTEL OPERA з огляду на наступне:

- матеріали справи містять відомості подання заперечень щодо реєстрації в Україні знаку відповідача-2 для товарів і послуг за заявкою № m 2006 00590 - 03.04.2006 року, при цьому вказані заперечення були подані представником попереднього власника свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 41194, № 41195 Фірми Карлтон Коммодітіз Лтд. (VG) Коваль М. П., який також представляє інтереси позивача при розгляді справи № 39/240;

- публікація про видачу відповідачу-2 свідоцтва на знак для товарів і послуг є загальнодоступною інформацією з 15.03.2007 року;

- звертаючись з позовом, позивач вказував, що «пошукові засоби мережі Інтернет за запитом «готель Опера» видають інформацію як про готель позивача, так і про готель відповідача-2. З огляду на зазначене, твердження позивача про те, що лише в жовтні 2009 року позивачу стало відомо про те, що відповідач-2 продовжує використовувати позначення «ОПЕРА ГОТЕЛЬ», суд вважає необґрунтованим та таким, що не підтверджується жодними доказами;

- зазначаючи про те, що лише в жовтні 2009 року позивач дізнався про порушення його прав, позивач не надав обґрунтованих пояснень щодо звернення з позовними вимогами аж в жовтні 2010 року.

Наслідки спливу позовної давності визначені в статті 267 ЦК України. Так, заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові. Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

Отже, судом встановлено, що позивач звернувся до суду з позовом про захист порушеного права з пропуском строку позовної давності, оскільки позивач міг довідатися про порушення свого права з 15.03.2007 року, тоді як фактично звернувся до суду з позовом 01.10.2010 року. Відповідачі неодноразово подавали заяви про застосування строку позовної давності, а тому, справа 39/240 розглядалася із застосуванням строків позовної давності. Позивач не навів суду поважних причин пропуску строку позовної давності (тобто наявності обставин, які з об'єктивних, незалежних від позивача підстав унеможливлювали або істотно утруднювали своєчасне подання позову), що могли б бути підставою для захисту порушеного права позивача.

Позивач не надав суду також доказів, які б свідчили про зупинення перебігу позовної давності, відповідно до статті 263 ЦК України або про переривання перебігу позовної давності відповідно до статті 264 ЦК України.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання відповідача -1 внести до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України № 74014 частково (для всіх послуг 43 класу МКТП, зазначених у Свідоцтві) та опублікувати відповідні зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Відповідно до п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

З огляду на відмову в задоволенні позовних вимог про визнання частково недійсним свідоцтва на знаки для товарів і послуг № 74014, позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача -1 внести до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України № 74014 частково (для всіх послуг 43 класу МКТП, зазначених у Свідоцтві) та опублікувати відповідні зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність» є необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до ст. 44 ГПК України, в редакцій чинній на момент звернення позивача з позовом, судові витрати складалися, зокрема, з державного мита, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, сум що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом.

Відповідно до положень ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, в редакцій чинній на момент звернення позивача з позовом, витрати по сплаті держмита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, при відмові в позові покладаються на позивача.

Відповідно до частини п'ятої статті 49 ГПК України визначений порядок відшкодування витрат за проведення судової експертизи, які, при відмові в позові, покладаються на позивача. З огляду на зазначене, з позивача на користь відповідача-2 підлягає стягненню сума, яка підлягала сплаті за проведення судової експертизи, а саме 14150,40 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 22, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. В задоволенні позову відмовити повністю.

2. Стягнути з СКМ (Сістем Кепітал Менеджмент) Лімітед (Julia House, 3 Themistokli Dervi Street, P. C. 1066, Нікосія, Кіпр; Компанія заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр за № 137516) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельний альянс" (79034, м. Львів, вул. Листопадна, 12/1; ідентифікаційний код 32569387) 14150,40 грн. (чотирнадцять тисяч сто п'ятдесят грн. 40 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 19.06.2013 р.

Судді: Гумега О.В. (головуючий)

Полякова К.В.

Картавцева Ю.В.