Рішення № 31694988, 03.06.2013, Господарський суд Волинської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03 червня 2013 р. Справа № 5004/1003/12

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Модель Пак», м.Львів

до Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК», м.Нововолинськ, Волинська обл.

про припинення використання чужого комерційного найменування

Суддя: В.А. Пахолюк

з участю представників сторін:

від позивача: Чорненький В.І. - представник, дов. від 22.08.2012р.

від відповідача: Овчаров А.В. - представник, дов. № 126/04-13 від 25.04.2013.

Суть спору:

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю «Модель Пак», звернувшись з позовом до суду, просить зобов'язати ТОВ «МОДЕЛПАК» припинити використання чужого комерційного найменування.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на ту обставину, що відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК», яке зареєстроване 13.04.2011 р. має майже ідентичне з позивачем найменування, здійснює аналогічні види діяльності (виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари, оптову торгівлю папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям), внаслідок чого, його можна сплутати з позивачем.

Водночас, позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Модель Пак», зареєстроване 13.10.2009 р., належить до Групи МОДЕЛ, яка є власником торгового знаку MODEL, правова охорона якого з 29.09.2009 р. поширюється на Україну.

Як вважає позивач, найменування відповідача є настільки схожим, що його використання при реалізації гофрокартонних виробів вводить в оману споживачів та призводить до змішування із господарською діяльністю позивача.

Однак, позивач має пріоритетне право на використання свого комерційного найменування та його захист від неправомірного використання будь-яким іншим підприємством.

Відповідач - ТзОВ «МОДЕЛПАК» у відзиву на позовну заяву № 139/09-12 від 06.09.2012 р. проти позову заперечує з наступних мотивів:

У своїй господарській діяльності Відповідач не використовує назву «Модельпак», а користується власною назвою.

При реєстрації будь-якої юридичної особи державним реєстратором здійснюється пошук на співпадіння назви майбутнього підприємства з існуючими у Єдиному державному реєстрі.

Як зазначає відповідач, документи на реєстрацію підприємства приймаються виключно у випадку автентичності назви (її відмінності від уже існуючих).

Щодо тверджень позивача про здійснення відповідачем аналогічної з ним діяльності - оптової торгівлі гофрокартонною упаковкою, то, з пояснень відповідача, він є товаровиробником і реалізує продукцію власного виробництва, а позивач є посередником і реалізує продукцію польського виробника.

Посилаючись на приписи п.1 ст.489 ЦК України, яка передбачає надання правової охорони комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності, зазначає про неможливість вирізнити з назви позивача - «Модель Пак» гофровироби, які він реалізує з-поміж тих, які реалізуються іншими товаровиробниками чи продавцями.

Позивачем в судовому засіданні подано пояснення від 24.09.2012 р. на відзив відповідача від 06.09.2012 р., відповідно до якого зазначає наступне:

1). Щодо державної реєстрації юридичної особи - відповідача.

Позивач з посиланням на вимоги ст.ст. 489, 90 ЦК України зазначає, що посилання відповідача у відзиві на дотримання правил державної реєстрації, зокрема, щодо найменування юридичної особи не може бути належним обґрунтуванням правомірності використання комерційного найменування.

2). Щодо видів діяльності позивача та відповідача, то можна стверджувати, що позивач та відповідач здійснюють тотожний вид діяльності - оптову торгівлю гофрокартонною упаковкою, що підтверджено витягами з ЄДР видів діяльності сторін. Водночас, твердження відповідача, що він здійснює виробництво гофрокартонної упаковки не підтверджено доказами наявності у відповідача ресурсів, необхідних для здійснення повного циклу виробництва гофрокартонної упаковки (обладнання приміщень та кадрового персоналу). Відповідно до п.4 ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів» виробник - це суб'єкт господарювання, який виробляє товар, або заявляє про себе, як товаровиробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товари та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торгівельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар.

Отже, як зазначає позивач, відповідно до чинного законодавства імпортер товару має статус його виробника. Позивач є імпортером гофрокартонної упаковки, яку реалізує на території України, а тому має права та несе всі обов'язки, передбачені законодавством, як її виробник.

3). Щодо зазначення комерційного найменування на товари.

Відповідно до ч.2 ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» інформація про продукцію доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції на етикетці, а також у маркуванні, чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.

Отже, комерційне найменування продавця (виробника) може міститись не безпосередньо на самому товарі, а у супровідній документації.

Комерційне найменування позивача міститься у всій супровідній документації на товар, а саме: у договорах, рахунках, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, пакувальних листах тощо.

Таким чином, твердження відповідача про те, що у позивача відсутнє комерційне найменування, не відповідає дійсності.

Посилаючись на норми цивільного законодавства, позивач зазначає про те, що основним призначенням комерційного найменування є ідентифікація юридичної особи, яка здійснює реалізацію товарів.

Комерційне найменування дає можливість відрізнити діяльність одного підприємства від іншого. У цьому і полягає відмінність з торговим знаком, який призначений для ідентифікації товарів.

Оскільки предметом спору є використання позивачем і відповідачем у господарській діяльності комерційних найменувань, а не торгових знаків, то слід з'ясувати, з доводів позивача, чи можуть споживачі розрізнити позивача та відповідача, як окремих господарюючих суб'єктів, а не товари, які ними реалізуються.

Те, що зовні товари, які реалізує позивач та відповідач дуже схожі (ідентичний зовнішній вигляд товарів не дає можливості їх відрізнити), ускладнює роботу із споживачами та сприяє змішуванню господарської діяльності позивача та відповідача.

На виконання вимог ухвали суду позивачем на підставі заяви № 01-29/11067/12д від 27.08.2012 р. до матеріалів справи було долучено копію Статуту ТОВ «Модель Пак» та зазначено банківські реквізити.

Відповідачем на адресу суду 07.09.2012 р. подано наступні документи: копію Статуту ТзОВ «МОДЕЛПАК», копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки статистики, копію довідки про взяття на облік платника податків, копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

Крім того, відповідачем 20.09.2012 р. на виконання вимог ухвали суду від 10.09.2012 р. були надані додаткові пояснення, у яких зазначає, що чинним законодавством України не визначено поняття «комерційне найменування».

Згідно п.2 ст.90 ЦК України «Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове найменування).

Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване в порядку, встановленому законом».

На думку відповідача, з даної норми закону слідує, що юридична особа не обов'язково має комерційне найменування, а тільки може його мати, а може і не мати.

Однак, як зазначає відповідач, комерційне найменування може бути зареєстроване.

З врахуванням вищезазначеного, відповідач звернувся до філії «Український центр інноватики та патентно - інформаційних послуг» для проведення пошуку зареєстрованого комерційного найменування, чи торгової марки «Моделпак».

Відповідно до звіту, наданого центром інноватики, проведено інформаційний пошук щодо позначення торгових найменувань або торгової марки (МОДЕЛПАК / MODELPAK / MODELPAK), за результатами якого встановлено відсутність зареєстрованих торгових найменувань або торгової марки «МОДЕЛПАК» або «МОДЕЛЬ ПАК».

Таким чином, і у позивача і у відповідача на даний момент відсутні торгові найменування, а є лише найменування, зареєстроване в процесі створення юридичної особи, які між собою відрізняються.

В судовому засіданні позивачем 24.09.2012 р. було подано додаткові докази та пояснення. До матеріалів справи долучено наступні документи: заяву про надання інформації з переліком контрагентів, яким ТзОВ «Модель Пак» поставляє продукцію на підставі укладених договорів, копію договору поставки № 23 від 13.02.2012 р., копію рахунку на оплату № 39 від 22.02.2012 р., копію видаткової накладної № 40 від 23.02.2012 р., копію листа ТОВ «ЗНТО» № 14 від 21.08.2012 р.

У додаткових поясненнях позивач зазначає, що з аналізу відомостей про його контрагентів та контрагентів відповідача, вони діють одночасно на ринку реалізації гофротари на одній території.

Позивач при поставці товару у супровідній документації використовує своє комерційне найменування, що дозволяє споживачу ідентифікувати його серед інших суб'єктів ринку.

У зв'язку з наявністю на ринку підприємств із схожими комерційними найменуваннями (ТзОВ «Модель Пак» та ТОВ «Моделпак») у споживачів гофрокартонної упаковки виникають труднощі при розмежуванні їх діяльності.

10.09.2012 р. в заяві та 24.09.2012 р. в уточненій заяві позивач, посилаючись на п.54 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», просив призначити по справі судову експертизу.

Ухвалою суду від 24.09.2012 р. задоволено заяви позивача. Призначено судову експертизу, пов'язану із захистом права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Проведення судової експертизи доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, що знаходиться за адресою: 04053, м.Київ, Львівська площа, 4а.

На розгляд експерта поставлено наступні питання:

1. Чи комерційне найменування Відповідача (Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК» (45490, Волинська обл., м.Нововолинськ, смт.Жовтневе, вул..Перемоги, 1 Л, код ЄДРПОУ 37598260)) схоже на комерційне найменування Позивача (Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛЬ ПАК» (79040, м.Львів, вул..Городоцька, 367, оф.215, код ЄДРПОУ 36739024)) настільки, що їх можна сплутати?

2. Чи може використання Позивачем (Товариством з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛЬ ПАК») та Відповідачем (Товариством з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК») схожих комерційних найменувань вводити в оману споживачів щодо осіб, які реалізовують товари? Чи може використання особами однакових або схожих комерційних найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізуються?

3. Чи може використання Відповідачем (Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК») схожого комерційного найменування призвести до змішування з діяльністю Позивача (Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛЬ ПАК»)?

4. Чи володіють підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛЬ ПАК» (79040, м.Львів, вул..Городоцька, 367, оф.215, код ЄДРПОУ 36739024) та Товариство з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК» (45490, Волинська обл.., м.Нововолинськ, смт.Жовтневе, вул..Перемоги, 1 Л, код ЄДРПОУ 37598260) комерційним найменуванням?

У зв'язку з надходженням на адресу суду висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 176/12 від 17.03.2013 р. на підставі ухвали 19.04.2013 р. провадження у справі поновлено. Позивача та відповідача зобов'язано: подати додаткові письмові пояснення з врахуванням висновку експертизи.

Позивачем з врахуванням висновку судової експертизи подано заяву від 07.05.2013 р. про уточнення (збільшення) позовних вимог відповідно до якої просить:

1. Зобов'язати відповідача (Товариство з обмеженою відповідальністю «Моделпак» припинити використання комерційного найменування «Моделпак»);

2. Зобов'язати відповідача (Товариство з обмеженою відповідальністю «Моделпак» внести та зареєструвати відповідні зміни до статуту щодо зміни найменування.

Крім того, просить стягнути всі судові витрати по справі.

В обґрунтування заяви про збільшення позовних вимог посилається на вимоги ч.5 ст.159 ГК України, ст.ст.90, 432, 489-491 ЦК України. Крім того, зазначає, що виходячи з положень ст.16 ЦК України та вимог чинного законодавства суд у разі задоволення відповідного позову може зобов'язати власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів.

Дана заява позивача була прийнята судом до розгляду.

Відповідач у додаткових запереченнях від 03.06.2013 р. вважає, що позовна вимога в частині зобов'язання відповідача (ТзОВ «Моделпак») внести та зареєструвати відповідні зміни до статуту щодо зміни найменування є необґрунтованою та безпідставною. Посилаючись на приписи ст.90 ЦК України зазначає, що виходячи з аналізу даної норми, комерційне (фірмове) найменування не прирівнюється законом до того найменування під яким зареєстрована юридична особа. Це додаткове найменування (а ним і є, як правило, розпізнавальна частина назви юридичної особи), яке можуть мати тільки підприємницькі товариства і яке, за їх бажанням, може бути зареєстроване у порядку, визначеному законом (на даний момент такий закон відсутній).

Отже, поняття найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування - це різні правові поняття.

Посилаючись на вимоги норм ст.ст.113, 145 ЦК України відповідач вважає, що внесення змін до установчих документів відноситься до виключної компетенції загальних зборів. Отже, позивачем обрано невірний спосіб захисту порушеного права.

Крім того, відповідач в судовому засіданні подав клопотання про витребування в Державного підприємства «Український інститут промислової власності» відомостей про те, чи подавав ТзОВ «Моделпак» заяву на реєстрацію знака для товарів і послуг; якщо так, то дату подачі такої заявки.

Посилаючись на приписи Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначає, що з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне значення чи промисловий значок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо буде заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене ст.500 ЦК України).

Позивач в судовому засіданні подав додаткові заперечення стосовно пояснень відповідача щодо висновку експерта в яких зазначає, що експертом у висновку питання № 2 дано узагальнюючу відповідь, зауваживши, що використання Позивачем та Відповідачем схожих комерційних найменувань може вводити в оману споживачів; 2. Введення в оману споживачів можливе за умови використання такого найменування щодо продажу паперу, гофролотків, листового картону, харчової упаковки, подарункової упаковки, стендів виставкових, магазинних стінок, упаковок картонних та гофрованих. При цьому, експертом інші додаткові матеріали, які були подані ТОВ «Модель Пак» на вимогу ухвали суду від 17.10.2012 р. використано правомірно.

Аналізуючи висновок експертизи, позивач вважає, що експертом відповідь на питання була надана чітко, повно і не викликає будь-яких застережень, а тому жодних підстав для проведення повторної експертизи немає.

Суд, розглянувши в судовому засіданні заявлені відповідачем клопотання: 1. про призначення повторної експертизи; 2. про витребування в Державного підприємства «Український інститут промислової власності» відомостей про те, чи подавав ТзОВ «Моделпак» заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг, якщо так, то дату подачі такої заявки, прийшов до висновку про їх відхилення з наступних підстав.

Щодо призначення повторної судової експертизи.

Згідно ч.4 ст.42 ГПК України господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Згідно п.15.2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 23.03.2012 р. повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності; або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Суд дійшов висновку, що висновок експерта є обґрунтованим, не суперечить матеріалам справи та не викликає сумнівів у його правильності.

Щодо витребування нових доказів у справі.

Згідно п.78 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду України № 3 від 16.01.2013 р.) передбачено, що відповідно до ст.8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Аналогічне правило встановлено ст.489 ЦК України, згідно з якою право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки.

Беручи до уваги зазначене, суд прийшов до висновку, що витребування відомостей про те, чи подавав ТзОВ «Моделпак» заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг не вплине на прийняття судом рішення по суті.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд встановив:

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Статуту, затвердженого протоколом (рішенням) загальних зборів учасників товариства № 1 від 02.07.2009 р., 13.10.2009 р. на території України було здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Модель Пак» з місцезнаходженням: Львівська обл., м. Львів, Залізничний район, вул.Городоцька, буд. 367, офіс 215. Предметом діяльності Товариства, зокрема, є: виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари, в тому числі: виробництво гофрованого паперу та картону; виробництво тари з гофрованого паперу та картону; виробництво складної картонної тари; виробництво паперових мішків, пакетів та іншої паперової і картонної тари; виробництво ящиків для картотек, лотків для листів та аналогічних виробів з картону. Засновником (учасником) юридичної особи є Акціонерне товариство «Модел Аг», Швейцарія.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та Статуту, затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства №1 від 08.04.2011 р. зі змінами та доповненнями від 29.09.2011 р., 13.04.2011 року на території України було здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК» з місцезнаходженням: Волинська обл., місто Нововолинськ, смт.Жовтневе, вул..Перемоги, буд.1Л. Види діяльності вказаної юридичної особи згідно КВЕД: 45.21.1 - будівництво будівель; 21.21.0 - виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари; 21.25.0 - виробництво інших виробів з паперу та картону; 51.90.0 - інші види оптової торгівлі; 60.24.0 - діяльність автомобільного вантажного транспорту; 51.47.2 - оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям.

Спір у даній справі виник у зв'язку з тим, як вважає позивач, що найменування відповідача ТзОВ «Моделпак» є настільки схожим, що його використання при реалізації гофрокартонних виробів вводить в оману споживачів та призводить до змішування із господарською діяльністю ТзОВ «Модель Пак».

На думку позивача, він має пріоритетне право на використання свого комерційного (фірмового) найменування та його захист від неправомірного використання будь-яким іншим підприємством.

Згідно вимог ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Як визначено ст. 16 ЦК України способом захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: припинення дії, яка порушує право та інші.

Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності. Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування (ч. 2 ст. 90 ЦК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 154 ГК України, до відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Частиною 1 ст. 155 ГК України визначено перелік об'єктів прав інтелектуальної власності у сфері господарювання, до яких, зокрема, відноситься комерційне (фірмове) найменування юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 489 ЦК України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Комерційне найменування - це назва юридичної особи, яка повинна сприйматись і запам'ятовуватись споживачам. Не може діставати правову охорону найменування, яке повторює уже використане або настільки схоже з ним, що його легко сплутати з іншим. Комерційне найменування повинно надавати можливість вирізнити одну юридичну особу з-поміж інших та не вводити в оману споживачів. щодо справжньої діяльності юридичної особи.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: 1) право на використанння комерційного найменування; 2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; 3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (ч.1 ст.490 ЦК України).

У відповідності до ч. 2 ст. 489 ЦК України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки, що також передбачено ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1983, згідно з якою фірмове найменування охороняється в усіх країнах без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Суб'єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб'єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше (ч. 2 ст. 159 ГК України).

Як зазначено у пункті 4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", при вирішенні спорів, пов'язаних з правовою охороною комерційного (фірмового) найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України, відповідно до яких комерційне (фірмове) найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи. Тому правовласнику надається правова охорона як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються.

Виходячи зі змісту наведених норм, до предмету доказування у даній справі входить встановлення факту тотожності (схожості) комерційних (фірмових) найменувань та можливість введення в оману споживачів, що потребує спеціальних знань у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності.

У розділі 5 п. 78 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у разі необхідності роз'яснення питань стосовно наявності чи відсутності тотожності, тобто цілковитої схожості між комерційними (фірмовими) найменуваннями, що протиставляються, а також між такими найменуваннями та знаками для товарів і послуг (торговельними марками), господарським судом призначається судова експертиза з урахуванням викладеного в постановах пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та від 23.03.2012р. № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності".

Враховуючи вказівки, зазначені Вищим господарським судом України у постановах Пленуму Вищого господарського суду України по даній категорії спорів, по даній справі для встановлення обставин, що стосуються саме порівняння позначень, фірмових найменувань, які використовує позивач та відповідач, а також питання щодо спорідненості товарів та послуг, судом була призначена судова експертиза, пов'язана із захистом права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Проведення судової експертизи доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, що знаходиться за адресою: 04053, м.Київ, Львівська площа, 4а.

На розгляд експерта поставлено наступні питання:

1. Чи комерційне найменування Відповідача (Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК» (45490, Волинська обл., м.Нововолинськ, смт.Жовтневе, вул..Перемоги, 1 Л, код ЄДРПОУ 37598260)) схоже на комерційне найменування Позивача (Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛЬ ПАК» (79040, м.Львів, вул..Городоцька, 367, оф.215, код ЄДРПОУ 36739024)) настільки, що їх можна сплутати?

2. Чи може використання Позивачем (Товариством з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛЬ ПАК») та Відповідачем (Товариством з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК») схожих комерційних найменувань вводити в оману споживачів щодо осіб, які реалізовують товари? Чи може використання особами однакових або схожих комерційних найменувань здійснюватися без введення в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізуються?

3. Чи може використання Відповідачем (Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК») схожого комерційного найменування призвести до змішування з діяльністю Позивача (Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛЬ ПАК»)?

4. Чи володіють підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛЬ ПАК» (79040, м.Львів, вул..Городоцька, 367, оф.215, код ЄДРПОУ 36739024) та Товариство з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК» (45490, Волинська обл.., м.Нововолинськ, смт.Жовтневе, вул..Перемоги, 1 Л, код ЄДРПОУ 37598260) комерційним найменуванням?

17.03.2013 р. Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності було надано висновок по заданих судом питаннях, зокрема, у вказаному висновку зазначено:

1. Комерційне найменування Відповідача (Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК» (45490, Волинська обл.., м. Нововолинськ, смт. Жовтневе, вул. Перемоги, 1Л, код ЄДРПОУ 37598260)) є схоже на комерційне найменування Позивача (Товариства з обмеженою відповідальністю «Модель Пак» (79040, м. Львів, вул. Городоцька, 367, оф.215, код ЄДРПОУ 36739024 )) настільки, що їх можна сплутати.

2. Використання Відповідачем (Товариством з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК») схожого комерційного найменування може призвести до змішування з діяльністю Позивача (Товариства з обмеженою відповідальністю «Модель Пак») за умови їх використання щодо продажу паперу, гофролотків, гофроящиків, листового картону, харчової упаковки, подарункової упаковки, стендів виставкових, магазинних стійок, упаковок картонних та гофрованих.

3. Використання Позивачем (Товариством з обмеженою відповідальністю «Модель Пак») та Відповідачем (Товариством з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК») схожих комерційних найменувань може вводити в оману споживачів за умови їх використання щодо продажу паперу, гофролотків, гофроящиків, листового картону, харчової упаковки, подарункової упаковки, стендів виставкових, магазинних стійок, упаковок картонних та гофрованих.

Питання щодо володіння підприємствами Товариством з обмеженою відповідальністю «Модель Пак» (79040, м. Львів, вул. Городоцька, 367, оф.215, код ЄДРПОУ 36739024) та Товариством з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК» (45490, Волинська обл.., м. Нововолинськ, смт. Жовтневе, вул. Перемоги, 1Л, код ЄДРПОУ 37598260) комерційними найменуваннями відносяться до факту встановлення права, а отже, є правовим. Вирішення питань, що стосуються правової оцінки дій сторін, наявності чи відсутності прав тощо, не відноситься до компетенції судових експертів.

При цьому, як вбачається із наданого суду висновку експертизи, експертом досліджувалися матеріали справи, в т.ч. копії договорів, витяги з Інтернет ресурсів з інформацією про діяльність ТОВ «Модель Пак», супровідні товарної етикетки, статті з журналів, листи, тобто, документи, які свідчать про реальну діяльність підприємств, та які, на думку суду, є необхідною складовою предмету доказування в даному спорі.

Слід зазначити, що для встановлення питань, які були поставлені на вирішення експертизи, достатньо одного факту порушення.

Як визначено п.80 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 р. (надалі Пленуму № 12) «…Закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових комерційних (фірмових) найменувань за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та/або реалізують та послуг, які ними надаються. Відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг).

Для правильного вирішення пов'язаних з цим спорів господарським судам належить з'ясовувати, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, а також яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі, чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг, чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються, та, зрештою, чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими; при цьому судам слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому.

Якщо ж суб'єкт права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування наполягає на тому, щоб воно не використовувалося іншою особою, він повинен довести в господарському суді пріоритетність свого права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування (тобто момент першого використання ним даного найменування) і обґрунтувати, чому наявність того самого комерційного найменування у іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси - наприклад, вводячи в оману споживачів, завдає шкоди його діловій репутації або має на меті використання його власної популярності у споживачів.

Момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об'єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо».

Як випливає з висновку судового експерта при дослідженні комерційних (фірмових) найменувань ТОВ «Модель Пак» та ТОВ «МОДЕЛПАК» за фонетичними (звуковими), графічними (візуальними) та смисловими (сематичними) ознаками експертом встановлено схожість їх дистинктивних частин.

Згідно п.78 названої постанови Пленуму № 12 визначено, що «суб'єктом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування за змістом абзацу першого частини другої статті 90 ЦК України може бути лише підприємницьке товариство.

З огляду на приписи статей 90, 489 - 491 ЦК України та статті 159 ГК України, належним способом захисту права особи на комерційне (фірмове) найменування може бути позов про зобов'язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову господарський суд може зобов'язати власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів.

Вимога про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності з мотивів схожості комерційних (фірмових) найменувань суб'єктів підприємницької діяльності не є належним способом захисту права на комерційне (фірмове) найменування, оскільки серед визначених законодавством підстав для скасування державної реєстрації юридичної особи відсутня така, як схожість найменувань».

Статтею 10 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності забороняються дії, які можуть будь-яким чином викликати змішування підприємств, продуктів, промислової або виробничої діяльності конкурента.

Згідно ст. 4 Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання без дозволу на те уповноваженої особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Господарським судом з урахуванням висновків судової експертизи з питань інтелектуальної власності та інших наявних у справі доказів встановлено, що позивач - ТзОВ «Модель Пак» і відповідач - ТзОВ «Моделпак» володіють комерційним найменуванням, діють переважно в однакових сферах господарської діяльності і під своїми комерційними найменуваннями надають споріднені послуги; при цьому їх комерційні найменування схожі настільки, що їх можна сплутати; позивач має пріоритет у використанні комерційного найменування, оскільки зареєстрований в 2009 році, тому комерційне найменування відповідача вводить в оману споживачів щодо товарів, які реалізовують сторони зі справи, та послуг, які ними надаються, порушує права позивача та охоронювані законом інтереси і підлягає судовому захисту.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про підставність позовних вимог та задоволення позову.

Оскільки справу до розгляду в суді доведено з вини відповідача, то судові витрати, які складаються із витрат по сплаті судового збору в сумі 2 220, 00 грн. та витрат вартості судової експертизи слід покласти на нього.

Водночас, позивачем до матеріалів справи не було подано доказів сплати вартості судової експертизи, а тому відсутні підстави для задоволення даної вимоги позивача.

Господарський суд, керуючись ст.ст.15, 16, 90, 489, 490 Цивільного кодексу України, ст.ст. 33, 154, 155, 159 Господарського кодексу України, ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст.ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, -

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити.

2.Зобов'язати відповідача (Товариство з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК», 45490, Волинська обл., м.Нововолинськ, смт.Жовтневе, вул..Перемоги, буд.1Л, код ЄДРПОУ 37598260) припинити використання комерційного найменування «Моделпак».

3. Зобов'язати відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК» внести та зареєструвати відповідні зміни до Статуту щодо зміни найменування.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «МОДЕЛПАК» (45490, Волинська обл.., м.Нововолинськ, смт.Жовтневе, вул..Перемоги, буд.1Л, код ЄДРПОУ 37598260) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Модель Пак» (79040, м.Львів, вул..Городоцька, 367, оф.215, код ЄДРПОУ 36739024) витрати по сплаті судового збору в сумі 2 220, 00 грн.

Повне рішення складено 07.06.2013 р.

Суддя В.А.Пахолюк