Рішення № 31011383, 22.04.2013, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

22.04.2013р. Справа № 5006/16/40/2012

Господарський суд Донецької області у складі колегії суддів:

головуючого Осадчої А.М.

суддів Захарченко Г.В., Уханьової О.О.,

за участю секретаря судового засідання Мітронової А.Р.,

розглянув у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Унікон» м.Донецьк

до відповідачів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» м.Донецьк,

2) Приватного підприємства - фірми «Дарьял» м.Запоріжжя,

за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача -1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Граніт» м.Макіївка Донецької області,

про встановлення факту використання відповідачами корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №45938,

за участю представників сторін:

від позивача: Вініченко М.В. - за довіреністю б/н від 06.04.2012р., Паренчук І.В. - директор ТОВ «Фірма Унікон»,

від відповідача 1: Головко Л.Б. - за довіреністю б/н від 25.04.2012р.,

від відповідача 2: Пориченський П.В. - за довіреністю б/н від 20.04.2012р., Плецис В.Ю. - за довіреністю б/н від 20.04.2012р.,

від третьої особи: не з'явився,

судовий експерт: не з'явився.

СУТЬ СПРАВИ:

12.04.2012року Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма Унікон» м.Донецьк (далі - ТОВ «Фірма Унікон») звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до відповідачів, 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» м.Донецьк (далі - ТОВ «Доншахтоавтоматика»), 2) Приватного підприємства - фірми «Дарьял» м.Запоріжжя (далі - ПП - фірма «Дарьял»), з позовними вимогами про:

- встановлення факту використання відповідачами корисної моделі, захищеної патентом №45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», зареєстрованим 25 листопада 2009року в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі (далі - патент №45938);

- зупинення використання ПП - фірма «Дарьял» корисної моделі, захищеної патентом №45938, шляхом заборони ПП - фірма «Дарьял» виготовлення та реалізації продукції, захищеної патентом №45938.

Ухвалою від 17.04.2012 року господарським судом Донецької області позовна заява ТОВ «Фірма Унікон» прийнята до розгляду, порушено провадження у справі №5006/16/40/2012.

Ухвалою від 15.05.2012року згідно ст. 27 Господарського процесуального кодексу України ( далі - ГПК України) залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Граніт» м.Макіївка Донецької області (далі - ТОВ «ТД «Граніт»).

Ухвалою від 29.05.2012року суд відмовив ПП - фірма «Дарьял» у задоволенні заяви про відвід складу суду у зв'язку з відсутністю об'єктивних доказів на підтвердження сумнівів у неупередженості судді та інших обставин, з якими процесуальний закон пов'язує можливість відводу суду.

Ухвалою від 29.05.2012року господарський суд Донецької області призначив судову експертизу охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

У зв'язку із призначенням судової експертизи, ухвалою від 29.05.2012року провадження у справі зупинено на підставі п.1 ч. 2 ст.79 Господарського процесуального кодексу України.

Після надходження 22.01.2013року на адресу господарського суду Донецької області висновку судової експертизи по справі №5006/16/40/2012 та матеріалів зазначеної справи, ухвалою від 29.01.2012р. провадження у даній справі було поновлено.

Ухвалою суд від 12.02.2013року строк розгляду справи продовжено на 15 днів до 27.02.2013року.

Враховуючи складність справи, значний обсяг обставин, що підлягають з'ясуванню під час вирішення спору, розпорядженням голови господарського суду Донецької області від 26.02.2013року для розгляду справи призначено судову колегію у складі: головуючий суддя - Осадча А.М., суддя Захарченко Г.В., суддя Уханьова О.О.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що відповідачами без відповідного дозволу використовується корисна модель, захищена патентом №45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», що є порушенням прав позивача на використання корисної моделі, які належать йому на підставі ліцензійного договору №1 від 01.01.2010року, що стало підставою для звернення до суду з позовом.

На підтвердження зазначених у позові обставин позивач надав суду належним чином засвідчені копії: ліцензійного договору №1 від 01.01.2010року, патенту на корисну модель №45938, листів №772-1111 від 11.11.2011р., №80303011 від 30.11.2011р., товарно-транспортної накладної, паспорту якості №01/02-12 від 13.03.2012р., видаткової накладної від 14.03.2012р.

Нормативно свої вимоги позивач обґрунтовує ст.41 ч.1 Конституції України, ч.2 ст.432, ч.1 ст.462 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), ст.ст.1, 6, 28, 34, 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

26.04.2012року позивач надав суду засвідчені копії правовстановлюючих документів та фотознімки маркування бухти порошкового дроту.

Відповідач 2 у відзиві на позовну заяву позовні вимоги не визнав, посилаючись на відсутність підтвердження справжності підпису Паренчука І.В., який підписав ліцензійний договір №1 від 01.01.2010р., у тому числі нотаріального завірення та відсутність загальнодоступного інформування інших осіб про видачу ліцензії на корисну модель за патентом №45938. Крім того, позивач не надав до справи документи, які б свідчили про згоду власника патенту на судове поновлення його прав в особі ліцензіата (позивача) згідно вимог п.2 ст.34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

До відзиву відповідачем 2 додані належним чином засвідчені копії Свідоцтва про державну реєстрацію ПП - фірма «Дарьял» та Статуту підприємства.

15.05.2012р. позивач подав до суду письмові пояснення, де зазначив, що Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» не вимагає обов'язкового нотаріального посвідчення ліцензійного договору, в свою чергу, офіційне загальнодоступне інформування інших осіб про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), передбачене абз.2 ч.8 ст.28 вказаного Закону, є правом, а не обов'язком сторін ліцензійного договору. Крім того, зазначив, що пунктом 4.1 ліцензійного договору №1 від 01.01.2010р. позивачу, як ліцензіату, надане право захищати право на корисну модель в судовому та іншому встановленому законом порядку і вимагати відновлення порушених прав власника патенту.

Протягом розгляду справи відповідач 2 також надав суду письмові пояснення від 28.05.2012року, від 08.02.2013р., від 25.02.2013р., від 22.04.2013р., відповідно до яких заперечення відповідача 2 стосовно заявлених позовних вимог полягають у наступному.

Відповідач 2 стверджує, що наявний в матеріалах справи паспорт якості №01/02-12 від 13.02.2012р. на порошковий дріт, що був проданий ТОВ «ТД «Граніт» є недійсним, про що він повідомив ТОВ «ТД «Граніт» листом від 23.05.2012року та направив останньому діючий паспорт якості №01/02-12-2 від 13.03.2012року, відповідно до якого порошковий дріт з наповнювачем фероалюмокальцієм містить: Al-59%, Ca-22%, FeTi70-17%, Fe-2%, тобто відрізняється від патенту №45938 вмістом заліза. Зазначає, що ТОВ «ТД «Граніт» не вимагало позначити дріт спеціальним чином, тому відсутні підстави стверджувати, що дріт, який зберігається у ТОВ «Доншахтоавтоматика» був вироблений ПП - фірма «Дарьял» та що ТОВ «ТД «Граніт» не вносило змін до складу наповнювача дроту. Додатково зазначив, що виготовлення порошкового дроту провадиться відповідачем 2 на підставі технічних умов: ТУ У 27.3-22161821-001-2002 (дозвіл наданий ТОВ «НВТ «Кварц»), ТУ У 27.3-20496109-001:2010.

Відповідач 2 вважає, що експерт не мав право проводити експертизу за патентом №45938 за відсутності товарознавчої експертизи хімічного складу товару, оскільки законодавством України не передбачено, що паспорта якості можуть бути доказами фактичного хімічного складу товару, при цьому зазначив, що наявність в матеріалах справи двох паспортів якості потребує проведення експертизи для встановлення фактичного хімічного складу товару.

ПП - фірма «Дарьял» заявляє про необ'єктивність експертизи з огляду на те, що відповідно до паспорту якості №01/02-12-2 від 13.03.2012р. відповідачем 2 при виготовлені порошкового дроту використана нова ознака, яка відсутня в патенті №45938 - залізо, про що в експертному висновку не зазначено.

На думку відповідача 2 відсутність у формулі патенту на корисну модель, окрім кальцію, титана та алюмінію, будь-яких інших провідних елементів, зокрема, заліза, є суттєвою ознакою, що відрізняє порошковий дріт, що виготовлений відповідачем 2 від патенту №45938.

Для залучення до матеріалів справи відповідачем 2 надані засвідчені копії: Витягу з ЄДР на ПП - фірма «Дарьял», видаткової накладної №РН-0002819 від 13.03.2012р., паспорту якості №01/02-12-2, листа №418-2305 від 23.05.2012р., опису вкладення, фіскального чеку, технічних умов: ТУ У 27.3-22161821-001-2002, ТУ У 27.3-20496109-001:2010 зі змінами.

У письмових поясненнях від 28.05.2012року позивач зазначив, що технічні умови надані відповідачем 2 не підтверджують право попереднього користування корисною моделлю, захищеною патентом №45938; не передбачають виготовлення порошкового дроту з наповнювачем у співвідношенні: алюміній - 60%, кальцій - 23% та феротитан 70 - 17%; технічні умови підпадають під правову охорону авторського права, однак, ним не надається правова охорона винаходу (корисної моделі).

25.02.2013р. та 20.03.2013р. позивач надав суду письмові пояснення, в яких зазначив, що відповідно до ч.ч.1, 4 ст.268 ГК України, що кореспондується з п.4.1 технічних умов ТУ У 27.3-20496109-001:2010, передбачено, що постачальник повинен засвідчити якість товарів, що поставляються, належним товаросупровідним документом, який надсилається разом з товаром, якщо інше не передбачено в договорі. Отже, паспорт якості №01/02-12 від 13.03.2012р., наданий відповідачем 2 покупцеві, є належним доказом якості порошкового дроту, що поставлявся.

Відповідно до письмових пояснень відповідача 1 поданих до суду 14.03.2012року, ТОВ «Доншахтоавтоматика» 14.03.2012р. на підставі видаткової накладної №00000004 від 14.03.2012р. придбало у ТОВ «ТД «Граніт» 608кг порошкового дроту, виготовленого ПП - фірма «Дарьял», діаметром 13мм з наповнювачем, що складається з 60% алюмінію, 23% кальцію та 17% феротитану 70, що підтверджується паспортом якості №01/02-12 від 13.03.2012р.

Згідно з письмовими поясненнями ТОВ «ТД «Граніт» від 28.05.2012р., ПП - фірма «Дарьял» поставило на адресу ТОВ «ТД «Граніт» порошковий дріт ф13 з наповнювачем фероалюмокальцієм у кількості 0,608т. на суму 13935,36грн., оскільки було прийнято рішення про недоцільність використання вказаного порошкового дроту, 14.03.2012р. ТОВ «ТД «Граніт» реалізувало вищезазначений дріт ТОВ «Доншахтоавтоматика».

У підтвердження зазначених обставин третьою особою для залучення до матеріалів справи надані копії видаткової накладної №РН-0002819 від 13.03.2012р., рахунку-фактури №СФ-0002819 від 09.02.2012р., паспорту якості №01/02-12 від 13.03.2012р., податкової накладної товаротранспортної накладної, видаткової накладної №00000004 від 14.03.2012р., довіреності №7 від 14.03.2012р., податкової накладної.

06.03.2013року ПП - фірма «Дарьял» надала суду перелік питань, які слід поставити експерту Стародубову І.В. стосовно експертного висновку №192/2 від 16.01.2013р. Судовий експерт Стародубов І.В. за ухвалою суду викликаний у судове засідання з метою надання відповідних пояснень.

29.03.2013р. на адресу суду надійшли письмові пояснення судового експерта щодо висновку №192/12 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

У судовому засіданні 22.04.2013року представники позивача підтримали заявлені позовні вимоги, в обґрунтування яких послались на факти і обставини, викладені у позовній заяві та наступних письмових поясненнях до неї.

У судовому засіданні 22.04.2013року представник відповідача 1 підтримав письмові пояснення, підтвердив факт продажу ТОВ «ТД «Граніт» порошкового дроту, виготовленого ПП - фірма «Дарьял».

Представники відповідача 2 у судовому засіданні 22.04.2012р. заперечували проти заявлених позовних вимог з підстав викладених у відзиві на позовну заяву та письмових поясненнях, додатково зазначили, що порошковий дріт за своїм складом, який виробляється ПП - фірма «Дарьял», відрізняється від формули патенту на корисну модель наявністю в ньому заліза, про що у висновку експертизи не зазначено, вважають проведену експертизу необ'єктивною, оскільки дослідження експертом фактичного складу порошкового дроту не проводилось.

Як вбачається з протоколу судового засідання від 22.04.2012р., суд, зважаючи на заперечення відповідача 2, запитав думку представників відповідача 2 щодо необхідності проведення експертизи з метою вирішення питання чи було використано у безпосередньо відповідному продукті (порошковому дроті), виготовленому відповідачем 2, за його хімічним складом кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом №45938?

Відповідаючи на поставлене судом питання, представники відповідача 2 зазначили, що не вважають за необхідне проводити зазначену експертизу, оскільки на їх думку свої позовні вимоги має доводити позивач. Представник відповідача 2 ПориченськийВ.П. надав письмові пояснення, в яких зазначив, що додаткові експертизи по справі непотрібні, оскільки невідомо місцезнаходження порошкового дроту.

Позивач та відповідач1, в свою чергу, також не підтримали необхідність проведення зазначеної експертизи, оскільки вважають висновок проведеної судової експертизи №192/12 повним.

З клопотаннями щодо проведення додаткової чи повторної судової експертизи охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності сторони до суду не звертались.

Представник третьої особи та судовий експерт у судове засідання 22.04.2013року не з'явились, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Представники сторін клопотання щодо фіксації судового процесу не заявляли, у зв'язку з чим, розгляд справи здійснювався без застосуванням засобів технічної фіксації судового процесу. Відповідно до положень статті 811 ГПК України судом складено протокол, який долучено до матеріалів справи.

Вислухавши пояснення представників сторін, які з'явилися у судові засідання, дослідивши представлені сторонами в порядку статті 43 ГПК України докази, вивчивши матеріали справи, суд у межах заявлених позовних вимог встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст.418 Цивільного кодексу України під правом інтелектуальної власності розуміється право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Згідно із п.4 ст.1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Патент (у тому числі, патент на винахід) є охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель) (п. 13 ст. 1 зазначеного Закону).

25.11.2009р. Державним департаментом інтелектуальної власності в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі зареєстровано патент на корисну модель №45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу».

Відповідно до Виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі, що надана Державною службою інтелектуальної власності України, власником патенту України на корисну модель №45938 на дату реєстрації та дату надання виписки є Паренчук Ігор Валерійович.

Патент України на корисну модель №45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» в установленому порядку недійсним не визнавався, що сторони підтвердили у судовому засіданні.

Відповідно до ст. 1107 ЦК України розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі, зокрема, ліцензійного договору.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону (ст. 1109 ЦК України).

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» вимагати поновлення порушених прав власника патенту може з його згоди також особа, яка придбала ліцензію.

01.01.2010року між Паренчук Ігорем Валерійовичем (Ліцензіар) та ТОВ «Фірма Унікон» (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір №1, за умовами якого Ліцензіар надає Ліцензіату у порядку та на умовах, передбачених договором не виключний дозвіл (невиключну ліцензію) на виготовлення та продаж порошкового дроту з використанням корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», що зареєстрований у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009р. (арк. справи 5-6, том 1).

Договір підписаний з боку Ліцензіара особисто власником патенту - Паренчуком Ігорем Валерійовичем, з боку Ліцензіата уповноваженим представником ТОВ «Фірма Унікон», Осмоловською А.С. на підставі довіреності від 01.01.2010р.

У судовому засіданні Паренчук І.В. підтвердив факт укладання вказаного договору.

Згідно із п.п.2.1, 2.2 договору за надану ліцензію, Ліцензіат щорічно сплачує Ліцензіару винагороду (роялті) у розмірі 0,1 % від вартості продукту, виготовленого із застосуванням корисної моделі, захищеної патентом, та проданого Ліцензіатом у звітному році. Винагорода сплачується Ліцензіатом Ліцензіару в безготівковій формі до 31 січня року, наступного за звітнім.

Виходячи зі змісту пункту 4.1 договору ТОВ «Фірма Унікон», як Ліцензіату, надане право захищати право на корисну модель, захищену патентом, в судовому та/або в іншому встановленому законом порядку, і вимагати відновлення порушених прав власника патенту.

Відповідно до п.5.1 договору, цей договір вступає в силу з дня його підписання сторонами та діє до 31.12.2015року.

Позивач, звертаючись з позовом, посилається на те, що не зважаючи на наявність лише у ТОВ «Фірма Унікон» права на виготовлення та реалізацію продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі (порошкового дроту для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракційного виду та додатково містить титановмісний матеріал), яке виникло у нього на підставі ліцензійного договору №1 від 01.01.2010р., ПП - фірма «Дарьял» виготовляє та реалізує порошковий дріт із наповнювачем, до складу якого входить алюміній, кальцій та титановмісний матеріал. Викладене, на думку позивача, призводить до порушення його прав.

Предметом позовних вимог, серед іншого, є встановлення факту використання корисної моделі, у зв'язку з чим суд зазначає наступне.

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України.

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Частиною першою статті 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про встановлення факту використання винаходу (корисної моделі).

Таким чином, суд вважає що позивачем вірно обраний спосіб захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

Позивач в обґрунтування своїх вимог посилається на той факт, що за технологічними характеристиками та хімічними властивостями примірники дроту, що виготовляються ПП - фірма «Дарьял», тотожні відповідним показникам корисної моделі, захищеного патентом №45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», зареєстрованим 25 листопада 2009р. в державному реєстрі патентів України на корисні моделі.

Суд, оцінивши за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з огляду на наступне.

ПП - фірма «Дарьял» на адресу ТОВ «ТД «Граніт» направлено лист №772-1111 від 11.11.2011р., в якому зазначено, що ПП - фірма «Дарьял» протягом кількох років виготовляє порошкові дроти для ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», на даний час застосовується дріт з наповнювачем Al - 60%, Ca metal - 23%, FeTi70 - 17%.

Листом №803-3011 від 30.11.2011р., наданим у відповідь на запит ТОВ «ТД «Граніт», ПП - фірма «Дарьял» повідомила, що готова запропонувати порошковий дріт з наповнювачем AlCaFeTi70 60*23*17, у листі також зазначені інші характеристики порошкових дротів.

13.03.2012року відповідач 2 поставив ТОВ «ТД «Граніт» порошковий дріт ф13мм вагою 608 кг з наповнювачем фероалюмокальцієм ПП-13А-160 (ТУ У 27.3-20496109-001:2010) зміни №1 на суму 13 935,36грн.

Факт поставки підтверджується товарно-транспортною накладною №2 від 13.03.2012р. та видатковою накладною №РН-0002819 від 13.03.2012р., копії яких містяться в матеріалах справи.

На поставлену продукцію ПП - фірма «Дарьял» виданий ТОВ «ТД «Граніт» паспорт якості, відповідно до якого склад наповнювача порошкового дроту складає: Al - 60%, Ca - 23%, FeTi70 - 17%.

В матеріалах справи містяться також фотознімки маркування на бухті дроту, де зазначений виробник - ПП - фірма «Дарьял», отримувач - ТОВ «ТД «Граніт», продукт - дріт порошковий для обробки металургійних розплавів з наповнювачем: алюміній, кальцій, феротитан у співвідношенні Al - 60%, Ca - 23%, FeTi70 - 17%, вага 680кг та інші реквізити.

14.03.2013року ТОВ «ТД «Граніт» реалізувало порошковий дріт ТОВ «Доншахтоавтоматика», що підтверджується видатковою накладною №00000004 від 14.03.2012р., довіреністю №7 від 14.03.2012р. на отримання товару, податковою накладною від 15.02.2012р.

Зазначені обставини підтверджені ТОВ «ТД «Граніт» та ТОВ «Доншахтоавтоматика» у письмових поясненнях.

Під час розгляду справи відповідач 2 надав суду копію листа №418-2305 від 23.05.2012року, де зазначено, що ПП - фірма «Дарьял» повідомляє ТОВ «ТД «Граніт» про недійсність паспорту якості №01/02-12 від 13.03.2012р. на порошковий дріт з наповнювачем Al-59%, Ca-22%, FeTi70-17%, оскільки при перевірці технології виробництва було встановлено, що порошковий дріт у незначній кількості містить залізо, у зв'язку з чим, наданий паспорт якості №01/02-12-2 від 13.03.2012р. на порошковий дріт з наповнювачем Al - 60%, Ca - 23%, FeTi70 - 17%, Fe-2%.

Копія паспорту якості №01/02-12-2 від 13.03.2012р. міститься в матеріалах справи (арк. справи 79, том 1).

Факт відправлення листа ТОВ «ТД «Граніт» та паспорту якості підтверджується описом вкладення у цінний лист та копіє фіскального чеку.

Відповідно до абзацу 5 частини 2 статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (абзац восьмий статті 28 зазначеного Закону).

Ухвалою від 29.05.2012р. у справі №5006/16/40/2012 господарським судом Донецької області за клопотанням позивача було призначено судову експертизу охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Проведення експертизи було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності м. Київ. На вирішення експерту поставити наступне питання:

«Чи використовуються у виробі (порошковий дріт з наповнювачем із суміші алюмінію, кальцію та титанового матеріалу), що поставлявся Приватним підприємством - фірмою «Дарьял» м.Запоріжжя Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Граніт» та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» м.Донецьк, кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом №459339 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», зареєстрованим 25.11.2009року в державному реєстрі патентів України на корисні моделі?»

Відповідно до висновку №192/12 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 16.01.2013року, судовим експертом встановлено, що у виробі (порошковий дріт з наповнювачем із суміші алюмінію, кальцію та титанового матеріалу), що поставлявся Приватним підприємством - фірма «Дарьял» Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Граніт» та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика», використано кожну ознаку корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом №45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», який зареєстровано 25.11.2009 року в державному реєстрі патентів України на корисну модель.

Як вбачається з висновку №192/12 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 16.01.2013року, об'єктами дослідження були:

- корисна модель за патентом України №45938 від 25.11.2009р. «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу»;

- порошковий дріт, відповідно до паспорту якості №01/02-12 від 13.03.2012 ПП - фірма «Дарьял» виданий ТОВ «ТД «Граніт» та ярлика, закріпленого на бухті порошкового дроту;

- порошковий дріт, відповідно до паспорту якості №01/02-12-2 від 13.03.2012 ПП - фірма «Дарьял» виданий ТОВ «ТД «Граніт» та листа ПП - фірма «Дарьял» від 23 травня 2012року №418-2305 за підписом директора ПП - фірма «Дарьял» Петрова М.Ю. до ТОВ «ТД «Граніт».

Під час проведення судової експертизи використовувались методи співставлення, аналізу, порівняння та Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.02.2010р., реєстраційний код 13.3.01.

Проведення судової експертизи у даній справі було доручено:

Стародубову Ігорю Вадимовичу - директору Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, який має вищу технічну, економічну, юридичну освіту та спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, є атестованим судовим експертом II кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №5 від 04 квітня 2006р., продовжене до 30.03.2016р.). Стаж експертної роботи з 2006р.

Таким чином, судова експертиза була проведена особою, яка володіє необхідними знаннями для надання висновку з досліджуваних у даній справі питань.

Слід зазначити, що відповідно до експертного висновку дослідження використання ознак корисної моделі за патентом України №45938 в порошковому дроті виконувалось експертом приймаючи до уваги обидва паспорти якості ПП - фірми «Дарьял», видані ТОВ «ТД «Граніт», що відрізняються один від одного вмістом заліза.

Зокрема, у таблиці 3 експертом наведено ознаки порошкового дроту відповідно до паспорту якості №01/02-12-2 від 13.03.2012р. та листа ПП - фірми «Дарьял» від 23.05.2012р. №418-2305, до складу яких, серед іншого, входить залізо - 2. Експерт зазначає, що факт використання корисної моделі, встановлюється шляхом зіставлення всіх ознак, включених в незалежний пункт формули даної корисної моделі з ознаками об'єкта господарської діяльності. У разі якщо всі ознаки корисної моделі наявні в об'єкті господарської діяльності, такий об'єкт визнається виготовлений із використанням корисної моделі. Наявність додаткових ознак в об'єкті господарської діяльності, не зазначених у незалежному пункті формули, не дає підстави вважати, що патент обійдений.

В тексті висновку наявне дослідження опису корисної моделі за патентом України №45938 від 25.11.2009р., викладені ознаки корисної моделі та ознаки порошкового дроту відповідно до паспортів якості, наведені порівняльні таблиці 4 та 5 всіх ознак, що містяться у незалежному пункту формули корисної моделі за патентом №45938 від 25.11.2009р. з усіма ознаками об'єкта господарської діяльності.

За таких обставин, суд згідно з приписами ст. 43 ГПК України приймає висновок експертизи як належний доказ у справі, який доводить, що у виробі (порошковий дріт з наповнювачем із суміші алюмінію, кальцію та титанового матеріалу), що поставлявся відповідачем 2 ТОВ «Торговий дім «Граніт», використано кожну ознаку корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом №45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», який зареєстровано 25.11.2009 року в державному реєстрі патентів України на корисну модель.

При цьому судом не приймаються заперечення відповідача 2 щодо неповноти чи недостовірності висновків, які надані за результатами проведеної судової експертизи, оскільки належні підстави ставити висновки судової експертизи під сумнів у суді відсутні.

У судовому засіданні 22.04.2012р., суд, зважаючи на заперечення відповідача 2, запитав думку представників відповідача 2 щодо необхідності проведення експертизи з метою вирішення питання чи було використано у безпосередньо відповідному продукті (порошковому дроті), виготовленому відповідачем 2, за його хімічним складом кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом №45938?

Однак, представники відповідача 2 зазначили, що не вважають за необхідне проводити зазначену експертизу, оскільки на їх думку свої позовні вимоги має доводити позивач.

З клопотаннями щодо проведення додаткової чи повторної судової експертизи охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності з зазначенням відповідних підстав сторони до суду не звертались.

Стаття 129 Конституції України відносить до основних засад судочинства змагальність сторін, яка, зокрема, проявляється в тому, що, як зазначається в частині 1 статті 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Статтею 34 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтвердженні певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Приймаючи до уваги вищезазначене, суд приходить до висновку, що факт виготовлення відповідачем 2 вказаного порошкового дроту підтверджується паспортами якості, копії яких наявні в матеріалах справи та в яких вказане найменування відповідача 2, фотознімками маркування бухт порошкового дроту та листами ПП - фірми «Дарьял», в яких останній підтверджує фактичне виробництво порошкового дроту із відповідними властивостями.

В свою чергу, факт продажу ПП - фірми «Дарьял» порошкового дроту підтверджується паспортами якості, в яких зазначений отримувач ТОВ «ТД «Граніт», товарно-транспортною накладною №2 від 13.03.2012р., видатковою накладною №РН-0002819 від 13.03.2012р., копії яких містяться в матеріалах справи та письмовими поясненнями відповідача 1.

Відповідно до видаткової накладної №00000004 від 14.03.2012р., довіреності №7 від 14.03.2012р. на отримання товару, податкової накладної від 15.02.2012р.14.03.2013року ТОВ «ТД «Граніт» реалізувало порошковий дріт ТОВ «Доншахтоавтоматика». Зазначений факт підтверджений відповідачем 1 у письмових поясненнях та в судовому засіданні.

В матеріалах справи відсутні докази реалізації або застосування ТОВ «Доншахтоавтоматика» порошкового дроту, що був придбаний останнім у ТОВ «ТД «Граніт». При цьому, відповідач 1 не заперечує той факт, що вказаний порошковий дріт зберігається у ТОВ «Доншахтоавтоматика».

За таких обставин, суд вважає доведеним факт зберігання ТОВ «Доншахтоавтоматика» порошкового дроту, виготовленого ПП - фірми «Дарьял» і застосуванням запатентованої корисної моделі.

З огляду на те, що висновком експертизи №192/12 в сукупності з іншими доказами у справі, доведений факт використання відповідачами корисної моделі, захищеної патентом №45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Клопотання відповідача 2 щодо направлення справи за підсудністю до господарського суду Запорізької області судом не задовольняється, оскільки згідно ст. 16 ГПК України справи про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення правопорушення, а у даному випадку правопорушення - зберігання відповідачем1 - ТОВ «Доншахтоавтоматика»- порошкового дроту здійснюється на території Донецької області, відповідно позивач мав право звернутись до господарського суду Донецької області.

У відповідності до ст.49 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів, на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки позовні вимоги задоволені повністю, судові витрати по сплаті судового збору в сумі 1073,00грн. підлягають стягненню з відповідачів 1 та 2 в рівних частинах, по 536,50грн.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до виставленого рахунку Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №207 від 24.10.2012р. позивачем оплачена вартість проведеної експертизи, що підтверджується копією платіжного доручення №160 від 12.11.2012року на суму 9905,28грн., яка міститься в матеріалах справи.

Статтею 49 ГПК України передбачено, що суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи покладаються при задоволенні позову на відповідача.

Зважаючи на те, що позовні вимоги задоволені судом в повному обсязі, судові витрати, понесені позивачем внаслідок оплати вартості експертизи, покладаються на відповідачів та розподіляються між ними порівну.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 11, 16, 20, 418, 432, 1107, 1109 Цивільного кодексу України; ст.ст. 1, 28, 34, 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст.ст. 4-2, 4-3, 22, 33, 43, 44, 49, 82-85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Унікон» м.Донецьк до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» м.Донецьк, Приватного підприємства - фірми «Дарьял» м.Запоріжжя про встановлення факту використання відповідачами корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №45938 задовольнити повністю.

Встановити факт використання Товариством з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» м.Донецьк та Приватним підприємством - фірма «Дарьял» м.Запоріжжя корисної моделі, захищеної патентом №45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», зареєстрованим 25 листопада 2009року в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі.

Зупинити використання Приватним підприємством - фірма «Дарьял» м.Запоріжжя корисної моделі, захищеної патентом №45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», зареєстрованим 25 листопада 2009року в Державному реєстрі патентів України на корисну модель, шляхом заборони Приватному підприємству - фірма «Дарьял» м.Запоріжжя виготовлення та реалізації продукції, захищеної патентом на корисну модель №45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», зареєстрованим 25 листопада 2009року в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі.

Стягнути з Приватного підприємства - фірми «Дарьял» м.Запоріжжя (69063, м.Запоріжжя, вул.Тургенєва, буд. 27, ідентифікаційний код 20496109) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Унікон» м.Донецьк (83055, м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, 2 «Б», ідентифікаційний код 135331123) витрати по оплаті судового збору в сумі 536,50грн., судові витрати за проведення судової експертизи в сумі 4952,64грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» м.Донецьк, (83059, м.Донецьк, пр.Ілліча, 109-А, ідентифікаційний код 33864233) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Унікон» м.Донецьк (83055, м.Донецьк, вул.Рози Люксембург, 2 «Б», ідентифікаційний код 135331123) витрати по оплаті судового збору в сумі 536,50грн., судові витрати за проведення судової експертизи в сумі 4952,64грн.

Видати наказ після набрання рішення законної сили.

Рішення господарського суду може бути оскаржене до Донецького апеляційного господарського суду протягом десяти днів. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

У судовому засіданні 22.04.2013р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

Повний текст рішення суду складено 29.04.2013р.

Головуючий суддя А.М. Осадча

Суддя Г.В. Захарченко

Суддя О.О. Уханьова