Рішення № 29751186, 19.02.2013, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 54/58 19.02.13

За позовом Компанії "Новоматік АГ"

до Приватного підприємства "Солекс"

треті особи 1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Балатон"

без самостійних 2) Фізична особа - підприємець ОСОБА_1

вимог на стороні

відповідача

про припинення порушення прав на міжнародні знаки "GAMINATOR",

"ADMIRAL", "NOVOMATIC"

Суддя Бондаренко Г.П.

Представники сторін:

Від позивача Овсяннікова А. Л. (дов. б/н від 01.02.2012 р.);

Герасимчук О. А. (дов. б/н від 19.12.2012 р.)

Від відповідача Соколовська В. А. (дов. № 25/06 юр від 25.06.2012 р.)

Від третіх осіб 1) не з'явився

2) не з'явився

Відповідно до ст. 85 ГПК України в судовому засіданні 19.02.2013р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТВИНИ СПРАВИ:

Компанія "Новоматік АГ" звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом до Приватного підприємства "Солекс" про припинення порушення прав на міжнародні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC", вилучення з цивільного обігу та знищення гральних автоматів, на яких використані міжнародні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" та опублікування відомостей про порушення відповідачем прав Компанії "Новоматік АГ".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Позивачу відповідно до міжнародних реєстрацій № 918228, № 598347, № 598346 належать права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC". Вказані знаки використовуються позивачем, зокрема, шляхом розміщення їх на ігрових автоматах, що ним виробляються. Позивачеві стало відомо, що Приватне підприємство "Солекс", здійснюючи діяльність з проведення азартних ігор, використовує позначення "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" на ігрових автоматах, розташованих у приміщеннях під назвами "Багіра" за адресами: м. Київ, вул. Хрещатик, 32 (підземний перехід) та м. Київ, Харківське шосе, 164. Зазначені дії, на думку позивача, порушують його права інтелектуальної власності як власника вказаних знаків для товарів і послуг, є незаконним, а тому мають бути припинені.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2009 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 20.03.2009 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2009 р. залучено до участі у справі власника гральних автоматів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Балатон" та Фізичну особу - підприємця ОСОБА_1, які передали відповідачеві гральні автомати в оренду, оскільки рішення у справі може вплинути на їх права або обов'язки щодо відповідача. У зв'язку з неподанням сторонами витребуваних доказів та необхідністю залучення до участі у справі третіх осіб без самостійних вимог, розгляд справи відкладено на 22.07.2009 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2009 р. судом призначена комплексна судова технічна експертиза та судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено до отримання висновків експертизи.

27.09.2010р. до канцелярії суду надійшло повідомлення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №12087 про неможливість дачі висновку експертизи об'єктів інтелектуальної власності по справі №54/58.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2010 року провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 29.09.2010 року.

Розпорядження Заступника Голови Господарського суду міста Києва Шевченка Е.О. від 11.10.2010 року справу №54/58 передано на розгляд судді Бондаренко Г.П., у зв'язку із перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному.

Ухвалами Господарського суду міста Києва розгляд справи неодноразово відкладався.

18.01.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва представником відповідача подано клопотання про припинення провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмету спору.

Відповідно до п.1-1 ст. 80 ГПК України, господарський суд припиняє провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору, зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, здійснене у встановленому порядку скасування оспорюваного акта), якщо між сторонами у зв'язку з цим не залишилося неврегульованих питань;

Дослідивши подане клопотання, суд відхиляє його, оскільки предметом спору у справі є порушення прав інтелектуальної власності, а припинення відповідачем такого виду діяльності як гральний бізнес, не впливає на врегулювання спірних матеріально-правових відносин між сторонами, які випливають з факту порушення прав інтелектуальної власності позивача, а отже суд не вважає, що у справі не має предмету позову, а отже спір не є врегульованим, а тому підстав для припинення провадження у справі справи відповідно до п.1-1 ст. 80 ГПК України не вбачається.

За таких обставин, суд вважає позицію відповідача щодо відсутності предмету спору, помилковою, а тому відмовляє у задоволенні клопотання про припинення провадження у справі на підставі п. 1-1 ст. 80 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2011 року суд призначив у даній справі комплексну судову технічну експертизу та судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, зупинив провадження у справі до надання висновків судової експертизи, призначеної у справі. Матеріали справи направлено до експертної установи для проведення експертизи.

23.01.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва надійшов висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №2736/2969-2998/11-12 від 30.12.2011р. разом з матеріалами справи №54/58, в зв'язку з чим ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2012 року поновлено провадження у справі №54/58 та призначено справу до розгляду на 21.02.2012 року.

Ухвалами Господарського суду міста Києва розгляд справи неодноразово відкладався.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2012 року розгляд справи відкладено на 10.04.2012 року, у зв'язку неявкою третьої особи-1 та третьої особи-2 в судове засідання, викликом в судове засідання на 10.04.2012 року судових експертів ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 для надання письмових роз'яснень на висновки судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №2736/2969-2998/11-12 від 30.12.2011р.

В судовому засіданні 10.04.2012 року судовими експертами надано усні та письмові пояснення по справі, повідомлено про неможливість надання пояснень без наявності письмових пояснень відповідача. Також повідомлено, про те, що питання "чи можливо встановити за наявними в матеріалах справи документами, яким способом було нанесено товарні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" на гральні автомати (заводським, тобто виробником, кустарним, тощо)?" не відносить до компетенції судових експертів у галузі інтелектуальної власності, а тому роз'яснення на зазначене питання не може бути надано.

Представником відповідача надано усні пояснення по справі та щодо проведеної у справі експертизи, в яких зазначає про те, що правомірно використовував гральні автомати при здійсненні господарської діяльності на підставі договору оренди, а орендодавець придбав орендовані відповідачем автомати в законного володільця. Відповідач також зазначає про те, що позивачем не доведено факту введення вилучених гральних автоматів цивільний обіг особою, що не є власником свідоцтва або без згоди такого власника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2012 року суд призначив у справі додаткову судову товарознавчо-технічну експертизу, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, зупинив провадження у справі до надання висновків судової експертизи, призначеної у справі, матеріали справи направлено до експертної установи для проведення експертизи, витрати по оплаті вартості додаткової експертизи поклав на відповідача.

29.10.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва надійшов лист КНДІСЕ, в якому повідомлено про неможливість проведення призначеної судом експертизи та залишення ухвали від 10.04.2012 року без виконання, у зв'язку з несплатою попередньої оплати вартості судової товарознавчо-технічної експертизи, разом з матеріалами справи №54/58, в зв'язку з чим ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2012 року поновлено провадження у справі №54/58 та призначено справу до розгляду на 20.11.2012 року.

В судовому засіданні 20.11.2012 року судом в порядку ст. 77 ГПК України, оголошувалась перерва до 27.11.2012 року, у зв'язку з необхідністю надання додаткових пояснень по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.11.2012 року розгляд справи в порядку ст. 77 ГПК України відкладено на 18.12.2012 року, в зв'язку з необхідністю надання додаткових письмових пояснень по справі.

Розпорядженням Голови Господарського суду міста Києва від 18.12.2012 року, у зв'язку з перебуванням судді Бондаренко Г. П. у відпустці, справу № 54/58 передано для розгляду судді Балацу С. В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2012 року справу прийнято до провадження судді Балац С. В. та призначено розгляд справи у судовому засіданні на 29.01.2013 року.

Розпорядженням В. о. Голови Господарського суду міста Києва від 29.12.2013 року, у зв'язку з виходом судді Бондаренко Г. П. з відпустки, справу № 54/58 передано для розгляду судді Бондаренко Г. П. та прийнято до її провадження.

В судовому засіданні 29.01.2013 року в порядку ст. 77 ГПК України судом оголошувалась перерва до 19.02.2013 року, у зв'язку з необхідністю надання сторонам можливості вирішити спір мирним шляхом.

19.02.2013 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва представником позивача подано заяву про уточнення позовних вимог, відповідно до якої позивач, зокрема, просить:

- зобов'язати відповідача не наносити міжнародний знак "GAMINATOR" (який охороняється міжнародною реєстрацією № 918228, і поширює правову охорону на 09, 28, 41 класів МКТП), міжнародний знак "ADMIRAL" (який охороняється міжнародною реєстрацією № 598347, і поширює правову охорону на 09, 28, 36, 37, 41, 42 класів МКТП), міжнародний знак "NOVOMATIC" (який охороняється міжнародною реєстрацією №598346, і поширює правову охорону на 09, 28, 36, 37, 41, 42 класів МКТП) на будь-який товар, для якого вони зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесених міжнародних знаків "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); зобов'язати не застосувати міжнародні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої вони зареєстровані; зобов'язати не застосовувати міжнародні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- знищити гральні автомати Admiral Fv 623 CF серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202544, 202457, на яких використані міжнародні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC", які знаходяться на зберіганні Комунального підприємства "Спецжитлофонд", за адресою: м. Київ - 126, бульвар Івана Лепсе, 28.

В судове засідання 19.02.2013 року представники третіх осіб не з'явились, про причини неявки суд не повідомили про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Судом подану представником позивача заяву про уточнення позовних вимог розцінено, виходячи із змісту поданої заяви, як заяву про зменшення позовних вимог, та прийнято у відповідності до ст. 22 ГПК України. Позовні вимоги розглядаються відповідно до заяви про зменшення позовних вимог від 19.02.2013 року.

В судовому засіданні 19.02.2013 року представником позивача надано усні пояснення по суті позовної заяви, в яких просить суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі, представником відповідача надано усні пояснення по суті позовної заяви, в яких просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

Представником відповідача надано заперечення проти позовних вимог, відповідно до яких він просить залишити позов без задоволення, оскільки матеріалами справи не доведено, що порушення, а саме нанесення товарних знаків, що належать позивачеві, вчинено саме відповідачем, гральні автомати, зазначені в позовній заяві відповідачеві не належать, а знаходяться у нього в оренді, докази про що надано до матеріалів справи, а отже відповідач позбавлений можливості знищити власність, яка йому не належить.

Розглянувши подані матеріали, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

Компанія "Новоматік АГ"(юридична особа за законодавством Австрійської республіки) (далі -Позивач) є власником ряду зареєстрованих в Україні міжнародних знаків, права на які в Україні засвідчуються відповідними міжнародними реєстраціями, а саме:

- знак "ADMIRAL"за міжнародною реєстрацією №598347 (дата реєстрації - 17.12.1992р.), зареєстрований для 09, 28, 36, 37, 41, 42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП);

- знак "NOVOMATIC"за міжнародною реєстрацією №598346 (дата реєстрації - 17.12.1992р.), зареєстрований для 09, 28, 36, 37, 41, 42 класів МКТП;

- знак "GAMINATOR"за міжнародною реєстрацією №918228 (дата реєстрації - 02.10.2006р.), зареєстрований для 09, 28, 41 класів МКТП.

Позивач вказує на те, що не надавав дозволу Приватному підприємству «Солекс» (далі по тексту -Відповідач), а саме не видавав ліцензій, на використання належних позивачеві та вказаних вище знаків для товарів і послуг.

Як стало відомо Позивачу 20.01.2009 року, Відповідач в приміщеннях під назвами "Багіра", що розташовані по вул.. Хрещатик, 32 в місті Києві та по Харківському шосе, 164 в місті Києві використовує 15 ігрових автоматів, позначених товарними знаками "ADMIRAL", "NOVOMATIC", "GAMINATOR", які на переконання Позивача є тотожними з міжнародними знаками, які охороняються Міжнародними реєстраціями №№ 918228, 598347, 598346.

Наведене, на думку Позивача, підтверджується наявними у матеріалах справи доказами та висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №2736/2969-2998/11-12 від 30.12.2011р.

З посиланням на відсутність у Відповідача дозволу на використання належних Позивачу знаків, Позивач просить суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач у відзиві на позовну заяву, зазначає про те, що Відповідач не виготовляє та не розповсюджує гральні автомат, ігрові автомати «Аdmiral FV 623 CF», вилучені державним виконавцем у ПП «Солекс» на підставі ухвали суду від 13.02.09 року у справі №54/3988 про вжиття запобіжних заходів і використовувались Відповідачем за договором оренди, укладеним з ТОВ «Балатон».

У зв'язку з тим, що питання, які виникали у ході судового процесу, потребували спеціальних знань у сфері техніки та інтелектуальної власності, у відповідності до вимог ст. 41 ГПК України ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2011 року у справі було призначено комплексну судову технічну експертизу та судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експертів судом було поставлено наступні питання:

- Чи є вилучені у відповідача гральні автомати Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457) контрафактними?

- Чи є товари і/або послуги, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC", що охороняються міжнародними реєстраціями № 918228, № 598347, № 598346, однорідними або спорідненими із вилученими у відповідача гральними автоматами Admiral FV 623 CF і/або послугами, які надавались відповідачем з використанням гральних автоматів Admiral FV 623 CF із нанесеними на них позначеннями "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC"?

- Чи є позначення "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC", нанесені на гральні автомати Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457), тотожними із товарними знаками позивача за міжнародними реєстраціями № 918228, № 598347, № 598346 або схожими настільки, що внаслідок їх використання ці позначення відповідача та товарні знаки позивача можна сплутати?

- Чи може використання позначень "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC", нанесених на гральні автомати Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457), призвести до введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги?

23.01.2012 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва надійшов висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №2736/2969-2998/11-12 від 30.12.2011р.

Як вбачається з висновку №2736/2969-2998/11-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по господарській справі №54/58 від 30.12.2011 року, судові експерти -ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, мають відповідну освіту та кваліфікацію судових експертів, були попереджені про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України. З огляду на зазначене вище, суд вважає, що висновок №2736/2969-2998/11-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.12.2011 року зроблений кваліфікованими експертами, відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного доказу.

При цьому, в ухвалі суду від 19.01.2011 року на вирішення судової експертизи поставлено питання "чи є вилучені у відповідача гральні автомати Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457) контрафактними", на яке судовими експертами було надано відповідь, що "за умови, що Компанія "Новоматік АГ" не надавала дозволу на виготовлення вказаних гральних автоматів, то зазначені гральні автомати є контрафактними".

За таких обставин, експертами було надано відповідь щодо встановлення контрафактності товару без дослідження питання способу виготовлення автоматів та способу нанесення на гральні автомати позначень - товарних знаків, припинення порушення прав на які є предметом спору.

При цьому, технічна експертиза, призначена у складі комплексної експертизи не проводилась, в зв'язку з тим, що питання контрафактності товару вирішувалось, виходячи з суто нормативного визначення контрафактності товару.

Разом з тим, суд приходить до висновку, що технічні питання щодо способу нанесення знаків "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" на гральні автомати та питання щодо особи виробника гральних автоматів має значення для вирішення спору по суті, оскільки їх дослідження має значення для встановлення дійсності твердження відповідача про виготовлення гральних автоматів, які було вилучено у відповідача, та введення їх у цивільних обіг саме позивачем або з дозволу позивача, що дозволить вирішити питання щодо контрафактності товару.

Контрафактна продукція - продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо з порушенням майнових прав інтелектуальної власності (п. 3 Національного стандарту "Оцінки майнових прав інтелектуальної власності" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. №1185).

Судом встановлено, що дані питання не були досліджені при проведенні комплексної судової експертизи, та в її рамках технічна експертиза взагалі не проводилась, про що повідомлено судовими експертами. У висновку судової експертизи №2736/2969-2998/11-12 від 30.12.2011р. надано неповну відповідь щодо того, чи є вилучені у відповідача та надані на дослідження гральні автомати конрафактними.

В зв`язку з вищенаведеним судом була призначена додаткова товарознавчо-технічна експертиза, на вирішення якої було поставлено наступні питання:

- хто є виробником (яка юридична особа чи фізична особа -суб'єкт підприємницької діяльності) та яка країна виробництва гральних автоматів Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457), вилучених у відповідача ?;

- чи є Компанія "Новоматік АГ" виробником гральних автоматів Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457)?

- чи є гральні автомати Admiral FM 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457), вилучені у відповідача, оригінальними автоматами Компанії "Новоматік АГ"?

- чи всі складові частині гральних автоматів Admiral FM 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457), вилучені у відповідача, є оригінальними, та які саме?

- на які частини вказаних гральних автоматів, оригінальні, чи замінені, були нанесені знаки для товарів і послуг "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC"?

- яким способом (заводським - при виробництві автоматів чи кустарним) нанесено позначення "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" на гральні автомати Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457) та чи містять вилучені гральні автомати ознаки нанесення товарних знаків на автомати після виробництва даних автоматів?

Проте через невиконання відповідачем вимог ухвали суду щодо оплати вартості додаткової експертизи, ухвала суду від 10.04.12 року була залишена без виконання, відповіді на поставлені питання не надані, а отже фактично не встановлено, спосіб нанесення товарних знаків на гральні автомати та чи є позивач виробником вилучених у відповідача гральних автоматів.

При цьому, суд зазначає, що відповідно до спеціальних норм в сфері інтелектуальної власності, тягар доказування щодо правомірності використання товарних знаків та відсутності своєї вини покладається саме на відповідача, що підтверджується п. 4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», відповідно до якого відсутність вини порушника не звільняє його від обов'язку припинити порушення права інтелектуальної власності, а так само не виключає застосування щодо нього заходів, спрямованих на захист таких прав. Зокрема, опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та змісту судового рішення щодо такого порушення, припинення дій, що порушують право інтелектуальної власності, здійснюються незалежно від вини порушника. Втім, наведене правило підлягає застосуванню лише до тих способів захисту прав, які не належать до заходів відповідальності. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (у вигляді відшкодування збитків, шкоди, сплати компенсації) настає лише за наявності вини.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги компанії Новоматік АГ підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Позивач є власником ряду зареєстрованих в Україні торговельних марок, права на які в Україні засвідчуються відповідними міжнародними реєстраціями, а саме: міжнародною реєстрацією №598347 (дата реєстрації - 17.12.1992р.), зареєстрований для 09, 28, 36, 37, 41, 42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП); міжнародною реєстрацією №598346 (дата реєстрації - 17.12.1992р.), зареєстрований для 09, 28, 36, 37, 41, 42 класів МКТП; міжнародною реєстрацією №918228 (дата реєстрації - 02.10.2006р.), зареєстрований для 09, 28, 41 класів МКТП.

Відповідно до п. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 р., (далі -Мадридська угода) з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій Договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо.

В силу п. 3 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Відтак позивачі набули прав інтелектуальної власності на торговельні марки за вказаними вище міжнародними реєстраціями.

Відповідно до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з пунктами 1 та 2 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями (далі - Закон) права, що випливають із свідоцтва (міжнародної реєстрації), діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

За приписами пункту 4 статті 16 вказаного Закону використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Пунктом 5 цієї статті встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно ч. 2 ст. 426 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд. Частиною 3 вказаної статті передбачено, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Висновком №2736/2969-2998/11-012 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, встановлено, що:

- товари (гральні автомати Admiral FV 623 CF, на які нанесені позначення: "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC"), вилучені у ПП «Солекс», є як тими самими, так і спорідненими із товарами 09, 28 класів МКТП, щодо яких, в числі інших, зареєстровані знаки для товарів і послуг "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC", що охороняються міжнародними реєстраціями №918228, № 598347, № 598346.

Товари (гральні автомати Admiral FV 623 CF, на які нанесені позначення: «GAMINATOR», "ADMIRAL", "NOVOMATIC") вилучені у ПП «Солекс», є спорідненими із послугами 41 класу МКТП, щодо яких, в числі інших, зареєстровано знак для товарів і послуг "GAMINATOR" за міжнародною реєстрацією №918228.

Послуги, які надавались ПП «Солекс» з використанням гральних автоматів Admiral FV 623 CF, на які нанесені позначення: "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" є як тими самими, так і спорідненими із послугами 37, 41 класів МКТП, щодо яких, в числі інших, зареєстровані знаки для товарів і послуг: "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC", що охороняються міжнародними реєстраціями № 918228, № 598347, № 598346;

- позначення "GAMINATOR", «MULTI "42" GAMINATOR", «MULTI SCREEN GSMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC", нанесені на гральні автомати Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457), є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг "GAMINATOR" (міжнародна реєстрація № 918228), "ADMIRAL"(міжнародна реєстрація № 598347), "NOVOMATIC" (міжнародна реєстрація №598346);

- використання позначень "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" шляхом нанесення їх на гральні Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457) може призвести до введення в оману щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги;

- за умови, що Компанія "Новоматік АГ" не надавала дозволу на виготовлення гральних Admiral FV 623 CF (серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202455, 202457), то зазначені гральні автомати є контрафактними.

Вказаний вище висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Висновок експертизи стосується обставин, що входять до предмета доказування у даній справі. Оцінивши Висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, Висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Отже, на підставі вказаних вище наявних у матеріалах справи доказів, суд приходить до висновку, що Відповідач без дозволу Позивача, як власника знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №918228, № 598347, № 598346 пропонував та надавав послуги із нанесенням знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №918228, № 598347, № 598346 права інтелектуальної власності на які належать Позивачу, з метою надання послуг, що на підставі наведених вище приписів ст. 16 Закону суд кваліфікує як використання без дозволу позивача знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №918228, № 598347, № 598346.

Пунктом 67 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання ж продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот.

За таких обставин, суд не приймає до уваги заперечення відповідача про те, що він лише зберігав та використовував гральні автомати на підставі договору оренди, укладеного з ТОВ «Балатон», а отже не порушував прав позивача, оскільки матеріалами справи встановлено, що відповідач вів діяльність з проведення азартних ігор та пропонував таку діяльність невизначеному колу осіб з використанням гральних автоматів, на які були нанесені товарні знаки, права на які належать позивачу, а отже вводив товари зі знаками, що використовуються без дозволу власника, в господарський оборот.

Статтею 431 ЦК України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом ст. ст. 16, 432 ЦК України способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право та відновлення становища, яке існувало до порушення.

Відповідно до ст. 21 Закону, захист прав на знак здійснюється, зокрема, у судовому порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва.

Відповідно до п. 5 ст. 16 Закону, свідоцтво (міжнародна реєстрація) надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

У відповідності до ст. 432 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Зважаючи на те, що судом на підставі наявних у матеріалах справи доказів встановлено факт використання відповідачем знаків для товарів і послуг Позивача без дозволу останнього, таке порушення згідно вимог ст. ст. 16, 432 ЦК України має бути припинено.

За таких обставин, позовні вимоги про зобов'язання відповідача не наносити міжнародний знак "GAMINATOR" (який охороняється міжнародною реєстрацією № 918228, і поширює правову охорону на 09, 28, 41 класів МКТП), міжнародний знак "ADMIRAL" (який охороняється міжнародною реєстрацією № 598347, і поширює правову охорону на 09, 28, 36, 37, 41, 42 класів МКТП), міжнародний знак "NOVOMATIC" (який охороняється міжнародною реєстрацією №598346, і поширює правову охорону на 09, 28, 36, 37, 41, 42 класів МКТП) на будь-який товар, для якого вони зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесених міжнародних знаків "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); зобов'язати не застосувати міжнародні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої вони зареєстровані; зобов'язати не застосовувати міжнародні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет підлягають задоволенню.

Щодо заявлених до відповідача позовних вимог про знищення гральних автоматів Admiral Fv 623 CF серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202544, 202457, на яких використані міжнародні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC", які знаходяться на зберіганні Комунального підприємства "Спецжитлофонд", за адресою: м. Київ - 126, бульвар Івана Лепсе, 28, то суд приходить до висновку, що вони задоволенню не підлягають, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Пунктом 72 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» встановлено, що відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Пунктом 2.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» встановлено, що вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Як встановлено матеріалами справи, товар, на який нанесено товарні знаки, права на які належать позивачеві, а саме гральні автомати Admiral Fv 623 CF серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202544, 202457, не є власністю відповідача, а знаходяться у нього в оренді на підставі договору укладеного з ТОВ «Балатон», який у якості відповідача до участі у справі не залучався.

При цьому, матеріалами справи не доведено, яким саме способом (заводським чи кустарним) нанесено товарні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" на гральні автомати, про знищення яких просить позивач, а отже, достеменно не встановлено неможливість усунення товарних знаків з товару без нанесення шкоди товару.

Позивачем не надано доказів того, що усунення товарних знаків "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" з гральних автоматів, що не належать відповідачеві, є неможливим, а отже з урахуванням викладеного у п. 2.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» задоволення такої вимоги як знищення самих гральних автоматів, які не належать відповідачеві, без встановлення факту неможливості усунення з товару тільки товарних знаків, є порушенням права власності особи, непорушність якого встановлена ст. 321 ЦК України, до якої позивачем вимоги не ставляться, а отже не відповідає тому способу захисту, яким можливо захистити порушене право позивача.

Враховуючи наведене, позовні вимоги в частині саме знищення гральних автоматів Admiral Fv 623 CF серійні номери 202553, 202552, 202599, 202597, 202554, 202550, 202551, 202555, 202595, 202594, 202405, 202456, 202399, 202544, 202457, а не вилучення товарних знаків "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC", є пред'явленими не до належної особи та без надання всіх належних доказів, необхідних для задоволення такої вимоги, в зв'язку з чим такі вимоги судом відхиляються.

Отже, позовні вимоги компанії "Новоматік АГ"підлягають частковому задоволенню.

У відповідності до ст. 44 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача пропорційно задоволених позовних вимог.

При цьому, судом враховується те, що Позивачем не надано доказів на підтвердження понесення витрат по оплаті за проведення судової експертизи, призначеної у справі (платіжне доручення тощо).

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. ст. 4, 49, 68, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Зобов'язати Приватне підприємство «Солекс» (03164, м. Київ, вул.. Генерала Наумова23-Б, код ЄДРПОУ 24102644) не наносити міжнародний знак "GAMINATOR" (який охороняється міжнародною реєстрацією № 918228, і поширює правову охорону на 09, 28, 41 класів МКТП), міжнародний знак "ADMIRAL" (який охороняється міжнародною реєстрацією № 598347, і поширює правову охорону на 09, 28, 36, 37, 41, 42 класів МКТП), міжнародний знак "NOVOMATIC" (який охороняється міжнародною реєстрацією №598346, і поширює правову охорону на 09, 28, 36, 37, 41, 42 класів МКТП) на будь-який товар, для якого вони зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесених міжнародних знаків "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); зобов'язати не застосувати міжнародні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої вони зареєстровані; зобов'язати не застосовувати міжнародні знаки "GAMINATOR", "ADMIRAL", "NOVOMATIC" в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

3. Стягнути Приватного підприємства «Солекс» (03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова23-Б, код ЄДРПОУ 24102644, з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду) на користь Компанії Новоматік АГ (Novomatic AG), (Вінер Штрасе 158, 2352, м. Гупольдскірхен, Австрія; Wiener Strasse 158, 2352, Gumpoldskirchen, Austria; р.н. 69548 б/ №69548 b) 127,50 (сто двадцять сім ) грн. 00 коп. державного мита та 59,00 (п`ятдесят дев`ять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4. В задоволенні інших позовних вимог - відмовити.

5. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

6. . Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення складено 05.03.13 року

Суддя Г.П. Бондаренко