Рішення № 28827136, 15.01.2013, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-42/5973-2012 15.01.13

За позовом Компанії "Сінгента партісіпейшнз АГ" м. Базеля, Швейцарія

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-дельта груп" м. Києва

2. Міністерства екології та природних ресурсів України

3. Державної служби інтелектуальної власності України

третя особа Приватне підприємство "Агрохімпро-Одеса" м. Одеси

про визнання патенту недійсним, зобов'язання вчинити дії.

Суддя Паламар П.І.

Представники:

від позивача Сиклітенко В.В., Стеценко Н.О.,

від відповідачів 1., 2. не з'явились,

3. Запорожець Л.Г.,

від третьої особи не з'явився.

СУТЬ СПОРУ :

у травні 2012 року Компанія "Сінгента партісіпейшнз АГ" (далі-позивач) звернулася в суд з указаним позовом.

Позивач зазначав, що він є власником патенту України на винахід № 41255 "Похідне 1, 3, 5-оксадіазину чи його таутомер або його сіль та інсектицидний засіб, що їх містить". Права, що випливають з патенту діють з 17 вересня 2001 р. Очікувана дата закінчення строку дії патенту 14 липня 2018 р. (заявка № 93002272, на основі якої було видано патент № 41255, подана 14 липня 1993 р.)

Відповідно до змісту формули винаходу за патентом України № 41255 надається прямий абсолютний захист похідним 1, 3, 5-оксадіазину формули (І), у т.ч. сполуці за загальновживаною назвою тіаметоксам, що використовується як діюча речовина в інсектицидних засобах. Ця речовина використовується в інсектицидних засобах, що застосовуються для боротьби зі шкідниками рослин (комахами) та є низькотоксичною для теплокровних тварин, риб і рослин.

У 2011 році йому стало відомо, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-дельта груп" (далі-відповідач 1.) зберігає, пропонує до продажу та реалізує препарат "Парус, т.к.с.", який містить тіаметоксам.

Згодом у межах розслідування ВДСБЕЗ Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві кримінальної справи № 10-26040 йому стало відомо про вилучення у цього відповідача препарату "Парус, т.к.с." в кількості 11960 л та діючої речовини тіаметоксам в кількості 2320 л.

Також йому стало відомо, що на підставі заявки № u201109622 від 2 серпня 2011 р. Державною службою інтелектуальної власності України (далі-відповідач 3.) відповідачу 1. було видано деклараційний патент № 65301 від 25 листопада 2011 р. на корисну модель "Пестицидна композиція". Активною діючою речовиною у даній композиції є тіаметоксам. Відомості про видачу зазначеного патенту було опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 22 від 25 листопада 2011 р.

З листа Міністерства екології та природних ресурсів України (далі-відповідач 2.) № 7912/07/10-12 від 18 квітня 2012 р. він дізнався, що за заявами відповідача 1., а також Приватного підприємства "Агрохімпро-Одеса" (третя особа) Міністерством у 2010 та 2012 роках проводилася державна реєстрація препаратів з діючою речовиною тіаметоксам, а саме, "Парус, т.к.с." (реєстраційне посвідчення серія Б 02425 від 21 травня 2010 р. дійсне до 31 грудня 2011 р) та "Парус, ТН" (реєстраційне посвідчення серія Б 03275 від 26 березня 2012 р. дійсне до 31 грудня 2012 р.) Реєстрація останнього препарату здійснена на підставі наказу № 152 від 12 березня 2012 р. "Про державну реєстрацію препаратів" і на час звернення в суд з указаним позовом не закінчилася.

Відповідно до положень ст.ст. 424, 464 ЦК України, ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Власнику патенту надається право забороняти іншим особам використовувати винахід, а також право перешкоджати неправомірному використанню винаходу. Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.

За одержанням дозволу (ліцензії) на використання винаходу "Похідне 1, 3, 5-оксадіазину чи його таутомер або його сіль та інсектицидний засіб, що їх містить" відповідач 1. до нього не звертався, тому законних підстав його використовувати не мав.

Посилаючись на те, що видача відповідачами патенту на корисну модель № 65301 "Пестицидна композиція", реєстрація препаратів "Парус, ТН" та "Парус, т.к.с", в яких без його згоди використано діючу речовину (тіаметоксам), захищену належним йому патентом, є незаконною, створює умови для незаконного ввезення в Україну, використання, зберіганя, пропозиції до продажу та продажу в Україні товарів, в яких використовується його винахід, і це порушує його право власності, позивач просив задовольнити позов, а саме:

- визнати деклараційний патент на корисну модель № 65301 "Пестицидна композиція" недійсним;

- зобов'язати відповідача 3. опублікувати у своєму офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання деклараційного патенту на корисну модель № 65301 "Пестицидна композиція" недійсним з одночасним внесенням їх до державного реєстру патентів;

- визнати недійсним наказ відповідача 2. № 152 від 12 березня 2012 р. в частині реєстрації препарату "Парус, ТН";

- зобов'язати відповідача 2. скасувати державну реєстрацію препарату "Парус, ТН" (реєстраційне посвідчення Б 03275);

- зобов'язати відповідача 2. виключити препарат "Парус, ТН" з Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених на використання в Україні;

- зобов'язати відповідача 1. припинити використання у будь-який спосіб винаходу "Похідне 1, 3, 5-оксадіазину чи його таутомер або його сіль та інсектицидний засіб, що їх містить", права на який належать позивачу і охороняються патентом України № 41255;

- вилучити з цивільного обороту та знищити препарат "Парус, т.к.с" в кількості 11960 літрів та діючу речовину тіаметоксам в кількості 2320 літри, що належить відповідачу 1. та зберігається на території Підприємства "Черкаський державний завод хімічних реактивів" по вул. Чигиринській, 21 у м. Черкасах.

У судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені вимоги.

Відповідач 1. відзив на позовну заяву не подав, його представник у судове засідання повторно не з'явився, про час і місце його проведення повідомлений у встановленому порядку.

Відповідач 2. у відзиві на позовну заяву, його представник у попередньому судовому засіданні проти позову заперечував, посилаючись на безпідставність заявлених вимог. Вказував, що його повноваження відносно державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на відносини у сфері використання об'єктів інтелектуальної власності, а його наказ № 152 від 12 березня 2012 р. є рішенням, що засвідчує токсиколого-гігієнічну і екологічну безпечність препарату та можливість його застосування за призначенням на території України. Державна реєстрація препарату "Парус, ТН" не передбачає його комерційне використання та не порушує права інтелектуальної власності позивача.

Відповідач 3. у відзиві на позовну заяву його представник у судовому засіданні проти позову заперечував, посилаючись на необґрунтованість заявлених вимог, вказував, що патент № 65301 на корисну модель "Пестицидна композиція" було видано відповідно до вимог чинного законодавства про охорону прав на винаходи і корисні моделі.

Третя особа пояснень на позовну заяву не надала, її представник у судове засідання повторно не з'явився, про час і місце його проведення повідомлений в установленому порядку.

Суд вважає можливим розглянути справу відповідно до вимог ст. 75 ГПК України у відсутності представників двох відповідачів та третьої особи за наявними в ній матеріалами, що містять достатньо відомостей про права та взаємовідносини сторін.

Заслухавши пояснення представників позивача, відповідача 3., розглянувши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що позивач є власником чинного патенту України на винахід № 41255 "Похідне 1, 3, 5-оксадіазину чи його таутомер або його сіль та інсектицидний засіб, що їх містить". Права, що випливають з патенту, діють з 17 вересня 2001 р. Очікувана дата закінчення строку дії патенту 14 липня 2018 р.

Вказані обставини підтверджуються поясненнями сторін, наявною у матеріалах справи випискою з Державного реєстру патентів України на винаходи № 9284/п-л.

Відповідно до змісту формули винаходу за патентом України № 41255 надається прямий абсолютний захист похідним 1, 3, 5-оксадіазину формули (І), у т.ч. сполуці за загальновживаною назвою тіаметоксам, що використовується як діюча речовина в інсектицидних засобах.

Ця речовина використовується в інсектицидних засобах, що застосовуються для боротьби зі шкідниками рослин (комахами) та є низькотоксичною для теплокровних тварин, риб і рослин.

Згідно вимог ч. 1 ст. 462, ч. 2 ст. 464 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Положення ст. 464 ЦК України визначають, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід є: право на використання винаходу; виключне право дозволяти використання винаходу; виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

У відповідності до ч. 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Відповідно до вимог ст. 465 ЦК України, ч. 1 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу.

Також встановлено, що на підставі заявки відповідача 1. № u201109622 від 2 серпня 2011 р. Державною службою інтелектуальної власності України було видано деклараційний патент № 65301 від 25 листопада 2011 р. на корисну модель "Пестицидна композиція". Відомості про видачу зазначеного патенту було опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 22 від 25 листопада 2011 р.

У 2010 та 2012 роках Міністерством екології та природних ресурсів України за заявами відповідача 1. та третьої особи проводилася державна реєстрація препаратів "Парус, т.к.с." (реєстраційне посвідчення серія Б 02425 від 21 травня 2010 р. дійсне до 31 грудня 2011 р) та "Парус, ТН" (реєстраційне посвідчення серія Б 03275 від 26 березня 2012 р. дійсне до 31 грудня 2012 р.) Реєстрація останнього препарату здійснена на підставі наказу № 152 від 12 березня 2012 р. "Про державну реєстрацію препаратів".

Указані обставини підтверджуються поясненнями позивача, відповідачів 2. і 3., листом відповідача 3. № 7912/07/10-12 від 18 квітня 2012 р., витягами з Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (т. І а.с. 39-42).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

1) продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

2) існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Вищезазначена корисна модель "Пестицидна композиція" містить всі ознаки незалежних пунктів формули винаходу за патентом № 41255 "Похідне 1,3,5-оксадіазину чи його таутомер або його сіль та інсектицидний засіб, що їх містить". Відомості, що були загальнодоступними у світі до дати подання заявки Товариством з обмеженою відповідальністю "Агро-дельта груп" № u201109622 на видачу деклараційного патенту на корисну модель, спростовують новизну даної корисної моделі.

У препаратах "Парус, ТН" та "Парус, т.к.с." використано кожну ознаку незалежного пункту 1 формули винаходу за патентом № 41255 "Похідне 1,3,5-оксадіазину чи його таутомер або його сіль та інсектицидний засіб, що їх містить", в останньому препараті також кожну ознаку незалежного пункту 10 формули винаходу, ознака "містить прилипач 2г/л, біла глина 10 г/л, бензойна кислота 3 г/л, розчинник-вода до 1000 г/л" є еквівалентною ознаці "цільові добавки".

Це підтверджується поясненнями позивача, наявними у матеріалах справи копіями матеріалів заявки відповідача 1. № u201109622 (т. І а.с. 104-123), реєстраційних досьє на препарати "Парус, ТН" та "Парус, т.к.с." (т. ІІІ а.с 3-125), а також висновком № 118/12 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14 листопада 2012 р., проведеної Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Указаний висновок судової експертизи містить докладний опис проведеного дослідження, обґрунтовані та чіткі висновки з поставлених запитань, тому суд приймає його як належний доказ у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як пояснив позивач, відповідач 1. не звертався до нього за дозволом на використання належного йому патенту та такого в установленому порядку не отримував. Всупереч вимог ст. 33 ГПК України доказів наявності у відповідача 1. дозволу на використання патенту України на винахід № 41255 "Похідне 1, 3, 5-оксадіазину чи його таутомер або його сіль та інсектицидний засіб, що їх містить" суду не надано.

При цьому, відповідач 1. знав або повинен був знати про існування патенту України № 41255 на винахід та про те, що внаслідок подання заявки на корисну модель "Пестицидна композиція" порушуються права власника цього патенту.

Згідно вимог ч. 2 ст. 30 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" власник патенту зобов'язаний надати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом.

Доказів наявності обставин, що в силу указаних вимог Закону зумовлюють обов'язок позивача надати відповідачу 1. дозвіл на використання належного йому винаходу, суду також не надано.

Зібрані у справі докази свідчать про те, що корисна модель "Пестицидна композиція" згідно заявки відповідача 1. № u201109622 не відповідала умовам патентноздатності, а патент України № 65301 видано внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача.

Тому позов про визнання цього патенту недійсним відповідно до вимог ст.ст. 33-35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", ст.ст. 16, 432 ЦК України підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

З цих підстав також підлягають задоволенню вимоги позову про зобов'язання відповідача 3. внести відомості про визнання недійсним патенту України № 65301 на корисну модель до Державного реєстру патентів України на корисні моделі та опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Згідно зі ст. 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

З урахуванням наведеного також підлягають задоволенню вимоги про зобов'язання відповідача 1. припинити використання у будь-який спосіб винаходу "Похідне 1,3,5-оксадіазину чи його таутомер або його сіль та інсектицидний засіб, що його містить", права на який належать позивачу і охороняються патентом України № 41255.

Відповідно до ч. 4 ст. 31 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте, після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін.

Як встановлено судом, препарати "Парус, т.к.с." та "Парус, ТН" (виробник компанія "Три Дельта Компані Інтернешшнл", Китай) виготовлені із застосуванням запатентованого позивачем винаходу. На підставі заяв відповідача 1. та третьої Міністерством екології та природних ресурсів України було проведено державну реєстрацію цих препаратів.

У силу вимог ст. 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів дозволяє їх ввезення на митну територію України, торгівлю, застосування та рекламування.

Також встановлено, що вказані препарати були введені відповідачем 1. у цивільний оборот України.

Це підтверджується поясненням позивача, листами ВДСБЕЗ Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві № 59/8236 від 26 травня 2011 р., Підприємства "Черкаський державний завод хімічних реактивів" від 27 грудня 2012 р., актом опису й арешту майна Придніпровського відділу Державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції від 27 грудня 2012 р.

Листом від 3 червня 2011 р. позивач в особі патентного повіреного Андрія Петрова звернувся до відповідача 1. про припинення використання цих препаратів.

Враховуючи що позивачем заявлено про захист його прав власника патенту шляхом припинення використання запатентованого винаходу та продуктів, виготовлених з його використанням, скасування державної реєстрації та виключення з Державного реєстру та Переліку пестицидів і агрохімікатів препарату "Парус, ТН" унеможливить його використання на території України, суд вважає, що порушене право підлягає захисту відповідно до вимог ст. 16 ЦК України у такий спосіб.

На підставі п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України підлягають задоволенню вимоги про вилучення з цивільного обороту та знищення належних відповідачу 1. препарату "Парус, т.к.с." у кількості 11960 літрів та діючої речовини тіаметоксам у кількості 2320 літрів, які знаходяться на відповідальному зберіганні Підприємства "Черкаський державний завод хімічних реактивів".

Оскільки спір виник внаслідок неправильних дій відповідача 1., понесені по справі господарські витрати стосовно до вимог ст. 49 ГПК України слід покласти на нього.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В :

позов Компанії "Сінгента партісіпейшнз АГ" м. Базеля, Швейцарія задовольнити.

Визнати деклараційний патент України на корисну модель № 65301 "Пестицидна композиція" на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-дельта груп" (03039, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 119, к. 523 код 34714684), виданий Державною службою інтелектуальної власності України 25 листопада 2011 р., недійсним.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, код 37552556) опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання деклараційного патенту на корисну модель № 65301 "Пестицидна композиція" від 25 листопада 2011 р. недійсним з одночасним внесенням цих відомостей до Державного реєстру патентів України на корисні моделі.

Визнати недійсним наказ Міністерства екології та природних ресурсів України (03035, .м Київ, вул. Урицького, 35, код 37552996) № 152 від 12 березня 2012 р. в частині реєстрації препарату "Парус,ТН".

Зобов'язати Міністерство екології та природних ресурсів України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, код 37552996) скасувати державну реєстрацію препарату "Парус,ТН" (реєстраційне посвідчення Б 03275 від 26 березня 2012 р.)

Зобов'язати Міністерство екології та природних ресурсів України (03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, код 37552996) виключити з Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів препарат "Парус,ТН" (реєстраційне посвідчення Б 03275 від 26 березня 2012 р.)

Зобов'язати Міністерство екології та природних ресурсів України (03035, .м Київ, вул. Урицького, 35, код 37552996) виключити препарат "Парус,ТН" (реєстраційне посвідчення Б03275 від 26 березня 2012 р.) з Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" (03039, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 119, к. 523 код 34714684) припинити використання у будь-який спосіб винаходу "Похідне 1,3,5-оксадіазину чи його таутомер або його сіль та інсектицидний засіб, що його містить", права на який належать компанії "Сінгента партісіпейшнз АГ" (4058, Швейцарія, м. Базель, Шварцвальдаллее, 215) і охороняються патентом України № 41255.

Вилучити з цивільного обороту та знищити препарат "Парус,т.к.с." в кількості 11960 літрів та діючу речовину тіаметоксам у кількості 2320 літрів, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп (03039, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 119, к. 523 код 34714684) та знаходять на відповідальному зберіганні Підприємства "Черкаський державний завод хімічних реактивів" (18000, МСП м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21, код 00205104.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" (03039, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 119, к. 523 код 34714684) на користь Компанії "Сінгента партісіпейшнз АГ" (4058, Швейцарія, м. Базель, Шварцвальдаллее, 215) 34072,30 грн. витрат по оплаті судового збору.

Рішення набирає законної сили відповідно до вимог ст. 85 ГПК України.

Суддя господарського суду міста Києва П.І.Паламар