Рішення № 27353450, 24.10.2012, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

24.10.12 р. Справа № 5006/33/10/2012

Господарський суд Донецької області у складі судді Сич Ю.В.

при секретарі судового засідання Щитовій Л.М.,

розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Модифікатор», м.Донецьк (ідентифікаційний код 31072012)

до відповідача Публічного акціонерного товариства «Завод універсального обладнання», м.Донецьк (ідентифікаційний код 05400783)

про встановлення факту використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід №94670, зареєстрованим 25.05.2011р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи; зупинення використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід №94670, зареєстрованим 25.05.2011р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи, шляхом заборони відповідачу виготовлення та реалізації продукції, захищеної патентом на винахід №94670, зареєстрованим 25.05.2011р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи.

за участю представників:

від позивача: Вініченко М.В. за довіреністю б/н від 21.02.2012р., Паренчук І.В. за довіреністю б/н від 21.01.2012р., Рибальченко К.І. за довіреністю б/н від 20.09.2012р.,

від відповідача: Шелудяков Д.В. за довіреністю №10 від 16.01.2012р.

В судовому засіданні 14.03.2012р.

оголошено перерву до 20.03.2012р.,

20.03.2012р. оголошено перерву

до 21.03.2012р.

на підставі ст. 77 Господарського

процесуального кодексу України.

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Модифікатор», м. Донецьк звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Публічного акціонерного товариства «Завод універсального обладнання», м. Донецьк про встановлення факту використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід № 94670, зареєстрованим 25.05.2009 р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи; зупинення використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід № 94670, зареєстрованим 25.05.2009 р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи, шляхом заборони відповідачу виготовлення та реалізацію продукції, захищеної патентом на винахід № 94670, зареєстрованим 25.05.2009 р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи.

Ухвалою від 01.08.2.2012р. господарський суд Донецької області прийняв вказану позовну заяву до розгляду та порушив провадження у справі №5006/33/10/2012.

Ухвалою від 21.03.2012р. господарський суд Донецької області призначив судову експертизу охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності на підставі ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою від 21.03.2012р. господарський суд Донецької області на підставі п.1 ч.2 ст.79 Господарського процесуального кодексу України зупинив провадження у справі №5006/33/10/2012.

У зв'язку із закінченням проведення експертного дослідження та поверненням матеріалів справи №5006/33/10/2012 на адресу господарського суду Донецької області, 01.10.2012р. провадження у вищевказаній справі поновлено.

Ухвалою від 09.10.2012р. продовжено строк розгляду спору на 15 днів до 25.10.2012р. за клопотанням позивача на підставі ст. 69 Господарського процесуального кодексу України.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на те, що відповідачем неправомірно використовується винахід, захищений патентом №94670 від 25.05.2011р. «Порошковий дріт для комплексної обробки рідкого металу», право на використання якого надано власниками позивачу за ліцензійним договором №Л02/12-07-11 від 12.07.2011р.

На підтвердження вказаних обставин позивач надав копії листа №24-06/12-291 від 19.2.2011р., патенту №94670 від 25.05.2011р., опису до патенту №94670 від 25.05.2011р., ліцензійного договору №Л02/12-07-11 від 12.07.2011р., акту здавання-приймання від 12.07.2011р., додаткових угод №1 від 12.07.2011р., №2 від 15.11.2011р. до ліцензійного договору №Л02/12-07-11 від 12.07.2011р.

Нормативно свої вимоги позивач обґрунтовує ч.1 ст.41 Конституції України, ч. 2 ст. 432, ч.1 ст. 462 Цивільного кодексу України, п.п. 2, 5, 7, 8, 34 ст.ст. 1, 6, 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

07.02.2012р. позивачем надано клопотання про витребування доказів, за яким останній просив витребувати у відповідача протокол погодження технічних умов до порошкового дроту від 31 жовтня 2011 р., що поставлявся відповідачем на Публічне акціонерне товариство «Єнакіївський металургійний завод» в грудні 2011р. - січні 2012р., витребувати у Публічного акціонерного товариства «Донецьксталь» - металургійний завод» комерційні пропозиції від ПАТ «Завод універсального обладнання» за період з вересня по грудень 2011р. на поставку порошкового дроту з наповнювачем, до складу якого входить кальцій та доломіт обпечений, витребувати у Публічного акціонерного товариства «Єнакіївський металургійний завод» сертифікати якості на порошковий дріт, який поставлявся ПАТ «Завод універсального обладнання» в грудні 2011 - січні 2012р.р. з наповнювачем, до складу якого входить кальцій та доломіт обпечений, зразки порошкового дроту з наповнювачем, до складу якого входить кальцій та доломіт обпечений, який поставлявся ПАТ «Завод універсального обладнання» в грудні 2011 - січні 2012 р.р. в кількості 2 кг.

Вищевказане клопотання ухвалою від 30.05.2012р. господарським судом задоволено частково.

21.02.2012р. відповідачем надано відзив на позовну заяву, за яким останній заперечує проти позову та зазначає, що в матеріалах справи вістуні будь-які докази, якими б підтверджувався факт використання підприємством відповідача винаходу, захищеного патентом на винахід №94670, зареєстрованим 25 травня 2009р.

19.03.2012р. позивачем надано клопотання про призначення у справі судової експертизи охорони прав інтелектуальної власності та витребування доказів.

21.03.2012р. відповідачем надано заперечення на клопотання позивача про призначення судової експертизи та витребування доказів, у зв'язку із тим, що задоволення вказаного клопотання може привести до розкриття комерційної таємниці. Також зазначено, що новий склад порошкового дроту відповідачем був розроблений з метою удосконалення винаходу, захищеного патентом №23322 від 01.10.2008р. «Дріт для присадки кальцію у металургійні розплави».

10.04.2012р. на адресу господарського суду Донецької області надійшло клопотання Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №141 від 05.04.2012р. про надання додаткових матеріалів, зокрема, відомості відповідно до яких виготовляється порошковий дріт із суміші металевого кальцію, доломіту обпеченого та металевого дробу, який поставлявся ПАТ «Завод універсального обладнання» на ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» в грудні 2011 - січні 2012р.р. та відомості відповідно до яких виготовляється порошковий дріт із суміші металевого кальцію, доломіту обпеченого та металевого дробу запропонованого ПАТ «Завод універсального обладнання» до поставки на ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» за період з вересня по грудень 2011р. Такими відомостями можуть бути, технічні умови, внутрішні стандарти підприємства та інші технічна документація, що містить особливості конструкції порошкового дроту із суміші металевого кальцію, доломіту обпеченого та металевого дробу.

Ухвалою від 30.05.2012р. господарським судом Донецької області зобов'язано ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» надати протоколи погодження технічних умов до порошкового дроту, укладеного 31 жовтня 2011р. між ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» та ПАТ «Завод універсального обладнання», та сертифікати якості на порошковий дріт, який поставлявся ПАТ «Завод універсального обладнання» на ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» в грудні 2011 - січні 2012 р.р. з наповнювачем, до складу якого входить кальцій та доломіт обпечений, технічні умови, внутрішні стандарти підприємства та інша технічна документація, що містить особливості конструкції порошкового дроту із суміші металевого кальцію, доломіту обпеченого та металевого дробу; зобов'язано ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» надати комерційні пропозиції ПАТ «Завод універсального обладнання» до ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» за період з вересня по грудень 2011р., на поставку порошкового дроту з наповнювачем, до складу якого входить кальцій та доломіт обпечений, технічні умови, внутрішні стандарти підприємства та інша технічна документація, що містить особливості конструкції порошкового дроту із суміші металевого кальцію, доломіту обпеченого та металевого дробу, та витребувані документи представити судовому експерту.

01.10.2012р. позивачем надано уточнення до позову, за яким зазначено, що при подачі позову позивач помилково вказав невірну дату реєстрації патенту №94670 та вірною датою є 25.05.2011р.

09.10.2012р. позивачем надано клопотання про виклик посадових осіб для дачі пояснень, зокрема, провідного співробітника ІПМ НАН України, кандидата технічних наук Бєлова Б.В. та завідуючого кафедрою технології та комп'ютеризації ливарного виробництва ГВУЗ «Приазовський держаний технічний університет», доктора технічних наук, професора, лауреата Державної премії України галузі науки і техніки Троцан А.І., які є спеціалістами в галузі металургії, для визначення нетотожності понять «шлакоутворюючий матеріал» та «шлак металургійний» для встановлення технічної некомпетентності висновків судової експертизи.

Дослідивши вищевказане клопотання, господарський суд зазначає наступне.

Проведення призначеної ухвалою суду від 21.03.2012р. судової експертизи було доручено Охромєєву Ю.Г., завідувачу лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту України, який має вищу технічну, юридичну та спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, є атестованим судовим експертом ІІ кваліфікаційного класу за спеціальністю 13.3. «Дослідження, пов'язані з винаходами та корисними моделями» (свідоцтво Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №10 від 12.12.2006р., продовжено 16.12.2011р.), який здобув у Інституті інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія» в м.Києві, з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, кваліфікація професіонал з інтелектуальної власності за спеціальністю «Інтелектуальна власність», стаж експертної роботи з 2006 року, та Антоновській І.А., старшому судовому експерту лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту України, яка має вищу технічну освіту, є атестованим судовим експертом IV кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3. «Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №24 від 30.03.2011р.), яка здобула у Інституті інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія» в м.Києві, з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, кваліфікація професіонал з інтелектуальної власності за спеціальністю «Інтелектуальна власність», стаж роботи з 2011р.

Отже, враховуючи освіту, кваліфікацію, стаж роботи судових експертів та, враховуючи те, що сторонами не заявлявся відвід судовим експертам з мотивів їх некомпетентності, у суду відсутні підстави вважати висновок судових експертів технічно некомпетентним, у зв'язку із чим є недоцільним виклик Бєлова Б.В. та Троцан А.І. для дачі пояснень.

09.10.2012р. позивачем надано клопотання про призначення повторної судової експертизи з тих підстав, що наданий висновок комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності складено фахівцями, які не мають спеціальних знань у галузі металургії.

11.10.2012р. відповідачем надано заперечення на клопотання позивача, за яким вважає його задоволення недоцільним, оскільки в матеріалах справи зібрано достатньо доказів для розгляду спору по суті.

У п. 9.2 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 р. N 02-5/424 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» зазначено, що повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності.

Дослідивши вищевказаний висновок судових експертів в сукупності з усіма матеріалами справи, та враховуючи, що Охромєєв Ю.Г. та Антоновська І.А. мають відповідні знання у сфері інтелектуальної власності, господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав вважати, що вказаний експертний висновок є необґрунтованим чи таким, що суперечить матеріалам справи.

Відповідно до ст.34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи викладене, господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання позивача про призначення повторної експертизи.

Розгляд справи здійснювався без застосування засобів технічної фіксації судового процесу відповідно до ст. 81-1 Господарського-процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Розгляд справи відкладався на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Під час судового розгляду справи представників сторін було ознайомлено з правами та обов'язками у відповідності із ст. 22 Господарського процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням та заслухавши представників сторін, суд встановив:

Частина 4 статті 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачає, що винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь якій сфері технології.

Як передбачено п. 13 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Як вбачається з матеріалів справи, 25.05.2011р. Державним департаментом інтелектуальної власності в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі зареєстровано патент на винахід №94670 «Порошковий дріт для комплексної обробки рідкого металу», відповідно за яким винахідниками та власниками зазначені Горовий Семен Євгенович та Оніщук Віталій Прохорович.

За змістом ст. 1107 Цивільного кодексу України розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі, зокрема, ліцензійного договору.

Як свідчать матеріали справи, 12.07.2011р. між ліцензіарами Горовим С.Є., Оніщуком В.П. та ліцензіатом Товариством з обмеженою відповідальністю «Модифікатор» укладено ліцензійний договір №Л02/12-07-11 на право використання об'єктом інтелектуальної власності (далі - Договір), за умовами якого ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цього договору та на умовах, визначених цим договором ліцензіатом, ліцензію на використання винаходу, захищеного патентом №94670 (п.2.1. Договору).

За приписами ст.1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до п.13.1. Договору цей договір укладений на 2 роки та вступає в силу з дати його підписання.

Як встановлено судом, зазначений Договір укладений сторонами з дотриманням вимог чинного законодавства.

За змістом пункту 2.2. Договору згідно з наданою ліцензією (п.2.1.) ліцензіат має право лише виробляти продукцію по ліцензії з наступною реалізацією її металургійним підприємствам зі збереженням умов взаємної економічної зацікавленості.

За твердженням позивача відповідач виготовляє примірники дроту тотожні за технологічними характеристиками та хімічними властивостями відповідним показникам об'єкту, захищеного патентом №94670. На підтвердження зазначеного позивач посилається на лист №24-06/12-291 від 19.12.2011р. відповідача, за яким від ПАТ «Завод універсального обладнання» поступають комерційні пропозиції щодо постачання порошкового дроту ПП-13Б-15.8-85-85 з наповнювачем кальцій металевий та доломіт обпечений (ТУ У 27.3-05400783-006-2003).

Відповідно до абз.5 ч.2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

За абз. 8 ч.2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Так, судом для встановлення наявності або відсутності факту використання у виробі (порошковий дріт із суміші металевого кальцію, доломіту обпеченого та металевого дробу), запропонованого ПАТ «Завод універсального обладнання» до поставки на ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» з вересня по грудень 2011р. та на ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» в грудні 2011р. - січні 2012р. кожної ознаки винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом №94670. судом ухвалою від 21.03.2012р. у зазначеній справі було призначено судову експертизу охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Ухвалою від 21.03.2012р. судом попереджено експерта, якому буде доручено проведення судової експертизи, про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

Відповідно до висновку комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №41/12 від 17.09.2012р. судовими експертами встановлено, що у виробі (порошковий дріт із суміші металевого кальцію, доломіту обпеченого та металевого дробу у співвідношенні 40: (50-55) (10-5)% мас), що поставлявся ПАТ «Завод універсального обладнання» на ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» в грудні 2011 - січні 2012р.р., відповідно до сертифікатів якості та протоколу погодження технічних умов до порошкового дроту від 31.10.2011р., не використано кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом №94670.

Так, експертами встановлено, що у порошковому дроті для обробки рідкого металу СК40, запропонованого ПАТ «Завод універсального обладнання» до поставки на ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» у листопаді 2011 року відповідно до наданої комерційної пропозиції, не використано кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом №94670.

Також експерти встановили, що у порошковому дроті для обробки рідкого металу СК40к, запропонованого ПАТ «Завод універсального обладнання» до поставки на ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» у листопаді 2011 року відповідно до наданої комерційної пропозиції, не використано кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом №94670.

Відповідно до висновку експертів у порошковому дроті для обробки рідкого металу із суміші кальцію металевого та доломіту обпеченого, запропонованого ПАТ «Завод універсального обладнання» до поставки на ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» у грудні 2011 року відповідно до наданої комерційної пропозиції, не використано кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом №94670.

Згідно зі ст. 34 того ж Кодексу господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За змістом ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до встановленого, суд дійшов висновку, що відповідачем не був використаний продукт, який охороняється патентом на винахід №94670 від 25.05.2011р. «Порошковий дріт для комплексної обробки рідкого металу», при виготовленні порошкового дроту ПП-13Б-15.8-85-85 з наповнювачем кальцій металевий та доломіт обпечений (ТУ У 27.3-05400783-006-2003).

За таких обставин, суд не вбачає порушення відповідачем права позивача, яке охороняється патентом на винахід №94670 від 25.05.2011р. «Порошковий дріт для комплексної обробки рідкого металу», відтак, позовні вимоги щодо встановлення факту використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід № 94670, зареєстрованим 25.05.2011 р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи; зупинення використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід № 94670, зареєстрованим 25.05.2011 р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи, шляхом заборони відповідачу виготовлення та реалізацію продукції, захищеної патентом на винахід № 94670, зареєстрованим 25.05.2011 р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи, не підлягають задоволенню.

Вартість судової експертизи охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності складає 14857,92грн., що підтверджується платіжним дорученням №106 від 13.07.2012р., оригінал якого міститься в матеріалах справи, підлягає покладенню на позивача відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Судові витрати по сплаті судового збору підлягають покладенню на позивача у відповідності до ст.49 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі вищенаведеного, керуючись Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст.ст. 11, 509, 1107, 1109 Цивільного кодексу України, ст.ст. 4-2, 4-3, 22, 33, 41, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Відмовити у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Модифікатор», м. Донецьк до відповідача, Публічного акціонерного товариства «Завод універсального обладнання», м. Донецьк про встановлення факту використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід № 94670, зареєстрованим 25.05.2011 р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи; зупинення використання відповідачем винаходу, захищеного патентом на винахід № 94670, зареєстрованим 25.05.2011 р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи, шляхом заборони відповідачу виготовлення та реалізацію продукції, захищеної патентом на винахід № 94670, зареєстрованим 25.05.2011 р. в Державному реєстрі патентів України на винаходи.

У судовому засіданні 24.10.2012р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційного скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено та підписано 26.10.2012р.

Суддя Сич Ю.В.