Постанова № 24376823, 28.05.2012, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01601, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2012 № 20/95-58/599

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Мартюк А.І.

суддів: Новікова М.М.

Зубець Л.П.

не з'явились

від відповідача: не з'явились

від третьої особи: не з'явились

розглянувши

апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства „Фармацевтична фірма „Дарниця"

на рішення господарського суду міста Києва

від 12.03.2012

у справі №20/95-58/599 (суддя Блажівська О.Є.)

за позовом Мегаінфарм ГмбХ („Megainpharm GmbH")

до Закритого акціонерного товариства „Фармацевтична фірма „Дарниця"

третя особа Товариства з обмеженою відповідальністю „Інфамед"

про стягнення 58141,70 доларів США

У судовому засіданні 23.05.2012 оголошувалась перерва до 28.05.2012, у зв'язку із чим постанова приймається вказаною датою.

ВСТАНОВИВ:

На розгляд господарського суду міста Києва були передані позовні вимоги Мегаінфарм ГмбХ (надалі - ліцензіар, позивач) до Закритого акціонерного товариства „Фармацевтична фірма „Дарниця" (надалі - ЗАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" ліцензіат, відповідач) про стягнення заборгованості у сумі 58141,70 доларів США.

Рішенням господарського суду м. Києва від 31.05.2010 у справі №20/95, що залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.08.2011, позовні вимоги було задоволено повністю.

Постановою Вищого господарського суду України від 06.12.2011 постанову Київського апеляційного господарського суду України від 22.08.2011 та рішення господарського суду міста Києва від 31.05.2010 у справі №20/95 скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

У ході розгляд справи судом першої інстанції від позивача надійшло клопотання про згоду на вихід за межі позовних вимог стосовно стягнення суми боргу в українських гривнях в сумі 476762,00 грн.

За результатами нового розгляду рішенням господарського суду міста Києва від 12.03.2012 у справі №20/95-58/599 позов задоволено повністю.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, відповідач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду м. Києва від 12.03.2012 у справі №20/95-58/599 та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних відмовити повністю.

Вимоги та доводи апеляційної скарги позивача мотивовані тим, що рішення суду першої інстанції прийняте при неповному з'ясуванні обставин, що мають значення для вирішення справи. Скаржник вважає, що судом визнано встановленими недоведені обставини справи, а також неправильно застосовані норми матеріального та процесуального права, а викладені у рішенні висновки суперечать обставинам справи. На думку відповідача реалізованою є продукція не лише поставлена, але й оплачена, а роялті має сплачуватися і обчислюватися від реалізованої продукції, тобто оплаченої продукції, а не від виробленої і переданої третій особі.

Позивач у судове засідання не з'явився, поважних причин неявки суду не повідомив, хоча про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідач у судове засідання не з'явися, надав клопотаня про розгляд справи за відсутності його представника, у звязку із хворобою останнього.

Третя особа у судове засідання не з'явилася, у поданому відзиві на апеляційну скаргу проти задоволення останньої заперечувала та просила здійснювати розгляд справи без участі представника третьої особи.

Від представника позивача через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду надійшло клопотання про виклик посадових осіб - експертів, якими складено висновок науково-правової експертизи від 27.01.2012 №309-02/16, на який відповідач посилається як на доказ, за допомогою якого можна визначити зміст понять „реалізована продукція" та „реалізація продукції".

Розглянувши дане клопотання, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання та виклику у судове засідання посадових осіб - експертів. При цьому, апеляційний суд звертає увагу на те, що вищевказана експертиза не є судовою експертизою.

Перевіривши матеріали справи, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія встановила наступне.

Як встановлено судом першої інстанції, відповідно до рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 10.04.2008 в офіційному бюлетені „Промислова власність" було опубліковано відомості про передачу Мегаінфарм ГмбХ (позивач по справі) права власності на знаки згідно свідоцтв України №№49568, 49569, 49570 та внесено зазначені відомості до Державного реєстру свідоцтв України. Дата реєстрації - 25.04.2008.

Згідно рішень Державного департаменту інтелектуальної власності від 07.12.2010 в офіційному бюлетені „Промислова власність" було опубліковано відомості про передачу на користь ОСОБА_2 за заявою власника свідоцтв - Мегаінфарм ГмбХ права власності на знаки згідно свідоцтв України №№49568, 49569, 49570 та внесено зазначені відомості до Державного реєстру свідоцтв України. Дата реєстрації -27.12.2010.

Таким чином, місцевим господарським судом встановлено, що у період з 25.04.2008 по 27.12.2010 був власником свідоцтва України №49569 від 16.05.2005 на позначення „ОКОМІСТИН", яке зареєстроване для товарів 5 класу: антисептичні засоби; фармацевтичні препарати; ліки для людини; очні краплі.

Як вбачається із матеріалів справи, 25.04.2008 між Мегаінфарм ГмбХ та ЗАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" було укладено ліцензійний договір про передачу права на використання знака для товарів і послуг на території України (надалі - ліцензійний договір).

Із пояснень до позовних вимог, які надійшли від позивача до місцевого господарського суду 30.01.2012, вбачається, що підставою для звернення позивача до суду є невиконання відповідачем умов ліцензійного договору про передачу права на використання знака для товарів і послуг на території України від 25.04.08 за період з 01.01.10 по 31.03.10. Протягом вказаного періоду, за який стягується заборгованість позивач був законним власником прав на знак для товарів і послуг, і, відповідно, ліцензійний договір, на підставі якого позивач просить стягнути зазначену в позові заборгованість, був чинним.

Позивач у вказаних поясненнях зазначав, що кількість одиниць продукції, виробленої відповідачем та реалізованої ним покупцю (ТОВ „Інфамед"), відповідно до даних графи „кількість" та рядка „всього" товарно-транспортних накладних №80002523 від 24.02.2010 та №80002741 від 23.03.2010 становить 89815 та 148566 упаковок відповідно. Загальна кількість вироблених та реалізованих відповідачем упаковок становить 238 381 одиниць. Згідно з договором розмір роялті за 1 флакон складає 2 грн., таким чином загальний розмір роялті у першому кварталі 2010 року складає 476762,00 грн., що відповідно до погодженого сторонами (додаток №3 до договору) курсу долара США до української гривні складає 58141,70 дол. Враховуючи викладене, позивач просив задовольнити позов в повному обсязі.

У свою чергу, у відзиві, що надійшов до суду першої інстанції 30.01.2012, відповідач заперечував проти позовних вимог та стверджував, що продукція - лікарські засоби, марковані знаком для товарів та послуг „Окомістин", в тому числі вироблена за перший квартал 2010 року фактично не була реалізована, а передана відповідачем ТОВ „Інфамед" безоплатно. Таким чином, до моменту повної оплати з боку ТОВ „Інфамед" за передану продукцію, марковану знаком для товарів і послуг „Окомістин", у відповідача немає зобов'язань по підписанню акту про обсяги реалізації (продажу) продукції та сплати роялті за продану продукцію. Відповідач вважає, що копії товарно-транспортних накладних №80002523 та №80002741, що містяться в матеріалах справи, не можуть слугувати доказами реалізації продукції.

Як вбачається із п. 1.1 ліцензійного договору, ліцензіар надає ліцензіату на строк дії договору за винагороду невиключну ліцензію на використання товарного знака для позначення продукції, для якої товарний знак зареєстрований: кл. 5 - антисептичні засоби, фармацевтичні препарати; ліки для людини; очні краплі; з метою застосування товарного знака на етикетках та упаковках лікарського засобу в упаковках у вигляді флакону 5 мл, що виробляється ліцензіатом за реєстраційним свідоцтвом МОЗ України №UA/0483/01/01 та №UA/7537/01/01 по реєстраційній документації та технології, які належать ЗАТ „Інфамед-Україна".

Ліцензіат зобов'язується вести облік продукції, виготовленої згідно з цим договором, для розрахунку з Ліцензіаром за цією ліцензією (п. 3.1 Ліцензійного договору).

Відповідно до п. 5.1 ліцензійного договору за надання прав за цим договором ліцензіат сплачує ліцензіару винагороду (роялті) відповідно до п. 5.2.

У свою чергу пунктом 5.2 договору передбачено, що починаючи з 01.05.2008 ліцензіат сплачує ліцензіару роялті від кожної одиниці реалізованої продукції, позначеної товарним знаком (флакон, упаковка), шляхом щоквартальних перерахувань на рахунок ліцензіара не пізніше 5 банківських днів після підписання обома сторонами акту про обсяги реалізації продукції та суми роялті. Акт про обсяги реалізації продукції та суми роялті надається ліцензіаром ліцензіату не пізніше 20 календарних днів після закінчення кожного кварталу.

Відповідно до положень пункту 5.4 ліцензійного договору (в редакції додаткової угоди №1 до договору від 30.04.2008), розмір роялті за 1 флакон по кожному виду упаковки складає 2,00 грн. Беручи до уваги можливість зміни економічної ситуації, сторони дійшли згоди, що перерахунок суми роялті у валюті платежу (долари США) здійснюватиметься за узгодженим у двосторонньому порядку курсом долара США до української гривні, шляхом підписання відповідних додатків до ліцензійного договору. Положення, викладені у Додатках до Ліцензійного договору, є підставою для визначення суми роялті у валюті платежу, у відповідних Актах про обсяги реалізації продукції та суми роялті за кожен із періодів та для виставлення ліцензіату Інвойсу з боку ліцензіара. Підставою для здійснення оплати є Інвойс та Акт про обсяги реалізації продукції та суми роялті за кожен із періодів.

Валютою платежу сторонами приймається долар США (п. 5.3 ліцензійного договору).

Пунктом 5.5 ліцензійного договору визначено обов'язок ліцензіата робити щоквартальні платежі протягом всього строку дії зазначеного договору, перераховуючи їх на користь ліцензіара за реквізитами, наведеними наприкінці цього договору, на підставі актів про обсяги реалізації продукції та суми роялті.

Як вбачається із матеріалів справи, 04.10.2008 між ЗАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця", як виконавцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю „Інфамед" (третя особа), як замовником, укладено договір №INF-2 на виробництво за контрактом і поставку лікарських препаратів „Окомістин", краплі очні 0,01 % та „Окомістин", краплі очні/вушні/для носа 0,01 %, відповідно до умов якого виконавець виробляє на замовлення замовника та зобов'язується передати у власність замовника лікарські препарати у флаконах з крапельницею (надалі - продукція) у річному обсязі не менше ніж 300 000 одиниць, а замовник прийняти та оплатити продукцію, асортимент, кількість та ціна яких зазначені в специфікаціях до цього договору, які є його невід'ємною частиною.

Позивачем та третьою особою до матеріалів справи було надано копії товарно-транспортних накладних №80002523 від 24.02.2010 та №80002741 від 23.03.2010, оригінали яких були оглянуті судом першої інстанції. Із вказаних накладних вбачається, що відповідач здійснив поставку флаконів із використанням товарного знаку „ОКОМІСТИН" на користь ТОВ „Інфамед" у загальній кількості 238 381 одиниць. Факт передачі товару третій особі відповідачем не заперечується.

У ході вирішення спору судом першої інстанції було встановлено, що на вимогу позивача (вих. від 04.02.2011, яка одержана відповідачем 01.03.2011) підписати акт про обсяги реалізованої продукції та оплатити суму роялті, відповідач акт не підписав, роялті за період з 01.01.2010 по 31.03.2010 не оплатив. Як вбачається із вимоги вих. від 04.02.2011, додатком до неї є, зокрема, оригінал Інвойсу №100 від 04.02.2011 та оригінал акту у двох примірниках. Відмову у підписанні акту та сплати роялті відповідач у відповіді вих. №44/865 від 31.03.2011 обґрунтував тим, що факт продажу продукції не відбувся, оскільки продукція не була оплачена покупцем - ТОВ „Інфамед", отже фактично продукція була передана безоплатно. До моменту повної оплати продукції ТОВ „Інфамед" у відповідача немає зобов'язань по підписанню акту про обсяги реалізації (продажу) продукції та сплати роялті на користь позивача за продану продукцію.

Додатком № 3 від 12.01.2010 до ліцензійного договору сторони погодили, що для перерахунку в валюту платежу суми роялті за період з 01.09.2009 по 31.12.2009 та підписання акту про обсяги реалізації продукції та суми роялті за відповідний період сторони застосовуватимуть наступний курс валют: 1 долар США = 8,2 українських гривень.

Враховуючи наявність заборгованості по сплаті роялті, позивач просив суд стягнути з відповідача 58141,70 доларів США роялті (238 381 флаконів х 2 = 476 762,00грн.; 476 762,00грн. : 8,2 = 58 141,70 доларів США).

Відповідно до ч. 3 ст. 1109 ЦК України, у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Відповідно до п.1 статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язані встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як уже зазначалося, пунктом 5.2 договору визначено обов'язок ліцензіата сплачувати ліцензіару роялті від кожної одиниці реалізованої продукції, позначеної товарним знаком (флакон, упаковка), шляхом щоквартальних перерахувань на рахунок ліцензіара не пізніше 5 банківських днів після підписання обома сторонами акту про обсяги реалізації продукції та суми роялті.

Відповідно до частини 5 ст. 15 „Про авторське право і суміжні права" автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що сторони ліцензійного договору встановивши плату за використання об'єкта інтелектуальної власності у вигляді відрахувань за кожну реалізовану одиницю товару, позначену товарним знаком, та назвавши її роялті, очевидно виходили із того, що поняття реалізації є тотожним поняттю продаж, оскільки платіж у вигляді роялті є нерозривно пов'язаним із доходом особи, яка використовує об'єкт інтелектуальної власності, так як саме частину такого доходу особа, яка використовує об'єкт інтелектуальної власності, зобов'язана сплатити особі, яка надала дозвіл на використання такого об'єкта.

За таких обставин колегія суддів не погоджується із висновком суду першої інстанції, що надані третьою особою товарно-транспортні накладні №80002523 від 24.02.2010 та №80002741 від 23.03.2010 є належними та допустимими доказами, які підтверджують факт реалізації, продукції відповідачем у розумінні п. 5.2 ліцензійного договору.

Так, вищевказані накладні підтверджують лише факт передачі відповідачем третій особі товару у загальному обсязі 238381 флаконів із використанням товарного знаку „ОКОМІСТИН" за період з 01.01.2010 по 31.03.2010, проте жодним чином не підтверджують факту продажу та отримання відповідачем від такої передачі товару доходу, частина якого за умовами ліцензійного договору має бути сплачена на користь позивача у вигляді роялті.

Більше того, колегія суддів звертає увагу на те, що рішенням господарського суду міста Києва від 10.09.2010 у справі №46/282 за позовом Закритого акціонерного товариства „Фармацевтична фірма „Дарниця" до Товариства з обмеженою відповідальністю „Інфамед", про стягнення заборгованості з оплати поставленого товару за договором від 04.10.2008 №INF-2 встановлено, що ЗАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" виготовило та передало ТОВ „Інфамед" товар на загальну суму 2359971,90 грн., що підтверджується товарно-транспортними накладними №80002523 від 24.02.2010 на суму 889168,50 грн. та №80002741 від 23.03.2010 на суму 1470803,40 грн. Судом також встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю „Інфамед" здійснило часткову оплату вартості товару, отриманого по накладній №8002523 від 24.02.2010 на загальну суму 63434,25 грн., а саме сплативши 20.07.2010 - 14584,25 грн., 06.08.2010 - 9250,00 грн., 11.08.2010 - 9900,00 грн., 19.08.2010 - 9900,00 грн., 26.08.2010 - 9900,00 грн. та 03.09.2010 - 9900,00 грн., у зв'язку із чим суд у справі №46/282 стягнув із Товариства з обмеженою відповідальністю „Інфамед" на користь Закритого акціонерного товариства „Фармацевтична фірма „Дарниця" заборгованість за неоплачений товар, а також штрафні санкції.

Належних та допустимих доказів виконання рішення господарського суду міста Києва від 10.09.2010 у справі №46/282, та фактичного перерахування третьою особою на користь відповідача повної вартості товару, поставленого за товарно-транспортними накладними №80002523 від 24.02.2010 та №80002741 від 23.03.2010, а також доказів оплати товару у порядку пункту 6.1 договору №INF-2 від 04.10.2008 на суму більшу ніж 63434,25 грн., у ході розгляду справи у суді першої інстанції, до матеріалів справи не надано.

При цьому, суд апеляційної інстанції зазначає, що стаття 38 ГПК України у редакції від 07.07.2010, не передбачає обов'язку господарського суду витребовувати від сторін додаткові докази, натомість передбачає можливість сторін заявити клопотання про витребування доказів, у разі задоволення якого суд своєю ухвалою витребовує необхідні докази у справі. Крім того, статтею 33 ГПК України на кожну із сторін покладено обов'язок довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що відповідачем за переданий третій особі товар за товарно-транспортними накладними №80002523 від 24.02.2010 та №80002741 від 23.03.2010, фактично отримано дохід у розмірі 63434,25 грн.

У зв'язку із викладеним, апеляційний суд вважає, що виходячи із кількості фактично оплаченого у сумі 63434,25 грн. товару, у відповідача відповідно до умов ліцензійного договору виник обов'язок сплатити на користь позивача роялті.

Таким чином, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню роялті у розмірі 12815,00 грн. за продаж 6407,5 флаконів продукції, кількість яких еквівалентна сумі 63434,25 грн., сплата якої третьою особою на користь відповідача була доведена станом на момент розгляду справи судом першої інстанції.

При цьому, колегія суддів вважає, що судом першої інстанції правомірно не прийнятий здійснений позивачем перерахунок суми роялті у долари США, з огляду на те, що додаток №3 від 12.01.2010 до договору стосується перерахунку у валюту платежу роялті за період з 01.09.2009 по 31.12.2009, у той час, як предмет спору стосується сплати роялті за період з 01.01.2010 по 31.03.2010.

Доказів підписання сторонами додатку до договору щодо перерахунку в валюту платежу роялті за спірний період, матеріали справи не містять.

Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга Закритого акціонерного товариства „Фармацевтична фірма „Дарниця" підлягає частковому задоволенню, а рішення господарського суду м. Києва від 12.03.2012 у справі №20/95-58/599 підлягає скасуванню у частині задоволення позовних вимог про стягнення із Закритого акціонерного товариства „Фармацевтична фірма „Дарниця" на користь Мегаінфарм ГмбХ („Megainpharm GmbH") боргу у розмірі 463947,00 грн., із прийняття у цій частині нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору за розгляд апеляційної скарги покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст. ст. 33, 49, 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства „Фармацевтична фірма „Дарниця" задовольнити частково.

Рішення господарського суду м. Києва від 12.03.2012 у справі №20/95-58/599 у частині задоволення позовних вимог про стягнення із Закритого акціонерного товариства „Фармацевтична фірма „Дарниця" на користь Мегаінфарм ГмбХ („Megainpharm GmbH") боргу у розмірі 463947 (чотириста шістдесят три тисячі дев'ятсот сорок сім) грн. 00 коп. скасувати.

Прийняти у цій частині нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

В іншій частині рішення залишити без змін.

Стягнути із Закритого акціонерного товариства „Фармацевтична фірма „Дарниця" (02093 м. Київ, вул. Бориспільська, 13, ідентифікаційний код 00481212) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь

Мегаінфарм ГмбХ („Megainpharm GmbH") (реєстраційний код : FN 242375 і, адреса: Австрія, 9082, Марія Верт, Вертерзі-Зюдурфенштр. 163 к. 5) 12815 (дванадцять тисяч вісімсот п'ятнадцять) грн. 00 коп. - боргу, 128 (сто двадцять вісім) грн. 15 коп. - державного мита, 6 (шість) грн. 35 коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Стягнути із Мегаінфарм ГмбХ („Megainpharm GmbH") (реєстраційний код : FN 242375 і, адреса: Австрія, 9082, Марія Верт, Вертерзі-Зюдурфенштр. 163 к. 5) на користь Закритого акціонерного товариства „Фармацевтична фірма „Дарниця" (02093 м. Київ, вул. Бориспільська, 13, ідентифікаційний код 00481212) 4639 (чотири тисячі шістсот тридцять дев'ять) грн. 37 коп. витрат по сплаті судового збору за розгляд апеляційної скарги.

Видачу наказів доручити господарському суду міста Києва.

Матеріали справи №20/95-58/599 повернути до господарського суду м. Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до касаційного суду у встановленому законом порядку.

Головуючий суддя Мартюк А.І.

Судді Новіков М.М.

Зубець Л.П.